Sentencia CIVIL Nº 214/2020, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 8, Rec 1642/2019 de 06 de Octubre de 2020

Encabezamiento

S E N T E N C I A núm. 214/2020

En la ciudad de Barcelona, a seis de octubre de dos mil veinte.

Procedimiento:juicio ordinario núm. 1642/2019-F.

Caso: SPORTIUM

Objeto: derechos marcarios y competencia desleal.

Magistrado que la dicta: SSª. Ilma. D. Roberto Niño Estébanez.

Antecedentes

PRIMERO.-Las sociedades de capital 'SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS S.A.' y 'CIRSA DIGITAL S.A.U.' (a las que también nos referiremos de modo conjunto como 'la parte demandante') han interpuesto demanda de juicio ordinario en la que ejercitan acciones amparadas en la legislación marcaria y de competencia desleal, frente a las sociedades de capital 'MURCIAPUESTAS S.L.' y 'MURCIAPUESTA ONLINE S.A.' (a las que también nos referiremos de modo conjunto como 'parte demandada'), cuyo suplico concluía solicitando que se dictase sentencia estimatoria de todas las pretensiones materiales en ella deducidas, mediante la que se

'(...) DECLARE

1.- Que las demandadas con la utilización del signo Apostiumen el modo y términos denunciados en el cuerpo de esta demanda, han vulnerado los derechos de propiedad industrial derivados de las marcas Sportium/Sportium, puestas de manifiesto en el cuerpo de la demanda.

2.- Que la marca española 3.702.998 es confundible e incompatible con las marcas Sportium/ puestas de manifiesto en el cuerpo de la demanda y por tanto la marca 3.702.998 es nula al incurrir en las prohibiciones relativas previstas en el artículo 6.b) de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 52 del citado cuerpo legal.

3.- Que las demandadas han cometido actos de competencia desleal al haber imitado y copiado, en formato y colorido, la forma de presentación de la imagen corporativa del negocio de apuestas y juego de Sportiumy los diferentes medios y elementos promocionales habitualmente utilizados por las actoras para la prestación de sus servicios de apuestas y juegos de azar, bajo el nombre de , tales como retailers, webs, photocall y demás, puestos de manifiesto en la demanda; comportando dicha actuación un aprovechamiento indebido de la reputación de la que gozan las actoras en el mercado.

CONDENE Y ORDENE:

1.- Condene a las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.- Ordene librar atento mandamiento u oficio la Oficina Española de patentes y marcas para que proceda a anular el registro de la marca española 3.702.998 .

3.- Condene y ordene a las demandadas a cesar en el uso del signo Apostium- para distinguir los servicios propios de una operadora de apuestas y/o juego, cualquiera que sea su formato y configuración; dejando para ello inoperante su página web www.apostium.es y/o cualquier otra ligada a ésta como puede ser su Aplicación para móviles, Facebook, Twitter, Instagram o Youtube.

4.- Condene y ordene a las demandas a retirar del mercado (catálogos, webs, retailers, revistas, merchandising, etc) cualquier referencia al signo Apostium- , cualquiera que sea el formato y/o configuración.

5.- Condene a las demandas al pago de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo de la infracción de marca y por la comisión de los actos de competencia desleal; interesando a esta parte que, para una mayor celeridad procesal, dicha cuantificación se lleve a cabo en ejecución de Sentencia.

6.- Condene a las demandadas al pago de los gastos de investigación en los que las actoras han tenido que incurrir para demostrar la infracción cometida. Todo ello en el importe total de 37.972,9 €.

7.- Condene a las demandadas al pago de las costas del procedimiento (...)'.

SEGUNDO.-La demanda fue admitida a trámite y la parte demandada presentó escrito de contestación a la demanda en tiempo y forma. El acto de la audiencia previa tuvo lugar en fecha de cinco de febrero y el acto del juicio oral en fecha de dieciséis de junio, ambos del año en curso. En el acto de la audiencia previa no se impugnó la autenticidad de ningún documento.

TERCERO.-En la tramitación del presente juicio se han observado las prescripciones legales, excepto la relativa al plazo procesal para dictar la presente sentencia, que ha sido excedido por razón de la sobrecarga de trabajo que padecen los Juzgados de lo mercantil de Barcelona, que al día de la fecha sólo disponen como medida de refuerzo el nombramiento por seis meses de cuatro Magistrados/as sin relevación de funciones para sentenciar ciertos juicios verbales de transporte aéreo de pasajeros, amén del preceptivo despacho diario de los asuntos concursales, medidas cautelares y los procedimientos de tramitación preferente hasta el 14-3-2021 previstos en el artículo 9 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID- 19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

CUARTO.-En la presente resolución se han empleado las siguientes siglas:

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LM, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

LCD, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

TRLSC, RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

STS, sentencia del Tribunal Supremo.

SAP, sentencia de Audiencia Provincial.

STJUE, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto del procedimiento

1.1 La sociedad codemandante 'SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS, S.A.' es titular registral, entre otras, de las siguientes marcas, todas ellas españolas:

- Marca denominativa M-2.757.767(8), 'SPORTIUM', solicitada el 27 de febrero de 2007 y concedida el 2 de julio de 2007, registrada, en síntesis, para servicios de organización de juegos de azar (apuestas), juegos de ocio y juegos en línea desde una red informática, entre otros, de las clases 41 y 43 del nomenclátor.

- Marca mixta M-2.829.629 (X), denominativa y figurativa, 'SPORTIUM', solicitada el 25 de mayo de 2008 y concedida el 23 de octubre de 2008, registrada, en síntesis, para servicios de venta al detalle a través de redes mundiales de informática, gestión de negocios comerciales, servicios de representación y servicios de emisión de franquicias, entre otros, de la clase 35 del nomenclátor (clasificación de Viena); reivindicado el color rojo y con la representación gráfica que sigue:

- Marca mixta M-3.106.407(8), denominativa y figurativa, 'SPORTIUM.ES', solicitada el 15 de enero de 2014 y concedida el 5 de mayo de 2014, registrada, en síntesis, para servicios de organización de juegos de azar (apuestas), juegos de ocio, prestación de servicios de casino (de juego), explotación de salas de juego, servicios de juegos en línea desde una red informática y servicios de juegos y apuestas, entre otros, de la clase 41 del nomenclátor; y con la representación gráfica que sigue:

- Marca mixta M-3.106.409 (4), denominativa y figurativa, 'SPORTIUM TU MEJOR APUESTA', solicitada el 15 de enero de 2014 y concedida el 30 de abril de 2014, registrada, en síntesis, para servicios de organización de juegos de azar (apuestas) juegos de ocio, prestación de servicios de casino (de juego); explotación de salas de juego; servicios de juegos en línea desde una red informática y servicios de juegos y apuestas, entre otros, de la clase 41 del nomenclátor; y con la representación gráfica que sigue:

1.2 La sociedad codemandada 'MURCIAPUESTAS S.L.' es titular registral, entre otras, de la marca española mixta M-3.702.998(3), denominativa y figurativa, 'APOSTIUM', registrada para las clases 35, 38 y 41, comprensivas, en síntesis, de servicios de publicidad, organización y preparación de juegos y alquiler de máquinas de juegos de salas recreativas. Fue solicitada el 7 de febrero de 2018 y concedida mediante resolución de 15 de junio de 2018, que fue publicada el día 21 de junio de 2018. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) autorizó su inscripción registral y no constató anterioridades relevantes. Su representación gráfica es la que sigue:

1.3 La parte demandante ejercita en su escrito de demanda acciones amparadas en la LM (infracción, nulidad relativa e indemnización de daños y perjuicios, incluidos gastos de investigación) y en la LCD (por la presunta comisión por las codemandadas de actos de confusión, imitación y aprovechamiento indebido de su reputación, más las acciones de enriquecimiento injusto derivadas de aquéllas). La demandante considera, dicho sea muy sintéticamente, que mediante el registro y uso de la marca española M-3.702.998(3), de la que es titular la codemandada 'MURCIAPUESTAS, S.L.', las codemandadas han realizado actos constitutivos de una infracción de sus exclusivos derechos marcarios por cuanto han generado deliberadamente un riesgo de confusión entre los usuarios del sector destinatario relevante (juegos y apuestas deportivas) acerca del origen empresarial de la prestación del servicio; lo cual, a su vez, constituiría también un aprovechamiento indebido por la parte demandada de la reputación e imagen corporativa de la parte demandante (principalmente el color rojo).

1.4 La parte demandada ha comparecido en este juicio y se ha opuesto expresamente a la totalidad de las pretensiones materiales deducidas en su contra. Niega que haya infringido los exclusivos derechos marcarios de la parte demandante y considera que las marcas en liza pueden coexistir en el mercado estatal al amparo de la libertad de empresa que prevé el artículo 38 de la Constitución. De sus argumentos de descargo destacamos los siguientes: (i) no considera que la marca SPORTIUM sea una marca notoria ni que goce de 'singularidad competitiva' (sic.), puesto que la parte demandante sería un 'miembro más del pelotón de empresas del sector de apuestas deportivas que utilizan las mismas/idénticas herramientas de marketing unidas a sus respectivos colores corporativos, y a sus respectivas marcas' (sic.); y (ii) la elección de la marca 'APOSTIUM' obedeció a la decisión empresarial estratégica de unificar las diferentes marcas regionales de la firma a modo de 'marca paraguas' para que pudiera ser utilizada en todo el Estado.

1.5 En el presento juicio resulta aplicable por razones temporales la redacción de la Ley de Marcas introducida por el decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, a tenor de lo dispuesto por la Disposición transitoria única de éste, habida cuenta que la demanda de la que trae causa esta sentencia fue registrada en fecha de 26 de septiembre de 2019 y la referida reforma entró en vigor con carácter general el día 28 de diciembre de 2018.

SEGUNDO.- Sobre el carácter renombrado de las marcas de la parte demandante

2.1 Como nos enseña la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 629/2020, de 23 de abril (rollo de apelación núm. 1039/2019 ; ponente Ilmo. Sr. Magistrado D. José- María Ribelles Arellano; caso Dinosaurus), que analiza un asunto que guarda innegables analogías con el que nos ocupa, cuando uno de los hechos controvertidos en un juicio sobre derechos marcarios es el carácter renombrado (antes notorio) de una marca, el juicio de inferencia de la resolución judicial debe comenzar con el análisis de dicho elemento. Y ello es así por cuanto el renombre -antes notoriedad- de una marca, en el marco de una acción de infracción o de nulidad, es muy relevante, dado que, de ser renombrada la marca, se amplía significativamente el ámbito de protección. Junto a la posibilidad de prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca que se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público, que incluye el riesgo de asociación ( art. 34.2.b) LM); el titular de la marca renombrada puede también prohibir el uso de un signo que sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre ( art. 34.2.c) LM).

2.2 Bajo la rúbrica 'Marcas y nombres comerciales renombrados' establece el artículo 8 LM, en su vigente redacción, aplicable por razones temporales (en vigor desde el 14-1-2019) que

'1. No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados'.

2.3 La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 (ECLI: ES:TS:2014:1107 ), que cita la STJUE de 14 de septiembre de 2009, razona que el concepto de marca notoria -hoy renombrada- supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente; este grado de conocimiento debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca -que en el caso citado era una marca comunitaria- conoce esta marca. Para ello, el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad -hoy renombre- de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados (STJUE de 14 de septiembre de 2014, apartados 24 y 25).

2.4 En este mismo orden de cosas, la 'Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas', aprobada por Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establece diversos criterios que pueden ser tomados en consideración para inferir que una marca es notoriamente conocida (art. 2.1.b]):

'En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier (...) [uso] de la marca.

3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos y servicios a los que se aplique la marca.

4. La duración y alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen (...) [el uso] o el reconocimiento de la marca.

5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

6. El valor asociado a la marca (...)'.

2.5 Sentado todo lo anterior, una vez valorados todos los medios de prueba practicados en este juicio, consideramos que las marcas españolas de la demandante, a las que nos hemos referido en el apartado 1.1 del fundamento jurídico primero de la presente sentencia (en concreto: marca mixta M-3.106.409 (4), denominativa y figurativa, 'SPORTIUM TU MEJOR APUESTA'; marca mixta M-3.106.407(8), denominativa y figurativa, 'SPORTIUM.ES'; marca denominativa M-2.757.767(8), 'SPORTIUM'; y marca mixta M-2.829.629 (X), denominativa y figurativa, 'SPORTIUM'), sí son marcas renombradas en el sentido del artículo 8.1 LM, por cuanto son generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los servicios a los que están asociadas para identificar el origen empresarial de los mismos, en esencia, juegos de azar y apuestas deportivas, presenciales y telemáticas. La demandante 'SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS, S.A.' fue constituida y comenzó a desarrollar su objeto social el día 21 de diciembre de 2006 y la demandante 'CIRSA DIGITAL, S.A.' fue constituida y comenzó su actividad empresarial el día 19 de septiembre de 2011. En el año 2008 la parte demandante procedió a la apertura del primer establecimiento 'físico', de cara al público, en la ciudad de Madrid, y en el año 2013 lanzó la oferta 'on-line', por Internet, de sus juegos de azar y apuestas deportivas. No nos cabe duda de que desde al menos el año 2008 la marca española denominativa M-2.757.767(8), 'SPORTIUM', ha venido siendo objeto de un uso ininterrumpido, intenso, real y efectivo en el mercado español para identificar al prestador de los servicios amparados por dicha marca, que son los servicios para los que fue registrada y concedida. Otro tanto puede predicarse de las tres restantes marcas españolas mixtas antedichas de la parte demandante una vez se procedió al registro y concesión de las mismas. En concreto consideramos como factores relevantes que sustentan el conocimiento generalizado de estas marcas por el público destinatario, entre otros, los siguientes:

- El testigo de la parte demandante, D. Florian, director financiero de ésta, confirmó la realidad de los hechos expuestos en el documento núm. 13 de la demanda, por él suscrito, en cuanto a las cifras de inversión en publicidad. En concreto: en el período que discurre de enero de 2014 a diciembre de 2018, la demandante 'SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS, S.A.' invirtió 10.400.000 de euros en la publicidad y promoción del grupo empresarial 'SPORTIUM' en la comunidad autónoma de Madrid. En este mismo período, la también demandante 'CIRSA DIGITAL, S.A.U.' invirtió en publicidad y promoción de la marca 29.500.000 de euros. A estas cifras hay que añadir, y así lo precisó el Sr. Florian, una inversión en publicidad de 14 millones de euros en el año 2019, lo que arroja una cifra de casi 54 millones de euros en el periodo 2014-2019; más otros 15 millones de euros invertidos en fachadas y vinilos de los puestos físicos ('retail') del grupo. También nos parece relevante la cifra neta de volumen de negocio de la parte demandante, de 500 millones de euros en el periodo 2017-2020 (min. 10:50:46 del juicio), dato al que pudo haber accedido la demandada al ser de acceso público en el Registro Mercantil (art. 281 TRLSC). La publicidad y promoción comercial y publicitaria, además, ha sido ininterrumpida -explicó en este punto el Sr. Florian la penalización por el mercado que supone interrumpir temporalmente la promoción publicitaria- y está muy diversificada, pues comprende la promoción comercial y publicitaria en televisión, radio, anuncios publicitarios, relaciones públicas (como la figura del 'embajador' con conocidos personajes públicos del mundo del fútbol profesional español como Camacho, Iker Casillas o Cañizares), ferias del sector, medios digitales e Internet; medios todos ellos que comprende la extensión geográfica de todo el territorio del Estado español, hecha abstracción del acceso y difusión mundial a través de Internet.

- En el ámbito de la inversión efectivamente realizada en promoción publicitaria y presencia comercial a nivel estatal, nos parece muy relevante el patrocinio que de forma continuada viene realizando la parte demandante de la primera división del fútbol profesional español (conocida como 'La Liga'), amén del patrocinio realizado de la segunda división del fútbol profesional español, así como de la liga nacional de baloncesto profesional (ACB, 'Liga Endesa') y del fútbol sala nacional. Esta inversión fue explicada de forma sustancialmente coincidente por los testigos de la demandante Sr. Florian y Sra. Milagros (directora de comunicación de la compañía). En efecto, la compañía demandante con su marca 'SPORTIUM' es la casa oficial de apuestas deportivas de la primera división del futbol profesional español.

- El grado de conocimiento real de la marca 'SPORTIUM' por el sector pertinente del mercado español se ha adquirido también por el tiempo en el que la marca lleva presente en el mercado español, al menos desde 2008, fecha en la que se abrió la primera 'tienda física', con una red actual en todo el territorio español de 2.650 puntos físicos, comprendiendo 'corners' en centros de apuestas, más terminales ubicadas en establecimientos hosteleros. Así lo concretó el testigo de la demandante Sr. Mauricio, director de producto y riesgo de la firma, que lo fue antes de 'retail'.

- Sobre la fuerza probatoria de los documentos 12 y 13 de la demanda, suscritos por los testigos D. Nazario y D. Florian, respectivamente, no sólo dichos documentos fueron explicados de modo coherente y sin fisuras por sus autores -es decir: prueba documental más interrogatorio de testigos- sino que dichas declaraciones escritas tienen la misma fuerza probatoria que una certificación unilateral, de la que cabe inferir que los datos certificados se ajustan a la realidad, pues resulta difícil de imaginar que su contenido sea falso cuando tales documentos son confeccionados con la intención de ser aportados a este juicio (vid. sobre este razonamiento, la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 832/2020, de 19 de mayo , FJ 3º, ap. 24; rollo de apelación núm. 217/2020; caso REPELLAN; ponente Ilmo. Sr. Magistrado D. José-María Ribelles Arellano). A lo expuesto hay que anudar que la parte demandada no impugnó la autenticidad de ningún documento, ni público ni privado, de la demandante en la audiencia previa.

- La marca 'SPORTIUM', como hemos adelantado, lleva presente el mercado español al menos desde el año 2008, comenzó su actividad 'on-line' en 2013 y en la actualidad dispone de 2.650 puntos físicos que abarcan la totalidad del territorio estatal. Sobre estos datos, estimamos que el estudio realizado por la demandante, obrante al documento núm. 33 de la demanda, es suficientemente elocuente sobre el conocimiento conocido (89, 3%) y espontáneo (66 menciones espontáneas) de la marca. Sobre dicho estudio no compartimos los reproches de la parte demandada, pues aquél no tenía por finalidad determinar el grado de conocimiento por las personas encuestadas de la marca 'APOSTIUM' sino el grado de conocimiento de la marca 'SPORTIUM'. El autor de dicho estudio, que fue admitido en la audiencia previa como dictamen pericial, D. Santiago, consultor de marketing, explicó cómo se llevaron a efecto tanto las encuestas 'on-line' cuanto los grupos de discusión guiada ('focus groups') en Madrid y Barcelona, y explicó, a nuestro juicio con suficiente autoridad probatoria y de forma verosímil, que el número de entrevistas 'on-line' (un total de 305, realizadas en el primer trimestre de 2019) era suficiente para el objetivo del estudio porque el enfoque del mismo era cualitativo. No podemos compartir, en definitiva, los reproches de orden cuantitativo y cualitativo que realiza el dictamen pericial de la demandada, realizado por D. Severino (doc. núm. 54 del escrito de contestación a la demanda), como son, entre otros, los relativos al reducido número de participantes en los grupos de discusión guiada (8 en Madrid y 8 en Barcelona) o la baja fiabilidad estadística de los cuestionarios 'on-line', cuya profusión y contenido fueron explicados por el perito Sr. Santiago. No creemos que, a estos efectos, sea necesario un estudio más complejo o más extenso que el que la demandante llevó a efecto, pues no hace sino complementar otros datos objetivos reveladores del alto grado de conocimiento real de la marca entre los usuarios de apuestas deportivas, físicas y telemáticas, en todo el mercado español. Tampoco hemos apreciado que concurra en el perito de la demandante ninguna circunstancia que haga ceder su fiabilidad probatoria.

2.6 En definitiva y como conclusión, consideramos que la marca 'SPORTIUM' es generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los servicios de la parte demandante, y por los motivos que a continuación diremos, estimamos que la parte demandada al registrar y utilizar la marca 'APOSTIUM' ha pretendido obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo y del renombre de la marca 'SPORTIUM'.

TERCERO.- Análisis de las acciones marcarias

3.1 Como antes hemos indicado, la parte demandante ejercita acciones marcarias (infracción y nulidad relativa, más indemnización de daños y perjuicios) y otra de competencia desleal.

3.2 Por lo que se refiere a la acción de violación o infracción marcaria, una vez hemos declarado que la marca 'SPORTIUM' es una marca renombrada, debemos acudir al artículo 34.2.c) LM, que en su vigente redacción, que es la que resulta aplicable, dispone que

'(...) Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

(...) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre'.

3.3 Como nos enseña la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 191/2017, de 5 de mayo, FJ 4º (rollo de apelación núm. 675/2015 -2; declarada firme por ATS, Sala de lo Civil, de 26 de junio de 2019; recurso núm. 2622/2017 ), los presupuestos para apreciar la existencia de riesgo de confusión con fundamento en los artículos 52.1 y 6.1.b) LM son los mismos que exige la acción por infracción marcaria del artículo 34.2 LM, es decir: (i) identidad o similitud de los productos o servicios; (ii) identidad o similitud de los signos en liza; y (iii) riesgo de confusión.

El riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que tales marcas designen. Son requisitos acumulativos (STGUE de 1 de diciembre de 2016, Cotización de trabajadores agrarios por cuenta ajena durante períodos de actividad año 2020/2015 ). Por tal motivo, antes de realizar el juicio de confusión debemos examinar la concurrencia de la semejanza o identidad entre los productos o servicios y entre los signos.

3.4 Los parámetros del juicio de confusión han sido analizados, entre otras muchas, en la STS, Sala de lo Civil, núm. 95/2014, de 11 de marzo (recurso núm. 607/2012 ; vid., en idéntico sentido, las SSAP Barcelona, Secc. 15ª, núms. 7/2019 y 479/2019):

''i) 'El riesgo de confusión consiste en (...) que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

'ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

'iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

'vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)'.'

3.5 En el caso sometido a nuestra consideración concurre la significativa circunstancia de que hemos declarado que la marca 'SPORTIUM' en sus diferentes modalidades -la denominativa y las mixtas- es renombrada, por lo que la apreciación de la infracción del derecho marcario no requiere la existencia de riesgo de confusión, que no obstante sí concurre y que será tomado en consideración para analizar y estimar la acción de nulidad relativa. Enfrentadas las marcas en liza nos encontramos ante un escenario en el que el existe plena identidad aplicativa, pues los servicios identificados mediante las marcas de las litigantes son plenamente coincidentes, cuales son los juegos de azar y las apuestas deportivas, bien mediante puntos físicos bien 'on-line' a través de Internet, amén de la coincidencia en cuanto a las clases de servicios para las que fueron registradas (clases 35 y 41;vid. supra). A estos efectos consideramos que no resulta relevante el tipo de software que utilice cada página web, pues es un aspecto técnico que resulta desconocido para el usuario de este tipo de servicios que utiliza un terminal físico o utiliza un determinado portal de Internet para realizar apuestas deportivas, esto es: no es relevante para la función evocativa e identificativa de la marca, que es su principal función, consistente en identificar el original empresarial de un producto o servicio. Todos los esfuerzos probatorios realizados por la parte demandada en este sentido devienen ineficaces y sobre ello nada más será necesario añadir habida cuenta el carácter renombrado de la marca 'SPORTIUM'. Y si la identidad aplicativa es plena tampoco albergamos duda sobre la similitud entre las marcas 'SPORTIUM' y 'APOSTIUM', especialmente en el campo fonético, pues hallándose destinada la marca renombrada y prioritaria 'SPORTIUM' a identificar un servicio de apuestas deportivas, la utilización del término 'APOST-', evocativo de apostar, añadido al término coincidente con aquélla '-IUM', no hace sino revelar el propósito de la parte demandada de aprovecharse injustamente del renombre de la marca prioritaria. En este orden de cosas no parece verosímil el argumento de la parte demandada con arreglo al cual la elección de la palabra 'APOSTIUM' obedecía a una decisión estratégica empresarial de aglutinar bajo una sola 'marca paraguas' de ámbito estatal todas las marcas de ámbito regional -las de Andalucía y Murcia, entre otras-, pues a tal fin la parte demandada bien pudo haber elegido cualquier otra palabra o combinación de palabras, reales o de fantasía. Por el contrario, de entre las infinitas posibilidades de que dispuso para este fin empresarial, que es completamente legítimo, optó por un término, 'APOSTIUM', intensamente similar desde el punto de vista fonético y gráfico con respecto a una marca anterior de un competidor directo en el mismo sector económico, máxime cuando la parte demandante ya tenía una notable presencia en el mismo desde al menos el año 2008, es decir, diez años antes del registro de la marca 'APOSTIUM'. La similitud evocativa y fonética es evidente y por tal motivo creemos que la similitud de los colores corporativos empleados por las litigantes, aun existiendo, es un factor importante pero menos relevante. En conclusión, el registro y uso de la marca posterior 'APOSTIUM' por la parte demandada ha supuesto una violación de los derechos marcarios de la parte demandante sobre las marcas 'SPORTIUM'.

3.6 Por lo que se refiere a la acción de nulidad relativa que con fundamento en los artículos 52.1 y 6.1.b) LM ejercita también la parte demandante, ya antes indicamos que los presupuestos para apreciar la existencia de riesgo de confusión con fundamento en los artículos 52.1 y 6.1.b) LM son los mismos que exige la acción por infracción marcaria del artículo 34.2 LM (vid. la ya citada SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 191/2017, de 5 de mayo ). Así las cosas, el razonamiento hasta aquí expuesto resulta aplicable a los presupuestos de prosperabilidad de la acción de nulidad relativa, cuya estimación procede igualmente, dada la plena identidad aplicativa entre las marcas enfrentadas, la similitud fonética y figurativa -letras blancas sobre fondo rojo- y existencia de riesgo de confusión, siempre sin olvidar el carácter renombrado de la marca 'SPORTIUM'. Además la demanda fue registrada antes de que transcurriera el plazo de cinco años previsto en el artículo 52.2 LM -la demanda fue interpuesta en fecha de 26-9-2019 y la marca 'APOSTIUM' fue concedida mediante resolución de 15-6-2018- y la parte demandante no dio expresamente su consentimiento al registro de la misma ( art. 52.3 LM). Existe, en resumen, un elevado grado de semejanza fonética y gráfica entre los signos litigiosos y una plena identidad de sus ámbitos aplicativos, sin que sobre este último extremo influya de forma relevante el tipo de software empleado. Todo ello nos lleva a concluir la existencia de un riesgo de confusión La estimación de la acción de nulidad relativa conlleva, una vez sea firme la presente sentencia, la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de la marca española mixta M-3.702.998(3), 'APOSTIUM', descrita en el apartado 1.2 de la presente sentencia.

3.7 Con fundamento en el artículo 43 LM, la parte demandante solicita que se le indemnice por los daños y perjuicios que la parte demandada le ha infligido por la contravención de sus exclusivos derechos marcarios. En el acto de la audiencia previa se dispuso diferir a ejecución de sentencia la concreta determinación de la cuantificación de los daños y perjuicios, que en todo caso habrá de basarse en los parámetros y en las circunstancias a que se refiere el citado precepto. Dentro de la cuantía indemnizatoria la parte demandante ha incluido los gastos de investigación en que ha incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción de sus derechos marcarios, que ha cuantificado en 37.972, 90 euros. La realidad y procedencia de los actos de investigación que han generado este coste se encuentran suficientemente justificadas mediante las facturas aportadas por la parte demandante, obrantes al documento 36 de la demanda, cuya autenticidad no ha sido impugnada por la parte demandada en ningún momento durante devenir rituario de la causa ( arts. 319.1 y 326.1 LEC), y que a nuestro juicio resultan razonablemente proporcionados por su concepto y cuantía, y están causalmente conectados con el objetivo de obtener prueba sobre la concurrencia de los presupuestos de prosperabilidad de las acciones ejercitadas por la demandante y por tanto era útiles y pertinentes por su relación con el objeto de este juicio ( SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 243/2019, de 13 de febrero ). En concreto: factura del despacho 'ISERN PATENTES Y MARCAS', por la preparación y envío de burofax a la parte demandada, por importe de 630, 70 euros (doc. 29 de la demanda); factura del despacho 'KANTAR MEDIA', por el servicio de prensa, Internet y presencia de medios, por importe de 1.210 euros (doc. 14 de la demanda); factura del despacho 'KANTAR MEDIA', importe de 19, 17 euros (doc. 14 de la demanda); factura del despacho 'BURSON COHN & WOLFE', por los servicios de comunicación y 'monitoring', por importe de 5.687 euros (doc. 16 de la demanda); factura del despacho 'BURSON COHN & WOLFE', por los servicios de comunicación y 'monitoring', por importe de 4.235 euros (doc. 17 de la demanda); factura del despacho 'BURSON COHN & WOLFE', por el desarrollo de 'manual de crisis', por importe de 2.299 (docs. 16 y 17); factura del despacho 'BURSON COHN & WOLFE', por los servicios de comunicación y 'monitoring', por importe de 4.235 euros (docs. 16 y 17); factura del despacho 'BURSON COHN & WOLFE', por el desarrollo de 'manual de crisis', 80 % del proyecto, por importe de 9.196 euros (16 y 17); factura del despacho 'PANIAGUA CONSULTORES DE COMUNICACIÓN n.º A /146, por importe de 3.487, 01 euros (doc. 15); Factura del Despacho PANIAGUA CONSULTORES DE COMUNICACIÓN n.º A/148, por importe de 3.487, 01 euros(doc. 15); y factura del despacho 'PANIAGUA CONSULTORES DE COMUNICACIÓN', n.º A/150, por importe de 3.487, 01 euros (doc. 15).

CUARTO.- Análisis de la acción de competencia desleal

4.1 Respecto de la acción basada en la legislación de competencia desleal que también ejercita la parte demandante, frente a un presunto ilícito anticoncurrencial cometido por las codemandadas, en la actualidad resulta pacíficamente admitido, tanto en la jurisdicción como en la doctrina científica, el principio de complementariedad relativaentre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseño, etc.) y la normativa represora de la competencia desleal. Atendiendo a la distinta finalidad que persiguen respectivamente la ley específicamente aplicable al derecho de propiedad industrial y la ley de competencia desleal, así como por los diferentes principios que inspiran ambas regulaciones (registro, especialidad, etc.), la LCD tiene una función complementaria actuando allí donde no alcanza la normativa especial. La LCD no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial en la que se señala que es necesario deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal, según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva.

4.2 Por ello, si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Sólo donde no alcance la primera, podrá actuar la segunda. Así se pronuncia la STS, Sala 1ª, núm. 586/2012, 17 de octubre. La STS, Sala 1ª, núm. 95/2014, de 11 de marzo, matiza las expresiones de esta última resolución en el sentido siguiente:

- Mantiene el principio de complementariedad relativa.

- Recuerda la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas. La ley de marcas protege el derecho sobre un bien inmaterial, normalmente, previo a su registro. De igual modo, la protección lo es tal como está registrado, no tal como es usado.

- La LCD tiene como fin proteger el correcto funcionamiento del mercado. Su destinatario no es el titular de la marca sino todos los que participan en el mercado.

- La infracción de los derechos marcarios no constituye un acto de competencia desleal. Tampoco puede afirmarse, sin más, que el hecho de que exista un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares, impide el conocimiento a través de la LCD.

- Establece que no puede acudirse a la LCD para combatir conductas plenamente comprendidas en la normativa de marcas.

- Procede la aplicación de la LCD a las conductas relacionadas con la explotación del signo que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaría.

- Como conclusión, la aplicación complementaria no puede entrañar una contracción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. No cabe por esta vía, generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que está expresamente admitido.

- La procedencia de aplicar una u otra legislación o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y cual su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o de ambas a la vez.

En igual sentido se pronuncia la más reciente STS, Sala de lo Civil, núm. 94/2017, de 15 de febrero (recurso núm. 1475/2014), que con cita de otras muchas anteriores de la misma Sala concluye en el fundamento jurídico sexto in fineque:

'(...) Por tal razón, si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria'.

4.3 En el caso presente los hechos controvertidos objeto de este juicio, sí superan el control propio de la Ley de Marcas, y están dentro del ámbito de aplicación de ésta. Tales hechos, en que se fundamentan todas las acciones ejercitadas por la parte demandante, son los mismos y por lo tanto el examen de la licitud del componente fáctico esencial desde la perspectiva de la normativa marcaria permite formular un juicio de equivalencia en cuanto a su licitud desde la óptica de la legislación de competencia desleal. No resulta procedente, por tanto, aplicar la LCD para enjuiciar unos hechos que se hallan plenamente comprendidos en la esfera de la LM y que además superan el control que es propio de ésta. En definitiva, no podemos analizar -y además deviene innecesario- la acción de competencia desleal ejercitada por la parte demandante, pues los presuntos actos infractores que aquí nos ocupan no presentan facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los ya considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

QUINTO.- Costas procesales de primera instancia

5.1 La estimación de las pretensiones materiales deducidas en la demanda determina la imposición de las costas procesales de primera instancia del juicio a la parte demandada, de acuerdo con el criterio objetivo general del vencimiento ( art. 394.1 LEC).

Fallo

ESTIMOlas pretensiones materiales deducidas en la demanda interpuesta por las sociedades de capital 'SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS S.A.' y 'CIRSA DIGITAL S.A.U.' y en consecuencia:

1.DECLAROque

(i) las sociedades de capital codemandadas 'MURCIAPUESTAS S.L.' y 'MURCIAPUESTA ONLINE S.A.', mediante el registro y la utilización de la marca española mixta M-3.702.998(3), denominativa y figurativa, 'APOSTIUM', han infringido los derechos marcarios de la parte demandante respecto de las marcas 'SPORTIUM' descritas en el apartado 1.1 del fundamento jurídico primero de la presente sentencia; y

(ii) la marca española mixta M-3.702.998(3), denominativa y figurativa, 'APOSTIUM', genera riesgo de confusión respecto de las marcas de la parte demandante descritas en el apartado 1.1 del fundamento jurídico primero de la presente sentencia; y

(iii) la marca española mixta M-3.702.998(3), denominativa y figurativa, 'APOSTIUM' es nula por incurrir en la causa de nulidad prevista en los artículos 52.1 y 6.1.b) de la Ley de Marcas.

Y como consecuencia de lo anterior:

2. CONDENOa las sociedades de capital codemandadas 'MURCIAPUESTAS S.L.' y 'MURCIAPUESTA ONLINE S.A.' a

(i) estar y pasar por las anteriores declaraciones;

(ii) que cesen en el uso de la marca española mixta M-3.702.998(3), denominativa y figurativa, 'APOSTIUM', para distinguir los servicios propios de una operadora de apuestas y/o juego, cualquiera que sea su formato y configuración; dejando para ello inoperante su página web www.apostium.es y/o cualquier otra ligada a ésta como puede ser su aplicación para móviles, Facebook, Twitter, Instagram o Youtube;

(iii) que retiren del mercado español catálogos, webs, retailers, revistas y merchandising que contenga cualquier referencia a la marca española mixta M- 3.702.998(3), denominativa y figurativa, 'APOSTIUM', cualquiera que sea el formato y/o configuración;

(iv) que abonen a las sociedades demandantes una indemnización por los daños y perjuicios infligidos por la contravención de sus derechos marcarios en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia con fundamento en los parámetros y en las circunstancias previstos en el artículo 43 de la Ley de Marcas;

(v) que abonen a las sociedades codemandantes la cantidad de 37.972, 90 euros en concepto de gastos de investigación; y

(vi) que abonen las costas procesales de la primera instancia de este juicio.

Y como consecuencia de lo anterior,

3. DISPONGO: una vez sea firme la presente sentencia líbrense los despachos y mandamientos pertinentes a la Oficina Española de Patentes y marcas a fin de que cancele y deje sin efecto jurídico alguno el registro de la marca española mixta M-3.702.998(3), denominativa y figurativa, 'APOSTIUM'; con remisión de un testimonio de la presente sentencia más certificación de su firmeza expedida por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado.

Notifíquese la presente sentencia haciéndose saber que la misma no es firme en Derecho y que contra ella cabe interponer recurso de apelación sin efectos suspensivos en este Juzgado para ante la Sección 15ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de veinte días hábiles, previa constitución y abono del depósito y tasas que en su caso resulten exigibles.

Llévese su original al libro registro de sentencias insertando en las actuaciones un testimonio de la misma.