Sentencia Civil Nº 22/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 499/2011 de 26 de Enero de 2012

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMOQUINTA

Rollo núm. 499/2011-1.ª

Juicio Ordinario núm. 645/2008

Juzgado Mercantil núm. 1 Barcelona

SENTENCIA núm.22/12

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D.ª MARTA RALLO AYEZCUREN

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

En la ciudad de Barcelona, a veintiséis de enero de dos mil doce.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Décimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 1 de esta localidad, por virtud de demanda de Gaudí Hotel Barcelona, S.L. contra Hoteles Turísticos Unidos, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 12 de mayo de 2011.

Han comparecido en esta alzada la apelante Gaudí Hotel Barcelona, S.L., representada por el procurador de los tribunales Sr. Grasa y defendida por el letrado Sr. Grau, así como la demandada en calidad de apelada, representada por el procurador Sr. Rodríguez y defendida por el letrado Sr. Valdelomar.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " Desestimar la demanda interpuesta por Gaudi Hotel Barcelona, S.L., representado por el Procurador D. Albert Grasa Fabrega contra Hoteles Turísticos Unidos, S.A. con expresa condena al actor al pago de las costas de este proceso ".

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Gaudí Hotel Barcelona, S.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 30 de noviembre pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.

Fundamentos

PRIMERO . Objeto del proceso y del recurso

1. Gaudí Hotel Barcelona, S.L. (en adelante, Gaudí) ejercitó frente a Hoteles Unidos, S.A. (en adelante, Hotusa) las siguientes acciones:

1.º) Las derivadas de la infracción de sus marcas españolas denominativas núm. 1.526.043 "gaudi" y núm. 1.793.660 "gaudí barcelona", registradas para la clase 42 para distinguir servicios hoteleros, y del rótulo de establecimiento núm. 64.218 "hotel gaudí".

2.º) De competencia desleal, al amparo de los arts. 6 y 12 LCD .

Se fundó, en esencia, en que la demandada, tras haber intentado, durante los años 2004 y 2006 y de forma infructuosa por su oposición, el registro de marcas de las que formaba parte el distintivo gaudi, en enero de 2005 comenzó a anunciar en su página web y en las de terceros el Hotel Eurostars Gaudí, con domicilio en Consell de Cent de Barcelona y que abrió sus puertas al público en junio de 2005.

2. Hotusa se opuso a la demanda alegando la falta de legitimación pasiva con fundamento en que, si bien le corresponde la titularidad de la marca Eurostars, la titularidad de la cadena de hoteles Eurostars (entre los que se encuentra el Hotel Gaudí de c/ Consell de Cent), la promoción general de los hoteles que forman parte de la cadena y la gestión de las sociedades que se ocupan de la explotación directa de los mismos, no corresponde a Hotusa la responsabilidad directa por la explotación del Hotel Gaudí de la cadena Eurostars, sino que quien se ocupa de esa explotación directa es la sociedad Blantour Hoteles, S.L., que es la titular de dicho establecimiento.

3. La resolución recurrida desestimó la demanda considerando, en sustancia, que la demandada Hotusa carecía de legitimación pasiva para las acciones ejercitadas por cuanto las mismas se habían interpuesto frente a la demandada en su calidad de propietaria o titular del hotel con la marca infractora y había resultado acreditado que tal titularidad no le correspondía.

4. El recurso de la actora se funda en los siguientes motivos:

1.º) Es infundada la apreciación de falta de legitimación pasiva de la demandada.

2.º) Existen actos de infracción por parte de la demandada de los derechos de propiedad industrial de la actora, así como actos de competencia desleal, razón por la que procede estimar tales acciones y condenar a la demandada a la cesación de las conductas infractoras.

3.º) También debe ser estimada la acción de resarcimiento de daños y perjuicios.

SEGUNDO . Antecedentes de hecho relevantes

Constituyen antecedentes de hecho relevantes de los que trae causa la controversia que enfrenta a las partes los siguientes:

1.º) La actora, Gaudí Hotel, S.L., explota un establecimiento hotelero en la ciudad de Barcelona y tiene registrado el rótulo de establecimiento núm. 64.218 "hotel gaudí". Asimismo, es titular de las marcas nacionales denominativas núm. 1.526.043 "gaudí", solicitada en el año 1989, y núm. 1.793.660 "gaudí barcelona", solicitada en el año 1993, y de la marca mixta núm. 2.404.695 "gaudí", solicitada en el año 2001, todas ellas para distinguir productos de la clase 42, que comprende los servicios hoteleros.

2.º) La demandada hotusa es titular de una cadena que se dedica a la gestión y explotación de hoteles bajo la marca Eurostars. Es titular de 86 establecimientos, de los cuales 52 forman parte de la cadena antes referida.

3.º) La demandada comercializó, entre los años 1990 y 2001, como hotel asociado a la cadena Eurostars, el Hotel Gaudí de la actora.

4.º) Tras la ruptura de las relaciones, hotusa intentó el registro de la marca denominativa núm. 2.614.923 eurostars gaudi para servicios de la clase 43 (restauración, hospedaje temporal, servicios hoteleros; reserva de hoteles), durante el año 2004 y más tarde, durante el año 2006, intentó de nuevo el registro de la marca mixta núm. 2.687.744 eurostars gaudi. En ambos casos el registro fracasó por la oposición de la actora.

5.º) En enero de 2005, hotusa comenzó a publicitar bajo el signo gaudí un nuevo establecimiento hotelero integrado en Eurostars, que abrió sus puertas en Barcelona en junio de 2005 con la denominación hotel eurostars gaudi.

6.º) La actora dirigió diversos requerimientos a hotusa, antes de la interposición de la demanda que dio origen a estas actuaciones, para que cesara en el uso del signo, requerimientos que no fueron atendidos por la demandada, que ni siquiera los contestó personalmente. Al segundo de ellos respondió su agente de marcas (J. Isern) por medio de una comunicación de fecha 7 de mayo de 2006 (doc. 1 del recurso) en la que no cuestionó que los actos que se imputaban a la demandada debieran haberse imputado a un tercero.

7.º) El hotel eurostars gaudi, con domicilio en calle Consell de Cent de Barcelona, y perteneciente a la cadena Eurostars, no es titularidad de hotusa sino que pertenece a una empresa de su grupo, blantour hoteles, s.l., entidad de la que hotusa es titular de todas las participaciones sociales. Esa sociedad es la que se encarga de su gestión y explotación, si bien bajo la supervisión de hotusa.

TERCERO. Sobre la falta de legitimación pasiva de la demandada

A) Posición de la recurrente

1. El primero de los motivos del recurso cuestiona la apreciación que la resolución recurrida efectuó sobre la falta de legitimación pasiva de la demandada. Según alega la recurrente, para estimar que existe falta de legitimación pasiva de la demandada Hotusa, no es suficiente su alegación de que no explota directamente el Hotel Eurostars Gaudí sino que de esa explotación se ocupa otra sociedad de su grupo (Blantour). La razón de ello se encuentra, en opinión de la recurrente, en que las acciones ejercitadas no se limitan exclusivamente a los actos de explotación directa del hotel, como ha entendido la resolución recurrida, sino que incluyen los de explotación indirecta, en cuanto que la demandada utiliza en el tráfico el signo Gaudí para distinguir servicios de hotel. La responsabilidad por tales actos de Hotusa, añade, se puso de manifiesto ya en fase extrajudicial cuando no negó su legitimación al recibir el requerimiento que le practicó; y también se ha puesto de manifiesto durante el proceso, pues Hotusa ha admitido que gestiona los 86 establecimientos de su cadena Eurostars, a la que pertenece el Hotel Gaudí. También adujo que existían datos suficientes como para que pudiera levantarse el velo social y considerar que Hotusa no es propiamente distinta de Blantour, de la que es socia única.

B) Posición de la recurrida

2. La demandada se opone a este motivo alegando que: (i) tiene razón la resolución recurrida cuando considera que no existe legitimación pasiva de la demandada, pues la actora argumenta y dirige la demanda contra la demandada exclusivamente en su calidad de propietario y/o titular del establecimiento Hotel Eurostars Gaudí, carácter que no tiene la demandada; (ii) la información sobre quién gestionaba el hotel era pública y fácilmente accesible para la actora; y (iii) Hotusa no gestiona el hotel y se ha limitado a supervisar la gestión de la cadena hotelera con la marca Eurostars, por lo que resulta evidente su falta de legitimación pasiva.

C) Opinión del tribunal

3. No podemos compartir las alegaciones de la recurrente, que pretende que se lleve a cabo un levantamiento del velo social y que se imputen directamente a hotusa los actos de su filial blantour, porque: (i) no se pretendió así en la demanda sino que esta cuestión ha sobrevenido con posterioridad; y (ii) de las actuaciones no resultan datos suficientes que permitan sostener que haya existido un abuso de la forma societaria por parte de hotusa al constituir una sociedad filial de la que es socia única con el objetivo de gestionar concretos centros hoteleros. Ésa es una finalidad que el derecho societario permite y tutela, de manera que la unipersonalidad no puede servir de argumento para el levantamiento del velo, aunque sí pueda dar lugar a que a su amparo se gesten situaciones de verdadero abuso de la personificación. Pero el mero hecho de que haya podido quedar oculta esa persona jurídica instrumental, blantour, al ofrecer los servicios hoteleros a eventuales clientes, no es un dato suficiente para poder estimar que exista abuso de la personificación. La actora podía y debía (por sus previas relaciones con la demandada) conocer cuál es la relación existente entre hotusa y los diversos establecimientos que gestiona, de forma que tuvo oportunidad de llevar a cabo actos de averiguación que le hubieran permitido asegurarse de la identidad de la entidad titular.

4. Los antecedentes antes referidos ponen de manifiesto que, con independencia de la conclusión a la que se pueda llegar respecto de la legitimación pasiva de la única demandada en estas actuaciones, hotusa, resulta innegable la legitimación de Blantour, entidad que ha resultado acreditado que es la efectiva titular del establecimiento hotelero al que se refieren los actos de infracción. No obstante, la cuestión está en si esa legitimación excluye la de hotusa, como la resolución recurrida ha considerado

Para dar respuesta a esa cuestión hay que tomar en consideración las acciones ejercitadas en la demanda, tomadas en su conjunto. No basta que al demandar a hotusa se le haya atribuido el carácter de propietaria del establecimiento o de directa gestora del mismo, pues ello no es tan determinante como la resolución recurrida ha considerado. De lo que se trata es de analizar si le pueden ser imputados los actos de infracción a los que la demanda se refiere o de cualquier otra forma se pudiera ver afectada, de forma directa, por cualesquiera de las acciones ejercitadas.

Como se ha adelantado, las acciones ejercitadas son acciones de infracción marcaria y de competencia desleal. Las primeras tienen en común que se trata de acciones por infracción de un signo registrado. Las segundas se fundan en la violación de los derechos que le concede a la actora el rótulo de establecimiento. El acto infractor, según se expone en la demanda, consiste, en esencia, en la utilización del signo "gaudí" para distinguir un hotel cuya titularidad se atribuye a la demandada en la ciudad de Barcelona, signo que se está utilizando no solo como nombre del establecimiento o rótulo sino en la publicidad del mismo y en todas las actividades de ofrecimiento de sus servicios en el mercado.

Las concretas acciones ejercitadas son, además de las declarativas de infracción marcaria y de competencia desleal, las siguientes: (i) la condena a la demandada a abstenerse de usar el signo gaudí o de cualquier otro que lo comprenda o sea confundible con los servicios prioritarios de la actora; (ii) el embargo y destrucción de todo el material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de los derechos de la actora; y (iii) la condena de la demandada a indemnizar los daños y perjuicios.

5. En segundo lugar es preciso tomar en consideración si las actividades que se imputan a hotusa en la demanda están relacionadas con alguna de esas acciones. No creemos que el hecho de que la actora le hubiera considerado en la demanda como única titular del establecimiento, incurriendo en error, sea razón suficiente para determinar su falta de legitimación pasiva cuando de la propia demanda se deriva que los actos de infracción invocados no se limitan estrictamente a los que pudieran derivarse de la titularidad del establecimiento. Si así fuera, no tendría sentido alguno que se hubiera solicitado la destrucción de todo el material publicitario. Y no existe duda alguna de que toda la actividad publicitaria del establecimiento y sus servicios no la desarrollaba directamente Blantour sino que era hotusa quien la asumía y llevaba a cabo a través de la marca Eurostars, con la que ofrecía al público los servicios del establecimiento hotelero Hotel Eurostars Gaudí. Y, lo que es más importante a estos efectos, la eventual estimación de esa concreta acción requeriría que el pronunciamiento de condena se hubiera extendido a hotusa, pues únicamente ella se encargaba de llevar a cabo las actividades publicitarias y, por consiguiente, podía estar en posesión del material publicitario a que se refiere la petición de la parte.

Por consiguiente, la demanda no está apuntando, como acto infractor, únicamente al hecho de utilizar una determinada denominación, que sí que es cierto que únicamente es imputable al titular del establecimiento, sino que también se refiere a la actividad publicitaria que envuelve la utilización del signo presuntamente infractor, esto es, lo que la actora denomina en el recurso como actos indirectos de explotación, que son actos de participación en la infracción.

6. La conclusión que es preciso alcanzar, por consiguiente, es que existe legitimación pasiva de la demandada hotusa y que ello no resulta incompatible con el hecho de que también pueda estar legitimada una tercera, blantour, no demandada en este proceso pero frente a quien podría dirigirse la actora en el futuro.

El hecho de que existan varios legitimados pasivos no justifica, tal y como con acierto consideró el juzgado mercantil, que exista una situación de falta de litisconsorcio pasivo necesario. Para que la misma concurriera, tal y como se deriva del art. 12.2 LEC , hubiera sido preciso que la tutela jurídica solicitada no pudiera hacerse efectiva más que frente a los diversos legitimados pasivos de forma simultánea, lo que en el caso enjuiciado no ocurre propiamente.

CUARTO. Actos de infracción de los derechos marcarios

1. Según afirma el recurso, los actos de infracción consistirían en que hotusa posee, promociona y gestiona, bajo la denominación Eurostars, una cadena de hoteles entre los que se encuentra Hotel Gaudí, también de su propiedad. En suma, el acto infractor, de acuerdo con lo establecido en el art. 34 Ley de Marcas , consistiría en haber utilizado el signo "Gaudí".

2. La demandada se opuso en el fondo a que existiera infracción aduciendo que: (a) existen otros registros del signo Gaudí por terceros, así como otros establecimientos hoteleros que también lo usan; (b) no existe riesgo de confusión porque, mientras el establecimiento hotelero de la demandante es un pequeño hotel de 3 estrellas, el Hotel Eurostars Gaudí se usa asociado con la marca Eurostars, es decir, una marca con la que se significa un gran grupo hotelero; (c) el elemento esencial o preponderante del signo no es la expresión Gaudí sino Eurostars; (d) la marca Eurostars es notoriamente conocida; (e) las marcas en que la actora funda su derecho fueron adquiridas poco antes de interponer la demanda; (f) los hoteles tienen categorías diferentes y ocupa una posición dominante (porque tiene más estrellas) el de la demandada; (g) no existen riesgos de confusión entre los proveedores y distribuidores; (h) ha quedado acreditado que las ventas y la ocupación del establecimiento de la demandada no ha disminuido.

Opinión del tribunal

3. La demanda ponen en relación los actos de infracción con los derechos de marca de los que la actora es titular. No obstante, también se ejercitan acciones de competencia desleal, esto es, se imputan actos de infracción que tienen el carácter de ilícitos concurrenciales. Aunque las conductas sean comunes, limitaremos nuestro examen en este fundamento exclusivamente a los primeros, dejando para más adelante, en su caso, el examen de las conductas imputadas desde la perspectiva de la competencia desleal. La razón de ello se encuentra, particularmente, en que el examen del riesgo de confusión presenta diferencias tan acusadas en uno y otro ámbito que impiden un examen conjunto.

Por otra parte, dejaremos para el fundamento siguiente el examen de todas aquellas cuestiones que están directamente relacionadas con el riesgo de confusión y en este daremos respuesta a las que no inciden de forma directa en él.

4. No es muy relevante, al menos desde la perspectiva de la infracción, única que el proceso permite, si existen otros registros de marca que resulten confundibles con los que la actora ostenta. Lo único relevante, y eso no se ha cuestionado, es que la actora es titular de las marcas nacionales denominativas núm. 1.526.043 "gaudí", solicitada en el año 1989 y núm. 1.793.660 "gaudí barcelona", solicitada en el año 1993, y de la marca mixta núm. 2.404.695 "gaudí", solicitada en el año 2001, todas ellas para distinguir productos de la clase 42, que comprende los servicios hoteleros, así como que la demandada no es titular de registro alguno del signo "gaudí".

5. Tampoco es relevante si existen otros establecimientos hoteleros en Barcelona o fuera de Barcelona (en España) que usen el signo "gaudí" cuando la actora no se ha dirigido frente a ellos. Que pudiera haberlos demandado y no lo haya hecho no es razón suficiente para excluir que pueda existir infracción por parte de la demandada, ni tampoco para excluir que la actora se pudiera dirigir frente a ellos en el futuro.

6. Resulta asimismo irrelevante el momento desde el cual la actora es titular de las marcas registradas que invoca. Al adquirirlas se ha subrogado en la posición de los titulares anteriores, con todas las ventajas e inconvenientes que ello comporta. Lo relevante es que los signos invocados para fundar la acción de infracción no aparecen en este proceso cuestionados, pues ninguna acción de nulidad o caducidad se ha opuesto frente a ellos.

7. Es igualmente irrelevante, desde la perspectiva de la infracción, la categoría de cada uno de los establecimientos hoteleros, así como el hecho de que el de la actora haya podido no sufrir una disminución apreciable de su nivel de ocupación como consecuencia de la infracción, sin perjuicio de que esta última circunstancia pueda ser relevante desde la perspectiva de la acción de resarcimiento.

QUINTO. El riesgo de confusión

1. Para resolver las demás cuestiones planteadas por la demandada, todas ellas relativas al riesgo de confusión, es preciso recordar cuáles son los principios esenciales que rigen en su enjuiciamiento.

El riesgo de confusión es un concepto jurídico para cuya apreciación han sido dictadas por el TJCE diversas pautas (entre otras, en Sentencias de 11 de noviembre de 1997, Sabel c. Puma ; de 28 de septiembre de 1998, Canon c. MGM ; de 22 de junio de 1999, Lloyd c. Klijsen ; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club c. Matthew Reed ; de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S . A. ; de 10 de abril de 2008 , Convenio Colectivo de Empresa de PLAYA NEGRA, S.A./07, Adidas AG v. Adidas Benelux , entre otras), que son los siguientes:

a) El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, introducido a nivel comunitario por la Directiva 89/104/CEE y recogido por la LM en su art. 6.1 b).

b) El examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstracto de los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto. Es decir, debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos.

c) La compatibilidad entre los signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios que con ellos se trata de distinguir. Y menos tolerable cuanto más próximos entre sí se encuentren los servicios distinguidos.

d) La comparación entre las marcas debe hacerse de acuerdo con una primera impresión, de manera que son irrelevantes las circunstancias que no se aprecian a primera vista.

e) La comparación entre los signos debe hacerse en una visión de conjunto de los elementos enfrentados, si bien los elementos denominativos suelen predominar sobre los gráficos.

f) En la comparación deben ser excluidos los elementos puramente descriptivos. Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor ( STJCE de 28 de septiembre de 1998 , Canon c. MGM )".

g) El eje de referencia de la comparación debe ser el consumidor medio de los productos o servicios que distinguen las marcas comparadas, al cual se supone un "consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (como indica la STS, Sala 1ª, de 10 de mayo de 2004 , que recoge la doctrina del TJCE).

2. Es completamente irrelevante, desde la perspectiva del examen del riesgo de confusión en este ámbito, el carácter y la categoría de cada uno de los establecimientos que usan el signo. Lo único relevante es que ambos son establecimientos hoteleros, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos. Por lo demás, lo significativo son los signos y no el establecimiento; son los signos los que se deben comparar, no los establecimientos, razón por la que no interesan a estos efectos las características de los establecimientos en los que se usan los signos confrontados.

3. También resulta poco relevante si como consecuencia del uso de los signos se ha producido confusión entre los proveedores de uno y otro establecimiento. El riesgo de confusión no se debe juzgar en concreto sino en abstracto, esto es, a partir de los signos. Y el punto de referencia no son los proveedores sino el cliente medio que usa los establecimientos hoteleros.

4. Los signos que se deben confrontar son: de una parte, hotel gaudí; de otra, hotel eurostars gaudí. Por consiguiente, el único elemento diferenciador entre ellos radica en que la demandada utiliza el término "Gaudí" añadiéndole otro indicativo de la cadena hotelera a la que pertenece el hotel. Lo que pretende la demandada es que la distintividad del signo no radica en la expresión "Gaudí" sino en la expresión "Eurostars". No podemos compartir que así sea. El vocablo "Gaudí", empleado como único término constitutivo de la marca denominativa, atesora una gran virtualidad distintiva, lo que determina que el riesgo de confusión no se vea enervado por el simple hecho de que la demandada le haya añadido a ese término la indicación de la cadena a la que pertenece el hotel. Y los propios actos de la parte desmienten la posición que está manteniendo en este proceso: su obstinación en usar el signo Gaudí cuando ya disponen del signo Eurostars, y de otros muchos que podrían haber elegido, con la explícita oposición de la actora y tras el frustrado intento de registrarlo, es indicativa de que el signo tiene verdadera capacidad distintiva. Por consiguiente, existe riesgo de confusión entre los signos confrontados.

5. Tampoco podemos compartir con la demandada que resulte demasiado relevante la notoriedad del signo eurostars. Aun admitiendo que se trate de un signo reputado en España y que la reputación pueda redundar en acentuar su fuerza distintiva en perjuicio del signo que lo acompaña, ello no es razón suficiente para concluir que la expresión "Gaudí" que lo acompaña carezca de distintividad. Y, por otra parte, no se puede ignorar que el usuario medio de los servicios de hotelería de uno y otro establecimiento sin duda que incluye un elevadísimo porcentaje de ciudadanos de nacionalidad extranjera, como usualmente ocurre en una ciudad como Barcelona, muy abierta al turismo. Desde la perspectiva de estos usuarios, sin duda que el signo Gaudí, que utiliza el nombre del famoso arquitecto modernista tan ligado a la ciudad de Barcelona, es el que tiene la distintividad fuerte, pues les puede resultar más fácilmente relacionable con servicios de hostelería en Barcelona que el signo eurostars.

6. La primera impresión que resulta de la comparación de los signos confrontados nos lleva a pensar que el elemento denominativo fuerte recae en la expresión gaudí. Lo que más fácilmente pueden recordar los destinatarios del signo de la demandada es la expresión "Gaudí", que es precisamente aquella en la que ambos signos coinciden.

7. La consideración conjunta de todas esas circunstancias nos lleva a la conclusión de que existe riesgo de confusión entre los signos confrontados. Por consiguiente, al usar el término gaudí en el "Hotel Eurostars Gaudí", signo que la demandada no tiene registrado, existe infracción por parte de la demandada del derecho prioritario que la actora tiene registrado como rótulo de establecimiento con el número 64.218 "Hotel Gaudí". Los derechos sobre el rótulo los renovó la actora en fecha 23 de enero de 2003 y permanecían en vigor hasta el 31 de julio de 2009, conforme a lo que se expresa en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 17/2001, de Marcas . Por consiguiente, estaban vigentes en el momento en el que la demandada utilizó el signo Gaudí.

Y, por las mismas razones, también existe infracción de los derechos de marca de la actora. Si referimos los actos de infracción a la marca denominativa núm. 1.526.043 "Gaudí", la conclusión es evidente, al utilizar esta marca exclusivamente el término Gaudí, en el que coincide con el signo que usa la demandada. En cuanto a la marca 1.793.660 "Gaudí Barcelona", por cuanto también en la misma el término Gaudí es el que atesora la virtualidad diferenciativa, de la que carece el término "Barcelona" por su connotación geofráfica. Y, por último, en cuanto a la marca mixta núm. 2.404.695 "Gaudí" porque la misma utiliza un término denominativo tan significativo que los elementos gráficos del signo no son suficientes para deshacer el riesgo de confusión.

SEXTO. El ilícito concurrencial del art. 6 LCD

1. Desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal, entiende la actora que el uso de la denominación "Gaudí" constituye el ilícito concurrencial del art. 6 LCD porque el hecho de que se acompañe del vocablo Eurostars para designar el establecimiento de la demandada no evita la confusión entre los establecimientos.

2. Aunque la protección concedida desde la perspectiva de la acción marcaria, examinada en los fundamentos anteriores, hace perder relevancia práctica a este ilícito, consideramos de interés referirnos a él, particularmente cuando la actora invoca como infringidos sus derechos sobre el rótulo de establecimiento. Tales derechos, aunque vigentes en el momento en el que la demanda se interpuso (año 2008), ya se han extinguido, por virtud de lo establecido en el régimen transitorio establecido en la Disp. Transitoria Tercera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Pese a esa extinción, su protección jurídica no ha cesado sino que se limita a la que establecen las normas de la competencia desleal, tal y como establece el pfo. 2.º del apartado 2 de la referida Disposición Transitoria.

3. No obstante, concedida protección desde la perspectiva marcaria, con la que se agota la finalidad práctica que la actora persigue, no tiene sentido alguno entrar en el examen de la cuestión desde la perspectiva de la competencia desleal. Por otra parte, el acto infractor ha quedado absorbido por la infracción marcaria, lo que incluso impide entrar en el examen del ilícito concurrencial denunciado.

SÉPTIMO. Consecuencias de la infracción: acción de cesación

El art. 41.1 a) LM concede al titular de la marca el derecho a imponer al infractor de sus signos la cesación de los actos de infracción de su derecho.

La particularidad que el caso plantea consiste en que no se ha demandado a todos los sujetos que utilizan en el mercado el signo controvertido sino que exclusivamente se demandó a la gestora de la cadena Eurostars, hotusa, una entidad que no es titular del establecimiento hotelero que usa el signo y que tampoco gestiona directamente el hotel sino que se limita a utilizar el signo al publicitar el establecimiento y ofrecerlo a los potenciales clientes de la cadena hotelera. Por consiguiente, el éxito de la acción de infracción no puede conducir a condenar a la demandada más que a los actos que personalmente le sean imputables, lo que no incluye directamente el uso del signo como rótulo de establecimiento, ni tampoco que lo utilice como nombre comercial en toda la documentación que la titular del establecimiento, Blantour, haga servir en las relaciones con sus clientes. La cesación se limitará, por lo tanto, a las actividades personalmente asumidas por la demandada y que se refieren a la actividad de promoción del establecimiento o bien en la contratación directa con los clientes, en el caso de que la misma se gestione por hotusa, en las que no podrá utilizar el signo Gaudí.

OCTAVO. Acción de resarcimiento

A) Posición de las partes

1. A los efectos de la reclamación de daños y perjuicios, la actora afirmó que debía partirse de que el daño es concebido en la LM como consecuencia misma de la infracción ( ex re ipsa), lo que explicaba normas como el art. 43.5 LM , que no exigía prueba alguna de que el daño se había producido de forma efectiva. Y, a efectos de su cuantificación, optó expresamente por el criterio del apartado a) del art. 43.2 LM , esto es, los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación, así como los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el escrito de recurso recuerda la actora que el art. 43.5 LM le concede el 1 % de la cifra de negocios del infractor, sin necesidad de prueba alguna. No obstante, su petición fue más allá de esa cifra, al haber optado por el criterio del apartado a) del art. 43.2 LM , tal y como se ha adelantado. También precisó que, entre los dos criterios a que esa norma refiere, optó en concreto por el de los beneficios del infractor.

Precisa que la cifra de negocios de la demandada Hotusa, según resulta del informe pericial elaborado por el Sr. Erasmo , asciende entre los años 2005 y 2009 a la cantidad de 8.171.339,83 euros, razón por la que, aplicando el criterio del art. 43.5 LM , le correspondería una indemnización de 81.713,40 euros como indemnización mínima a percibir. No obstante entiende que del informe pericial referido resultan otras dos alternativas más elevadas y más ventajosas, que solicita que se tomen en consideración para fijar la indemnización procedente: (i) la cifra de 82.893,63 euros, que correspondería al porcentaje del 20 % de los beneficios que obtiene Hotusa a través de su filial Blantour; o (ii) la cifra de 346.309,70 euros correspondiente al 20 % de los beneficios de Hotusa-Blantour.

2. La demandada se opuso alegando que la actora no ha sufrido perjuicio alguno porque no ha disminuido en absoluto su facturación, de manera que no resulta admisible su reclamación de daños y perjuicios.

B) Criterio del tribunal

3. El art. 43.5 LM , determina que el titular de una marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños y perjuicios superiores.

La STS, de 6 de Noviembre del 2009 (ROJ: STS 6464/2009 ), interpretando la aplicación de esa norma establece: "(c) ompartimos con la actora que, para que pueda prosperar la acción de resarcimiento, no es preciso que la actora acredite que ha sufrido daños, porque el legislador presume su existencia a partir de la simple constatación de la existencia de la infracción".

4. Por consiguiente, el punto de partida se encuentra en la determinación del daño objetivo que se debe resarcir como mínimo, en todo caso, esto es, el correspondiente a lo que establece en el art. 43.5 LM .

El criterio de la cifra de negocios, a que tal precepto se remite, se estima que no plantea demasiados inconvenientes derivados de la particular concurrencia de dos sujetos distintos en los actos de infracción, esto es, de la demandada en cuanto promotora y comercializadora de los servicios, y de Blantour, en cuanto titular del establecimiento y gestora del negocio. Ello se debe a que consideramos acreditado que toda la actividad de comercialización de las plazas hoteleras del establecimiento respecto del que se llevaron a cabo las actividades infractoras se produjo a través de Hotusa. Por tanto, la cifra de negocios realizada por el infractor es coincidente en el caso de Hotusa y Blantour. Procedemos a fijarla, de acuerdo con lo que resulta del informe pericial propuesto por la actora en la cantidad de 7.133.763 desde la apertura del hotel en junio de 2005 hasta el cierre del ejercicio 2009, de acuerdo con los datos que ofrece el perito en el anexo I de su informe (folio 747). Tal cantidad difiere de la que expresa la parte actora (8.171.339,83 euros) porque la parte ha sumado las dos columnas correspondientes al año 2009, sin advertir que en la primera se hace una estimación para todo el ejercicio que incluye la cantidad de 1.037.576,28 que corresponde a la cifra de negocios hasta 31 de octubre de 2009. Por consiguiente, es preciso restar esa cantidad para evitar tomarla en consideración dos veces. Por ello, aplicando el 1 %, correspondería una indemnización de 71.337,63 euros.

5. No podemos considerar que se haya probado un daño mayor que el que resulta de lo expuesto en el punto anterior, atendido que lo que pone de manifiesto la prueba pericial no son los beneficios efectivos de Hotusa sino los de su filial Blantour, no demandada. Por consiguiente, el resultado de la prueba es irrelevante porque no se refiere a los beneficios directos de Hotusa, sino a los de su filial, no demandada. No es procedente, tampoco a estos efectos, proceder a un levantamiento del velo de hecho e imputar como beneficios de Hotusa lo que son beneficios de su filial. Esa razón es suficiente para descartar los dos criterios alternativos al del 1 % de la cifra total de negocios.

NOVENO. Costas

Aunque la estimación de la demanda no puede ser considerada íntegra, por no haberse demandado a la entidad que lleva a cabo los actos de infracción a título de dueña y gestora del establecimiento hotelero, consideramos que las costas deben ser impuestas a la parte demandada, conforme a lo que resulta del art. 394 LEC , esto es, que la estimación es sustancial y que el hecho de no haber demandado a Blantour es un acto de mala fe imputable a la demandada hotusa, que tuvo la ocasión de desahacer el posible equívoco que se había podido general antes de la interposición de la demanda, al haber sido requerida de cesación por la actora, y no contribuyó a ello.

Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

Fallo

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Gaudí Hotel Barcelona, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona de fecha 12 de mayo de 2011 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca.

Estimamos la demanda de Gaudí Hotel Barcelona, S.L. contra Hoteles Turísticos Unidos, S.A. y declaramos que el uso hecho por la demandada del signo "Gaudí", al promocionar y comercializar los servicios de Hotel Eurostars Gaudí ha infringido los derechos de la actora sobre sus signos núm. 1.526.43 gaudí, núm. 2.404.695 gaudí y 1.793.660 gaudí barcelona, así como sobre el rótulo de establecimiento 64.218 "Hotel Gaudí".

Condenamos a Hoteles Turísticos Unidos, S.A. a cesar en la referida actividad de promoción y comercialización de los servicios del establecimiento referido usando el signo infractor y ordenamos que se proceda a la destrucción de todo el material publicitario en que se hubiera podido materializar la violación por parte de la demandada referida.

Condenamos a la demandada a pagarle a la actora, en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios, la cantidad de 71.337,63 euros.

Condenamos a la demandada al pago de las costas de la primera instancia.

No se hace imposición de las costas del recurso, procediendo la devolución del depósito constituido.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.