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15/01/2016
Sentencia Civil Nº 226/2015, Juzgados de lo Mercantil - Donostia-San Sebastián, Sección 1, Rec 845/2014 de 26 de Junio de 2015
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Orden: Civil
Fecha: 26 de Junio de 2015
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Donostia-San Sebastián
Ponente: MALAGON RUIZ, PEDRO JOSE
Nº de sentencia: 226/2015
Núm. Cendoj: 20069470012015100258
Núm. Ecli: ES:JMSS:2015:3505
Núm. Roj: SJM SS 3505:2015
Encabezamiento
TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA 1 3ª Planta - C.P./PK: 20012
TEL.: 943 00 07 29
FAX: 943 00 43 86
NIG PV/ IZO EAE:
NIG CGPJ / IZO BJKN :
Procedimiento /
Materia: DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO
Demandante /
Abogado/a /
Procurador/a /
Demandado/a /
Abogado/a /
Procurador/a /
Vistos por mí, PEDRO JOSÉ MALAGÓN RUIZ, Magistrado- Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de esta localidad, los presentes autos de juicio ordinario nº 845/14, seguidos a instancia de GAROA S.A., representada por la procuradora Sra. Olaizola Bereciartua, asistida por la letrada Sra. Nieto contra ARISUTAGO S.L., representada por el Procurador Sr. Cifuentes Aranguren y asistida por el Letrado Sr. Jiménez sobre propiedad industrial, he procedido a dictar la presente resolución, teniendo en cuenta los siguientes
Antecedentes
PRIMERO.- Que por la procuradora de la parte actora, en la representación que ostenta, se interpuso demanda de juicio ordinario con los siguientes pedimentos:
1.- Se declare que el uso por la demandada de la denominación 'Camping de San Sebastian' y 'Camping de SS', su registro como nombre de dominio en Internet, como perfil en las redes sociales Facebook y Twitter, y uso en dicho concepto en sus paginas web de Internet, constituye actos de interferencia y violación de los derechos de marcas y nombres comerciales registrados por la actora.
2.- Se declare que el uso por la demandada de la denominación 'Camping de San Sebastian' y 'Camping de SS', su registro como nombre de dominio en Internet, como perfil en las redes sociales Facebook y Twitter, y uso en dicho concepto en sus paginas web de Internet, constituye actos de competencia desleal tipificados en la Ley de Competencia Desleal, en su articulo 6 (actos de confusión) y articulo 12 (explotación de la reputación ajena).
3.- Se condene a la demandada, como medida tendente a asegurar los pronunciamientos condenatorios en sentencia, a (i) dejar sin contenido los nombres de dominio
4.- Se ordene la publicación a costa de la demandada del texto completo de la sentencia condenatoria que se dicte en tres diarios de tirada nacional, concretamente los diarios El Pais (Edición del Pais Vasco), El Diario Vasco y El Correo.
Sostiene la actora que la demandada ha utilizado de forma inconsentida marcas y nombres comerciales registrados por GAROA en el ámbito digital principalmente, a través del registro de un nombre de dominio y la promoción de sus servicios en su pagina web y que con esta actuación ha alterado de manera significativa el funcionamiento del mercado, provocando riesgo de confusión entre los servicios ofrecidos por GAROA y los de ARISUTAGO, así como valiéndose de la fama y reputación obtenida por la actora para promocionar sus servicios.
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada, la cual compareció y contestó, oponiéndose a la demanda.
La oposición se basaba en que las marcas registradas no son merecedoras de protección en cuanto a sus términos, dado que son genéricos en cuanto a la actividad y el lugar; por lo que solo debe de ser objeto de protección el logotipo incluido en las mismas y que la única finalidad del registro de esas marcas (posterior al registro por la demandada de sus nombres de dominio) es monopolizar la actividad de camping en la ciudad ante la noticia de la apertura de un segundo en Igara; se añadía que en los dominio de Internet registrados no lo habían sido con mala fe, ni con animo de generar confusión, dado que el camping de la actora es conocido como 'camping de igeldo' y que fueron concedidos por no resultar contrarios a ningún nombre de dominio.
Se añadía que tampoco había identidad absoluta entre la marca registrada y los nombre de dominio, dado que éstos incluían la preposición 'de'.
También se indicaba que el derecho de la competencia desleal no puede servir para extender los derechos de exclusiva otorgados por el derecho de marcas
TERCERO.- Se celebró la audiencia previa al juicio, en la que se admitieron como pruebas, a la actora, interrogatorio de parte, documental privada y testifical; a la demandada, interrogatorio de parte y testifical.
CUARTO.-En el día señalado para el juicio, concurrieron tanto la parte actora como la demandada y se practicaron los medios de prueba propuestos que pudieron serlo, con el resultado que consta en autos, se realizaron resumen de los hechos y fundamentos de derecho, acordándose que quedaran los autos conclusos para sentencia.
En la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de los plazos procesales.
Fundamentos
PRIMERO: La entidad mercantil demandante GAROA S.A., es titular de las marcas y nombres comerciales siguientes:
1- Marca nº 3053329(5) 'Camping Donostia-San Sebastian'.
2- Marca nº 3053332(5) 'Camping San Sebastian-Donostia'.
3- Nombre Comercial nº 281.091 'Camping San Sebastian-Donostia'.
4- Nombre Comercial nº 281.090 'Camping Donostia-San Sebastian'.
La titularidad de tales marcas esta acreditada con el documento nº 9 de la demanda.
Podemos entender por marca, tal como señala el artículo 4.1 de la LM , todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Esto supone que la marca no es un mero signo, sino esencialmente el signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. De esta manera la función esencial de la marca es identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica (en este sentido STS 20 de junio de 1994 ). Respecto a esa función esencial de la marca no debemos obviar las aseveraciones efectuadas por el TJCE. Dice el TJCE(Sala 3ª), sentencia de 26 de abril de 2007, nº C-412/2005 (referencia EDJ 2007/21706) apartados 53 y 54(en igual sentido, STJCE Luxemburgo (Gran Sala) de 11 septiembre 2007 apartado 27 y en términos semejantes STS 26 de octubre de 2005 ):
'53. Según la jurisprudencia, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 18 de junio de 2002 , Philips, Convenio Colectivo de Empresa de MIGUEL A. PEREZ GONZALEZ/99, Rec. p. I- 5475, apartado 30 , y de 15 de septiembre de 2005 , BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 27).'
La marca es un instrumento puesto al servicio del empresario para permitirle su actuación en el mercado, pero también tiene como finalidad la protección de los consumidores, ya que pueden identificar y distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, favoreciendo la elección entre ellos( SSTS 6 de abril de 1994 , 31 de diciembre de 1996 y 26 de octubre de 2005 ). En el derecho de marcas español, la propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones legales( artículo 2 de la LM ). Una vez registrado otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico que tiene un aspecto positivo(ius utendi) consistente en el derecho de uso, y uno negativo(ius prohibendi) que es la facultad de exclusión de terceros y que aparece recogido en el artículo 34 de la ley. Sin embargo, para que ostente este derecho es necesario que el signo reúna ciertos requisitos; unos pueden ser absolutos que debe tener el signo en sí mismo considerado sin compararlo con otros signos ya protegidos cuya titularidad corresponda a otras personas; otros son relativos, ya que su concurrencia se establece comparando el signo con otros ya protegidos a favor de otras personas.
En relación con la marca, y en base al referido ius prohibendi, ejercita la actora las acciones de cesación y de remoción.
En relación con la primera la LM, en el artículo 41.1 , contempla la facultad de reclamar en la vía civil 'la cesación de los actos que violen su derecho'.
Para la procedencia de esta acción, es suficiente la concurrencia de dos presupuestos:
1) la existencia de la violación;
2) la subsistencia de la infracción en el momento de interposición de la demanda la conducta ilícita que se pretende que cese.
Respecto de la acción de remoción, mientras la acción de cesación ataca directamente la conducta del infractor, la de remoción combate sus efectos y para conseguirlo el apartado c) del artículo 41 enuncia con carácter general que se podrá pedir 'la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación', y 'en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca'.
SEGUNDO.- Frente a estas acciones basadas en el derecho marcario, la demandada alega, fundamentalmente, el carácter eminentemente descriptivo y genérico de los términos que integran las marcas y nombres comerciales registrados que, por tal razón, no serian susceptibles de recibir la protección del derecho marcario.
Las denominaciones descriptivas son aquellas que informan al público sobre las características, cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos, procedencia geográfica u otras propiedades del producto o servicio, y la prohibición de registro de las marcas que se compongan exclusivamente de estos signos o indicaciones ( art. 5.1.c de la Ley de Marcas ) obedece, de un lado, a que no desempeñan la función propia de la marca, cual es la indicación, con carácter distintivo, del origen empresarial de un producto o servicio y, de otro, a la necesidad de evitar que se confiera al titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia, impidiendo que otros empresarios puedan utilizar la mención de esa característica. Se trata de preservar las exigencias del propio sistema competitivo.
Para evitar la nulidad que tal registro conlleva, puede acudirse a la combinación de signos o al registro de marcas mixtas, siempre que el conjunto goce de distintividad, pero ello no impide que los terceros puedan utilizar los vocablos genéricos o descriptivos incluidos en tales marcas.
En el caso de autos, las marcas y nombres comerciales de los que es titular la demandante se compone de términos descriptivos de los servicios que ofrece la empresa y del ámbito geográfico donde se ubica: se trata de una empresa cuyo objeto social, como se refiere en la demanda, está dedicado a la organización y explotación de terrenos de camping y es propietaria de un camping situado dentro del termino municipal de San Sebastian-Donostia, en concreto, en Igeldo. En las marcas, sólo la combinación de tales términos descriptivos con un determinado logotipo o dibujo, como se puede apreciar en el documento nº 8 puede considerarse que libra al signo de la actora de incurrir de lleno en la prohibición de registro del art. 5.1.c de la Ley de Marcas (que establece esta prohibición desarrollando lo previsto en el art. 3.1.c de la Directiva comunitaria y en términos similares a lo previsto en el art. 7, apartado 1, letra c, del Reglamento núm. 40/94 ), siempre que se interpreten de un modo laxo las exigencias de dicho precepto. No cabe decir lo mismo de los nombres comerciales que no tienen ningún elemento que no sea puramente descriptivo.
El signo en efecto puede ser distintivo, aunque incluya elementos genéricos, usuales o descriptivos, siempre que incorpore otros elementos gráficos o denominativos característicos que doten al distintivo, en su conjunto, de capacidad distintiva. Son innumerables las marcas que incluyen, en el conjunto del distintivo el nombre común o la imagen del producto junto con el nombre propio o elemento característico (ejemplo chocolates Nestlé, chocolates valor o chocolates lindt), junto con otras menciones genéricas como por ejemplo 'calidad suprema'.
La consecuencia lógica de lo anterior es que los elementos genéricos, incluidos los prefijos y sufijos genéricos descriptivos o usuales (bio, super, tele, etc.) quedan excluidos del ámbito de protección de la marca y por lo tanto no podrán invocarse con éxito para alegar la incompatibilidad con otra que los incluya en su conjunto, bien al oponerse a su registro, bien al ejercitar las acciones por violación de marca, como por lo demás mantiene sin solución de continuidad una reiteradísima jurisprudencia (ha de prescindirse en la comparación de términos genéricos) A nadie se le ocurriría decretar la incompatibilidad de las marcas antes citadas en base al término genérico común chocolate.
En el sector de la hostelería es muy común el empleo de signos distintivos que incluyen la ubicación geográfica en la que se ubican, de forma que se valora con menor rigor el carácter descriptivo de su ubicación geográfica, a los efectos de no apreciar la prohibición absoluta del art. 5.1.c) LM , sin perjuicio de que, como efecto reflejo, se entienda que su carácter distintivo es muy débil, lo que se traduce a su vez en una escasa protección frente a registros similares o frente al empleo en el tráfico económico de un signo similar.
No se ha acreditado que en este caso se haya producido una 'distintividad sobrevenida' como consecuencia de la intensidad del uso de esos términos descriptivos, ni parece lógico que se haya producido habida cuenta de lo reciente de las marcas y nombres comerciales de la demandante y, además, porque es notorio que el establecimiento de la demandante es usualmente conocido como camping de Igueldo, no como camping San Sebastian, como, por lo demás, se desprende de la documentación aportada (docs. 7 y 8 de la demanda). Por tanto, el carácter distintivo de la marca registrada es muy escaso y se centra, como se ha dicho, en el logotipo, no en la denominación, siendo el uso de ésta, no del logotipo, lo que constituye la infracción, según la demandante
De lo anterior se deduce que el que la demandante haya podido registrar sus signos en la OEPM no puede llevar a que excluya del tráfico mercantil y económico la posibilidad de que otros empresarios utilicen los términos descriptivos 'camping' y 'San Sebastian', puesto que se trata de términos necesarios para describir la naturaleza y ámbito geográfico de determinados servicios cuyo monopolio no ostenta el demandante, por lo que deben encontrarse a disposición del resto de los empresarios.
Como ha declarado la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia y de Primera Instancia de Luxemburgo, el artículo 7, apartado 1, letra c, del Reglamento núm. 40/94 (precepto del reglamento comunitario equivalente al art. 5.1.c de la Ley de Marcasespañola ) y el art. 3.1.c de la Directiva 89/104 (desarrollado en nuestro Derecho interno por el citado art. 5.1.c de la Ley de Marcas española) impide que los signos o las indicaciones descriptivos se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.
Así, esta disposición persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos al describir las mismas características de sus propios productos o servicios (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999 (TJCE 1999, 99), Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados Convenio Colectivo de Empresa de RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA DE GUIA DE ISORA (VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.)/97 y Convenio Colectivo de Empresa de CLUB NAUTICO PUERTITO DE GUIMAR/97, Rec. pg. I-2779, apartado 25
La Sección 15 de la AP de Barcelona se ha pronunciado en diversos supuestos en los que el carácter genérico o descriptivo del signo se predica de una marca compuesta por vocablos igualmente genéricos (
SSAP de 3 de febrero de 2006, - ROJ 2572/2006 -
signo 'NUTRICARE'; de 14 de febrero de 2007 -ROJ 14555/2007- 'DON PISO ' ; o
sentencia de 5 de mayo de 2011
EDJ2011/279639 - ROJ 11444/201
-
' SOLONOVIAS'; de 15 de noviembre del 2012
Esa es la doctrina que establece el Tribunal Europeo en su Sentencia de 25 de febrero de 2010, C-408/08 P, en la que puede leerse lo siguiente:
« 61 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que, por regla general, la mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento num. 40/94 . No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva , en el sentido de la misma disposición, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos (véanse las sentencias de 12 de febrero de 2004 , Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartados 98 y 99; Campina Melkunie, C- 265/00 , Rec. p. I-1699, apartados 39 y 40, y de 19 de abril de 2007, OAMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, apartados 77 y 78).
62 Así, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios , salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios , la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos (véanse las sentencias, antes citadas, Koninklijke KPN Nederland, apartado 100, y Campina Melkunie, apartado 41)».
Ello no es aplicable al presente caso, la expresión camping Donostia-San Sebastian o Camping San Sebastian-Donostia no crea otra impresión diferente de la suma de las palabras que la componen.
TERCERO.- Por lo que respecta a los nombres comerciales, el nombre comercial opera en la identificación de empresas, distinguiéndola de otras, pero no se extiende a los productos, para los cuales la protección específica es la marca.
El registro del nombre comercial no es equivalente al de una marca, ni habilita para solicitar la protección que otorga la marca respecto de los productos registrados. Pero sí permite ejercitar las acciones legales que se refieran al nombre comercial registrado.
Volvemos a repetir lo anterior, el hecho de que la actora haya registrado como nombre comercial las expresiónes camping Donostia-San Sebastian o Camping San Sebastian-Donostia no le atribuye el derecho exclusivo a apropiarse de la denominación del servicio ni de la geográfica, ni puede sustentar su demanda en riesgo de asociación por ese motivo.
No se puede considerar que existe violación del derecho exclusivo a utilizar el nombre comercial, pues los puntos de coincidencia entre los signos comparados radican precisamente en elementos que no tienen carácter identificador.
No es labor del Juzgador entrar a valorar lo acertado o desacertado de la decisión de la OEPM al conceder al demandante los referidos nombres comerciales; pero esa concesión no implica necesariamente que tenga un carácter distintivo acusado, ni que por tanto la demandante adquiera el monopolio de utilizar en sus signos distintivos los términos descriptivos referidos.
Por todo lo cual ha de resolverse que la utilización por la demandada de los signos cuestionados no tiene carácter engañoso ni provoca un riesgo de confusión (salvo el determinado por el escaso carácter distintivo de los signos registrados por la demandante), por lo que no se ha producido en este caso vulneración de los derechos de propiedad industrial de la demandante que haya de ser reparada por remedios propios de la legislación marcaria.
CUARTO.- Los mismos hechos sustentan la acción basada en la violación de la legislación marcaria, al entender de la demandante, son constitutivos de competencia desleal, por infringir el
artículo 5 de la LCD
La demandada alega que el derecho de competencia desleal no puede servir para extender los derechos de exclusiva otorgados por el Derecho de Marcas; considera que cuando la conducta que se reprocha a la parte demandada resulta licita y, por tanto, compatible con los vigentes derechos de exclusiva que ostente el titular de los derechos de propiedad industrial, no cabe tratar de invocar ante el mismo comportamiento un segundo escalón de protección en su contra, basado en la Ley de Competencia Desleal.
Como en el presente caso, es realtivamente habitual que en una misma demanda se ejercite la acción de competencia desleal de forma acumulada a acciones reguladas en materia de propiedad industrial (patentes, marcas, diseño industrial).
Para solventar el posible conflicto a la hora de aplicar dos normativas a los mismos hechos, es pacíficamente admitido el principio de complementariedad relativo entre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseño, etc...) y la normativa represora de la competencia desleal ( Ley 3/1991 de 10 de enero ). Siendo realmente una cuestión controvertida que no ha encontrado una respuesta clara por parte de nuestros tribunales, es posible considerar que, atendiendo a la distinta finalidad que persiguen respectivamente la ley específicamente aplicable al derecho de propiedad industrial y la LCD, así como por los diferentes principios que inspiran ambas regulaciones (registro, especialidad..), la LCD tiene una función complementaria actuando allí donde no alcanza la normativa especial.
Sobre esta cuestión, la SAP Barcelona, secc. 15, de 21 de noviembre de 2001 (caso NIKE ) a propósito de la Ley de Marcas , citada por la actora, expuso que:
' Por último, como una consecuencia de los principios en que se inspira (registro, especialidad...), la LM , al regular los signos, deja flancos sin protección que son verdaderamente importantes para un orden concurrencial transparente y para mantener unas ofertas claras en el mercado. Y esos flancos, en la medida en que sea necesario para la defensa de un correcto orden concurrencial, quedan para la LCD , la cual no puede detener su acción protectora del mercado sólo porque la lesión a las reglas del mismo se produzca con o contra signos .'
La posibilidad de aplicar la LCD de forma complementaria a una normativa especial resultará admisible en la medida en que (i) sea necesaria para un orden concurrencial basado en la competencia de la eficiencia de los propios méritos, prestaciones o servicios, (ii) no sea aplicable al supuesto de que se trate la Ley protectora del derecho subjetivo de propiedad industrial o (iii) siendo aplicable la normativa especial, ésta deja 'flancos' sin protección.
En cualquier caso, la aplicación de la relación o principio de complementariedad relativa no puede dar lugar a un resultado rechazable a tenor de lo previsto en la Ley especifica protectora del derecho de propiedad industrial como, por ejemplo, acontecería en el supuesto de dejar sin efecto una marca o una patente registrada, o acordarse el cese de su uso o explotación, en base a la LCD sin articular la pretensión de nulidad del registro del derecho de propiedad industrial. De la misma manera, tampoco puede servir la reconocida complementariedad de la LCD con la normativa especial para conseguir una duplicidad de indemnizaciones.
En definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.
En la demanda rectora del proceso, la actora alega su titularidades registrales y afirma la infracción de las facultades integradas en sus correspondientes derechos, pero también invoca que el comportamiento de la demanda altera el funcionamiento del mercado, creando riesgo de confusión entre los servicios prestados por ambas empresas y, además, se aprovecha de la reputación ajena.
Consideramos que ambas acciones son susceptibles de análisis diferenciado y mas cuando hemos entendido que la legislación Marcaria no ampara la pretensión ejercitada por la actora, lo cual, a nuestro entender, habilita perfectamente poder analizar si la conducta de la demandada descrita en la demanda puede ser constituida de competencia desleal. Es decir, es posible examinar las acciones basadas en actos de competencia desleal porque, a nuestro entender, se basan en algo mas que la simple infracción de los derechos de propiedad industrial.
QUINTO.- Expuesto lo anterior, la actora refiere fundamentalmente actos de confusión, inducción al error, aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajeno e inducción a la infracción contractual.
Considera la actora que la conducta de los demandados reseñada en la demanda es constitutiva de actos de competencia desleal; en concreto, considera que el comportamiento de ARISUTAGO se puede encuadrar dentro de los actos de confusión recogidos en el art. 6 LCD y de explotación de la reputación ajena del art 12 LCD .
Para abordar las cuestiones planteadas hemos de partir indicando que la LCD establece una serie de tipos de ilícitos concurrenciales, de interpretación estricta. En su Preámbulo advierte que 'la redacción de los preceptos ... ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar qué prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad' Debe, pues, la parte que imputa tal infracción encuadrar la conducta en alguno de sus tipos y acreditar que concurren todos y cada uno de los requisitos que cada uno de los tipos exigen, de forma análoga a lo que ocurre en un procedimiento penal.
Desde esta perspectiva deben ser analizados los distintos tipos de conducta desleal imputados a la demandada.
Sentado lo anterior se va a analizar los distintos tipos o ilícitos concurrenciales objeto de la demanda:
a) actos de confusión en la clientela ( art. 6 LCD ).
Indica el art. 6 que 'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.'
El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.'
Según la actora, esta confusión derivaría de la utilización de la denominación 'Camping de San Sebastian' y 'Camping de SS', su registro como nombre de dominio en Internet, como perfil en las redes sociales Facebook y Twitter, y el uso en dicho concepto en sus páginas web de Internet.
Lo primero que hay que dar por sentado es que tanto la actora como la demandada concurren en el mercado desde el momento en que las se dedican a una mismo nicho de negocio, como es la explotación de un camping, con sus servicios anejos; es evidente, por tanto, que cualquier actuación de la demandada a los efectos de publicitar su negocio y obtener cuotas de mercado ha de ser contemplado desde este punto de vista eminentemente concurrencial, específicamente, con la demandante que es su principal y casi unico competidor, por cuanto que es el otro negocio similar que existe en la ciudad; tampoco debe de perderse de vista que mientras que la actora, como pone de manifiesto de forma reseñada en la demanda lleva dedicándose a la actividad de explotar un camping en S. Sebastian desde hace mas cincuenta años, el camping de la demandada es de reciente creación, llevando algo mas de un año funcionando en la ciudad.
Se ha señalado doctrinalmente que los nombres de dominio no son sino la forma de localizar un ordenador en Internet, así como que su empleo no sólo alcanza la función de localización mencionada sino que puede usarse o sirve también para identificar a la persona, propietario del ordenador que mantiene la correspondiente página web, de modo que 'junto a la función técnica mencionada se ha superpuesto otra complementaria de indudable importancia por razón de la globalización tanto del mercado como de otros aspectos que el fenómeno Internet supone, cual es la de constituir elemento identificador de personas, productos, servicios, etc.,'. La sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 24 de septiembre de 2002 , define los nombres de dominio como las llaves electrónicas de las puertas virtuales que constituyen las páginas web, las cuales, así mismo, conforman un escaparate, a modo de local comercial, donde se exponen los productos o servicios de las empresas o particulares y señala que estos conceptos electrónicos, puesto que suponen creación mercantil e intelectual, deben ser objeto de protección por parte de todos los países y legislaciones.'
Sea la naturaleza jurídica del nombre de dominio, mixta con función de localización y de identificación y distinción del empresario que está detrás del mismo; asimilable a signos distintivos en cuanto indicadores comerciales del denominado mercado virtual; o se entienda que el nombre de dominio no tiene por sí mismo la naturaleza de signo distintivo, ni puede equipararse a uno de los signos típicos de la empresa; lo determinante ahora es que el aludido nombre de dominio puede desarrollar funciones distintivas de diferente naturaleza en Internet , «asociando el dominio convenientemente al sujeto, actividad o prestaciones que se encuentran en la web a la que da acceso» y que, como señala la doctrina, la posible identidad o semejanza fonética con alguno de los signos típicos del empresario permite someterlos a las normas que se ocupan de resolver los conflictos entre signos distintivos como las Leyes de marcas y de competencia desleal, aunque desde luego el fenómeno ofrece perfiles propios que deben tenerse en cuenta al resolver los conflictos'.
En términos generales se puede pensar que el utilizar términos descriptivos en los dominios de Internet, como los que aquí nos ocupan pueden llevar a confusión al consumidor medio, dado que esos términos genéricos no sirven para individualizar al titular del dominio y pueden confundir con otros operadores en el mercado que se dediquen al mismo producto o servicio; sin embargo, ese riesgo de confusión desaparece si en el listado de resultados aparece claramente diferenciados los productos o servicios en disputa y/o cuando el potencial consumidor entra en la pagina web a la que dirige el dominio registrado, si en la misma no se aprecia potencial confusión con el servicio o negocio de la competidora; normalmente el registro de dominios descriptivos como los que nos ocupan está admitido en cuanto a su concesión por los organismos competentes (prueba de ello es que la actora tiene registrados a su favor dominios del mismo carácter descriptivo); se considera, como indica el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que la denominación 'Camping de San Sebastian' no está exclusiva y directamente referida a la actora sino que es una denominación predominantemente descriptiva; es decir, solo en los casos en que esa denominación descriptiva esté tan asociada en el mercado con un determinado producto o servicio que el consumidor medio lo identifique por ella, se puede considerar que el registro como dominio de Internet por otro operador en el mercado puede ser con mala fe y para crear confusión con su propio producto o servicio; en otros casos, los dominios descriptivos no deben de considerarse por si confusorios, salvo en el caso de que redireccionen a una pagina web que sí sea apta para confundir.
Efectivamente, el registro de dominios descriptivos tiene como finalidad ocupar un lugar preferente después en los resultados de búsqueda, de modo que cuando el potencial cliente introduzca las palabras claves camping, San Sebastian, Donostia, etc.; la pagina web del registrante esté en una buena posición; en todo caso, efectuada la búsqueda con palabras claves, se puede comprobar que aparecen perfectamente diferenciadas las paginas webs de las dos partes, dado que por encima de los enlaces aparecen claramente identificadas como camping de Igeldo y camping de Igara.
Siendo tambien la función del dominio, fundamentalmente, vincularlo, a modo de llave de entrada a una determinada pagina web, se puede comprobar que, realizada la búsqueda con el dominio de la demandada, aparece una pagina web en la que se identifica a primera vista al camping como camping Igara de San Sebastian, lo cual no crea confusión con el camping de la actora, que como hemos indicado, es comúnmente conocido como camping Igueldo de San Sebastian o camping de Igeldo.
En todo caso, sí consideramos que, en términos mas estrictos, la demandada si utiliza la denominación camping de San Sebastian en determinados apartados secundarios de la pagina web, de forma que su puede ocasionar cierta confusión; así por ejemplo, en su correo
Esta utilización de formulas descriptivas, por parte de una empresa que inicia un negocio en una ciudad en la que solo hay otro similar y con mucha implantación y antigüedad, solo puede entenderse en términos concurrenciales como una forma de captar mercado, y esa captación forzosamente tiene un componente confusorio; es decir, si en vez de utilizar una forma mas identificativa que descriptiva, como puede ser camping Igara, se utiliza la descriptiva y genérica camping San Sebastian o la similar abreviada camping de SS, ello es apto para que clientes potenciales puedan asociar el negocio con el que tradicionalmente ha existido en la ciudad con la evidente confusión; consideramos, por tanto, que esta utilización, mas restringida de la denominación camping de San Sebastian sí supone una infracción concurrencial. Esta aptitud para confundir se considera probada desde el momento en que por parte del patronato de turismo del Ayuntamiento, tal como se recoge en la documental practicada, se indica que han recibido quejas y comentarios verbales de usuarios sobre la dificultad de identificar los dos establecimientos y la confusión sobre la denominación de los mismos.
Del mismo modo, si existe ese componente confusorio, el mismo va unido de forma lógica al componente de aprovecharse, por la propia confusión potencial, del prestigio, reputación o mayor reconocimiento general de la demandante, el cual, además de considerarse acreditado por la documentación acompañada a la demanda (docs. 2 a 8), no es discutido por la contraria.
Según el art. 12 LCD 'Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares.'
En este caso, aun cuando entendamos que la utilización de expresiones genéricas no supone una infracción de derechos marcarios, si consideramos que, en atención a que la actora lleva siendo durante mas de cincuenta años la única explotadora de un camping en la ciudad - lo que conlleva un determinado grado de reputación y reconocimiento general - la utilización de esas expresiones: 'camping de San Sebastian' lleva consigo un animo conurrencial ilícito como es el que el potencial consumidor lo llegue a identificar con el camping que hasta ahora había venido siendo el único en la ciudad o lo asocie o relacione de alguna manera al mismo, comunicándole de forma inconsciente la predisposición favorable que pueda haber provocado ese posible conocimiento previo de la reputación de la actora.
Dicho lo anterior , y a modo de recapitulación, si bien consideramos que la infracción está mas en la ultilización del correo indicado y en los perfiles de las redes sociales de la expresión 'camping de San Sebastian', mas que en el dominio en sí, no cabe duda de que éste facilita el acceso a la pagina web y a las redes sociales, de modo que participa de forma mediata en la infracción.
Por tales circunstancias consideramos que, efectivamente la utilización de esas denominaciones suponen actos de competencia desleal a los efectos del pedimento dos de la demanda.
SEXTO.- En relación con los pedimentos 3º y 4º de la demanda, se puede considerar en función de los mismos que la actora también articula las acciones previstas en el art. 32.1.2 º y 3º de la LCD , es decir:
2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.
3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.
Ello implica la eliminación de las expresiones infractoras en los términos solicitados y, como forma de remoción de los posibles efectos de la infracción, tal como habilita el apartado 2. del articulo, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia.
Por lo tanto, procede lo pedido, si bien en relación con la publicación, entendemos excesiva la publicación en tres diarios, como se pide, siendo suficiente la publicación en uno de los indicados en la demanda, a elección de la demandada y solo el fallo, no el texto completo de la sentencia.
Por todo ello, se estima parcialmente la demanda.
SEPTIMO.- La estimación parcial de la demanda supone que no se haga pronunciamiento en costas, de conformidad con lo prevenido en el vigente artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil .
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.
Fallo
Que estimando en parte la demanda promovida por GAROA S.A., representada por la procuradora Sra. Olaizola Bereciartua, contra ARISUTAGO S.L., representada por el Procurador Sr. Cifuentes Aranguren:
Se declara que el uso por la demandada de la denominación 'Camping de San Sebastian' y 'Camping de SS', su registro como nombre de dominio en Internet, como perfil en las redes sociales Facebook y Twitter, y uso en dicho concepto en sus paginas web de Internet, constituye actos de competencia desleal tipificados en la Ley de Competencia Desleal, en su articulo 6 (actos de confusión) y articulo 12 (explotación de la reputación ajena).
Se condene a la demandada a (i) dejar sin contenido los nombres de dominio
Se ordena la publicación a costa de la demandada del fallo de la presente sentencia en uno de estos tres diarios, a elección de la demandada: los diarios El Pais (Edición del Pais Vasco), El Diario Vasco y El Correo.
Se desestiman los demás pedimentos de la demanda.
No se hace pronunciamiento en costas.
Para interponer el recurso será necesaria la
No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.