Encabezamiento
JUZGADO MERCANTIL
NUMERO 7
BARCELONA
Procedimiento Nº 18/16
SENTENCIA
En Barcelona a 6 de septiembre de dos mil dieciséis
Vistos por mí, D. Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado Mercantil nº 7 de esta Ciudad, los autos del juicio ordinario Nº 18/16, seguidos a instancia de YOU CAN CHANGE IT INTERNATIONAL LDA. representada por D. Alejandro Font Escofet Procurador de los Tribunales y defendida por el Letrado D. David Gatell, contra EL BORDINY GLOBAL S.L. y LUIS MARI & SHAY S.C.P., representados por D. Procurador de los Tribunales D. Francisco Javier Manjarin Albert y defendidos por el Letrado D. Santiago de Nadal Arce.
Antecedentes
PRIMERO.- La demandante, representada por el Procurador D. Alejandro Font Escofet, formuló demanda de juicio ordinario sobre competencia desleal contra EL BORDINY GLOBAL S.L. y LUIS MARI & SHAY S.C.P. , alegó los fundamentos de derecho que estimó oportunos y terminó solicitando del Juzgado que se dictase sentencia de conformidad con sus pretensiones.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y se emplazó a la demandada para que en el plazo de veinte días contestara a la misma por escrito apercibiéndole de que, de no hacerlo así, se declararía su situación procesal de rebeldía; la demandada compareció para contestar a la demanda y oponerse a las pretensiones de la actora, solicitando la desestimación de la demanda y la condena en costas de esta última.
TERCERO.- Citados los litigantes al acto de la audiencia previa que tuvo lugar el día 9 de mayo de 2016 en el mismo comparecieron la parte actora y la parte demandada y se celebró con el resultado que consta en el acta y en la reproducción audiovisual.
CUARTO.- La práctica de las pruebas admitidas tuvo lugar en el juicio celebrado en fecha 30de junio de 2016 con el resultado que consta en el acta y en la reproducción audiovisual. Finalizado el acto de juicio quedaron los autos para sentencia.
QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales
Fundamentos
PRIMERO.- La parte demandante YOU CAN CHANGE IT INTERNATIONAL LDA. relata en la demanda, como hechos jurídicamente relevantes que fundamentan su pretensión, los siguientes:
a) YOU CAN CHANGE IT INTERNATIONAL LDA., demandante, es una sociedad portuguesa que tiene por objeto comercializar productos de calzado, entre otros y es titular de la marca internacional GALLIBELLE y de una patente portuguesa y otra internacional sobre sandalias con correas intercambiables.
b) La demandante comercializa su producto estrella que son sandalias para mujer con correas intercambiables, bajo la marca GALIBELLE, en varios países del mundo, con franquicias abiertas en Brasil, EEUU, Francia, Nueva Zelanda, Paises Bajos, Polonia, Mozambique, Israel.etc.
c) A finales de 2012 y principios de 2013 los Sres. Victorino y Balbino comenzaron a hacer pedidos a la actora en nombre de la entidad LIMA 4 SCP, a partir de julio a nombre de LUIS MARY & SHAY S.C.P. y a partir de enero de 2014 para la sociedad EL BORDINY GLOBAL. Tales pedidos tenían como destino la comercialización de las sandalias de la actora en dos establecimientos abiertos al público que la parte demandada tenía abiertos en Barcelona, en concreto en las calles Boquería y Llibretería.
d) La relación con la parte demandada, de una manera sucesiva con las citadas sociedades, era una especie de franquicia.
e) En noviembre de 2014 la sociedad EL BORDINY GLOBAL solicitó ante la OEPM el registro de la marca PITANGA. Bajo esta marca está comercializando sandalias con tiras o correas intercambiables, imitando las de la actora, en las citadas de Barcelona, junto con las sandalias GALIBELLE de la demandante.
f) En febrero de 2015 EL BORDINY solicitó el registro como modelo de utilidad de las sandalias de tiras intercambiables, que le fue concedido el día 2 de julio de 2015, con vulneración de los derechos de patentes titularidad de la actora.
g) La simple comparación visual de las sandalias GALIBELLE y las sandalias comercializadas por la demandada bajo la marca PITANGA pone de manifiesto la existencia de una clara imitación y el riesgo de confusión.
h) Los productos de la marca PITANGA están siendo facturados por la otra sociedad demandada LUIS MARI & SHAY SCP.
i) Con la marca PITANGA se está imitando no solo el producto de la actora, sino también la estrategia de marketing. En tal sentido las colecciones de la marca PITANGA también llevan nombres femeninos (ABRIL, CARLA, MAVI, SOL, ANGEL....) como las colecciones de sandalias de la actora.
Sobre la base de estos hechos, resumidamente expuestos, ejercita las acciones declarativa, de cesación, remoción, rectificación y resarcimiento de daños del art. 32 de la Ley de Competencia Desleal , en aplicación de los arts. 5 , 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .
La parte demandada alega, en síntesis, como cuestiones relevantes para el objeto del presente juicio, que la sociedad demandante representa a un fabricante brasileño, pero no fabrica las sandalias GALIBELLE, ni tiene una imagen propia ni ha inventado el producto; que a principios de 2014 comenzaron a producirse retrasos en la entrega de sandalias y de la tiras intercambiables por parte de la demandante, con la existencia además de algunos productos en mal estado; que la demandada se encontraba en una situación en que tenía sandalias en stock, pero por los incumplimientos de la actora, sin tiras intercambiables, razón por la cual decidió comprar las tiras a otro fabricante y crear su propio producto, con sus propias características y bajo su propia marca PITANGA; que el producto sandalias con tiras intercambiables no es un monopolio de la actora porque existen en el mercado otras marcas que comercializan sandalias de mujer con tiras intercambiables; que existen diferencias entre las sandalias de la parte actora y las de la demandada, puesto que las primeras evocan por sus colores a BRASIL y un tono tropical y las de la demandada son más austeras, más europeas; las sandalias PITANGA tienen plantillas de piel y no las sandalias GALIBELLE, figura el logo 'Piel' y 'Made in Spain' así como el signo PITANGA; y finalmente existen unas claras diferencias en cuanto a las tiras.
SEGUNDO.- Hechos probados. El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente estipula que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone, de tal modo que la parte actora ha de probar normalmente los hechos constitutivos de su derecho y la parte demandada los extintivos ( SSTS de 26 de junio de 1974 , 16 de diciembre de 1985 y 19 de diciembre de 1989 ).
En el supuesto enjuiciado han resultado acreditados los siguientes hechos que se estiman no controvertidos, a la vista de las alegaciones de las partes o sobre la base de la prueba documental aportada y no contradicha:
a) YOU CAN CHANGE IT INTERNATIONAL LDA. es una sociedad portuguesa que tiene por objeto comercializar productos de calzado, entre otros y es titular de la marca internacional GALLIBELLE.
b) La demandante comercializa las sandalias para mujer con correas intercambiables, bajo la marca GALIBELLE, en varios países del mundo, con franquicias abiertas en Brasil, EEUU, Francia, Nueva Zelanda, Paises Bajos, Polonia, Mozambique, Israel.etc.
c) A finales de 2012 y principios de 2013 los Sres. Victorino y Balbino comenzaron a hacer pedidos a la actora en nombre de la entidad LIMA 4 SCP, a partir de julio a nombre de LUIS MARY & SHAY S.C.P. y a partir de enero de 2014 para la sociedad EL BORDINY GLOBAL. Tales pedidos tenían como destino la comercialización de las sandalias de la actora en dos establecimientos abiertos al público que la parte demandada tenía abiertos en Barcelona, en concreto en las calles Boquería y Llibretería.
d) A finales de 2014 ambas partes finalizaron sus relaciones comerciales. En noviembre de 2014 la sociedad EL BORDINY GLOBAL solicitó ante la OEPM el registro de la marca PITANGA. Bajo esta marca está comercializando sandalias con tiras o correas intercambiables en las citadas tiendas de Barcelona.
e) En febrero de 2015 EL BORDINY solicitó el registro como modelo de utilidad de las sandalias de tiras intercambiables, que le fue concedido el día 2 de julio de 2015.
f) El producto de la actora, objeto del presente litigio, figura en los catálogos aportados con la demanda (doc. 4 de la demanda), así como físicamente aportado a los autos en el documento 27 de la demanda y en los documentos aportados con la contestación (cuerdas flojas 1 y 1 bis, 8. Finalmente se encuentra en la web titularidad de la actora www.galibelle.com. Como ejemplo gráfico de estas sandalias:
g) El producto de la demandada, objeto del presente litigio, se halla físicamente, en las restantes cuerdas flojas aportadas con la contestación, así como en el documento número 26 aportado por la parte actora y en la página web titularidad de la parte demandada www.pitangashoes.com.. Como ejemplo gráfico de estas sandalias:
TERCERO.- Actos de competencia desleal. Arts. 6 y 12 LCD .
3.1.El art. 6 de la LCD invocado por la parte actora, reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión en el mercado con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
3.2.Como sistematiza la SAP de Barcelona de 4 de julio de 2011 : La finalidad que se persigue con este ilícito concurrencial no está tanto en la protección de las empresas como en la de los consumidores (entendidos en el amplio sentido que también comprendería a profesionales, esto es, a los clientes) en su toma de decisiones de mercado. De manera que no todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión encuentra protección en esta norma sino exclusivamente cuando la confusión recae sobre el origen de la prestación.
3.3.Además se considera que, a diferencia del supuesto del art. 11, el ámbito propio de este artículo, el objeto inmediato de la conducta, son los signos distintivos (marca nombre, comercial, etc.) incluida la forma de presentación de los productos, cuya función principal es indicar el origen empresarial de los productos o servicios, siendo entonces la finalidad de las conductas confusorias desleales confundir sobre dicho origen.
3.4.Pues bien, en este caso, se considera que ninguno de los comportamientos que se recogen en la demanda y que se achacan a la parte demandada encuentran acomodo en este precepto, puesto que ambas partes utilizan únicamente sus propios signos distintivos y la demanda no hace referencia, ni directa ni indirectamente, ni existe comportamiento alguno del que se pudiera desprender la posibilidad de un riesgo de confusión con los signos distintivos de la demandante (GALIBELLE) y la demandada (PITANGA). Por tanto desde la óptica del art. 6 LCD que atiende, como se ha dicho, a una posible imitación de la presentación en el mercado (medios de identificación o de presentación del producto) y no a la creación material en sí misma considerada, no se aprecia la existencia de conducta desleal.
3.5.De la misma manera, por lo que se refiere al art. 12, al igual que el art. 6, el ámbito propio de este precepto es el de los signos distintivos y no el de las creaciones materiales que debe enjuiciarse por el art. 11.
CUARTO.- Actos de imitación (art. 11).
4.1.Siguiendo la STS 30 de diciembre de 2010 , el art. 11 LCD proclama el principio de la libre imitabilidad de las prestaciones, integrado dentro del principio de libre competencia, aunque admite las siguientes excepciones: i) 'que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley ( art. 11 .1 LCD ); ji) que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ( art. 11 .2 LCD ); o iii) que se trate de imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado ( art. 11 .3 LCD ) '. De tal forma que la apreciación de la deslealtad sancionada en el art. 11 LCD debe ser objeto de interpretación restrictiva [ SSTS de 13 de mayo 2002 , 30 de mayo de 2.007 y 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008 )].
4.2. Nos situamos, pues en este caso, en el ámbito de las excepciones del art. 11.2 LCD . Para la apreciación del ilícito competencial del art. 11.2 LCD , en la modalidad de imitación confusoria, aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial exigibles para todo acto desleal, que no se discuten en este caso, la jurisprudencia exige la confluencia de tres requisitos positivos y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa [doctrina contenida, entre otras, en la STS 15 de diciembre de 2008 ].
4.3.Los tres requisitos positivos son: i) la existencia de una 'imitación', la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos [ SSTS 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 ]; Y ii) la imitación debe serlo de creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, las características propias de éstos..., y no de las formas de presentación [ SSTS de 9 de junio de 2003 ; 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio y 22 de noviembre de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 10 y 17 de julio de 2.007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ]; y iii) la idoneidad de esta imitación para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, constituyendo la asociación 'la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza' [ SSTS de 11 de marzo de 2.004 y 7 de julio de 2009 ], Los dos requisitos negativos son 'que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la ley' y que no concurre la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del art. 11.2 LCD ' [ STS 15 de diciembre de 2008 ].
4.4.Respecto del primero de los requisitos positivos, que es la existencia de una imitación o copia de los elementos esenciales del producto imitado, es necesario valorar si concurre el elemento o requisito positivo denominado 'singularidad competitiva' y además una suficiente implantación en el mercado.
4.5.Tales requisitos concurre cuando la prestación, el producto imitado, en este caso las sandalias con tiras intercambiables GALIBELLE comercializadas por la actora, incorpore rasgos diferenciales que lo distingan suficientemente de otros productos o servicios de igual naturaleza, y además un asentamiento o implantación suficiente en el tráfico de la prestación original objeto de imitación. Y sea precisamente por la concurrencia de estos rasgos diferenciales por la que el consumidor asocie la prestación imitadora con la imitada, induciéndole a creer que procede del mismo empresario o de empresas vinculadas por algún tipo de concierto económico que autorice a una de ellas a aproximarse o a copiar esos rasgos singulares presentes en la prestación de la otra ( SAP Barcelona de 15 de Septiembre del 2011 , entre otras).
4.6.En este caso se aprecia, en primer lugar, con una valoración conjunta de las pruebas practicadas que el producto de la actora, las sandalias de tiras intercambiables GALIBELLE guardan singularidad competitiva. Los testigos franquiciados de la actora han puesto de relieve reiterada y destacadamente la naturaleza del producto como un producto único en el mercado, innovador que por sus características y prestaciones (diseño y colores, tiras intercambiables de diferentes diseños y colores, así como la facilidad del sistema de anclaje para hacer el cambio) lo diferencian de los demás de su misma naturaleza. Se trata de un producto que tiene un carácter singular de una manera clara a los ojos de un usuario medio normalmente informado si se pondera el producto con las pruebas presentadas en que se acompañadas el mismo o similar producto de otros fabricantes y marcas. La relación de páginas web con fotografías con competidores aportada por la parte demandada como documento 45 pone de manifiesto que no hay un producto semejante en el mercado.
4.7. El documento número 45 bis aportado con la contestación, que es un informe sobre búsqueda de diseños industriales similares al de la actora, concluye que por los diseños listados en el informe, las sandalias de la actora no producen una impresión general diferente en un usuario informado. No se comparte esta apreciación. El listado a que se refiere el informe recoge la fotografía de diversas sandalias de tiras para mujer. Este es el único elemento para la apreciación y comparación que, tratándose de una fotocopia borrosa en blanco y negro que no viene acompañada de ningún otro medio de prueba, impide alcanzar la misma conclusión a la que llega el informe. Al contrario, se puede observar en la fotografía que existen notables diferencias tanto en el número de tiras, como en el diseño de las mismas y en sistema de sujeción, sin que pueda concluirse que se trate de tiras intercambiables, con un sistema similar o no al de la actora.
4.8. En segundo lugar se valora que las sandalias de tiras intercambiables GALIBELLE tienen una suficiente implantación en el mercado, son conocidas en el mismo. Así se puede inferir del hecho de que existen muchas franquicias en diferentes países del mundo, de diferentes continentes y de las afirmaciones realizadas por los franquiciados que intervinieron como testigos en el acto de juicio.
4.9. En tercer lugar, se considera que existe un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a los productos de ambas partes. En tal sentido se valora que las sandalias de la marca PITANGA que son objeto de comparación tiene, en una visión de conjunto de ambos productos, una alta semejanza en sus características físicas y de diseño con las sandalias de la actora y carece de elementos diferenciadores suficientes que permitan alejar dicho riesgo. Asimismo, en esta línea, se estima que las modificaciones que la parte demandada alega haber realizado a las sandalias, relativas a la temática y colores de las mismas, no son suficientes como para alejar el riesgo de asociación en la visión de conjunto que se ha de realizar de ambos productos, que no sólo de una o varias características singulares. Además, el hecho de que a las sandalias de la parte demandada se añada el signo PITANGA tampoco aleja el referido riesgo dado que dicho signo no es fuerte, no es suficientemente distintivo en el mercado. Finalmente se valora que no existe justificación objetiva alguna que permita afirmar que la parte demandada no podía razonablemente introducir variantes significativas en el producto de la parte actora.
4.10.En consecuencia se considera que la conducta enjuiciada puede encuadrarse en el ilícito concurrencial del art. 11.2 de la LCD como imitación confusoria, pudiendo estimarse la pretensión declarativa de la parte actora. Relacionadas con la pretensión declarativa está las acciones de cesación y de remoción que se incluyen en el suplico y que también procede estimar.
QUINTO.-Actos de engaño. Art. 5
5.1.El Art. 5. de la Ley de Competencia Desleal invocado por la parte demandante dispone que: Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.
5.2.Para la parte actora existe engaño por cuanto la parte demandada realiza manifestaciones en el mercado dirigida a los consumidores, tanto en su página web como en presentaciones en ferias y sus establecimientos abiertos al público, en que se afirma que su producto, sus sandalias, son innovadores, novedosos y exclusivos.
5.3.Pues bien, del fundamento anterior se puede deducir que se trata de una información que no se ajusta a la realidad y que por su naturaleza puede inducir a error a los consumidores que altere su comportamiento económico, su decisión de compra en relación con otros productos similares que carecen de la característica que se destaca en la información que se considera inveraz.
5.4.En consecuencia se considera que la conducta enjuiciada puede encuadrarse también en el ilícito concurrencial del art. 5 de la LCD como acto de engaño, pudiendo estimarse la pretensión declarativa de la parte actora. Relacionada con la pretensión declarativa está la acción de rectificación que se incluye en el suplico y que también procede estimar. No obstante se considera desproporcionado con la naturaleza de la acción tanto la publicación en medios de comunicación relacionados con la moda (al no especificarse en el suplico cuales se debe entender que todos) como el envío por carta notarial a los organizadores de la feria de Madrid.
SEXTO.- Acciones indemnizatorias. Resarcimiento de daños y perjuicios.
6.1.La parte actora interesa que se condene a la demandada al pago, en concepto de daños y perjuicios por las conductas desleales, de la cantidad de 202.719,38 euros. Esta cantidad ha sido calculada según los siguientes conceptos, sobre la base del informe pericial aportado como documento 37 de la demanda:
- Daño emergente por el valor económico del know-how que se valora en la cifra de 16.565 euros calculada sobre la base de la capacidad de la empresa de generar recursos económicos y de efectivo en España, tomando como referencia las ventas y márgenes bruto y neto de los ejercicios 2014 y 2015.
- Lucro cesante, como beneficio dejado de obtener por la demandante en el año 2015 que se cifra en 96.331,41 euros que es la cantidad facturada a la demandada EL BORDINY y a LIMA 4 en el año 2014.
- Lucro cesante por el valor que tiene la marca y la licencia de explotación de la patente de la actora, que se cifran en 89.822,97 euros, calculados sobre la base de los gastos de inscripción de marca y patente, de invención y desarrollo y de publicidad y marketing entre los años 2012 a 2015.
6.2.La acción de resarcimiento de daños y perjuicios exige la acreditación por la parte que la ejercita de la concurrencia de un daño patrimonial, sea daño emergente o lucro cesante, que el autor procedió con dolo o culpa, así como la existencia de una relación de causalidad entre el acto de competencia desleal y el daño o perjuicio causado.
6.3.En este caso, en primer término, se ha de poner de relieve que de los conceptos indemnizatorios que se incluyen en la demanda, procedentes del dictamen pericial, no se aprecia la existencia de un nexo causal entre la conducta desleal relativa a la imitación confusoria, con el daño que se afirma producido al llamado know-how de la demandante, ni por el lucro cesante que se reclama derivado del valor de la marca y la licencia de explotación de la patente del actor, ni los gastos de publicidad y marketing. Únicamente se estima en este caso resarcible, mediante el ejercicio de la acción de resarcimiento, el lucro cesante como ganancia dejada de obtener por la parte demandante como consecuencia de la irrupción en el mercado de las sandalias de la parte demandada infractoras por imitación confusoria.
6.4.La cuantificación de la ganancia dejada de obtener se hace por la parte actora a través del dictamen pericial aportado como documento 36 de la demanda. En este dictamen se concreta el daño en la cifra de 96.331,41 euros que es la cantidad facturada a la demandada EL BORDINY y a LIMA 4, antecesora de la otra demandada, en el año 2014. De esta manera se calcula la ganancia dejada de obtener para el ejercicio 2015 mediante una simple traslación de datos del ejercicio anterior. Ante la ausencia de un dictamen pericial contradictorio, se ha de partir de la base de los datos recogidos en el dictamen pericial de la actora. En tal sentido el dictamen pericial aportado por la parte actora se ha emitido bajo las condiciones a que se refiere el art. 335.2 de la LEC , que no concurre causa de tacha y que el perito ha sido sometido a preguntas y aclaraciones por ambas partes bajo juramento o promesa de decir verdad de manera que, a priori, no procede cuestionar de manera generalizada sus conclusiones y en particular se debe partir de la veracidad, (pues lo contrario estaría castigado incluso penalmente), de sus afirmaciones relativas a que las cuantías finales que incluye en su dictamen que se corresponderían con las cuentas de la actora y con soportes documentales de la demandante. Los documentos 15 y 27 aportados con la contestación son, por un lado un grupo desordenado de facturas y por otro un listado unilateral de compras, que debieran haber sido completados con la correspondiente pericial. Finalmente, las posibles compensaciones económicas o reclamaciones por daños generados de posibles incumplimientos contractuales excede del objeto de este procedimiento y deberían ventilarse, en su caso, en otro procedimiento.
6.5.El criterio de cuantificación de los daños por lucro cesante seguido por la parte actora parece razonable, incluso comedido al reclamar únicamente por traslación de datos del ejercicio anterior las ganancias frustradas, como ventas no realizadas en 2015 a los demandados, sin tener en cuenta posibles proyecciones de ejercicios posteriores, ni datos económicos relacionados con las ventas realizadas por la parte demandada.
6.6.Por todo ello procede condenar a la parte demandada a abonar solidariamente a la actora en la cifra de 96.331,41 euros.
SÉPTIMO.- Acciones indemnizatorias. Enriquecimiento injusto.
7.1.La parte actora reclama por este concepto, aunque también lo encuadra en la acción anterior, el precio de la licencia que tendrían que haber solicitado las demandadas para fabricar y explotar sandalias con tiras intercambiables protegidas por la patente internacional y la patente portuguesa.
7.2.La parte demandada afirma que la actora 'ha dejado morir' la patente internacional y que la patente portuguesa es nula.
7.3.Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el ejercicio de esta acción, el actor debe haber sufrido un real y efectivo empobrecimiento, correlativo al enriquecimiento del demandado ya sea por ahorro de costes o por la obtención de una ganancia a costa del titular del bien jurídicamente protegido; y en base al esquema causalista de nuestro sistema, tanto la doctrina como la jurisprudencia exigen que no concurra una justa causa de la atribución patrimonial, entendiendo por tal aquella situación jurídica que, de conformidad con el ordenamiento, autoriza a su beneficiario para recibirla y conservarla, lo cual puede ocurrir porque existía un negocio jurídico válido y eficaz, o una disposición legal que permita aquella consecuencia, entre otras causas. Además, conforme a la literalidad del art. 18.6. de la LCD no cabe exigir que se haya vulnerado un derecho de marca, de patente, de diseño industrial o de propiedad intelectual. Se trata de una acción conferida al titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual, o bien al de ciertos bienes económicos protegidos por el ordenamiento mediante instrumentos distintos, ante la comisión de un acto de competencia desleal, así calificado conforme a las tipificaciones de la LCD (no ya por la mera violación del derecho de exclusiva), que haya lesionado esaposición jurídica.
7.4.En este caso, la parte actora sitúa en el marco de la acción de enriquecimiento injusto el precio de la licencia que tendrían que haber solicitado las demandadas a la actora para explotar sus sandalias. Este planteamiento, que de entrada se estima razonable, no aparece sin embargo reflejado en el dictamen pericial al que se remite la demanda. La demanda habla de precio de la licencia y dice que por este concepto se reclaman los 202.719,38 euros que es la cifra total que refleja el dictamen pericial por todos los conceptos. Y si acudimos al dictamen pericial no encontramos un apartado en que calcule específicamente el precio de una licencia, sino una cifra de 89.822,97 euros, calculados sobre la base de los gastos de inscripción de marca y patente, de invención y desarrollo y de publicidad y marketing de marca y patente entre los años 2012 a 2015. Pero estos conceptos no se corresponden por sí solos con el precio de una hipotética licencia y no son atendibles por la vía del enriquecimiento injusto, sino por la acción de resarcimientos de daños causados, de acreditarse el daño y el nexo causal.
7.5.Por otra parte se ha de recordar que el artículo 66.2 b) de la Ley de patentes dispone que para fijar la indemnización por daños y perjuicios debida al titular de una patente (o de un modelo de utilidad) se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado, una serie de criterios, entre los cuales se encuentra el referente a 'la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho'. A su vez, la Ley de marcas, en su artículo 43.2 , preceptúa que para fijar la indemnización de daños y perjuicios por la infracción de una marca se podrá tener en cuenta, a elección del demandante, 'la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho'. Y un contenido similar presenta el artículo 55.2 b) de la Ley de protección jurídica del diseño industrial, y el artículo 140.2 b) de la Ley de propiedad intelectual .
7.6.Además la jurisprudencia también ha venido destacando que en estos casos es cuando cobra mayor sentido la aplicación de la doctrina de los daños ex re ipsa, según la cual, producida la infracción del derecho, han de presumirse producidos los daños y perjuicios. Así, por ejemplo, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 40/2008 de 5 febrero o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 28ª, nº 153/2009, de 10 de junio de 2009 .
7.7.Pues bien, en este caso se valora que ha existido un ilícito concurrencial que ha supuesto la introducción en el mercado de unas sandalias con imitación desleal de las sandalias de la actora, sin licencia y después de rotas unas previas relaciones comerciales entre las partes. Cabe presumir entonces un daño en el sentido antes indicado. Pero la conducta desleal se ha desarrollado a través de dos establecimientos abiertos al público en la ciudad de Barcelona, lo que supone que no se haya producido una excesiva difusión del producto y con una marca propia que no permite apreciar una claro daño al prestigio o imagen del producto de la actora. Por otro lado, la demandante utiliza para permitir el uso de producto el método de las franquicias y contratos afines a la misma, sin que se haya probado cuales son los cánones abonados por los franquiciados habitualmente. Por todo ello se estima de una manera razonable y ponderada un porcentaje de un 10% sobre la facturación de los productos GALIBELLE en España en 2014, que asciende a la cifra de 96.331,41 euros, lo que da una cantidad de 9.633 euros que deberán ser abonados por las demandadas a la actora en concepto de enriquecimiento injusto.
OCTAVO. Acción de publicación.
8.1.La parte actora interesa por último la publicación de la sentencia en los diarios La Vanguardia y El Periódico así como en su página web y en su página de Facebook.
8.2.En orden a las peticiones de condena a la publicación de la sentencia o la parte dispositiva en diversos medios, se considera que al condenarse a la rectificación de la información engañosa y que los efectos derivados de la conducta desleal han sido objeto de resarcimiento por la vía indemnizatoria, no procede acordar la publicación de la sentencia, en los términos interesados por la parte demandante.
NOVENO.-Costas.- Teniendo en cuenta que la demanda ha resultado estimada parcialmente, cada una de las partes abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad en aplicación de lo previsto en el párrafo primero del art. 394.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso.
Fallo
QueESTIMO parcialmentela demanda formulada por D. Alejandro Font Escofet, en nombre y representación de YOU CAN CHANGE IT INTERNATIONAL LDA., yDECLAROque EL BORDINY GLOBAL S.L. y LUIS MARI & SHAY S.C.P. han realizado conductas desleales de engaño y de imitación desleal objeto de este procedimiento y
CONDENOa EL BORDINY GLOBAL S.L. y LUIS MARI & SHAY S.C.P. a cesar en la fabricación y explotación comercial en el mercado nacional, internacional y en plataformas digitales de las sandalias con tiras o correas intercambiables de la marca PITANGA objeto de este procedimiento.
CONDENOa EL BORDINY GLOBAL S.L. y LUIS MARI & SHAY S.C.P. a retirar del mercado nacional e internacional y de toda plataforma digital, así como a destruir bajo su cuenta el stock y existencias de las sandalias con tiras o correas intercambiables de la marca PITANGA objeto de este procedimiento.
CONDENOa EL BORDINY GLOBAL S.L. y LUIS MARI & SHAY S.C.P. a publicar en su página web y en su página de Facebook que las sandalias con tiras o correas intercambiables de la marca PITANGA objeto de este procedimiento no son una creación innovadora ni un modelo exclusivo de dicha marca sino una imitación de las sandalias con tiras y correas intercambiables de la marca GALIBELLE.
CONDENOa EL BORDINY GLOBAL S.L. y LUIS MARI & SHAY S.C.P. a abonar solidariamente a la parte demandante la cantidad de 96.331,41 euros por daños y perjuicios, más otros 9.633 euros en concepto de enriquecimiento injusto.
ABSUELVOa EL BORDINY GLOBAL S.L. y LUIS MARI & SHAY S.C.P. de las restantes pretensiones formuladas en su contra.
No se imponen las costas procesales a ninguna de las partes.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ante este Juzgado, por escrito y con la firma de Letrado, para su resolución por la Audiencia Provincial.
Para la impugnación de esta resolución será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitida a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en laCuenta del Expedientede este Juzgado abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número5080/0000/00/número de autos/año, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' código 02 Civil-Apelación (50 €). La consignación deberá ser acreditada al interponer el recurso ( disposición adicional 15.ª de la LOPJ ). Las instrucciones completas para la realización del ingreso constan en la página oficial del Ministerio de Justicia: www.mju.es
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída ha sido la presente resolución en audiencia pública por el Sr. Juez que la firma en el día de su fecha, doy fe.
