Sentencia Civil Nº 23/2016, Juzgados de lo Mercantil - Donostia-San Sebastián, Sección 1, Rec 479/2015 de 26 de Enero de 2016

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE DONOSTIA

DONOSTIAKO 1 ZK.KO MERKATARITZA-ARLOKO EPAITEGIA

TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA 1 3ª Planta - C.P./PK: 20012

TEL.: 943 00 07 29

FAX: 943 00 43 86

NIG PV/ IZO EAE: 20.05.2-15/006440

NIG CGPJ / IZO BJKN : 20069.47.1-2015/0006440

Procedimiento / Prozedura: Proc.ordinario / Prozedura arrunta 479/2015 - H

Materia: COMPETENCIA DESLEAL Y ACCION DE RESPONSABILIDAD DEL ADMDOR

Demandante / Demandatzailea: XAXUETA S.L. y Pedro Enrique

Abogado/a / Abokatua:

Procurador/a / Prokuradorea: JESUS ARBE MATEO y JESUS ARBE MATEO

Demandado/a / Demandatua: Celestina y Alfredo

Abogado/a / Abokatua:

Procurador/a / Prokuradorea: JUAN CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ

S E N T E N C I A Nº 23/16

JUEZ QUE LA DICTA: Dª ITZIAR OTEGUI JÁUREGUI

Lugar: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Fecha: veintiséis de enero de dos mil dieciséis

PARTE DEMANDANTE: XAXUETA S.L. y Pedro Enrique

Abogado: JORDI MARÍA RAMENTOL MESA

Procurador: JESÚS ARBE MATEO

PARTE DEMANDADA Celestina y Alfredo

Abogado: RAÚL TENÉS ITURRI

Procurador: JUAN CARLOS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

OBJETO DEL JUICIO: COMPETENCIA DESLEAL Y ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR

Dña. ITZIAR OTEGUI JÁUREGUI, Jueza de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de juicio ordinario registrados con el número 479/2015, promovidos por XAXUETA, S.L. y D. Pedro Enrique , representados por el procurador de los tribunales. D. Jesús Arbe Mateo y asistidos por el letrado D. Jordi María Ramentol Mesa contra D. Alfredo y DÑA. Celestina , representados por el procurador de los tribunales D. Juan Carlos Fernández Sánchez y asistidos por el letrado D. Raúl Tenés Iturri sobre competencia desleal.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 8 de junio de 2015 el procurador de los tribunales demandante, en el nombre y representación que acreditó, formuló ante este Juzgado demanda de juicio ordinario en la que alegó, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso y terminó suplicando al Juzgado el dictado de una sentencia por la que:

'1. Se declare que el Sr. Alfredo y Celestina han incurrido en las conductas en los actos de competencia desleal previstos en la Ley de Competencia Desleal. 2. Se prohíba al Sr. Alfredo y Celestina llevar a cabo las conductas desleales que perjudican gravemente a Xaxueta, SL. 3. Se condene solidariamente a los demandados Sr. Alfredo y Celestina a pagar a favor de mis mandantes una indemnización de daños y perjuicios que se estima indicativamente entre 401.869,50 y 300.000 €, por ser la pérdida de valor de Xaxueta, SL por su actuación negligente. Y que siendo el promedio la cantidad de 350.934,75 €, se designa de forma indicativa. 4. Que se publique la sentencia que estime los pedimentos de esta demanda en la prensa que tenga mayor difusión en Tolosa. 5. Acumulada y/o subsidiariamente se estime la acción de responsabilidad del administrador instada únicamente contra el Sr. Alfredo , condenándole a pagar a favor de mis mandantes una indemnización de daños y perjuicios que se estima indicativamente entre 401.869,50 y 300.000 €, por ser la pérdida de valor de Xaxueta, SL por su actuación negligente. Y que siendo el promedio la cantidad de 350.934,75 €, se designa de forma indicativa. 6. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada. '

Los hechos alegados en la demanda son, sucintamente, los siguientes:

D. Pedro Enrique y D. Alfredo son socios al 50% de la sociedad Xaxueta, y se ocupan de la explotación de la afamada pastelería Gorrotxategi de la localidad de Tolosa desde la jubilación de su padre. D. Pedro Enrique es director comercial, D. Alfredo jefe de producción y Dña. Celestina se dedica a labores de gestión administrativa. D. Alfredo ha dejado de prestar sus servicios como jefe de producción sin previo acuerdo de la junta de socios, ha procedido al registro de la marca RAFA GORROTXATEGI y ha iniciado acciones de publicidad donde se muestra su imagen dejando de lado la tradicional utilizada por Xaxueta.

En la demanda se expone que debido a desavenencias entre los socios, D. Pedro Enrique tiene el fundado temor de que D. Alfredo cuenta con un plan preparado para abandonar Xaxueta, S.L. y continuar en su nombre con la elaboración y distribución de sus propios productos a clientes de Xaxueta, incluso con la colaboración de varios trabajadores que le seguirían en su proyecto. En relación a Dña. Celestina , muestra su sospecha de que podría servirse de la información de los clientes para ofrecerles los nuevos productos, pero por un canal diferente a Xaxueta colaborando con D. Alfredo . Informa de circunstancias extrañas en la empresa en relación a pedidos realizados por D. Alfredo tras la voluntad de cese en sus funciones y la existencia órdenes de pago que no se corresponden con servicios prestados a Xaxueta. Así mismo, de la convocatoria a junta de socios para el día 17 de junio de 2015 para la disolución de la sociedad, para poder dedicarse a su propio proyecto. También ha presentado su baja voluntaria como autónomo.

Considera que dichas actuaciones son constitutivas de competencia desleal por los dos demandados y también de responsabilidad del administrador D. Alfredo .

SEGUNDO.- En el Otrosí Segundo de la demanda se incluyó la petición de adopción de medida cautelar inaudita parte, o subsidiariamente previa audiencia de los demandados, consistente en la orden judicial de cese y prohibición provisional de la actividad de competencia desleal denunciada.

Admitida a trámite la demanda mediante decreto de 11 de junio de 2015 se formó pieza separada nº 13/2015 para tramitar la solicitud de medida cautelar y mediante providencia de misma fecha, se acordó la procedencia de resolver sobre la misma previa audiencia de la demandada, para lo cual se celebró vista el día 26 de junio de 2015. La medida fue desestimada mediante auto de 29 de junio de 2015, el que fue objeto de recurso de apelación por la parte actora.

TERCERO.-El decreto de 11 de junio dio traslado de la demanda a la parte demandada para que compareciese y contestase a la misma, lo que hizo en el sentido de oponerse.

En su contestación, de 6 de julio, expuso en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso y terminó suplicando al Juzgado el dictado de una sentencia:

'¿acordando desestimar la demanda y condenando aD. Pedro Enrique al pago de las costas causadas y que se causen en la tramitación de este procedimiento'.

El contenido de su contestación se resume a continuación:

Informa de que los productos de Xaxueta se comercializan bajo la marca 'GORROTXATEGI', de la que es titular D. Juan Ignacio , quien también cedió el uso gratuito del local a la sociedad. Así mismo, de que D. Alfredo ha procedido durante los últimos años a transformar el negocio, renovando el catálogo de productos y variando la imagen.

Expone que han surgido desavenencias entre los hermanos y sus respectivas funciones en la empresa, con incidencia en el estado de salud de los trabajadores. Las cuentas de la sociedad no han sido aprobadas desde el 2011 tras el último intento en la junta convocada en diciembre de 2014. En esta situación, D. Pedro Enrique ha intervenido las cuentas de correo de D. Alfredo y Dña. Celestina y ha propagado el rumor de su falsa relación extraconyugal.

D. Alfredo comunicó a su hermano la voluntad de disolver la sociedad y ha registrado la marca 'RAFA GORROTXATEGI' previa autorización de su padre sin que la misma haya sido impugnada.

Los diversos intentos de acuerdo entre los hermanos con posibilidad de que D. Pedro Enrique vendiera su parte de la sociedad a D. Alfredo bajo determinadas condiciones no llegaron a fraguar por la mala fe de D. Pedro Enrique dirigida a provocar el aumento de valor de la sociedad y la desaparición del libro de recetas, del disco duro del ordenador de Dña. Celestina y el acopio de almendra. La dimisión de D. Alfredo se produjo una vez fracasadas las negociaciones, de lo cual informó a su hermano, a los gestores, trabajadores y clientes. También convocó una junta para aprobar las cuentas anuales o la disolución de la sociedad en junio de 2015, cuya celebración fue impedida por D. Pedro Enrique .

Considera que no existen actos concurrenciales, dado que no se ha desarrollado ningún acto por D. Alfredo en el mercado. El registro de la marca 'RAFA GORROTXATEGI' se realizó con la autorización del titular de la marca 'GORROTXATEGI' y no es cierto que la haya publicitado ni haya diseñado el packaging. Los pedidos y gestiones realizados han sido para Xaxueta y su decisión de dimisión se ha realizado con antelación suficiente para la provisión de su puesto. En relación a Dña. Celestina , no especifica la conducta cometida que considera desleal.

Niega de la misma manera que los actos de D. Alfredo puedan generar responsabilidad como administrador, al no poder ser obligado a desempeñar su puesto en la sociedad ni haberse acreditado un daño directo en el patrimonio de D. Pedro Enrique .

La parte demandada plantea las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de acción y de defecto en el modo de proponer la demanda

La demanda reconvencional formulada en el escrito de contestación a la demanda con petición de disolución de la sociedad no fue admitida a trámite mediante auto de 17 de julio.

CUARTO.-Convocadas las partes a la audiencia previa al juicio el día 19 de octubre de 2015, comparecieron todas a la misma. No se alcanzó acuerdo entre ellas y la audiencia prosiguió para el resto de sus finalidades. La parte demandada mantuvo las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de acción y de defecto en el modo de proponer la demanda. Todas ellas fueron consideradas relativas al fondo y por lo tanto, objeto de resolución de la sentencia. La parte demandada recurrió en reposición la consideración de que el defecto en el modo de proponer la demanda afectara al fondo del asunto, por no contar con posibilidad de defenderse, recurso que fue desestimado.

La parte actora solicitó la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal con base en el artículo 40 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC), al haberse interpuesto querella en el juzgado de instrucción nº 2 de San Sebastián frente a D. Jaime y D. Don Manuel por falso testimonio vertido en la pieza de medidas cautelares. Se desestimó la petición continuando con la celebración de la audiencia previa por los motivos que constan en acta.

Formulada la petición de prueba y resuelta esta en los términos que constan en autos se señaló día para el juicio.

Mediante escrito de 2 de diciembre el procurador de los tribunales Sr. Fernández Sánchez solicitó la presentación de un nuevo documento al amparo del artículo 270.1.1º de la LEC por ser de fecha posterior a la audiencia previa. Se admitió su unión a los autos por providencia de 9 de diciembre de 2015.

QUINTO.-Mediante escrito de 10 de diciembre las partes solicitaron que se tuviera por desistida a la parte actora respecto de la acción dirigida frente a Dña. Celestina sin expresa imposición de costas. Por decreto d 14 de diciembre se acordó el sobreseimiento del proceso respecto de la demandada Sra. Celestina sin imposición de costas.

SEXTO.-El día 18 de enero de 2016 se celebró el juicio en el que se practicó la siguiente prueba: interrogatorio del demandado, testificales de D. Ruperto , D. Teodosio , D. Jose Carlos , Dña. Dulce , D. Carlos Antonio , Dña. Fátima , Dña. Guillerma y D. Juan Antonio y las periciales de D. Victor Manuel y D. Alejandro .

Emitidas las conclusiones, el juicio quedó visto para sentencia.

SÉPTIMO.-La tramitación de los autos ha seguido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto del juicio.

El presente juicio ordinario versa sobre la demanda interpuesta por D. Pedro Enrique y Xaxueta, S.L. contra D. Alfredo por considerar que ha incurrido en actos de competencia desleal. Estos consistirían en dejar de prestar sus servicios como jefe de producción en Xaxueta, S.L. sin previo acuerdo de la junta de socios, proceder al registro de la marca 'RAFA GORROTXATEGI' y a publicitarse con su imagen dejando de lado la tradicional utilizada por Xaxueta; en ejecución de un plan para abandonar la empresa y continuar en su nombre con la elaboración y distribución de sus propios productos a los clientes de Xaxueta, incluso con la colaboración de varios trabajadores que le seguirían en su proyecto.

Considera que tales actos han de ser calificados de actos contrarios a la buena fe, actos de confusión, de explotación de la reputación ajena, inducción a la infracción contractual por parte de trabajadores o clientes y subsidiariamente actos de engaño, conforme a los artículos 4 , 6 , 20 , 25, 12 , 14 y 5 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (LCD) y ejercita las acciones de declaración de deslealtad, de prohibición de llevar a cabo la conducta y de resarcimiento de los daños causados previstas en el artículo 32.1 1 º, 2 y 5º de la LCD . Así mismo, solicita la publicación de la sentencia en la prensa que tenga mayor difusión en la prensa de conformidad con el artículo 32.2 de la LCD .

De modo acumulado y/o subsidiario se ejercita una acción individual de responsabilidad del administradorpor D. Pedro Enrique de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Sociedades de Capital con reclamación de los daños y perjuicios causados.

A la vista de la oposición formulada, el objeto del juicio exige primero analizar las diferentes excepciones planteadas de falta de legitimación activa y falta de acción por no haberse impugnado el registro de la marca 'RAFA GORROTXATEGI' ni ser la parte actora titular del derecho de la marca 'GORROTXATEGI'. Ha de analizarse después si se cumplen los presupuestos del artículo 2 de la LCD para poder hablar de cualquier tipo de acto de competencia desleal y que resolverían lo que la parte demandada plantea como una falta de legitimación pasiva por no existir actos concurrenciales. De cumplirse, se analizaría la conducta descrita en la demanda a la luz de los diferentes artículos de la LCD que se invocan como infringidos y de declararse la competencia desleal, se resolvería sobre la procedencia de la petición de resarcimiento, dando solución a los que se plantea como un defecto en el modo de proponer la demanda. De desestimarse la acción de competencia desleal, se entraría a resolver sobre la posible responsabilidad de D. Alfredo como administrador y de reconocerse, sobre la indemnización solicitada.

SEGUNDO.- Falta de legitimación activa y falta de acción.

La parte demandada defiende que la demanda se asienta sobre el hecho de que D. Alfredo ha procedido al registro de la marca 'RAFA GORROTXATEGI', reputándolo desleal y considera que los restantes actos alegados, son meros juicios de intenciones.

En relación al acto, informa de que la inscripción fue autorizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), previa autorización del titular de la marca 'GORROTXATEGI' D. Juan Ignacio . Dado que los demandantes no se opusieron a la concesión mediante los mecanismos concedidos por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), defiende que no pueden ahora impedir su uso al amparo de la LCD.

De forma subsidiaria, alude a la falta de acción para el ejercicio de la acción marcaria, dado que ni D. Pedro Enrique ni Xaxueta son titulares de la marca 'GORROTXATEGI'.

Las excepciones planteadas han de ser desestimadas por los motivos que se exponen.

La LEC dedica a la legitimación su artículo 10 según el cual:

'Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso'.

La legitimación ad causamse puede definir como el nexo que ha de existir entre el actor y la pretensión que ejercita, vínculo que permitiría su estimación, lo sea o después no en función de la valoración del aspecto fáctico y jurídico en la sentencia.

En este sentido resulta claro el siguiente pronunciamiento contenido en el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4ª, 223/2005, de 30 de diciembre .

'Se considera al examinar la legitimación activa que la cuestión procesal afecta al orden público. Tal poder concreto, en los asuntos civiles, se considera ínsito en quien por afirmar la titularidad del derecho pretende acreditar por ello el máximo interés en su satisfacción. Pero la legitimación no radica en la mera afirmación de un derecho sino que, también, depende de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden.

En suma, la legitimación en el proceso civil se manifiesta como un problema de consistencia jurídica, en cuanto exige la adecuación entre la titularidad jurídica que se afirma y el objeto jurídico que se pretende, lo que se traduce en que el tema de la legitimación comporta una «questio iuris» y no una «questio facti» que, aunque afecta a los argumentos jurídicos de fondo, puede determinarse con carácter previo a la resolución del mismo, pues únicamente obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen'.

En el ámbito concreto de la LCD, hemos de tener presente la legitimación prevista en su artículo 33.1 :

'Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª'

Según se reconoce en la Exposición de Motivos de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios(que traspuso al ordenamiento jurídico español la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa,) 'Las normas que imponen la protección de la libre competencia o prohíben la competencia desleal protegen a los consumidores de la misma manera que protegen el funcionamiento del mercado y los intereses de los operadores económicos que actúan en el mismo. Es por ello que esta ley articula la protección de los consumidores teniendo en cuenta las exigencias del propio mercado y los legítimos intereses de los operadores económicos que actúan en el mismo.

La legitimación que concede la LCD y su finalidad de protección de los legítimos intereses de los operadores económicos que actúan en el mercado, permiten entender que Xaxueta, S.L. y D. Pedro Enrique , como operadores económicos en el mercado, están legitimados para ejercitar la acción de competencia desleal por entender que las actuaciones del demandado (registro y uso de la marca 'RAFA GORROTXATEGI', abandono de su puesto en la empresa sin previo aviso, acciones publicitarias, oferta a trabajadores para marcharse con él a su nueva empresa...) afectan a la leal competencia y ello les ha generado un perjuicio.

Existe un nexo coherente entre la pretensión y la posición de los demandantes, como competidores en el mercado, que permite considerarles parte legítima en el proceso.

La alegación de la defensa de D. Alfredo de una excepción material referida a los derechos marcarios de D. Alfredo , no priva de legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a los demandantes. Esta legitimación, como ya se ha explicado más arriba, se resuelve como cuestión previa a la prosperabilidad de su pretensión, momento en el que deberá valorarse la incidencia de los derechos de propiedad industrial del demandado conforme a la LM.

Además, no solo se alegan como desleales actos relacionados con la marca 'RAFA GORROTXATEGI', sino también con el cese en su cargo o con el proyecto individual al que se habría invitado a los empleados de Xaxueta, S.L., lo que, en todo caso, exige desestimar la excepción de falta de legitimación.

Finalmente, la excepción de falta de acción que se plantea como subsidiaria, ha de ser descartada, dado que los demandantes no ejercitan una acción de nulidad de marca para la que no estarían legitimados, sino una acción de competencia desleal.

TERCERO.- Falta de legitimación pasiva por inexistencia de actos concurrenciales.

Defiende la parte demandada que D. Alfredo no ha podido incurrir en ningún acto de competencia desleal porque no ha llegado a intervenir en el mercado y por tanto, no ha existido concurrencia. Niega que hayan existido actos preparatorios de los que se desprenda su intención inminente de competir en el mercado a corto plazo con Xaxueta, S.L. Considera que los temores de D. Pedro Enrique no son suficientes para la aplicación de la LCD conforme a su artículo 2 dedicado al ámbito objetivo de la norma.

La disposición dice así:

'1.Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

2.Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.

3.La ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no'.

Según el precepto, el acto que se considera desleal ha de ejecutarse en el mercado, de manera externa y no puramente privada y con una finalidad concurrencial, de promoción o aseguramiento de la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.

Los hechos que se relatan en la demanda, son, según se indica en la misma, actos cuya ejecución se estaría preparando por D. Alfredo . Así, se habla de que tras su cese como jefe de producción, tiene un plan de constituir una empresa para la venta de productos similares bajo la marca 'RAFA GORROTXATEGI' ya registrada y a la que estaría dando publicidad, habiendo propuesto a algunos trabajadores que le acompañen en su proyecto. Alude también, a la compra de almendra para su futuro proyecto y a la orden de pagos al GRUPO OTEIC por servicios prestados aparentemente a Xaxueta pero que realmente lo fueron al propio D. Alfredo . Así mismo, a la convocatoria a junta de socios para el 17 de junio con finalidad de disolver la sociedad.

Se reconoce por la parte demandada que D. Alfredo ha procedido a dimitir en su puesto como jefe de producción (documento 7 de la demanda y 30 de la contestación) a partir del 1 de junio de 2015. Se admite igualmente el registro de la marca 'RAFA GORROTXATEGI' y se aportan como documentos 15 a 17 los trámites seguidos para ello, destacando la autorización para su registro por el titular de la marca 'GORROTXATEGI', D. Juan Ignacio , padre de D. Pedro Enrique y D. Alfredo .

Resultan sin embargo discutidas las acciones publicitarias, la propuesta a los trabajadores para que abandonen Xaxueta, S.L. y le sigan en su proyecto, las alegaciones de compras efectuadas para su nueva andadura profesional y el asesoramiento recibido por parte de GRUPO OTEIC y facturado a Xaxueta. Se procede a resolver si estos hechos se consideran o no acreditados.

Las acciones publicitarias por parte de D. Alfredo a las que alude la demanda no quedan demostradas. Se hace referencia a la nueva imagen publicitaria que habría iniciado D. Alfredo dando protagonismo a su rostro y abandonando la tradicional imagen de Xaxueta, pero la misma queda desvirtuada con la aportación de los documentos 41 a 44 por la parte demandada. Estos completan la imagen aportada como documento número 6 de la demanda, en la que solamente aparece D. Alfredo , cuando la nueva foto muestra un envase (cuya parte superior sí coincidiría con la foto del documento número 6) en cuyos laterales puede verse a los dos hermanos junto a su padre. Tampoco se demuestra con la otra fotografía aportada como documento 6 de la demanda, que como se evidencia junto con el documento 39 de la contestación, se correspondería con la página de la cuenta de Facebook que utilizaría Xaxueta, ya que en la misma consta como dirección de correo electrónico xaxueta@gorrotxategi.com.

En relación a las propuestas realizadas a los trabajadores para que le sigan en su nuevo proyecto, tampoco se consideran acreditadas. La testigo Dña. Dulce , empleada de Xaxueta, lo negó, y del mismo modo lo hizo Dña. Fátima , enlace sindical de la empresa. En este sentido, se mantiene la conclusión alcanzada al respecto en el auto resolutorio de la medida cautelar. La parte actora puso de manifiesto en el acto de la audiencia previa la querella interpuesta frente a D. Jaime y D. Manuel , testigos en la pieza de medidas cautelares, por falso testimonio, la cual se halla en tramitación, con toma de declaraciones a testigos según se desprende del documento 23 aportado en el acto de la vista.

En relación a la compra de almendras, (documento 8 de la demanda) a las que se refiere la demanda como actos preparativos para el nuevo proyecto empresarial, se trata de facturas giradas a Xaxueta, empresa que continúa activa a pesar de la voluntad de disolución por parte de D. Alfredo . Esta voluntad se evidencia por el contenido del acta de requerimiento para la convocatoria de junta extraordinaria de socios de 17 de junio (documento 13 de la demanda), en el planteamiento de demanda reconvencional de disolución (no admitida mediante auto de 17 de julio) y en la solicitud de disolución mediante expediente de jurisdicción voluntaria finalizado mediante auto 386/2015, de 19 de diciembre de este juzgado, denegándola sin entrar a resolver sobre la concurrencia de motivo legal para la disolución por existir una controversia entre las partes que precisa de un proceso contencioso (documento 6 de los aportados en el acto de la vista por la parte demandada).

Las facturas son de fecha de 20 de mayo, momento en el que aún existían conversaciones para posibles acuerdos para el futuro de la empresa. Consta la propuesta de venta de su parte efectuada por D. Pedro Enrique a D. Alfredo el 21 de mayo (documento 28 de la contestación) como alternativa a la disolución judicial, siendo posterior a su rechazo la baja voluntaria de D. Alfredo y la propuesta de disolución con la convocatoria de la junta de 17 de junio de 2015. Así, la adquisición de la materia prima se vincula con la actividad propia de Xaxueta sin que se haya evidenciado ninguna vinculación con actuaciones propias de D. Alfredo al margen de la misma.

En cuanto a las órdenes de pago a OTEIC por gestiones realizadas a D. Alfredo y no a Xaxueta, no quedan demostradas. La demanda adjunta la factura girada a Xaxueta el 31 de marzo de 2015 por concepto de 'Implantación de un modelo de participación generadora de compromiso' (documento 11 de la demanda) y un burofax de su letrado enviado a OTEIC en el que les recuerda de la orden de cese de sus servicios en septiembre de 2014, niega haber recibido sus servicios y defiende la improcedencia de la factura indicada y de una transferencia de Xaxueta por valor de 4.235,00 euros a su favor el 7 de mayo de 2015 (documento 12 de la demanda).

La parte demandada une como documentos 53 y 54 la factura correspondiente a la transferencia indicada y como documentos 55 a 59 correos y resoluciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa que demuestran que la factura de mayo se corresponde con servicios prestados por OTEIC a Xaxueta con motivo de su participación, junto con otras empresas, en un proyecto de Gestión del Compromiso subvencionado por la Diputación Foral. Por lo tanto, tampoco se considera que las facturas respondan a actuaciones de D. Alfredo al margen de Xaxueta.

Así mismo, la demanda hace referencia a un artículo periodístico (documento 9 de la demanda) en el que D. Alfredo , es presentado como de la empresa Rafael Gorrotxategi, en su condición de representante de una empresa que está introduciendo sus productos en China. El periodista redactor del artículo, D. Juan Antonio , declaró en el acto del juicio que no recordaba exactamente lo escrito en el artículo, que acude a muchos actos por razón de su trabajo y que pudo deberse a un error. La testigo Dña. Guillerma , depuso que D. Alfredo acudió a dicho evento en nombre de Xaxueta, que ella se ocupó de preparar la documentación y la exportación del producto y que D. Pedro Enrique conocía que D. Alfredo acudiría a dicho acto. La declaración de la testigo y los documentos 45 a 52 unidos a la contestación a la demanda, en los que se comprueba que consta como exportador del producto Xaxueta, S.L. desmienten la alegación de actuación en representación de la supuesta empresa de D. Alfredo , cuya creación no se acredita.

Al inicio del acto del juicio las partes introdujeron como hecho nuevo, con aportación de documental (documento 26 de la parte demandante y 7 de los aportados en el juicio de la demandada) la dimisión de D. Alfredo en su cargo de administrador solidario de Xaxueta el 17 de diciembre de 2015.

Así mismo, la parte demandante introdujo también como hecho nuevo con unión de documental que D. Alfredo había elaborado el postre de la comida de la Cofradía Vasca de Gastronomía el 20 de diciembre de 2015 (documento 27) y que había anunciado la venta de roscos y turrones 'RAFA GORROTXATEGI' en la prensa (documento 28) con puntos de venta en dos establecimientos. También aportó un informe fotográfico en el que se vería a D. Alfredo transportando los roscos desde un polígono a un establecimiento (documento 32).

Se admitieron las alegaciones de hechos nuevos sin oposición por ninguna de las partes y con reconocimiento por la defensa de la parte demandada de que los hechos introducidos por la parte actora habían sucedido tras la dimisión de D. Alfredo en su cargo de administrador solidario de la mercantil. No se impugnó ninguno de los documentos aportados.

Según lo expuesto, los únicos hechos que han quedado demostrados y que serán analizados a la luz de los artículos invocados de la LCD serían el cese de D. Alfredo como jefe de producción y su posterior dimisión como administrador solidario de la mercantil que sigue activa a pesar de su voluntad de disolverla, la inscripción de la marca 'RAFA GORROTXATEGI', y las actuaciones de publicidad y venta de determinados productos realizadas y no discutidas con uso de la misma tras dicha dimisión. Se considera que los mismos se han realizado de forma externa, desde la inscripción de la marca con publicidad a la concesión y posterior uso en los términos indicados para la venta de ciertos productos. Así se cumplirían los requisitos del artículo 2 de la LCD .

CUARTO.- Análisis de las conductas a la luz de la LCD.

La parte demandante considera que los hechos relatados en la demanda constituyen actos contrarios a la buena fe, actos de confusión, de explotación de la reputación ajena, inducción a la infracción contractual por parte de trabajadores o clientes y subsidiariamente actos de engaño, conforme a los artículos 4 , 6 , 20 , 25, 12 , 14 y 5 de la LCD .

Ha de aclararse la naturaleza de la cláusula general del artículo 4, primero de los invocados y su aplicación en los casos en los que se presenta en concurso con las conductas descritas en los siguientes artículos de la ley.

La cláusula general del artículo 4 de la LCD dispone que:

'se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe'.

La jurisprudencia es clara a la hora de señalar la naturaleza de norma propia del artículo 4 de la LCD (antiguo artículo 5), en este sentido cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, 1169/2006, de 24 de noviembre :

'Ahora bien, la cláusula general del artículo 5º LCD no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes, en las que van a ser tipificados los actos o comportamientos de competencia desleal en particular, sino que establece lo que la doctrina ha identificado como «una norma jurídica en sentido técnico», esto es, «una norma completa de la que se derivan deberes jurídicos precisos para los particulares, tal y como sucede con el artículo 7.1 del Código civil ». De este modo, cabe concluir que la cláusula general tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la Ley ha estimado tipificar en concreto. Por tanto, esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular. Y así, la comprobación de que la conducta enjuiciada se corresponde por entero con la tipificada en particular, como ha dicho la doctrina, «exime de examinarla a la luz de la cláusula general, esto es, impide que pueda considerarse asimismo contraria a la cláusula general». Consecuencia de todo ello es que el recurso al artículo 5 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta. Y en ese sentido forzoso es, como hacen entre otras las Sentencias de esta Sala de 6 de junio de 1997 y 11 de octubre de 1999 , partir de los principios constitucionales de libertad de empresa ( artículo 38 CE ) y de derecho al trabajo ( artículo 35 CE ), pues el artículo 5 LCD establece un límite jurídico al ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado, esto es, un derecho de acceso al ámbito de desarrollo de la iniciativa económica privada sobre producción e intercambio de bienes y/o servicios, al ámbito de desarrollo de actividad productiva por cuenta ajena o propia, en concurrencia con otros, derecho que no puede ejercitarse a través de determinados comportamientos, esto es, se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no «mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan o falseen la estructura competitiva del mercado, o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado». A partir de esta idea de principio, se ha de concretar el contenido normativo de la cláusula general, en primer lugar, a través de los principios acogidos en las normas que tipifican supuestos de hecho como actos de competencia desleal. Y así hay que descartar el ejercicio de los derechos fundamentales indicados mediante conductas que frustran o dificultan la libre formación de preferencias o restan transparencia en el mercado ( arts. 9 y 10 LCD , entre otra), o en concreto constituyen técnicas de presión sobre el consumidor ( arts. 8.1 y 9 LCD , por ejemplo), con el expolio o aprovechamiento del esfuerzo ajeno y de sus resultados ( artículos 11.2 , 13 y 14.2 LCD ), con obstaculización, o uso de la fuerza de mercado, o predación. Sin perjuicio de todo ello, a continuación hay que tener en cuenta los imperativos éticos de orden general, esto es, la buena fe en sentido objetivo (Sentencias de 20 de marzo de 1996 , 15 de abril de 1998 , 16 de junio de 2000 , 19 de abril de 2002 ) como una «exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena». Pero esta atención a los límites éticos de carácter general ha de entenderse subordinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia económica, pues no debe reprimirse con el mero apoyo de límites éticos una conducta «que se revele concurrencialmente eficiente, que promueva las prestaciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado». En esta apreciación es imprescindible atender al principio de protección que los derechos constitucionales antes señalados exigen, pues en cuanto hay que aceptar que estemos dentro del ámbito de vigencia y protección de los derechos de libertad de empresa y prestación de trabajo han de descartarse consideraciones de orden ético.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado también sobre la improcedencia de concurso entre el artículo 4 de la LCD y los artículos siguientes en los que se concretan diferentes conductas. Concretamente, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, Sección 1ª, núm. 96/2014, de 26 de febrero dice:

'Si las conductas que fundamentan la acción de competencia desleal superan el control de legalidad impuesto en estos tipos legales, que se redactaron específicamente para reprimir las conductas de esa naturaleza, no puede pretenderse que se califiquen como desleales a través del recurso al art. 5, hoy 4, de la Ley de Competencia Desleal . Las sentencias de esta sala núm. 635/2009, de 8 de octubre , núm. 720/2010, de 22 de noviembre , y núm. 48/2012, de 21 de febrero , declararon que «el artículo 5 de la Ley 3/1991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas».

En este mismo sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Sección 2ª, núm. 331/2012, de 20 de noviembre .

Dado que la parte actora cita el artículo 4 en concurso con diferentes conductas, son estas y no la cláusula general el parámetro según el cual ha de resolverse si los actos son o no constitutivos de competencia desleal.

a)Actos de confusión.

Artículo 6 de la LCD . Actos de confusión.

'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'.

Se hace referencia a continuación a la finalidad perseguida por la ley, a los elementos que integran el ilícito y a la forma en que ha de efectuarse la comparación de los objetos a fin de resolver sobre el riesgo de confusión.

En relación a su finalidad, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 83/2015, de 3 de marzo aclara que se dirige a proteger al consumidor:

'Como expusimos en la sentencia 792/2010, de 9 de diciembre (RJ 2011, 1407), el artículo 6 de la Ley 3/1991 (RCL 1991, 71) trata de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error, sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, a consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en el mercado'.

En términos semejantes la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) nº 97/2011, de 10 de marzo (FD6º):

'La finalidad que se persigue con este ilícito concurrencial no está tanto en la protección a las empresas sino en proteger a los consumidores (entendidos en el amplio sentido que también comprendería a profesionales, esto es, a los clientes) en su toma de decisiones de mercado. De manera que no todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión encuentra protección en esta norma sino exclusivamente cuando la confusión recae sobre el origen de la prestación'

En cuanto a los elementos necesarios para incurrir en el ilícito, la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona expone de modo claro que serían:

'¿una acción desleal y un resultado que se quiere evitar. La acción deslealestá descrita en el art. 6 LCD como , lo que se puede hacer a través de la imitación o copia de la presentación de los signos de un competidor. El resultado es el riesgo de confusión, tanto directo como indirecto (riesgo de asociación), siendo necesario destacar que no es preciso que se produzca una confusión real y efectiva sino que basta con la idoneidad objetiva de la conducta enjuiciada para provocarla.

Además de los dos elementos referidos, es preciso como punto básico, la implantación suficiente de la mercantil que se considera perjudicada por el acto de competencia desleal ( STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, nº 95/2014, de 11 de marzo ).

Conviene apuntar también que ha de ser analizada la apariencia del producto en su conjunto, su apariencia global, tal y como indica la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 28, nº 344/2014, de 1 de diciembre :

'La comparación no supone efectuar una valoración analítica de los medios de identificación enfrentados, de manera que debe descartarse un examen detallado y minucioso para valorar preferentemente la presentación global. Esto permite advertir no obstante la presencia de determinados elementos particularmente relevantes. Como destacó la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1997 : 'Para conseguir la máxima coherencia hermenéutica en el extenso casuismo inherente a la materia, pueden y deben examinarse los elementos coincidentes y los discrepantes, pero sobre todos y cada uno ha de otorgarse lugar preferente al criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los productos o prestaciones confrontados, sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean éstos visuales o auditivos, gráficos o fonológicos'.

En resumen, los elementos necesarios para que exista un acto de competencia desleal son la acción desleal, la idoneidad de la conducta para provocar un riesgo de confusión en el consumidor en cuanto a su procedencia y que la mercantil que se sienta afectada goce de una implantación en el mercado; circunstancias a analizar valorando la presentación global del producto y desde el punto de vista del consumidor de este, a quien se quiere proteger.

Además del artículo 6, se invocan los artículos 20 a 25 relativos a las prácticas engañosas por confusión, incluidos en el capítulo III de la LCD dedicado a las prácticas comerciales con los consumidores y usuarios, incluidos tras la reforma antes aludida introducida por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.

Artículo 20 de la LCD . Prácticas engañosas por confusión para los consumidores

'En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios'.

Artículo 25 de la LCD . Prácticas engañosas por confusión

'Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto'.

Entrando en el análisis del caso, la parte demandante defiende que D. Alfredo ha procedido a registrar la marca 'RAFA GORROTXATEGI' para la clasificación 30, referida a productos de pastelería, pan, confitería, turrón y chocolate y alude en la demanda al temor de su uso, con posterior referencia en el juicio a su efectivo uso en la venta de roscos y turrones.

Alega que no puede hacer uso de los signos distintivos de Xaxueta, es decir, la referencia a 'GORROTXATEGI', sin previa autorización, porque ello daría lugar a un riesgo de asociación. Defiende que no puede presentar productos con derechos marcarios que no le pertenecen.

La parte demandada se opone sosteniendo que el riesgo de confusión al que hace referencia la parte actora está contemplado en la LM, cuyos artículos 5.1.g ), 6.1.b ) y 7.1. b ) prohíben el registro como marca de los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público.

Se ampara en la concesión de la marca por la OEPM sin que se haya formulado oposición o revisión. Alude a que no se trata de un signo sino de un nombre y explica que en tales casos el artículo 9.1 b) de la LM exige la autorización del titular de la marca precedente, por lo que una vez concedida, ha de entenderse que el riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación carece de relevancia por haber sido expresamente autorizado por el legitimado perjudicado.

Las alegaciones de ambas partes con invocación, de un lado, de la LCD y de otro, de la LM, exigen un pronunciamiento sobre la relación entre el ámbito de protección de una y de otra y la manera de aplicarlas en casos de concurrencia. La jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo lo ha resuelto mediante la aplicación del principio de la complementariedad relativa.

STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 450/2015 de 2 septiembre (FD 42)

'Estimación del motivo segundo. Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa ( Sentencias 586/2012, de 17 de octubre (RJ 2012 , 9718 , y 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014, 2245) ).

Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).

«Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal'

Según esta jurisprudencia, la alegación de que D. Alfredo cuenta con el registro de la marca 'RAFA GORROTXATEGI' no es suficiente para descartar la aplicación de la LCD, sino que ha de analizarse si en este caso existen razones para acudir a la protección complementaria a la legislación marcaria concedida por la LCD. Para ello, han de tenerse en cuenta los criterios que ofrece la propia sentencia para decidir la procedencia de la complementar la protección en el caso concreto.

'»De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido» (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo )'.

Así, los criterios a valorar podrían sintetizarse de la siguiente forma:

- -Presencia de algún elemento de desvalor que quede al margen de la protección marcaria.

- -Que las medidas que se pretenden no supongan una privación de los derechos recocidos por la legislación marcaria o una frustración de las finalidades perseguida por ella.

En términos semejantes, STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 95/2014 de 11 marzo

Si nos fijamos en el caso de autos, los hechos que se han considerado probados y que se someten a la decisión sobre posibles actos de confusión, son la inscripción de la marca 'RAFA GORROTXATEGI' y su uso tras la dimisión el 17 de diciembre como administrador solidario para la publicitación y venta de roscones y turrones.

En definitiva, la conducta que se reputa desleal es la inscripción y el uso de la marca registrada por quien es titular de la misma. El motivo para ello, es considerar que se genera un riesgo de confusión respecto de la procedencia del producto con respecto a la marca 'GORROTXATEGI'.

De lo expuesto se extrae que se trata de un caso plenamente regulado y previsto por la legislación marcaria, ajustado a la misma y que no presenta notas de desvalor adicionales al margen de ella habilitadoras de la protección complementaria dispensada por la LCD.

El artículo 6.1 de la LM se dedica a las prohibiciones relativas para la inscripción de las marcas:

'1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

La legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad de marca por estos motivos le correspondería al titular de la marca anterior o a sus causahabientes (artículos 52 y 59 b).

Por otro lado, el artículo 9 de la LM se dedica a los derechos anteriores en relación a las marcas y en su apartado 1.b) dispone que:

' 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

¿

b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.'

Tal y como defiende D. Alfredo , el registro de la marca 'RAFA GORROTXATEGI' se realizó previa autorización del titular de la marca 'GORROTXATEGI' D. Juan Ignacio (documento 17 de la contestación, no impugnado). Se desprende del informe sobre la situación registral de las marcas unido como documento 17 de la demanda, que es el padre de D. Pedro Enrique y de D. Alfredo , el titular de la marca denominativa y gráfica nacional 'GORROTXATEGI' y de la marca comunitaria 'GORROTXATEGI'. La propia demanda dice en su página 12 que los nombres y marcas estaban cedidas a Xaxueta, S.L., la que no se discute que hiciera uso de las mismas.

Se aprecia que siendo eso así, las actuaciones que se reputan desleales quedarían reguladas por la ley de marcas y no presentan un desvalor que justifique la aplicación de la LCD. La inscripción para la que existe una prohibición relativa queda autorizada por el único legitimado para instar su nulidad, D. Juan Ignacio . Además, la marca incluye el apellido 'GORROTXATEGI' y ello estaría expresamente autorizado como exige el artículo 9. No consta que ningún tercero formulara oposición cuando el registro de la marca fue solicitado y la OEPM lo concedió verificados los aspectos expuestos.

En estas circunstancias no se aporta o alega ningún motivo concreto que exija complementar la protección y se considera que la aplicación de la LCD para apreciar un posible riesgo de confusión contravendría los derechos de propiedad industrial concedidos conforme a la legislación de marcas con los requisitos previstos en la misma.

b) Actos de aprovechamiento de la reputación ajena:

Artículo 12 de la LCD . Explotación de la reputación ajena:

'Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

La finalidad del ilícito en este caso es proteger no solo al consumidor sino también, especialmente, a la empresa que ha adquirido cierta reputación en el mercado a través de su esfuerzo y merece que ello sea respetado y no aprovechado de forma indebida por sus competidores.

Como indica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 97/2011, de 10 de marzo , los requisitos necesarios para que exista este ilícito concurrencial son: el prestigio o reputación de un tercero; la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de la reputación de ese tercero; y que el aprovechamiento sea indebido.

La STS, Sala de lo Civil, Sección Primera, núm. 95/2014, de 11 de marzo analiza más extensamente estos elementos y alude expresamente a la no necesidad de que exista un ánimo de perjudicar:

'...La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado (Sentencia 365/2008, de 19 de mayo).

iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal 'reputación'. Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el 'goodwill', buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores (Sentencia 513/2010, de 23 de julio). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

v) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

vi) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación'.

La parte demandante alude a que el plan de actuar en el mismo mercado, ofreciendo los mismos productos elaborados con las recetas originarias de la familia, implicaría la explotación indebida de los recursos ajenos que provienen de la empresa Xaxueta.

Xaxueta S.L., constituida en 1997 por los socios al 50% D. Pedro Enrique y D. Alfredo (documento 2 de la demanda) se dedica a la explotación del negocio familiar de confitería desde la jubilación de su padre según reconocen ambas partes. Xaxueta, S.L. comercializa sus productos bajo la marca 'GORROTXATEGI' cuyo renombre sería también reconocido por ambas partes y se constata por la larga trayectoria de la actividad (documento 1 de la demanda) y el nombramiento de Maestro Pastelero de Honor a D. Juan Ignacio el 25 de febrero de 2015 (documento 3 de la demanda).

En estas circunstancias, el buen nombre o prestigio vendría dado por la marca 'GORROTXATEGI' que ha dado nombre a la afamada pastelería y que es utilizada por Xaxueta para su explotación. Siendo eso así, no cabe acoger que el uso de la marca 'RAFA GORROTXATEGI' supone un aprovechamiento de la reputación ajena, dado que el titular de la prestigiosa marca es quien precisamente autorizó a su hijo D. Alfredo a su inscripción, quien por tanto, no puede decirse que se esté aprovechando de forma indebida de la reputación de la marca 'GORROTXATEGI'.

c) Inducción a la infracción contractual.

Artículo 14 de la LCD . Inducción a la infracción contractual.

'1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas'.

La demanda hace referencia en su página 15 al daño que podría generarse en caso de que parte de la plantilla abandonara Xaxueta y acompañara a D. Alfredo en su proyecto. Dado que como se ha explicado en el fundamento de derecho tercero no se ha acreditado el hecho de que D. Alfredo haya comunicado a los trabajadores su voluntad de constituir una nueva empresa y haya ofrecido trabajar en ella a los actuales empleados de Xaxueta, no es necesario entrar a la valorar la calificación jurídica que tales hechos merecerían.

Finalmente, conviene resaltar que según lo expuesto al inicio de este fundamento jurídico los hechos no pueden ser analizados por la vía de la cláusula general una vez constatado que no son desleales con arreglo a los artículos estudiados.

Por lo tanto, se concluye que no existen actos de competencia desleal ni procede indemnización alguna por tal concepto.

QUINTO.- Acción individual de responsabilidad del administrador.

De forma subsidiaria, para el caso de que la acción de competencia desleal interpuesta por Xaxueta y por D. Pedro Enrique no prosperara, este último ejercita la acción individual de responsabilidad del artículo 241 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital(LSC) frente al administrador D Rafael.

Conviene aclarar que se trata de la acción individual prevista en el artículo 241 de la LSC y que ejercita, por tanto, D. Pedro Enrique en su condición de socio afectado, y no Xaxueta, según se indica en la propia página 18 de la demanda ('acumulada y subsidiariamente mi mandante el Sr. Pedro Enrique , en su condición de socio al 50% de Xaxueta, S. L. Se ve obligado a ejercitar, en base al art. 241 , LSC, la acción individual de responsabilidad contra el otro socio de Xaxueta, S.L...').

Artículo 241 de la LSC. Acción individual de responsabilidad

'Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos'.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) núm. 85/2015, de 7 de abril expone los elementos necesarios para la prosperabilidad de esta acción y las finalidades que persigue:

'El art. 241 de la LSC (RCL 2010, 1792 y 2400) tiene por finalidad restaurar el patrimonio individual de los socios o de terceros que hayan resultado directamente dañados por un acto u omisión imputable a título de dolo o de culpa al administrador. Se trata de una acción resarcitoria para la que están legitimados los acreedores sociales y que exige una conducta o actitud -hechos, actos u omisiones - de los administradores carentes de la debida diligencia del ordenado comerciante que dan lugar a un daño, de tal modo que el accionante perjudicado ha de probar también, inexcusablemente, que el acto se ha realizado en concepto de administrador y existe un nexo causal preciso y directo entre el mismo y el resultado dañoso.'

Ejercitándose la acción individual de responsabilidad del artículo 241 de la LSC, resulta también necesario hacer hincapié en la necesidad de que el daño se produzca en el patrimonio propio del socio que ejercita la acción, diferente del de la sociedad. En este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 396/2013, de 20 de junio :

'La jurisprudencia y la doctrina han distinguido en el sistema legal de responsabilidad de los administradores sociales que los daños se causen a la sociedad, o se causen a socios o terceros, generalmente acreedores; y en este último caso, que la lesión sea directa, o que sea indirecta, en cuanto refleja de la causada directamente a la sociedad. En este sentido, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 312/2010 de 1 junio (RJ 2010, 2663), recurso núm. 2173/2003 , afirma:

«25. La actuación de los administradores puede lesionar de forma más o menos directa e inmediata los intereses de la sociedad y, de forma refleja o indirecta, por un lado, los de los socios y, por otro, los de los acreedores que como garantía de la efectividad de sus créditos cuentan con el patrimonio social.

»26. Además, puede lesionar de forma directa los intereses de los socios o de terceros sin necesidad de lesionar intereses de la sociedad».

La exigencia de responsabilidad a los administradores por los daños causados a la sociedad se hace a través de la denominada acción social, que regula el art. 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, art. 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ). Está legitimada directamente para ejercitar la acción la propia sociedad, previo acuerdo de la junta general, y va dirigida a restaurar su patrimonio, resarciendo el quebranto patrimonial provocado por la conducta ilícita del administrador.

Como se ha dicho, el daño causado directamente a la sociedad puede, de modo reflejo, provocar también daños a los socios y los acreedores. La disminución del patrimonio social provoca la correlativa disminución del valor de las acciones o participaciones sociales de las que es titular el socio, y puede provocar que no se repartan dividendos, o se repartan en menor medida. En tal caso, la conducta ilícita del administrador provoca un daño indirecto al socio. Asimismo, dada la función de garantía que el patrimonio social tiene para el acreedor, el quebranto patrimonial provocado por la conducta ilícita del administrador supone la disminución, o incluso la desaparición, de esa garantía frente a terceros como los acreedores. Por eso los apartados 4 y 5 del art. 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actuales arts. 329 y 240 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital , con ligeras variaciones) otorgan legitimación subsidiaria a la minoría de socios (al menos 5% del capital social) y, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos, a los acreedores, para el caso de que la acción no sea ejercitada por la sociedad, aunque ha de ser ejercitada en interés de esta, esto es, para reintegrar el patrimonio social.

La exigencia de responsabilidad por daños causados directamente a los socios o a terceros (señaladamente, a los acreedores) se hace a través de la denominada acción individual, que está regulada en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, art. 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ). El texto del precepto explicita claramente el requisito del carácter directo de la lesión resarcible mediante el ejercicio de dicha acción, al disponer: '[n] o obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos' (énfasis añadido).

Por esa razón, doctrina y jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual pueda el socio exigir al administrador social responsabilidad por los daños que se produzcan de modo reflejo en su patrimonio como consecuencia del daño causado directamente a la sociedad. Para que pueda aplicarse el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se requiere la existencia de un daño directo a los socios o a terceros. Si el daño al socio es reflejo del daño al patrimonio social solo puede ejercitarse la acción social de responsabilidad. En tal caso, la indemnización que se obtenga reparará el patrimonio social y, de reflejo, el individual de socios o terceros.'

Así los requisitos necesarios para la estimación de una acción individual de responsabilidad de administrador son:

- -La acción u omisión dolosa o culposa del administrador.

- -El daño directo en el patrimonio del socio que ejercita la acción.

- -La relación de causalidad entre ambas.

Según la demanda, la actuación generadora de la responsabilidad consistiría en: 1) actuar como administrador de Xaxueta estando en una situación de conflicto de interés tomando decisiones que perjudican al interés social; 2) iniciar actos preparatorios que puedan generar actos de competencia desleal; 3) utilizar información y otros activos de la sociedad en beneficio propio; 4) dejar de prestar servicios sin previo acuerdo de la junta de socios y 5) realizar pedidos de materias primas y órdenes de pago por servicios recibidos para él.

De los expuestos, ha de tenerse en cuenta que las únicas actuaciones realizadas antes de la dimisión como administrador solidario el 17 de diciembre de 2015 (documento 7 aportado por la demandada en el acto de la vista) que han quedado demostradas serían la inscripción de la marca como acto preparatorio y la baja voluntaria en su puesto de trabajo. De los restantes alegados, las compras y órdenes de pago han sido desmentidas (fundamento de derecho tercero) y no se especifica las decisiones tomadas como administrador en contra de los intereses de la sociedad en situación de conflicto ni la información de Xaxueta de la que se habría valido para el inicio de su nuevo proyecto.

Por lo que respecta al registro de la marca, como ya se ha dicho, se acomoda a la LM y en sí mismo no puede ser considerado un acto desleal del administrador.

El deber de lealtad se describe de la siguiente forma en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, Sección 1ª, núm. 695/2015 de 11 diciembre .

'El deber de actuar como un representante leal en defensa del interés social, entendido como interés de la sociedad, que tiene el administrador social, supone la obligación de desempeñar las funciones del cargo anteponiendo siempre el interés de la sociedad de la que es administrador al interés particular del propio administrador o de terceros. Ante cualquier situación de conflicto, el administrador ha de velar por el interés de la sociedad y dirigir su gestión hacia la consecución del objeto y finalidad social de manera óptima, absteniéndose de actuar en perjuicio de los intereses de la sociedad...'.

Consta en las actuaciones que las cuentas anuales llevan desde el ejercicio 2011 sin ser aprobadas convocándose junta a tal fin en mayo de 2015 (documento 13 de la demanda). El acta notarial de la junta celebrada el 17 de diciembre de 2014 (documento 7 de la contestación) evidencia la situación de grave conflicto entre los socios y su desacuerdo en relación a la llevanza de la contabilidad en la empresa, siendo D. Pedro Enrique quien se ocupa de las gestiones económicas y financieras, junto con un contable y el asesoramiento externo de OTEIC. También se alude a la falta de información que en relación a ellas recibiría D. Alfredo a pesar de requerir la información a su hermano y su desacuerdo respecto de la forma en que desarrolla su labor como gerente de la sociedad D. Pedro Enrique , quien por su parte hace referencia a sufrir mobbing. Consta también que la situación de bloqueo habría tratado de resolverse mediante una reunión el 29 de abril de 2014 y que durante el 2015 han existido negociaciones entre los socios para que uno de ellos se quedara con la totalidad de la empresa con oferta concreta de venta de su parte efectuada por D. Pedro Enrique a D. Alfredo (documento 28 de la contestación). Así mismo, que D. Alfredo ha mostrado su voluntad de disolver la sociedad, como ya se ha expuesto más arriba, de forma reiterada y manteniéndose en dicha posición en la actualidad.

En estas circunstancias de conflicto interno entre los dos socios, la solicitud de inscripción de la marca 'RAFA GORROTXATEGI' el 4 de diciembre de 2015 (documento 5 de la demanda) para la comercialización de una misma categoría de productos previa obtención de la autorización de su padre (documento 17 de la contestación) y sin que se haya acreditado que fuera utilizada antes de la dimisión como administrador el 17 diciembre de 2015 (documento 7 de los aportados por la parte demandada en el acto del juicio) no puede entenderse como un acto dañoso para el patrimonio de su hermano y socio D. Pedro Enrique que le sea imputable a título de dolo o culpa, ya que se enmarca en una situación de conflicto enquistado y no va más allá de la inscripción de la marca.

En cuando al cese como jefe de producción a partir del 1 de junio de 2015 comunicada a D. Pedro Enrique mediante carta de 26 de mayo (documento 7 de la demanda), no puede considerarse como un acto contrario al artículo 220 de la LSC relativo a la prestación de servicios por los administradores y cuyo tenor es el siguiente:

'En la sociedad de responsabilidad limitada el establecimiento o la modificación de cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus administradores requerirán acuerdo de la junta general'.

El precepto hace referencia a establecer o modificar la relación de prestación de servicios que desarrolle el administrador, cuando lo sucedido es el cese de tal relación, lo cual no entra en el ámbito de aplicación del mismo. La previsión de acuerdo para autorizar del inicio de una prestación de servicios o para la modificación de sus condiciones, no puede hacerse extensible a la posibilidad de finalizar la prestación del servicio por decisión propia del administrador, ya que no resulta admisible la continuación en sus funciones en contra de su voluntad por falta de decisión de la junta de socios.

El contrato de arrendamiento de servicios puede ser por tiempo determinado o indefinido, pero el propio Código Civil, prevé en su artículo 1.583 la consecuencia de la nulidad del contrato para toda la vida. La interpretación de obligación de mantenerse en el cargo mientras no exista acuerdo de la junta que defiende la parte demandante con fundamento en el artículo 220 de la LSC, no puede acogerse porque no se ajusta a la interpretación literal ni sistemática del precepto, la que además resultaría claramente contraria al derecho fundamental a la libertad individual reconocido en el artículo 17 de la Constitución Española .

Pero no solo no se acredita un acto u omisión dolosa o culposa, sino que tampoco se demuestra que ello haya causado un daño en el patrimonio del socio D. Pedro Enrique . Se aporta un informe de valoración de la empresa (documento 18 de la demanda) en la que se considera que la salida de D. Alfredo supondría una pérdida significativa, de lo cual la parte demandante deduce en su demanda que supondría un 50% (fundamento de derecho séptimo, página 19).

Lo cierto es que, con independencia del valor que pueda darse a la empresa (notablemente diferente en el informe de parte y del perito judicial) y de que se considere o no que el cese en su cargo supusiera una pérdida de valor, nos hallaríamos, de existir, ante un daño que se causaría al patrimonio de la sociedad e indirectamente al de los dos socios de la misma, pero no de un daño directo en el patrimonio del socio D. Pedro Enrique , necesario, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para poder estimar la acción individual de responsabilidad del artículo 241 de la LSC, única acción de responsabilidad que se ejercita.

Por todo ello, procede desestimar la acción de responsabilidad del administrador ejercitada.

SEXTO.- Costas procesales.

Tratándose de una desestimación íntegra de la demanda las normas en materia de costas se contienen en el artículo 394.1 de la LEC , según el cual:

'En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares'.

Las partes llegaron a un acuerdo en materia de las costas correspondientes a Dña. Celestina , emitiéndose decreto de desistimiento sin imposición de costas, por lo que la decisión se limita a los restantes litigantes.

En el presente caso, se ejercitan dos acciones frente a D. Alfredo , una acción de competencia desleal que se interpone por Xaxueta, S.L. y por D. Pedro Enrique y de forma subsidiaria o acumulada, una acción de responsabilidad individual del artículo 241 de la LSC que ha de entenderse, según se ha expuesto, únicamente ejercitada por D. Pedro Enrique .

Ello exige que cada una de las acciones sea analizada de forma separada en relación al pronunciamiento en materia de costas (Entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, núm. 365/2009 de 30 junio y Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, núm. 507/2011, de 20 de octubre ).

Respecto de la primera, las costas han de imponerse a las demandantes, Xaxueta, S.L. y D. Pedro Enrique , al ejercitarse la acción por ambas y resultar íntegramente desestimada. No puede acogerse la alegación de la parte demandada, vertida en fase de conclusiones, en relación a la imposición de costas a D. Pedro Enrique y no a la sociedad, ya que esta también es parte demandante respecto de esta acción y ello aunque D. Alfredo , demandado, sea parte de la misma.

Las costas correspondientes a la acción de responsabilidad del administrador, han de recaer exclusivamente sobre D. Pedro Enrique , ya que es él el único demandante que la ejercita.

Procede desestimar íntegramente la demanda.

Fallo

1. DESESTIMOíntegramente la acción de competencia desleal interpuesta por XAXUETA, S.L. y D. Pedro Enrique frente a D. Alfredo . Procede CONDENAR al pago de las costas correspondientes a esta acción a XAXUETA, S.L. y a D. Pedro Enrique , dada la desestimación íntegra de la acción.

2. DESESTIMOíntegramente la acción individual de responsabilidad del administrador interpuesta por D. Pedro Enrique frente a D. Alfredo . Procede CONDENAR al pago de las costas correspondientes a esta acción a D. Pedro Enrique dada la desestimación íntegra de la acción.

MODO DE IMPUGNACI?N:mediante recurso de APELACI?Nante la Audiencia Provincial de GIPUZKOA (art?culo 455 LEC). El recurso se interpondr? por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE D?ASh?biles contados desde el d?a siguiente de la notificaci?n, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnaci?n, adem?s de citar la resoluci?n apelada y los pronunciamientos impugnados (art?culo 458.2 LEC).

Para interponer el recurso ser? necesaria la constituci?n de un dep?sitode 50 euros, sin cuyo requisito no ser? admitido a tr?mite. El dep?sito se constituir? consignando dicho importe en la Cuenta de Dep?sitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el n?mero 2196, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' c?digo 02-Apelaci?n. La consignaci? n deber? ser acreditada al interponerel recurso ( DA 15? de la LOPJ ).

No est?n obligados a constituir el dep?sito para recurrir los declarados exentos en la disposici?n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur?dica gratuita.

As? por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACI?N.- Dada, le?da y publicada fue la anterior sentencia por el Sra. JUEZA que la dict?, estando el misma celebrando audiencia p? blica en el mismo d?a de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administraci?n de Justicia doy fe, en DONOSTIA / SAN SEBASTI?N, a 26 de enero de 2016.