Sentencia Civil Nº 24/2012, Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 2, Rec 544/2010 de 18 de Enero de 2012

Encabezamiento

SENTENCIA nº 000024/2012

Ilmo. Sr. Presidente.

Don Miguel Carlos Fernandez Diez.

Ilmos. Srs. Magistrados

Don Javier de la Hoz de la Escalera.

Don Bruno Arias Berrioategortua

En la Ciudad de Santander, a dieciocho de Enero de dos mil doce.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria ha visto en grado de apelación los presentes Autos de juicio Ordinario, núm. 284 de 2007, Rollo de Sala núm. 544 de 2010 procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Santander, seguidos a instancia de DINSEL S.L., contra Conexión Cantabria 2002 S.L.

En esta segunda instancia ha sido parte apelante DINSEL S.L., representado por la Procuradora Sra. Puente Galache y defendido por el Letrado Sr. Ferrer Serrano; y apelada CONEXIÓN CANTABRIA 2002 S.L., representada por el Procurador Sr. García Viñuela y defendido por el Letrado Sr. García Gómez.

Es ponente de esta resolución el magistrado Ilmo. Sr. don Javier de la Hoz de la Escalera.

Antecedentes

PRIMERO: Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Santander, y en los autos ya referenciados, se dictó en fecha 30 de junio de 2009 Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por Dinsel S.L., representado por la Procuradora doña María Teresa Puente Galache, contra Conexión Cantabria 2002 S.l., representado por el Procurador don Fernando García Viñuela, absuelvo a la demandada de todas las peticiones deducidas frente a ella. No se realiza condena al pago de las costas procesales'.

SEGUNDO: Contra dicha Sentencia la representación de la parte demandante preparó recurso de apelación, que se tuvo por preparado; interpuesto en forma, y dado traslado del mismo a la contraparte, que se opuso al recurso, se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que se ha deliberado y fallado el recurso en el día señalado.

TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales salvo el plazo de resolución en razón al número de recursos pendientes y su orden.

Fundamentos

Se aceptan los de la Sentencia de instancia, en tanto no sean contradictorios con los que a continuación se establecen; y

PRIMERO: La recurrente, DINSEL S.L., ha solicitado en esta segunda instancia la íntegra revocación de la sentencia del juzgado y que en su lugar se estime la demanda, en que dedujo diversas pretensiones relativas a la protección de su marca registrada con el numero M 2503438 y pedía la protección de su marca y proscripción de la competencia desleal; la demandada CONEXION CANTABRIA 2002 S.L. se ha opuesto, solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO: Por lo que respecta a las pretensiones de protección de la marca deducidas en la demanda, se basan en lo dispuesto en los arts. 52 y 6,1 y 9 de la vigente Ley de Marcas , a cuyo tenor el titular de una marca registrada puede solicitar la declaración de nulidad del registro de otra cuando ' por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'; y cuando 'l os signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los arts. 6 y 7.'.La jurisprudencia ha elaborado un abundante cuerpo de doctrina sobre la recta interpretación de tales preceptos a la luz además del derecho europeo, y así cabe traer a colación la STS 30 Marzo 2009 que establece que ' La determinación de los criterios que permiten afirmar la existencia del riesgo de confusión es afrontada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde una perspectiva comunitaria, a la luz de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 . La sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999 - C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 EDJ1999/26400 - señala que, a los efectos del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE , el riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; y que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance. (...)', sentando diversos criterios a efectos de comprobación de la existencia o no de tal riesgo: ' 1.- El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C- 251/95, Sabel BV c . Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 18 -. La similitud, gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe enjuiciarse tomando en consideración la impresión de conjunto producida en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23 -. Si el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, cuando ésta no goza de especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95 , 23 y 25 , y de 22 de junio de 1.999 , C-342/97 , 20 -.. Existe una interdependencia entre la similitud de las marcas y la similitud de los productos o servicios con ellas identificados, de modo que un bajo grado de similitud entre éstos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre aquellas - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , 19'. Y en la misma línea la STS de 2 de Junio de 2010 recuerda que 'el riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que - en este caso - los servicios de restauración identificados con los signos confrontados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económica o jurídicamente, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 -. El riesgo se ha de investigar teniendo en cuenta todos los factores pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22 ; de 22 de junio de 1.999 , C-342/97, 18 ; de 22 de junio de 2.000 , C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40 EDJ2000/13640 ; de 10 de abril de 2.008, Convenio Colectivo de Empresa de PLAYA NEGRA, S.A./07, Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29 - y en consideración a la impresión de conjunto producida por los signos en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23 -. No obstante, también puede existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23 -. Por último, si el riesgo de confusión es elevado cuando se trata de signos con una intensa fuerza distintiva, resulta menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95 , 23 y 25 , y de 22 de junio de 1.999 , C-342/97 , 20 -.'; doctrina que es reiterada en tras muchas y no hace mucho en la de 21 Junio 2010.

TERCERO: Como se expone en la recurrida, en conclusión fáctica que no ha sido combatida y que resulta de las pruebas practicadas, la actora es titular en lo que aquí importa de la de la marca 'CONNEXION', registrada con el numero M 2.503.438, solicitada el 11 de Septiembre de 2002 y publicada el 16 de Noviembre de 2003 para la Clase 35: ' Publicidad. Venta al por menor a través de comercios electrodomésticos y artículos de electrónica. Venta al por menos a través de redes mundiales de informática de electrodomésticos y artículos de electrónica'; la palabra que sirve de signo, 'CONNEXION', con doble 'N' no lleva tilde, y el signo grafico que junto con ella integra la marca consiste en dos círculos secantes, uno rojo y otro gris. Por su parte la demandada es titular de la marca M 2.568.796, solicitada el 24 de Noviembre de 2003 y publicada su concesión el 28 de Julio de 2004, para la Clase 35 ' servicios de venta al detalle en comercios o a través de las redes mundiales de la informática de aparatos de comunicaciones y de aparatos para el registro, trasmisión, reproducción o tratamiento del sonido, las imágenes o datos', y cuyo signo son las palabras 'TIENDAS CONEXION' y gráficamente esas mismas palabras colocadas una encima de la otra, y formando la 'x' de la palabra 'conexion' un aspa de mucho mayor tamaño y de color naranja, como la palabra 'tiendas', mientras que el resto es de color verde, como se aprecia en las pruebas documentales aportadas.

CUARTO: Aplicando al caso que nos ocupa los criterios antes expuestos a efectos de resolver sobre la realidad o no de similitud bastante entre ambas marcas para entender producido el riesgo de confusión proscrito por la Ley, no pueden por menos de compartirse las conclusiones alcanzadas por la juzgadora de instancia. En efecto, es claro que ambas marcas, incluidas las dos en la Clase 35 de la Clasificación de Niza, identifican la misma clase de actividad, que es el servicio de venta de productos, y que esta recae en buena medida sobre la misma clase de productos, y así, si bien la marca de la demandada se refiere exclusivamente a la venta 'al detalle' en comercios o a través de redes mundiales de informática, de ' aparatos de comunicaciones y de registro, trasmisión, reproducción o tratamiento del sonido, las imágenes o los datos', la de la actora se refiere a la venta ' al por menor' a través de comercios o de redes mundiales de informática de ' electrodomésticos y artículos de electrónica', dentro de los cuales deben incluirse aquellos aparatos de comunicaciones y de registro, trasmisión, reproducción o tratamiento del sonido, de imágenes o datos; cuanto se argumenta en la recurrida acerca de la cercanía de ambos conceptos, ejemplificada en la Directiva 96/2002 de 27 de Enero, modificada por la 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003 y traspuesta a nuestro ordenamiento mediante Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, resulta plenamente correcto, y obliga a considerar, por más que la marca de la actora comprenda la venta también de otros productos electrodomésticos que en el uso normal se conocen como de 'electrodomésticos de línea blanca' - lavadoras, frigoríficos, etc-, y no como aparatos electrónicos, que ambas marcas se proyectan en el mercado en buena medida sobre la actividad de venta de productos de la misma clase; el hecho de que, además, la actora comercialice productos de una determinada empresa de telefonía - Movistar- y la demandada de otra - Orange-, no es decisivo a estos efectos y en este ámbito marcario

QUINTO: Por lo que respecta a la similitud de las marcas, es ciertamente patente la similitud fonética entre los términos 'connexion' y 'conexion' que en ambas se emplean, pues ambas palabras se pronuncian de forma al menos difícilmente distinguible pese a la doble 'n' de la primera, precisamente por no usarse en ninguna de las dos la tilde que en castellano acentúa normalmente la palabra 'conexión', lo que induce a una pronunciamiento a la inglesa; y aunque en la sentencia de instancia no se haga esta precisión, es obvio que la juzgadora lo tuvo en cuenta al afirmar esa identidad fonética, que claramente no existiría en otro caso. Pero por lo dicho es claro que no basta esta constatación para afirmar sin más el riesgo de confusión, y lo cierto es que junto a esa similitud se dan otras diferencias notables que obligan a negarlo; así, no puede obviarse que la marca de la demandada incluye otra palabra 'tiendas', que obliga a su consideración, pues la marca es precisamente la conjunción de ambas; y aunque ese término 'tiendas' es sin duda genérico y escasamente individualizador y también lo es el término 'conexión', la conjunción de ambas resulta peculiar y diferenciadora, respecto de la marca de la actora; y, en fin, resulta decisiva la clara y evidente diferencia gráfica de ambas marcas, aspecto en que la confusión entre ellas resulta razonablemente imposible incluso para el más torpe de los consumidores. En la valoración en conjunto que se impone no puede tampoco soslayarse que los términos 'CONNEXION' O 'CONEXION' son de uso normal y frecuente en la identificación de productos y servicios de informática, electrónica y comunicaciones, evocando una cualidad de conexión o estar conectado muy frecuente en ese ramo, como se deprende de la abundante prueba documental aportada que permite identificar una amplia variedad de marcas que contienen esos términos en una u otra modalidad. Y, en fin, debe también considerarse que las marcas no designan en este caso concretos productos, sino servicios que se prestan a través de establecimientos físicos o mediante páginas Web, de suerte que en ambos casos el consumidor tiene acceso a la figura o logo que gráficamente identifica y diferencia con toda claridad ambas marcas, y por mas que la en la publicidad por radio tenga sin duda importancia esa semejanza fonética, la trascendencia de esto queda relativizada por las diferencias ostensibles de ambas marcas en el aspecto grafico, presente indudablemente en la contratación presencial o por internet y en las restantes formas de publicidad. Por último, es claro que en esta materia y a efectos de realizar el juicio de evaluación del riesgo de confusión o asociación la mera constatación de hecho de haberse producido alguna confusión efectiva, que puede no responder al consumidor medio, siendo por tanto a estos efectos insuficiente la prueba testifical aportada, por demás de referencia. En definitiva, debe confirmarse el criterio de la juzgadora de instancia y la desestimación de las pretensiones de protección de la marca en cuestión, incluida la de prohibición de uso del dominio ' tiendasconexion.com'.

SEXTO: Las pretensiones de la recurrente relativas a la competencia desleal se basan - pese a la cita inmoderada en la demanda de numerosos artículos de la Ley de Competencias Desleal-, en los arts. 5 , 11 y 12 de la LCD , y aunque en el recurso no se combate específicamente la sentencia en este punto, limitándose prácticamente a dar por reproducida la demanda, si se insiste en el aprovechamiento de la promoción realizada por la actora por vía radiofónica. Pues bien, además de que, como ya se explica en la recurrida, la clausula general del art. 5 LCD no permite reconducir a la misma conductas definidas en los demás preceptos cuando no se colmen sus exigencias, lo que en el presente caso ocurre, debe recordarse que conforme a reiterada doctrina legal, el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal , al mencionar ' la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas' debe entenderse referido a creaciones materiales - SSTTSS 11 de mayo de 2.004 y 7 de julio de 2.006 -, mientras que el ámbito propio del art. 12 LCD es el de los signos distintivos, las denominaciones de origen y las expresiones como las que el propio precepto menciona a título de ejemplo, pero no el de las creaciones materiales o productos ( STS 3 Enero 2011 , 30 de mayo de 2007 ); en ese ámbito del art. 11 LCD no es posible afirmar en este caso la infracción que se denuncia, pues el riesgo de asociación o el aprovechamiento que se denuncia tiene su origen, en la propia tesis de la parte actora, no propiamente por la imitación de las prestaciones o iniciativas, sino de los signos distintivos, lo que es propio del art. 12 LCD . Este precepto sanciona el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial o profesional adquirida por otro en el mercando, considerando en todo caso desleal el empleo de signos distintivos ajenos; pero no es este el caso, en que la parte demandada viene utilizando su propia marca registrada que por lo dicho no puede considerarse que vulnere ni infrinja la marca de la actora. Además, aún al margen de no darse esa infracción de la marca que está en la base de la tesis de la recurrente, tampoco se aprecia que haya existido esa conducta de aprovechamiento que se alega, de la que no se ha aportado prueba bastante y que, antes bien los hechos contradicen, pues además de lo ya reconocido en la demanda sobre el numero de centros y expansión de la demandada, las pruebas aportadas corroboran que es esta la que goza de mayor implantación en el mercado, contando a tenor de la documental aportada con la contestación con mas de 180 centros de distribución de telefonía Orange, empresa que comercializa, en ámbitos geográficos que nada tienen que ver en muchos casos con los de expansión de la actora - por ejemplo Cantabria, Andalucía, Navarra-, que contaba al tiempo de interponer la demanda con tan solo un centro en Burgos, otro en Logroño y dos en Zaragoza; y aunque la demandada tenia también establecimientos en Burgos y Logroño, no hay base bastante para afirmar con mínima seguridad que en su actividad la demandada se haya beneficiado y aprovechado de la reputación de la actora, ni el hecho de la publicidad radiofónica de la actora permite sin mas deducirlo cuando, como se ha establecido, pese a la semejanza fonética las diferencias entre las marcas son suficientes y bastantes para distinguirlas en el mercado. Y, en fin, el hecho de que los establecimientos de una y otra parte comercialicen productos y servicios de empresas de telefonía distintas, hace aún mas difícil aceptar que la segunda, cuya publicidad vincula claramente la marca TIENDASCONEXION con Orange, haya podido aprovecharse efectivamente de la reputación comercial o profesional adquirida por la demandada, vinculada con MOVISTAR.

SEPTIMO: Por cuanto antecede es visto que procede la integra desestimación del recurso, debiendo imponerse a la recurrente las costas de esta alzada en aplicación de lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la LEC ..

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey.,

Fallo

1º.- Desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por DINSEL S.L. contra la ya citada sentencia del juzgado.

2º.- Condenamos a la recurrente al pago de las costas de esta segunda instancia.

Contra esta sentencia cabe interponer los recursos extraordinarios de casación y por infracción procesal para ante el Tribunal Supremo, ante este mismo tribunal y en plazo de veinte días.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.