Sentencia Civil Nº 254/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 276/2014 de 17 de Diciembre de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 276 ( C 29 ) 14.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 640 / 13.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM.254/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a diciecisiete de diciembre del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por PARKING AIRPORT IONECA EPB, SL y D. Vidal , apelantes por tanto en esta alzada, representados por el Procurador D. FERNANDO FERNÁNDEZ ARROYO, con la dirección del letrado D. J. ARTURO AGUADO DE MAEZTU; siendo la parte apelada EASYGROUP IP LICENSING LIMITED, representada por el Procurador D. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección del Letrado D. PEDRO MERINO BAYLÓS.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 30 de junio del 2014, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador Juan Carlos Olcina Fernández en nombre y representación de EASY GROUP IP LICENSING LIMITED contra la mercantil PARKING AIRPORT IONENCA EPB, S.L. Y don Vidal y en consecuencia. A) Declaro: - Que EASY GROUP IP LICENSING LIMITED ostenta frente a la mercantil PARKING AIRPORT IONECA EPB, S.L. Y don Vidal derechos de propiedad industrial preferentes derivados de la familia de marcas notorias 'EASY' y en particular sobre las Marcas Comunitarias número 1.699.792 'EASY' , número 4.377.693 ' EASYJETPARKING' y número 1.232.909 EASYJET'.

-Que el uso por las demandadas del signo 'EASYPARKBILBAO' la familia de marcas notorias , ' EASY' y en particular con la referidas, así como un aprovechamiento indebido de su carácter distintivo y notoriedad y un menoscabo del mismo.

B)Condeno ello a la mercantil PARKING AIRPORT IONECA EPB , S.SL.

-A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

-Al cese de cualquier clase de uso del signo EASYPARKBILBAO o de cualquier otro signo que incorpore el término 'EASY' incluyendo a título enunciativo , cualquiera , rótulos , carteles , placas , señales y demás formas de identificación de su establecimiento, así como cualesquiera documentos material publicitario o comercial , como facturas albaranes , tarjetas de visita , etc... procediendo a su destrucción y acreditando fehacientemente al Juzgado tanto su retirada como su destrucción.

-A indemnizara la actora por los daños y perjuicios sufridos en el importe de una regalía hipotética en la cuantía que quede fijada en ejecución de sentencia según los términos del Fundamento Tercero de la presente.

-Al pago de una multa coercitiva por el importe de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada en que subsista la infracción.

_Al pago de las costas del procedimiento.

C) Condeno a don Vidal .

-A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

-A que cancele los nombres de dominio ^'easyparkbilbao. com',

'easyparkbilbao. net', y 'easyparkbilbao. es'

-Al pago de las costas del procedimiento.'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 25 / 11 / 14, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.-

La sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda y ha declarado que el uso por parte de las demandadas del signo 'EASYPARKBILBAO' supone una infracción de la familia de marcas notorias 'EASY' y, en particular, de las marcas comunitarias 'EASY', 'EASYJETPARKING' Y 'EASYJET', así como un aprovechamiento indebido y un menoscabo de las mismas, con los pronunciamientos a ello inherentes.

Frente a dicha decisión, la apelante reproduce una serie de objeciones que denomina procesales, y que no podrán ser acogidas:

a) La de litispendencia (por estar pendiente de resolución un recurso contencioso administrativo en la sección segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid, interpuesto por la denegación de la OEPM del registro de 'EASYPARKBILBAO'), por cuanto los ámbitos judiciales implicados son absolutamente distintos e interdependientes: en uno, se ventila el registro de una solicitud de marca; en el otro, si la actuación de los demandados, que vienen usando el signo sin registro, supone o no infracción de los derechos de exclusiva que ostenta la parte actora, a consecuencia de su titularidad marcaria. A mayor abundamiento, el registro de la marca no se convierte en escudo protector frente a reclamaciones provenientes de titulares marcarios que gocen de prioridad, de modo que, incluso en supuestos de marcas registradas, éstas pueden infringir derechos derivados de registros anteriores.

b) La de cuestión prejudicial administrativa, por los mismos motivos que la anterior, sin que pueda haber lugar a suspender el procedimiento ( art. 42 LEC ) por el mero hecho de que penda la resolución de un litigio relativo al registro de una solicitud de marca.

SEGUNDO.-

Gira fundamentalmente el recurso interpuesto sobre la inexistencia de infracción de las marcas comunitarias de la actora, al considerar inexistente el riesgo de confusión entre con el signo empleado por la parte demandada. Recordemos que el riesgo de confusión, como sustento de la infracción de una marca comunitaria, encuentra su apoyo legal en el art. 9.1.b RMC (' La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca').

La parte apelante no discute la notoriedad de las marcas de la actora (apreciada en la sentencia) ni el aprovechamiento indebido de esa notoriedad, o el menoscabo que para aquéllas supone la actuación de la demandada. Con ello, ya bastaría para la desestimación del recurso.

Con relación al riesgo de confusión, los criterios generales para su apreciación vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca , el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca , la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales'.

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

La familia notoria (declarada así en la sentencia) 'EASY', y más concretamente las tres ya referidas ('EASY', 'EASYJETPARKING' Y 'EASYJET') comienzan, al igual que el signo del demandado, EASYPARKBILBAO, por las mismas cuatro letras. En la comparativa más concreta con 'EASYJETPARKING', la coincidencia se extiende a las letras 'PARK', evocativas de un servicio de parquing, cuando de su uso en un aeropuerto se trata.

De otra parte, la identidad de los servicios designados por el signo empleado por la demandada no se ha cuestionado en el litigio.

Por último, la interdependencia que debe darse entre los elementos anteriores (gran similitud de los signos en conflicto e identidad de los servicios marcados con ellos) sí permite considerar la existencia de riesgo de confusión, entendido en el sentido de que la generalidad del público interesado en los servicios que nos ocupan (normalmente, sin un especial grado de atención, pues se trata simplemente de un servicio de aparcamiento en un aeropuerto) pueda creer, erróneamente, que los de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los designados por las marcas de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los ofrecen, dada su concurrencia en ese ámbito del mercado.

TERCERO.

También desde la perspectiva de la notoriedad de las marcas de la actora y el riesgo de confusión, la sentencia habría de ser confirmada.

Como ha establecido con reiteración este Tribunal (última sentencia de 10 de abril del 2014 ), una de las consecuencias del carácter notorio o renombrado de las marcas es la elevación del riesgo de confusión porque es mayor su carácter distintivo. Así lo expresa la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd/Klijsen): ' Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor'.

La STJUE de 10 de abril de 2.008, asunto Convenio Colectivo de Empresa de PLAYA NEGRA, S.A./07 (Adidas AG- Marca Mode CV) también ha fijado con claridad cuál es el ámbito de protección que corresponde a una marca notoria y en particular, en relación al régimen de confundibilidad exigible, señalando que '... basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca' (ap. 41)', marcando la STJUE 18 junio 2009, asunto C- 487/07 (L?Oreal) las diferencias de 'grado de similitud ' que existen entre riesgo de confusión y vínculo al afirmar que'... no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión . Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca'. Finalmente la STJUE de 27 de noviembre de 2008 ('Intel-CPM') justifica la razón de la mayor protección de la marca notoria en que '... por el uso de dicha marca , más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior'.

Como se evidencia, la jurisprudencia se pronuncia a favor de la mayor protección que se confiere a la marca notoria. En este sentido la STJUE de 18 de junio de 2009, C-487/07 (L?Oreal) reiteró que ' el artículo 5 apartado 2 de la Directiva 89/104 establece, a favor de las marcas de renombre, una protección más extensa que la regulada en el apartado 1 de dicho artículo 5.', concretando la STJUE de 23 de octubre de 2003, C-408/01 (Adidas) que 'l a protección que confiere el artículo 5 apartado 2 de la Directiva, no está supeditada a que se constate un grado de similitud entre el signo y la marca de renombre (y) que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca' .

En conclusión, hay infracción de marca notoria cuando hay similitud, pero el grado de similitud exigida para que haya infracción es el que sea suficiente para generar en la mente del consumidor un mero vínculo entre marcas, no siendo necesario que se produzca un riesgo de confusión .

La notoriedad o renombre de las marcas, por tanto, no excluye o minimiza el riesgo de confusión , sin que incluso lo agrava, como hemos visto.

Si hemos destacado el grado de similitud entre las marcas de la actora y los signos utilizados por la demandada y la identidad de los servicios que reivindican, la concurrencia del carácter notorio de las marcas de la actora va a acentuar aún más el riesgo de confusión.

La existencia de infracción justifica la indemnización de daños y perjuicios, sin que a ello obste la posible buena fe de la parte apelante.

En definitiva, ninguno de los argumentos vertidos en el escrito de interposición del recurso de apelación tiene entidad para que este Tribunal modifique el criterio y resolución adoptados por el juzgador de instancia, razón por la que, sin necesidad de mayores disquisiciones, se desestimará el recurso interpuesto.

CUARTO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho.

QUINTO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos deberán interponerse (téngase en cuenta que la modificación introducida en la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, publicada en el BOE del día 11 de octubre, suprime el trámite de preparación de todos los recursos devolutivos, que habrán, por tanto, de ser directamente interpuestos, en plazo y forma, de conformidad con la Disposición transitoria única, Procesos en trámite) ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banco Santander indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

SEXTO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con desestimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de PARKING AIRPORT IONECA EPB, SL y D. Vidal contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 30 de junio del 2014, en los autos de juicio ordinario n.º 751 / 13, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.