Sentencia Civil Nº 261/2014, Audiencia Provincial de Albacete, Sección 1, Rec 120/2014 de 22 de Diciembre de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

ALBACETE

SECCION PRIMERA

Apelación Civil nº 120/2014

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Albacete

APELANTE: SANTA RITA HARINAS S.L.

Procurador: Dª. Llanos Ramírez Ludeña

Letrado: D. Juan Carlos Lara Garay

APELADO: HARINAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.L.

Procurador: D. Abelardo López Ruiz

Letrado: D. Alberto López de Luis

S E N T E N C I A NUM. 261

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

Ilmos. Sres.

Presidente

D. CESAR MONSALVE ARGANDOÑA

Magistrados

D. JOSE GARCIA BLEDA

Dª. MARIA OTILIA MARTINEZ PALACIOS

En Albacete a veintidós de diciembre de dos mil catorce.

VISTOSen esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los autos de juicio Procedimiento Ordinario nº 376/2013, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Albacete y promovidos por la entidad 'SANTA RITA HARINAS S.L.' contra la mercantil 'HARINAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.L.'; cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra la sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2014 por la Magistrada-Juez sustituta de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpuso la referida demandante. Habiéndose celebrado Votación y Fallo en fecha 20 de octubre de 2014.

Antecedentes

ACEPTANDOen lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y

1º.-Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: ' FALLO:Desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales, Dª Llanos Ramírez Ludeña, en nombre y representación de HARINAS SANTA RITA, S.L., contra la mercantil HARINAS DE CASTILLA-LA MANCHA, (HARICAMAN), representada por el Procurador de los Tribunales, D. Abelardo López Ruiz, debo absolver y absuelvo a la citada demandada de los alegatos y pedimentos contenidos en el escrito de demanda, con imposición de las costas causadas a la parte actora.- Notifíquese a las partes la presente resolución. Contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Albacete, a interponer en un plazo de veinte días. Se hace saber a las partes que si recurren deberán constituir el depósito y tasa previstos en la Ley.- Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias.-'

2º.-Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por la entidad demandante 'Santa Rita Harinas S.L., representado por medio de la Procuradora Dª. Llanos Ramírez Ludeña, bajo la dirección del Letrado D. Juan-Carlos Lara Garay, mediante escrito de interposición presentado ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazadas las partes, por la mercantil demandada 'Harinas de Castilla-La Mancha S.L.', representada por el Procurador D. Abelardo López Ruiz, bajo la dirección del Letrado D. Alberto López de Luis se presentó en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándose los autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por término de diez días, compareciendo los mencionados Procuradores en sus respectivas representaciones ya indicadas.

3º.-En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, salvo en el plazo para dictar sentencia en esta instancia, dado el volumen de asuntos pendientes de resolver de carácter preferente.

VISTOsiendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. MARIA OTILIA MARTINEZ PALACIOS.

Fundamentos

PRIMERO.-Se alza la recurrente contra la sentencia dictada en el presente procedimiento articulando nueve motivos de apelación que expuestos en síntesis son los siguientes:

En primer lugar se esgrime que la sentencia recurrida parte de un error, que es uno de los principales argumentos para desestimar la demanda, cuál es el tratar la marca tridimensional como si fuera un diseño industrial, siendo la normativa muy distinta, y, en especial, en lo referente al requisito de la novedad, que en la forma que lo argumenta el juzgador sólo es aplicable al diseño industrial, pero no a la marca, argumentando que el envase no es nuevo en España, cuando ese requisito sólo es propio del diseño industrial, pero no de la marca, privándole del carácter distintivo a la marca tridimensional. Además, para poder extraer esas consecuencias tenía que haber exigido a la parte demandada el ejercicio de la acción de nulidad contra la marca de la actora. En la sentencia recurrida no se ha tenido en cuenta que los derechos de la marca están en vigor, discrepando de la valoración que se hace de la prueba a este respecto.

El siguiente motivo de apelación se circunscribe a la afirmación que se hace en la sentencia sobre la propiedad del molde, cuando lo determinante no es el referido molde sino el diseño y sobre todo la marca, que es la acción ejercitada, debiendo estar al documento nº 20 aportado con la demanda.

En el siguiente motivo de apelación se discrepa de la apreciación que se realiza en relación con la confusión.

Se continua alegando en el siguiente motivo que a los efectos del riesgo de confusión, el Juzgador ha cometido otro error en la apreciación de la prueba al no considerar que la marca tridimensional nº 2970025 es de reconocimiento notorio en el sector mercantil, con los efectos consiguientes de dicha notoriedad en cuanto al riesgo de confusión, además hasta que irrumpió en el mercado la demandada en el año 2010, utilizando el envase conflictivo, la única empresa que vendía productos alimenticios basados en la harina era sólo la actora.

Se continúa en el motivo sexto esgrimiendo que sea notoria o no la marca, lo cierto es que el envase comercializado por la demandada es prácticamente idéntico o muy similar al volumen registrado en dicha marca, lo que provoca confusión en el consumidor. Al utilizar el envase y xerografiando su marca y la de otros comerciantes, lo que está haciendo es utilizar el envase objeto de la marca tridimensional como si fuera una marca blanca, y pierde su carácter distintivo.

Como último motivo de apelación se resume lo anterior, añadiendo que ha mantenido el uso extraregistral desde el año 2007 hasta febrero de 2011, en que solicitó el registro de la marca, por el contrario el uso extraregistral de la demandada ha partido del año 2010 sin registro marcario, siendo de aplicación el principio prior tempore potior iure.

La parte demandada se opone al recurso.

SEGUNDO.-Se ejercitan en esta litis las acciones que la Ley de Marcas otorga al titular registral de las mismas.

Así el artículo 41. recoge las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

Recogiendo el artículo 34. los derechos conferidos por la marca y que se pueden hacer valer por medio de las citadas acciones:

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Conviene también resaltar, antes de entrar en el fondo de la litis que la Ley 32/1988, de 10 noviembre, de Marcas , establece en su artículo 1 que se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva, para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, y en su artículo 2º, que podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios: d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; como complemento, el artículo 30 de la misma Ley señala que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca. ( STJCE de 29 de septiembre de 1998 - TJCE 1998220-, Canon, C-39/97 ).

La marca, en efecto, debe permitir al público al que va dirigida distinguir tales productos o servicios de los procedentes de otras empresas y creer que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que puede imputarse la responsabilidad en cuanto a su calidad.

Sólo de este modo la marca permitirá que el consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa efectúe, al realizar una adquisición posterior, la misma elección si la experiencia resulta positiva o una elección distinta en el caso de que fuera negativa.

En este punto resulta conveniente detenernos brevemente, con la doctrina más autorizada, en la relación existente entre el Derecho de marcas y las normas propias de la competencia desleal. No cabe duda de que ambos sectores del ordenamiento participan, cuanto menos en lo relativo a los signos distintivos, de un sustrato común: ambos sectores confieren protección jurídica a los signos distintivos en cuanto instrumentos que sirven para presentar a los agentes económicos, sus prestaciones y establecimientos en el tráfico, al tiempo que establecen un canal de comunicación con los consumidores sobre el que pueden proyectarse informaciones de muy diversa naturaleza sobre las características y peculiaridades de esos mismos agentes económicos, sus prestaciones y establecimientos. Atendido el sustrato común, la dualidad se explica porque cada cuerpo normativo desempeña cometidos diferentes: mientras que el Derecho de marcas se ocupa primordialmente de favorecer la implantación de las marcas en el mercado y garantizar la seguridad jurídica característica de un sistema registral, el Derecho contra la competencia desleal pone el acento en el reconocimiento jurídico de los valores representados por los signos distintivos en el tráfico, o si se prefiere en la represión de falsas o incorrectas representaciones de la realidad acerca de la identidad o características de la actividad desarrollada por un operador económico, sus prestaciones o establecimientos. De ahí que exista una estrecha relación entre uno y otro, de modo que la infracción de la marca constituye evidentemente un claro supuesto de competencia desleal.

TERCERO.-Sentada la anterior legislación y jurisprudencia aplicable al caso, debemos pasar a delimitar lo que constituye el objeto de la litis y del recurso planteado. Así, sin perjuicio de ulterior desarrollo, no es controvertido que la actora ha comercializado desde el año 1998 el producto de la harina para distintos usos y aplicaciones culinarias en un envase de plástico rígido, así resulta también acreditado por las publicaciones que aparecen a los documentos nº 8, 9 y 10 acompañados al escrito de demanda . En el año 2007 cambió la forma de dichos envases y contrató con ITC, S.L. la fabricación de ese nuevo envase, documento nº 20 de la demanda. En fecha 18 de febrero presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas dos solicitudes de registro de marca tridimensional referidas al nuevo envase de plástico rígido de forma trocónica, siendo las marcas, Marca Española nº 2970025 para productos de harinas alimentarias y preparados, alimentos a base de harinas de la clase nº 30 del Nomenclátor, concedida por resolución de fecha 8 de marzo de 2012. Y la Marca Española nº 2970 027, para los productos de harinas alimentarias y preparadas, alimentos a base de harinas de la clase nº 30 del Nomenclátor, concedida por resolución de fecha 31 de octubre de 2011.documento 66 y 67 de la demanda. La marca Santa Rita Harinas como conjunto gráfico denominativo consta registrada como tal desde el año 2005, documento nº 4 de la demanda.

Por su parte la demandada en el año 2010 sacó al mercado harina preparada para el mismo uso y aplicaciones culinarias que la de la actora, en un envase de plástico con unas dimensiones y características determinadas, donde serigrafía su marca de carácter mixta gráfico denominativa concedida por resolución de fecha 3 diciembre 1993 para productos de la clase 30 del Nomenclátor con la denominación HARICAMAN hcm.

Pues bien, la controversia no es otra que determinar si la demandada con la comercialización que hace con su marca de la harina alimentaria y preparada, en ese envase de plástico rígido y forma trocónica, está vulnerando las marcas tridimensionales registradas por la actora.

El primer motivo de apelación que esgrime la recurrente se circunscribe a considerar que uno de los principales argumentos para desestimar la demanda se basa en el grave error de tratar a la marca tridimensional como si fuera un diseño industrial considerando que el mismo no es nuevo en España.

Pues bien, a criterio de la Sala, aunque en la sentencia se hable de que el envase no es nuevo en España, no significa que se esté tratando a la marca como si de un diseño industrial se tratara, sino que esa falta de novedad de la marca tridimensional registrada, que se materializa, al menos en una de ellas, únicamente en el envase, implica su falta de distinción en el mercado, es decir no tiene poder identificativo, por cuanto ese 'envase' registrado como marca, ya se venía utilizando con anterioridad al registro. Tan es así que en la propia demanda se dice que lo utiliza desde el año 1998, documentos nº 8, 9, y 10 de la demanda, aunque la forma que en un principio presentaba ese envase de plástico era muy distinta a la actual, como resulta del documento nº 8 de la demanda. Adquiriendo el envase hasta el año 1999 a Cubil y es a partir del año 2000, cuando lo adquiere de ITC. Reconociendo igualmente que es en el año 2010 cuando comprueban que lo empieza a utilizar la demandada. Luego, si en el año 2010 lo utiliza la demandada, es claro que cuando solicita el registro de la marca tridimensional el día 18 de febrero de 2011, ya se estaba utilizando ese envase en ese sector para harinas alimentarias y preparadas, al igual que se utilizaba en otros muchos sectores al tratarse de un envase que corresponde a una gama Unipak, que lleva siendo comercializado más de 12 años por RPC Superfos, con ámbito de distribución internacional para diversos clientes y a cada uno se le personaliza según su solicitud (color, impresión), así resulta acreditado por los documentos n 78 a 81 de la contestación a la demanda corroborados por el testigo Sr. Millán , y sin que por el sólo hecho de impugnar los documentos signifique que no hacen prueba alguna, pues a este respecto tiene establecido la jurisprudencia que el problema de la eficacia o valor probatorio de los documentos privados viene siendo abordado con reiteración por la jurisprudencia interpretadora del art. 1225 del CC EDL 1889/1, a cuya doctrina se acomoda sustancialmente lo dispuesto en el art. 326 de la LEC EDL 2000/1977463, en el sentido de que la falta de reconocimiento sobre la autenticidad de un documento privado por aquellos a quienes afecta no le priva íntegramente de valor probatorio, ni quiere decir que dicho reconocimiento legal sea el único medio de acreditar su legitimidad, pues ello equivaldría a dejar al exclusivo arbitrio de la parte a quien perjudique la fuerza y validez del documento, lo cual podría comprometer gravemente las exigencias de justicia y respeto a lo pactado, dado que la mayoría de las relaciones jurídicas se formalizan a través de esta clase de documentos. De ahí que pueda darse la debida relevancia probatoria a un documento privado, siempre que en el proceso existan otros elementos de juicio o medios susceptibles de acreditar dicha autenticidad y de ser valorados junto con aquél, conjugando así su contenido con el resto de la prueba o ponderando su grado de credibilidad atendidas las circunstancias del debate, siendo la admisibilidad de este medio más amplia cuando no se trata propiamente de obtener la prueba del nacimiento de una obligación constituida en el mismo documento, para cuya eficacia es esencial la firma del obligado, sino la mera constatación de un hecho ( SS TS 27 junio 1981 EDJ 1981/1597 , 16 julio 1982 EDJ 1982/4929 , 29 mayo 1987 EDJ 1987/4252 , 30 diciembre 1988 , 23 noviembre 1990 EDJ 1990/10675 , 6 febrero 1992 EDJ 1992/1030 , 19 julio 1995 EDJ 1995/4902 , 3 abril 1998 EDJ 1998/2014 , 25 enero 2000 EDJ 2000/173 , 30 octubre 2002 EDJ 2002/44500 , 22 noviembre 2004 EDJ 2004/183466 y 1 junio 2005 EDJ 2005/83525).

Por consiguiente dichos documentos acreditan lo anteriormente expuesto, por cuanto que resultan avalados y corroborados con la prueba testifical.

A ello debemos añadir que a este respecto también se esgrime en el recurso que si se observa el documento 79 ya citado, y se compara con la marca tridimensional registrada nº 2979025, se aprecia que no existe parecido alguno y, además, si observamos la referencia del documento siguiente, el nº 80, la fecha del diseño es posterior a cuando se depositó la solicitud del registro de su marca tridimensional.

A este respecto debemos decir que en el documento nº 78 consta expresamente que el envase fabricado por Superfos Referencia 5561 y 2560 con denominación Unipak 910 mls 128 por 96 mm lleva siendo comercializado por Superfos más de doce años con ámbito de distribución internacional, aportándose en los dos documentos siguientes el diseño gráfico de las referencias, la primera con fecha 30-01-2003 y la segunda con fecha 31-03-2011, explicando perfectamente el testigo, que lo aportado en los dos documentos son los últimos planos del envase, que uno es del año 2003 porque la tapa no ha sufrido modificaciones desde esa fecha, y el otro es del año 2011, porque es cuando se produjo la última modificación, modificaciones que no son físicas del envase que se lleva comercializando desde hace años, en concreto obra en el documento citado doce años, por lo que es claro que la fecha que obra en la referencia 2561 al documento 80, no es la de fabricación, sino de la última modificación sin afectar a la configuración física del envase. A más abundamiento decir que en la propia demanda se afirma que la demandada ya en el año 2010 comercializaba sus harinas, amén de otros envases, en uno de plástico duro similar al de la actora, y también se ha probado que ese envase lo han adquirido de este fabricante, como resulta de los documentos 102,103,104105,106,107,198,109, y desde el año 2010.

A parte de lo ya referido, el citado documento nº 78 dice expresamente quienes son algunos de sus clientes, en concreto, Remia, Rieber & Son, Royal Canin, Cubil etc, siendo común en el mercado para comercializar una amplia gama de productos, no sólo de alimentación sino también comida para perros....

En definitiva, este motivo de apelación debe ser desestimado por cuanto ha resultado acreditado que con anterioridad al registro de las marcas tridimensionales registradas por la actora, ya se utilizaba un envase de características parecidas tanto por la demandada como por otras empresas en una amplia gama de productos, al ser un envase de uso común standarizado.

Por último, debemos decir que las consideraciones que se hacen sobre ello en la sentencia no están dirigidas a declarar la nulidad de la marca, que es cierto que no se ha solicitado, sino que por la juez a quo a fin de valorar si existe el riesgo de confusión aludido, se tomó en consideración todos los factores pertinentes que concurrían en le caso, como se establece, entre otras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 , 22 de junio de 1999 , 22 de junio de 2000 , 10 de abril de 2008 , pero todo ello encaminado a determinar si existe el referido riesgo, como después continúa examinando.

Lo que si debemos decir a este respecto es que la parte demandada si deja vislumbrar una excepción implícita a la marca, pues lo que se ha debatido y se ha dado respuesta en la sentencia es una posible nulidad de la marca, en tanto que se ha concluido que la marca registrada por la actora, esto es, el envase desnudo no sirve para identificar la marca, artículo 5,1 b de la ley de marcas , careciendo, por tanto del carácter distintivo.

CUARTO.-Como siguiente motivo de apelación se centra en la afirmación que se hace en la sentencia respecto a que la actora no es la propietaria del molde del envase, al entender que del documento nº 20 de la demanda resulta todo lo contrario. Sin embargo a este respecto debemos decir que no es cierto que del documento nº 20 aportado con la demanda resulte que la actora es la titular o propietaria del molde por cuanto sólo se dice que el cliente manifiesta disponer de autorización suficiente de los titulares de los derechos de propiedad industrial de cualquier tipo sobre el diseño y modelos proyectados. Y seguidamente se dice que la inversión de los moldes corre a cargo de ITC a cambio de un consumo de 4 millones de envases en tres años por parte de Harinas Santa Rita. Debiendo diferenciar claramente el molde que, según el documento aportado corre a cargo de ITC, del envase y diseño, respecto del que no existe derecho de propiedad industrial registrado.

Todo ello sin perjuicio de que lo determinante y que constituye el objeto de la litis es la marca, y como tal está registrada la marca tridimensional de la actora nº 2970025, y dichas consideraciones realizadas en la sentencia lo son a los efectos de determinar el riesgo de confusión, pero en nada se encaminan a declarar la nulidad, que no se ha reconvenido, sin perjuicio de lo ya expuesto sobre esta cuestión.

QUINTO.-Si resulta transcendente el siguiente motivo por cuanto el objeto de la litis lo constituye precisamente la existencia de riesgo de confusión entre los envases de las partes, pues alega la actora que el envase de la demandada es una copia servil de su envase. La parte recurrente esgrime que existe error en la valoración de la prueba al concluir la juzgadora de instancia que no hay riesgo de confusión entre los envases de las partes, y ello al entender que lo que debe compararse es la marca de la actora con el envase de la demandada, teniendo en cuenta que la marca tridimensional no tiene medidas concretas y fijadas, pues lo que se exige es que el volumen que se materialice sea proporcionado en sus medidas conforme se ha registrado. Cuando el envase infringe una marca tridimensional no se exige la identidad, basta con el parecido o similitud para que tal infracción se produzca. Y continua esgrimiendo que respecto del cierre se trata de una mínima diferencia funcional, que no formal que pasa desapercibida, por lo que no se puede tener en cuenta a la hora de analizar la confrontación.

En primer lugar debemos centrarnos en qué se entiende por marca tridimensional, afín de examinar y confrontar las marcas en litigio, y así dice la ST S de 22 de noviembre de 2008 :

'Antes de examinar estos criterios, debe recordarse aquí el concepto legal sobre lo que se denomina marca tridimensional. Ya el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, de 1929 admitió que una marca pudiese consistir en una representación tridimensional, lo que se consolidó en la ley de Marcas de 1988, aplicable al presente recurso, que mencionaba entre los signos susceptibles de constituir una marca se encontraban 'las formas tridimensionales, entre las que se incluyen(...) la forma del producto o su presentación'. Por ello, una marca tridimensional consiste en un signo que tiene un volumen.'

Sabido es que para afirmar el riesgo de confusión, es preciso efectuar una apreciación conjunta o, como dicen las SSTJCE de 29 de septiembre de 1998 (c 39/98 -Canon Kabushiki c. Metro Goldwin Mayer Inc) EDJ 1998/15013 y de 22 de junio de 1999 ( c 342/97 - Lloyd Schunhfabrik Meyer & Co. GmbH c . Klijsen Handel BV) EDJ 1999/26400tomar en consideración 'la impresión de conjunto producida por la marca , la similitud entre ella y los productos o servicios designados, así como el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, con evaluación, en su caso, de la importancia que deba atribuirse a la categoría de los productos o servicios y a las condiciones de su comercialización'.Consideramos de interés en este punto recordar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las marcas tridimensionales.

La STJUE de 20 de octubre de 2011 (asuntos acumulados C 344/10 P y C 345/10 P, Freixenet) EDJ 2011/236165 , declara que según una jurisprudencia reiterada, ' los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas ' (apartado 45, que cita las sentencias Mag Instrument; Deutsche SiSi Werke; Storck y Henkel).

Añade que, ' no obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa ' (apartado 46).

La jurisprudencia citada se ha desarrollado, como observa el tribunal (apartado 48) ' en relación con las marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, o por el envase de los productos, como son los líquidos, que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto'.

Por su parte, el carácter distintivo de las marcas debe apreciarse tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, ( STJCE de 22 de junio de 1999 - TJCE 1999138-, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 EDJ 1999/26400).

Obviamente esta apreciación global sobre la similitud de signos no está supeditada a dictámenes periciales, que pueden ser ilustrativos pero no determinantes puesto que se trata de una valoración eminentemente jurídica. Como señalan las Sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997 , as. C-251/95, 'Sabel ', y de 22 de junio de 1999 , as. C-342/97 , 'Lloyd', a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos y destaca la primera (23) que esa apreciación debe ser global, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas , teniendo en cuenta en particular sus elementos distintivos y dominantes y que debe atenderse a la figura del consumidor o usuario de los productos o servicios a que se destinen los signos enfrentados. Esta apreciación global ya se había reflejado con anterioridad en nuestros Tribunales. Así la STS, Sala Tercera, de 15 de marzo de 1976 , destacó que la semejanza 'ha de surgir en cada caso concreto en visión de conjunto de las marcas en pugna, pero no siguiendo un criterio matemático de contar el número de letras o sílabas que sean iguales o diferentes para admitir o no la incompatibilidad'.

Pues bien, al margen de que el envase que ha registrado la actora como marca, se utilice desde hace tiempo por distintos comerciantes y para varios productos, lo que nos parece determinante a criterio de esta Sala, es la utilización que del mismo se hace para presentar y comercializar el mismo producto, es decir, no estaríamos hablando de confusión si lo comercializado es producto para perros o golosinas. No está de más, antes de seguir adelante, recordar el trato que merecen las marcas tridimensionales en el análisis comparativo que ahora nos incumbe, fundamentalmente desde la perspectiva del riesgo de confusión, sin perjuicio de los criterios ya señalados, nos parece de interés lo señalado en la STS de 18 de marzo de 2010 EDJ 2010/19165 , que recoge lo que entiende constituye hoy ya una interpretación uniforme de la Directiva 89/104 /CEE, de 21 de diciembre de 1.988, para la configuración de un concepto esencialmente comunitario, debe entenderse que el riesgo de confusión consiste que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 EDJ 1999/26400 -, señalándose en esta misma Sentencia que el riesgo de confusión debe ser investigado a la vista de todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport , 22 EDJ 1997/15503 ; de 22 de junio de 1.999 , C- 342/97 , 18 EDJ 1999/26400 ; de 22 de junio de 2.000 , C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40 EDJ 2000/13640 ; de 10 de abril de 2.008, C- 102/07, Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29 EDJ 2008/16665 -, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23 -, si bien, apunta esta Sentencia, ello no significa que, tratándose de marcas compuestas o de marcas mixtas, no pueda existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23 EDJ 1997/15503 -.

Además, el riesgo de confusión, que es menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios, resulta tanto más elevado cuanto mayor sea la fuerza distintiva de aquella - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95 EDJ 1997/15503, 23 y 25 EDJ 1997/15503, y de 22 de junio de 1.999 , C-342/97 , 20 EDJ 1999/26400 -.

Por último, dice la referida resolución, para averiguar la similitud entre los productos o servicios identificados con los signos confrontados se han de tener en cuenta todos los factores influyentes, como la naturaleza de los mismos, su destino y utilización... - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, 39/97 , Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 23 EDJ 1998/15013 -.

En el caso que nos ocupa, el signo registrado, tridimensional nº 2970025, se encuentra huérfano de aditamento alguno (etiqueta, elemento denominativo...). Pues bien, conforme a la anterior jurisprudencia, debemos sentar las siguientes premisas para determinar si ha producido la violación de los derechos marcarios de la actora:

1 El envase que utiliza la actora no es novedoso, por cuanto con anterioridad a su registro ya se utilizaba uno similar, al menos en cuanto a que se trata de un envase de plástico rígido , y de forma parecida, tanto por la demandada como en otros sectores no sólo de la alimentación . Dicho envase es de uso común en el mercado , lo que implica que por sí mimo no sirve para identificar el producto. Es decir esa marca tridimensional registrada no se asocia a la Harina Santa Rita, porque este envase u otro parecido se viene utilizando para comercializar múltiples productos , no sólo la harina, de ahí que el consumidor no identifique este envase con la marca de harinas Santa Rita.

2 Ello implica que debemos acudir a otros elementos, y es que aunque la marca registrada con el nº 2970025 protege y ampara al envase desnudo , lo cierto es que dicho envase, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros, por ejemplo la botella de Coca -Cola, no sirve para identificar el producto, por lo que debemos acudir a la marca registrada Santa Rita Harinas, marca gráfica y denominativa, que se añade al envase, debiendo decir a este respecto, que, en todo caso, el envase siempre se comercializa con la marca gráfica y denominativa.

3 Examinada una y otra marca, tanto envase como la serigrafía unida al mismo debemos concluir que no existe tal riesgo de confusión, pues en nada se parece Santa Rita Harinas a Haricaman, ni gráfica, ni fonéticamente, ni tampoco en el colorido. Cuando el consumidor se enfrenta al producto, en tanto que el envase en sí no lo identifica, ha de fijarse en otros elementos de la misma y estos elementos como hemos dicho no llevan a confusión, así aparece claramente del examen directo de las mismas, como también reza en el informe pericial aportado por la demandada, y al que no obsta el de la actora. Dicho informe que obra al folio187 y siguientes se concluye que no existe riesgo de confusión entre la marca, y es imposible que nadie pueda asociar un producto de una marca y otra, y se examina las tarrinas comparando una y otra, cómo en la de Haricaman se destaca el tipo de harina, en la otra destaca la marca, el diseño de las letras es muy distinto, los envases son de distinto tamaño. En los laterales de la tarrina también aparecen explicaciones diferentes, como en la parte trasera, al igual que la tapa, mientras que la de Santa Rita tiene imagen en la tapa, no así la de HARICAMAN, que es blanca. A ello no obsta el informe elaborado por el Sr. Jesús María , donde se dice en una de sus conclusiones que el envase de Haricaman y Carrefour reproducen con identidad las características del envase de la actora, y ello porque aunque el envase sea muy similar, que no igual, no existe riesgo de confusión entre la presentación de un producto y otro, por cuanto el envase no identifica a la marca de la actora, por las razones ya espuestas, y porque hay que examinar la presentación conjunta del producto, y esa presentación , no genera riesgo de confusión, como bien se dice en la sentencia recurrida, y tampoco de asociación, es decir que los consumidores puedan llegar a pensar que existen vínculos económicos o jurídicos entre unas empresas y otras, porque examinados en conjunto ambos productos se observa y aprecia sin duda que son distintos y pertenecen a empresas distintas, pues lo único en común, por su similitud, es el envase, y en este envase no sólo se comercializa harina, sino otros muchos productos.

En este sentido se pronuncia la jurisprudencia, debiendo traer a colación la sentencia del T.S. de fecha 30-5-13 I. En relación con la decisión de no declarar la nulidad de las marcas españolas de la demandada, por haber entendido el Tribunal de apelación que no había sido infringida la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6, apartados 1, letra b ), y 2, letra a).iii, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre EDL 2001/44999 - capítulo de la letra A del escrito de interposición -, la interpretación de la sentencia recurrida EDJ 2010/134070 lleva a entender - en contra de lo que la recurrente parece dar por supuesto - que lo que el Tribunal de apelación declaró no fue la caducidad por vulgarización de las marcas comunitarias registradas, a nombre de la ahora recurrente, con los números 334 599 y 1 438 670. Antes bien, con ocasión de valorar el riesgo de confusión entre todas las confrontadas - esto es, el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios para los que fueron registradas proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, económica o jurídicamente - y para dar una congruente respuesta a las acciones de nulidad y violación ejercitadas en la demanda, lo que hizo fue, tras tomar en consideración todos los factores pertinentes que concurrían en el caso - como exigen, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 , C-251/95 EDJ 1997/15503 , 22 de junio de 1999 , C-342/97 EDJ 1999/26400 , 22 de junio de 2000 , C-425/98 EDJ 2000/13640, y 10 de abril de 2008, Convenio Colectivo de Empresa de PLAYA NEGRA, S.A./07 EDJ 2008/16665 -, así como la impresión de conjunto que los signos confrontados normalmente producen en el consumidor medio, que las percibe como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - lo que también destaca, entre otras muchas, la citada sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 -, atribuir una mayor importancia al término que consideró dominante en el conjunto de los que integran las respectivas marcas, por tener una mayor fuerza distintiva - como recomienda hacer, entre otras muchas, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997, C-251/95 -.

Carece, por lo tanto, de fundamento el conjunto de infracciones que la recurrente denuncia a partir de la supuesta necesidad de ejercitar una acción reconvencional, pues dicho trámite no era preciso para emitir un juicio sobre el riesgo de confusión en coherente respuesta a las acciones ejercitadas en la demanda.

Cierto es que, en ese enjuiciamiento, el Tribunal de apelación entendió que las palabras 'Tupper ' y ' Taper ' - que no hay que olvidar no constituyen ninguna de las marcas confrontadas, sino sólo uno de los componentes denominativos de las mismas - habían perdido la fuerza identificadora del origen empresarial de los productos y servicios para los que se concedieron los registros, al haberse convertido en signos usualmente utilizados para la designación de todos los productos o servicios del género o géneros a que pertenecen aquellos. Pero de esa calificación no se derivó caducidad alguna, sino sólo la declaración de inexistencia de riesgo de confusión a los fines de desestimar las pretensiones de nulidad y violación deducidas por la ahora recurrente.

Procede, por lo tanto, negar la infracción del artículo 14 de la Constitución Española EDL 1978/3879, dado no puede haber desigualdad en la aplicación de leyes distintas que regulan materias diferentes, como son las referidas al riesgo de confusión y a la caducidad de la marca. Lo mismo hay que decir de la del artículo 385, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/1977463, en relación con el 95, apartado 1, del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, puesto que la Audiencia Provincial no negó validez a las marcas comunitarias de la demandante, sino que se limitó a desestimar las acciones ejercitadas en la demanda contra las marcas españolas y nombres de dominio de que es titular una de las demandadas. Y lo propio sucede con la de los artículos 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/1977463 y 120, apartado 3, de la Constitución Española EDL 1978/3879, en relación con la caducidad por vulgarización, por cuanto que el Tribunal de apelación no tenía porque motivar la concurrencia de los elementos que se consideran precisos para declararla, por la sencilla razón de que no se trataba de eso.'

En atención a lo expuesto, este motivo también debe ser desestimado.

SEXTO.-En el siguiente motivo de apelación se esgrime que la marca es notoria, por lo que la protección de la misma es superior como se infiere del artículo 8 de la ley de Marcas . A estos efectos señala la sentencia del T.S 23 de julio de 2012 que conviene recordar que la acción de violación se interpuso al amparo del art. 9.1.c) RMC, que habilita al titular de la marca comunitaria ' para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos '.

En términos muy similares se refería al alcance de la protección de la marca notoria el art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, cuando habilitaba a ' cualquier Estado miembro ' para ' disponer que el titular -de la marca- esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos '. En España, esta Directiva fue transpuesta por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas EDL 2001/44999, cuyo art. 34.2.c) LM confiere al titular de la marca registrada la facultad de ' prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el económico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.'

7. El Reglamento comunitario no contiene ninguna definición de marca notoria ni precisa los requisitos que deben concurrir para considerar cuándo una marca comunitaria ' es notoriamente conocida en la Comunidad'.

Pero el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto 'notoriamente conocido'. La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago) EDJ 2009/216342, afirma que este concepto ' supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente ' (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors) EDJ 1999/22384, apostilla que este grado de conocimiento ' debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca ' (ap. 24). Para ello, ' el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla ' (ap. 25).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.

A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 de 2001: 'La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.'

Esta definición está inspirada en la 'Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas', aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como 'Recomendación de la OMPI'. La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que ' a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida'.

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración:

' En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca'.

Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son ' pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida ', pero ' no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión'. Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos.

Pues bien, en el presente supuesto no se ha debatido la notoriedad de la marca de la actora, por lo que sería una cuestión nueva en la que la Sala no puede entrar al no haberse debatido en primera instancia, como reiteradamente tiene reconocido el T.S, pero al margen de ello , aunque lo fuera y las semejanzas deban estar a una mayor distancia, como hemos expuesto en el fundamento jurídico anterior, no existe ese riesgo de confusión o asociación, por lo este motivo también debe desestimarse.

SEPTIMO.-La misma suerte desestimatoria debe sufrir el siguiente argumento, que no es sino repetición de los anteriores al esgrimir que el envase comercializado por la demandada es prácticamente idéntico o muy similar al volumen registrado en la marca, lo que provoca inevitablemente un riesgo de confusión en el consumidor, situación que se potencia que la única sociedad que vende su producto basado en harina utilizando un envase de plástico rígido. Esta cuestión ha sido suficientemente debatida y explicada en los fundamentos anteriores, en tanto que el envase es utilizado en distintos sectores, tanto de alimentación como de otras materias, lo que no sirve para identificar al producto que debe hacerse añadiendo la marca grafica denominativa, y la comparación entre ambas no supone riesgo de confusión ni de asociación, como hemos visto, por lo que este motivo debe ser desestimado.

OCTAVO.-Por último, se esgrime que la parte actora ha mantenido un uso extraregistral desde el año 2007 hasta el mes de febrero de 2011, en que depositó la solicitud de registro ante la OEPM, sin embargo el uso extraregistral de la demandada ha partido del año 2010 sin registro marcario.

A este respecto cabe decir que necesariamente se está hablando de la marca tridimensional, esto es, del envase, por cuanto las marcas gráficas y denominativas, están registradas en las fechas que ya hemos expuesto, pero lo determinante es que ambas marcas no entran en conflicto, según ya hemos argumentado anteriormente, al no existir riesgo de confusión ni de asociación al valorar el envase tal y como aparece en el mercado.

Por todo ello, el recurso interpuesto debe ser desestimado.

NOVENO.-Régimen de las costas. En aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/1977463, las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.

En virtud de lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por la Constitución Española aprobada por el pueblo español.

Fallo

Que desestimandoel recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad 'SANTA RITA HARINAS S.L.' contra la sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2014 en los autos de Procedimiento Ordinario nº 376/2013 por la Magistrada-Juez sustituta de Primera Instancia nº 3 de Albacete, CONFIRMAMOSdicha resolución, con expresa condena a la parte apelante de las costas de esta instancia.

Notifíquese esta resolución observando lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1º de Julio.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACION:En Albacete, a veintidós de diciembre de dos mil catorce