Sentencia Civil Nº 265/2013, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 626/2012 de 25 de Junio de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 626/2012-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 92/2011

JUZGADO MERCANTIL Nº 9 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 265/2013

Ilmos. Sres. Magistrados

DOÑA MARTA RALLO AYEZCUREN

DON LUIS GARRIDO ESPA

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a veinticinco de junio de dos mil trece.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 92/2011 ante el Juzgado Mercantil nº 9 de Barcelona, a instancia de DON JOSE MARIA VERNEDA CASASAYAS, Procurador de los Tribunales y de DON Pelayo , contra OK RECORDS S.L., representado por la procuradora de los tribunales DOÑA MÓNICA RIBAS RULO, sobre infracción de marcas y competencia desleal.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 29 de febrero de 2012 .

Antecedentes

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: 'Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por Don Pelayo y en su representación el procurador de los tribunales Don José María Verneda Casassayas contra OK RECORDS S.L., absolviendo a la expresada demandada y con expresa condena en costas a la parte actora'.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 22 de mayo de 2013.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

Fundamentos

PRIMERO .- El demandante Don Pelayo interpuso demanda por infracción de derecho de marcas y competencia desleal, que se sustentaba en los siguientes hechos:

1º) El demandante es un compositor e intérprete, que fundó e integra el grupo musical EL CANTO DEL LOCO, uno de los grupos españoles de mayor éxito y renombre. Desde el año 2000 EL CANTO DEL LOCO ha publicado una docena de álbumes, dos grabaciones audiovisuales y un largometraje, superando el millón de copias en la industria discográfica. El grupo ha ofrecido conciertos en toda la geografía española, Estados Unidos y América del Sur, recibiendo numerosos premios y condecoraciones.

2º) Don Pelayo es titular de las marcas nacionales denominativas 2.921.722 y 2.262,987 'EL CANTO DEL LOCO' para identificar productos y servicios de las clases 9ª ( aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción de sonidos e imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos,entre otros), 16ª ( papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, material de encuadernación, fotografía, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir, material didáctico, caracteres de imprenta,entre otros), 25ª ( prendas de vestir, calzado, artículos de sombrererías) y 41ª ( educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales).

3º) La demandada OK RECORDS S.L. es una compañía discográfica que tiene por objeto social 'la edición de obras musicales, la distribución, comercialización y venta al mayor y al detalle, exportación e importación, edición y fabricación de discos, casettes, compact-disc y cualquier otra forma portadora' (documento tres de la demanda).

4º) La demandada ha producido un álbum titulado 'KIDS COLLECTION, EL CANTO DEL LOCO', que contiene temas musicales del prestigioso grupo musical interpretados por el desconocido grupo 'THE HARMONY GROUP y ALFRED TAPSCOTT' (documento cinco de la demanda). Actualmente ese álbum se comercializa a través de los portales de Internet más conocidos (Itunes, Amazon, Ebay, Círculo de Lectores, El Argonauta o Zona de Compras). La marca 'EL CANTO DEL LOCO' aparece reproducida en la portada y contraportada del referido álbum sin la preceptiva autorización de su titular.

5º) La parte actora, a través del letrado que firma la demanda, remitió un primer requerimiento de cese el 5 de enero de 2011 (documento 7 de la demanda). El requerimiento fue contestado por la demandada el 11 de enero (documento 8), alegando que disponía de la pertinente autorización de la SGAE y que lo único que hizo es hacer constar en la portada el nombre del grupo, pero sin utilizar la imagen ni el logotipo. El 13 de enero la actora remitió un segundo requerimiento, que fue contestado días más tarde (documentos 9 y 10).

6º) Tras esas comunicaciones, el demandante ha podido constatar que la demandada está comercializando a través de Internet un segundo álbum bajo el título KIDS COLLECTION-TRIBUTE TO EL CANTO DEL LOCO (documento 11).

Al entender de la parte actora, OK RECORDS S.L., de forma premeditada y plena conciencia de su ilicitud, comercializa por internet dos álbumes que infringen sus derechos de marca ( artículo 34 de la Ley de Marcas ). Alternativa o subsidiariamente considera que los hechos denunciados constituyen actos de competencia desleal por infringir los artículos 6 (actos de confusión), 12 (aprovechamiento o explotación de la reputación ajena) y 20 (prácticas engañosas por confusión a los consumidores) de la Ley de Competencia Desleal . Por ello interesó se condenara a la demandada a que cesara en el uso no autorizado de la marca, al pago de los daños y perjuicios causados y a la publicación de la sentencia.

SEGUNDO.- La demandada se opuso a la demanda alegando, con carácter previo, la excepción de falta de legitimación activa del demandante, al menos para las acciones de competencia desleal, dado que la demanda es presentada por Don Pelayo a título personal y no en nombre y representación del grupo EL CANTO DEL LOCO o de todos sus componentes.

En cuanto al fondo del asunto, admitió como ciertos los hechos que se reseñan en la demanda, discrepando de su valoración. Rechazó que hubiera infringido los derechos de marca del demandante, al formar parte los dos álbumes KIDS COLLECTION-EL CANTO DEL LOCO y KIDS COLLECTION-TRIBUTE TO EL CANTO DEL LOCO de una colección de CD's de diferentes canciones de grupos del actual panorama musical nacional e internacional (LA OREJA DE VAN GOGH, MECANO, MADONNA, ABBA, QUEEN, THE BEATLES...), interpretadas por el grupo musical THE HARMONY GROUP & ALFRED TAPSCOT, ideadas para niños, habiendo obtenido la correspondiente autorización de la SGAE. Negó, en tal sentido, que el título del CD o su carátula induzca a confusión, limitándose la demandada a informar al consumidor en general del producto que estaba ofreciendo -versiones para niños de canciones de EL CANTO DEL LOCO interpretadas por un grupo distinto-. La conducta, por tanto, estaría amparada en el artículo 37.2º de la Ley de Marcas . También rechazó que existiera riesgo de confusión por la forma que se comercializa en Internet. Por último alegó que tampoco había incurrido en actos de competencia desleal.

TERCERO.- La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda. En cuanto a la acción marcaria, tras analizar las dos carátulas discutidas, descarta riesgo de confusión, por cuanto la referencia a EL CANTO DEL LOCO lo es con fines meramente descriptivos, esto es, para dar a conocer las características del producto ofrecido. Además, las versiones son obras derivadas sujetas a la Ley de Propiedad Intelectual, contando la demandada con la autorización de la SGAE.

Por lo que se refiere a la acción de competencia desleal, la juez a quorechaza la excepción de falta de legitimación activa, por cuanto la acción se interpone de forma complementaria a la acción por infracción del derecho de marca. Desestima, en cualquier caso, la acción, al concluir la sentencia que no existe riesgo de confusión y que la conducta denunciada no puede calificarse de práctica engañosa.

CUARTO.- La sentencia es apelada por la parte actora, que insiste en considerar que la actuación de la demandada vulnera el derecho exclusivo y excluyente del actor a utilizar la marca 'EL CANTO DEL LOCO' de la que es titular. La conducta no puede quedar amparada en el artículo 37 c) de la Ley de Marcas , por cuanto el uso no es conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Así, la marca aparece en un lugar predominante, a diferencia del grupo musical que interpreta las canciones, lo que puede llevar al consumidor a la creencia equivocada que EL CANTO DEL LOCO es el auténtico intérprete de las canciones del álbum. Por otro lado, también considera, reiterando los argumentos de la demanda, que la conducta de la demandada puede incardinarse en los artículos 6 , 20 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

La demandada se opuso a la apelación, reiterando igualmente los argumentos de la contestación que en buena medida se han acogido en la sentencia de instancia.

QUINTO.- A partir del hecho incontrovertido de que los productos de la demandada incorporan la marca denominativa del demandante EL CANTO DEL LOCO, la sentencia de instancia considera legítimo ese uso al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 c). De acuerdo con dicho precepto, 'el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial... de la marca, cuando sea necesaria en particular como accesorios o recambios'. Al entender de la juez a quo, como hemos expuesto, la referencia a EL CANTO DEL LOCO en la carátula de los DVDS de la demandada lo es a efectos meramente descriptivos y con la finalidad de dar a conocer las características del producto. Descarta, por tanto, el riesgo de confusión.

La apelante, por el contrario, discrepa del criterio de la sentencia de instancia, dado que el uso del signo por la demandada no respeta los parámetros de lealtad concurrencial exigidos por la norma y por la jurisprudencia. Ello nos obliga a analizar la jurisprudencia del TJCE en torno a los artículos 6.1º de la Directiva 89/104/CEE y 12 del Reglamento de la CE 40/1994, normas que constituyen el antecedente inmediato del artículo 37.1º de la Ley de Marcas . Pues bien, la Sentencia de 17 de marzo de 2005 (asunto THE GILLETTE COMPANY/LA LABORATORIES LTD ), citada por ambas partes, señala en términos generales que el artículo 6 de la Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de libre circulación de mercancías en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (fundamento 29).

A los efectos establecidos en el presente caso, en el que el uso de la marca ajena no viene referido a accesorios o recambios, la sentencia del TJCE señala que esos productos se citan simplemente como ejemplo, por tratarse a todas luces de situaciones habituales en las que es necesario usar una marca para indicar el destino de un producto. El ámbito de aplicación del artículo 6.1º de la Directiva no se limita, por tanto, a esas situaciones (fundamento 32).

La sentencia condiciona la licitud del uso de la marca, con arreglo al artículo 6.1º, apartado c), a que el uso sea necesario para indicar el destino de un producto. 'El uso de la marca ajena -dice el fundamento 39- es necesario para indicar el destino de un producto comercializado por éste cuando dicho uso constituye en la práctica el único modo de proporcionar al público una información comprensible y completa sobre este destino, con el objeto de mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tal uso es necesario en el asunto principal, teniendo en cuenta el tipo de público al que se destina el producto comercializado por el tercero en cuestión'.

En cualquier caso, el uso de la marca ajena por un tercero ha de cumplir con el requisito de ser conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. La sentencia da algunas pautas para valorar si el uso cumple o no con ese requisito, declarando expresamente que no lo hará en los siguientes casos: (i) cuando se realiza de modo que pueda inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca; (ii) cuando afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; (iii) desacredita o denigra dicha marca; o (iv) el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

'El hecho de que un tercero utilice la marca ajena para indicar el destino del producto no implica necesariamente que lo presente como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto que lleva esta marca. Dicha presentación depende de las circunstancias del caso concreto y corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar su posible existencia de acuerdo con las circunstancias del litigio' (fundamento 49).

SEXTO.- Fijado el marco normativo y jurisprudencial aplicable al presente caso, discrepamos del criterio de la sentencia de instancia. Es cierto, como afirma la juez a quo, que las versiones de obras musicales están contempladas y protegidas en la Ley de Propiedad Intelectual, como obras derivadas o como la ejecución pública por un tercero de obras de otro autor ( artículos 11 y 74 de la Ley de Propiedad Intelectual ). Es igualmente cierto que la demandada ha obtenido de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES la correspondiente autorización para interpretar y explotar canciones versionadas de EL CANTO DEL LOCO (documento uno de la contestación, al folio 143). Admitimos, por tanto, que puede haber un uso lícito de ese signo por la demandada, a efectos meramente informativo o descriptivo del producto que se comercializa. Como dijimos en nuestra anterior Sentencia de 18 de abril de 2012 (ROJ 9843/2012 ), determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito del artículo 5.1º de la Directiva ( artículo 34, 1 º y 2º de la Ley de Marcas ). También al uso de la marca ajena con fines meramente descriptivos se refiere el TJCE en Sentencias como la de 14 de mayo de 2002 (asunto H ö lterhoff c. Freiesleben ), que viene a matizar la noción de uso en concepto de marca, al concluir que el uso de la marca ajena con la finalidad de describir los propios productos o servicios no menoscaba ninguno de los intereses que pretende proteger la Directiva (el uso contemplado en esa Sentencia se efectúa -dice el Tribunal- con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial...).

Sin embargo el uso realizado por la demandada excede con mucho de esa finalidad descriptiva e informativa y, por tanto, no tiene amparo ni en el artículo 37 c) -que alude, además, a indicaciones relativas al destino de productos, como los recambios- ni en el artículo 37 b), que se refiere, en términos más generales, a las indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad de los productos o servicios u otras características de éstos. Los dos apartados del artículo 37 exigen, para que el uso de la marca ajena se considere legítimo, que sea 'conforme a las prácticas leales en materia comercial o industrial', circunstancia que no se da en el presente caso.

En efecto, la sentencia destaca que en la carátula aparece el título 'KIDS COLLECTION' junto a las menciones EL CANTO DEL LOCO y TRIBUTE TO EL CANTO DEL LOCO. Se indica también que el álbum contiene 'versiones de EL CANTO DEL LOCO ideadas para niños', que son interpretadas por el grupo musical THE HARMONY GROUP & ALFRED TAPSCOTT. Sólo advierte, en definitiva, similitudes en la mención EL CANTO DEL LOCO, que considera descriptiva, pues da a conocer características propias del producto ofrecido (canciones de ese grupo). Entendemos, por el contrario, que el nombre del prestigioso grupo musical aparece muy destacado en la cara principal del álbum y, lo que es más importante, la demandada oculta deliberadamente el grupo que interpreta las canciones, cuyo nombre figura al dorso y con letra minúscula, casi ilegible. Esa forma de presentación del producto es claramente confusoria y desleal, lo que convierte en ilícito el uso de la marca ajena.

Es evidente que el consumidor centrará su atención en la referencia al célebre grupo EL CANTO DEL LOCO, cuando las canciones son interpretadas por un grupo distinto, THE HARMONY GROUP & ALFRED TAPSCOTT, que es absolutamente desconocido para el público. Que los productos objeto de la demanda formen parte de una colección de CD's (KIDS COLLECTION) de canciones versionadas por el mismo grupo; que en la carátula figure el nombre de la colección y la leyenda que las versiones lo son para niños; que incluya un dibujo infantil -un niño con un rotulador enorme que pinta la cara de una niña-; o que se comercialice únicamente a través de internet, son elementos circunstanciales que no excluyen el riesgo de confusión, dado que, al esconder la demandada intencionadamente a los intérpretes, el consumidor puede llegar a creer erróneamente que las canciones son interpretadas por el propio grupo EL CANTO DEL LOCO. El riesgo de confusión concurre tanto en el primero de los álbumes 'EL CANTO DEL LOCO' (documento cinco de la demanda) como en el segundo 'TRIBUTE TO EL CANTO DEL LOCO' (documento once).

Sólo si en la carátula, de forma principal, se indicara claramente el grupo que interpreta las canciones, cabría sostener que el signo EL CANTO DEL LOCO se utiliza para identificar correctamente aquello que se comercializa. El uso descriptivo no justifica en absoluto que se destaque tanto dicho signo. Por ello no advertimos intención de informar, sino el propósito de la demandada de aprovecharse de la reputación ajena y obtener alguna ventaja comercial del afamado grupo musical.

SÉPTIMO.- En consecuencia, debemos estimar el recurso de apelación. El artículo 34.2º de la Ley de Marcas permite al titular de la marca registrada prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico 'cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca'. No se discute que exista identidad de productos. Las marcas son semejantes, dado que la demandada usa el elemento denominativo 'EL CANTO DEL LOCO' con una grafía singular y acompañada de un dibujo.

En cuanto al riesgo de confusión, ha señalado el TJCE, ante todo, que comprende el riesgo de asociación (art. 4.1.b de la Directiva), esto es, la suposición, equivocada, de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico. Así, la STJCE de 28 de septiembre de 1998 (asunto Canon ) ha admitido que 'constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b del apartado 1 del art. 4 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente', aunque con la precisión de que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para delimitar el alcance de éste, de tal modo que no caber apreciar riesgo de asociación si no existe riesgo de confusión, lo que incluso es aplicable a las marcas de renombre'.

'La existencia del riesgo de confusión (prosigue la doctrina del TJCE) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado ['registrado'], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa'.

Como hemos adelantado en el fundamento anterior, en el presente caso, atendidas las circunstancias descritas, se advierte sin dificultad el riesgo de confusión, atendida la proximidad entre los signos enfrentados. El consumidor puede llegar a considerar que el producto se comercializa directamente por el grupo musical al que pertenece el titular registral o que existe algún tipo de vinculación empresarial.

Por todo ello, la demandada debe ser condenada al cese de la actividad infractora, retirando del mercado todos los ejemplares de 'KIDS COLLECTION-EL CANTO DEL LOCO' y 'KIDS COLLECTION-TRIBUTE TO EL CANTO DEL LOCO' ( artículo 41, apartados a / y c/ de la Ley de Marcas ).

OCTAVO.- Por lo que se refiere a la pretensión de daños y perjuicios, ha de recordarse que el artículo 41 de la Ley de Marcas , en términos generales, atribuye al titular cuyo derecho de marca sea lesionado acción para reclamar por la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. El artículo 43 determina los criterios para el cálculo de la indemnización, pudiendo el titular de la marca infringida optar entre:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicios económicos.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular para la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el apartado quinto, citado por la apelante para exigir, cuando menos, el 1% de lo facturado por la demandada, se establece que 'el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.'

Interpretando dicho precepto, la STS de 9 de diciembre de 2010 (RJ 6388/2010) señala que 'bajo la Ley de Marcas de 1.988 el criterio predominante en la doctrina jurisprudencial en la materia era similar al que se seguía con carácter general en sede de indemnización de daños, de modo que la existencia y cuantía de los daños y perjuicios debía ser probada por el interesado, con posibilidad de aplicación puntual de la doctrina 'in re ipsa'. El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir 'en todo caso' la existencia de una daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados ( art. 43.5 LM ). Se trata de un canon mínimo que rige 'ope legis ', y se impone al infractor 'en todo caso y sin necesidad de prueba alguna'. La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina 'in re ipsa'.

El precepto claramente habla de 'en todo caso' y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados'.

NOVENO.- A instancias de la demandante se emitió informe pericial por el economista y auditor de cuentas Don Darío (folios 282 y siguientes). El perito, a la vista de la documentación contable que le fue exhibida, certificó que se comercializaron 747 unidades de los productos infractores y que los ingresos brutos ascendieron a 2.614,50 euros. En la vista precisó que las ventas se realizaron en un periodo de tiempo de tres meses (minuto 1:21).

En cuanto al beneficio bruto obtenido como consecuencia de la oferta y comercialización, el perito informó que la demandada tuvo pérdidas de 216,91 euros, suma que resulta de deducir de los ingreses brutos (2.614,50 euros) los gastos soportados en concepto de interpretación, fabricación de los discos, elaboración de las carátulas, folletos que se venden conjuntamente con el álbum y derechos de autor (2.813,41).

En consecuencia, la actora ha de ser resarcida únicamente con el 1% de lo facturado (26,14 euros), de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.5º de la Ley de Marcas .

No estimamos necesario, por el contrario, la publicación de la sentencia, petición que se postula al amparo del artículo 41, f), de la Ley de Marcas , atendida la escasa repercusión de la actividad infractora, en parte al haberse estimado las medidas cautelares solicitadas por el demandante.

Y dado que se acoge la acción principal por infracción del derecho de marca, no es necesario examinar de nuevo la misma cuestión de acuerdo con los preceptos de la Ley de Competencia Desleal, acción que se formula 'alternativa o subsidiariamente'.

DECIMO.- En cuanto a las costas de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben imponerse a la demandada, al estimarse sustancialmente la demanda. Y sin imposición de las costas de esta alzada de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 de la citada Ley .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Pelayo , contra la sentencia de 29 de febrero de 2012 , que revocamos. En su lugar, estimamos la demanda interpuesta por Don Pelayo , contra OK RECORDS S.L., acordando:

1º) Declarar que la demandada ha infringido los derechos de marca del actor al comercializar los álbumes titulados KIDS COLLECTION-EL CANTO DEL LOCO y KIDS COLECTION-TRIBUTE TO EL CANTO DEL LOCO.

2º) Condenar a la demandada a que cese en la comercialización de dichos productos, absteniéndose de hacerlo en un futuro.

3º) Condenar a la demandada a que retire del tráfico mercantil todos los ejemplares de los productos infractores y cualquier material publicitario, promocional o de otra índole referidos a los mismos.

4º) Condenar a la demandada al pago en concepto de daños y perjuicios de 26,14 euros.

5º) Condenar a la demandada al pago de las costas de primera instancia.

Sin imposición de las costas de esta alzada y con devolución del depósito constituido para la interposición del recurso.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.