Sentencia Civil Nº 28/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 524/2014 de 07 de Febrero de 2016

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 524/2014-2ª

Juicio Ordinario núm. 372/2013

Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona

SENTENCIA núm. 28/2016

Composición del tribunal:

LUIS GARRIDO ESPA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En la ciudad de Barcelona a ocho de febrero de dos mil dieciséis.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 2 de esta localidad, por virtud de demanda de Cend Limited contra Clinical Nutrition SA, pendientes en esta instancia al haber apelado Clinical Nutrition la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 15 de julio de 2014.

Han comparecido en esta alzada la apelante Clinical Nutrition, representada por el procurador de los tribunales Juan Álvaro Ferrer y defendida por la letrado Lara Broschat García, así como Cend Limited y The Hut.com Limited en calidad de apelada, representadas por la procuradora Araceli García Gómez y defendidas por el letrado Jorge Oria Sousa Montes.

Antecedentes

1. El procedimiento se inició mediante demanda presentada el día 26 de abril de 2013 por la procuradora de los tribunales Sra. Araceli Mangas, en representación de Cend Limited, en la que pretende que se declare la nulidad de la marca española 2887852 Myprotein, registrada para productos de las clases 5 y 32, a nombre de Clinical Nutrition, por haberse inscrito de 'mala fe'.

2. Emplazado el demandado, compareció para contestar a la demanda y oponerse a las pretensiones del actor, solicitando la desestimación de la demanda y la condena en costas de este. Al mismo tiempo formuló reconvención, no solo contra la actora, sino contra The Hut.com Limited, en la que pretende que se declare que las demandadas reconvencionales mediante el uso de los signos 'MYPROTEIN' y 'MYPROTEIN FUEL YOUR AMBITION', como nombre comercial, como nombre de dominio y para identificar productos de nutrición deportiva, infringe los derechos sobre su marca española 2887852 MYPROTEIN, por lo que solicita que se condene a las demandadas a cesar en el uso de dichos signos, a retirar del mercando los productos marcados, a indemnizar a Clinical Nutrition por las ganancias dejadas de obtener, a una indemnización coercitiva y al pago de las costas.

3. La representación de Cend Limited, mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2013, contestó a la demanda reconvencional oponiéndose a la misma, solicitando su desestimación y la condena en costas de la reconviniente.

4. Emplazado The Hut.Com Limited compareció, mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2013, para oponerse a la demanda reconvencional en los mismo términos que la codemandada.

5. La audiencia previa tuvo lugar el día 10 de abril de 2014 y el juicio el día 18 de junio de 2014.

6. El día 15 de julio de 2014 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO «Estimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de la entidad Cend Limited contra la entidad Clinical Nutrition, declaro: la nulidad de la marca española numero 2887852 MYPROTEIN en las clases 5 y 32 del Nomenclátor Internacional por haber sido solicitada de 'mala fe'. Se imponen las costas de la reclamación a la parte demandada.

De igual modo, desestimo íntegramente la reconvención interpuesta por parte de la entidad Clinical Nutrition contra la entidad Cend Limited y contra la entidad Hut.Com Limited, absolviendo a éstas de la reclamación contra ellas efectuada. Se imponen las costas de la reclamación a la parte reconviniente».

7. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Clinical Nutrition. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 29 de octubre de 2015 pasado.

Actúa como ponente el magistrado LUIS RODRÍGUEZ VEGA.

Fundamentos

1. La apelante pretende que se revoque la sentencia que declaró la nulidad de la marca nacional M'852 Myprotein, por haber sido inscrita de 'mala fe', y que, por el contrario, se estime la demanda reconvencional, en la que ejercita una acción de infracción de aquella marca contra las codemandadas Cend Limited y The Hut.com Limited.

2. La recurrente niega que procediera de 'mala fe' al inscribir su marca Myprotein, de modo que si se declara dicha nulidad, tendremos que desestimar la demanda reconvencional y absolver a los codemandados.

3. En relación a la acción de nulidad, son hechos no controvertidos en esta instancia, por haber sido reconocidos inicialmente o por haber sido consentidos por el recurrente, los siguientes:

a) Cend Limited es una sociedad radicada en el Reino Unido, constituida en el año 2000, dedicada a la venta online de suplementos nutricionales y dietéticos para el deporte. Dicha actividad se desarrolla a través del portal de Internet Myprotein.com, en el que hay una versión nacional para atender la demanda del Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania y España.

b) Cend Limite utiliza el dominio Myprotein.es, al que se puede acceder directamente o desde el portal común, para vender sus productos en España, proporcionando a los consumidores toda la información en español. En este punto hay que señalar que las partes discuten la fecha en la que se dio de alta dicho dominio.

c) Cend Limited es titular de dos marcas británicas. La marca británica 2479145 Myprotein, solicitada el 27 de febrero de 2008, registrada para productos de la clases 5, en concreto suplementos dietéticos deportivos y de nutrición, clase 29 y clase 30. La marca británica 2411617 'Myprotein.co.uk sport supplements tailored for you', solicitada el 20 de enero de 2006 para productos de la clase 29 y 30.

d) Cend Limited es igualmente titular del dominio MYPROTEIN.CO.UK, registrado el 6 de noviembre de 2003.

e) La compañía Cend Limited fue adquirida por la compañía 'The Hut Group', dedicada a la venta online de productos diversos, como los nutricionales o de moda, en junio de 2011. The Hut Group es propietario en España del sitio web 'Zavvi.es' dedicado principalmente a la venta online de videojuegos.

f) Clinical Nutrition SA, es una sociedad domiciliada en Barcelona, constituida en el año 1981, dedicada a la comercialización de productos dietéticos o nutricionales para el deporte, que, entre otras marcas, utiliza el nombre Nutrisport, que también utiliza para identificar el nombre de dominio Nutrisport.es.

g) El día 4 de agosto del 2009 Clinical Nutrition solicitó la marca denominativa 'Myprotein', para productos de la clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso medico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; así como para productos de la clase 32, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. La marca fue concedida el 24 de noviembre del 2009.

h) En septiembre 2010 Clinical Nutrition lanzó al mercado español una gama de batidos con la marca MYPROTEIN y con elevado valor proteico, cuya finalidad es favorecer la recuperación después del entrenamiento.

i) Haciendo uso de aquella marca española, Clinical Nutrition se opuso a la concesión de la marca comunitaria solicitada por Cend Limited el 17 de mayo de 2011, para proteger productos de la clase 5 y de la clase 32, 'MYPROTEIN Fuel Your Ambition', oposición que fue estimada en primera instancia por la OAMI y se encuentra pendiente de apelación.

4. El art. 51.1.b) de la Ley de marcas 17/2001, 17 de diciembre (LM) al regular las causas de nulidad absoluta, establece que 'el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: (...) b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de 'mala fe'. Esta acción puede ser ejercitada por cualquier persona con interés legitimo, tal y como establece el art. 59. a) LM . La actora está legitimada para el ejercicio de dicha acción como solicitante de una marca comunitaria, que le permitiría comercializar sus productos en España con dicho signo, frente a la que se ha opuesto el demandado como titular de la marca cuya nulidad se pretende. En consecuencia, hay que desestimar la excepción de falta de legitimación o litisconsorcio activo necesario argüida por el demandado.

5. El art. 51.1b) LM responde a la incorporación al derecho interno del art. 3.2.d) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el que se dice que: 'cualquier Estado miembro podráprever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que: d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de 'mala fe'por el solicitante'. Hay que precisar que el legislador español no incorporó al ordenamiento nacional la previsión del art. 4. 4. g) en el que se dice que 'cualquier Estado miembro podráademás disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: (g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de 'mala fe' por el solicitante'.

6. A pesar de la no incorporación de este último supuesto, es importante destacar que el concepto de 'mala fe' que se utiliza en ambos preceptos, en el art. 3 y en el art. 4 de la Directiva, es el mismo, como resulta de la sentencia del TJUE de 27 junio 2013, de Caso Malaysia Dairy Industries (C-320/12 ). En dicho caso el Tribunal de Justicia dijo lo siguiente:

" (34)Procede señalar que el concepto de «'mala fe'» está contemplado en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (LCEur 1994, 25), en virtud del cual la nulidad de la marca comunitaria se declarará «cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de 'mala fe'». Dicha disposición se recogió en términos idénticos en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (LCEur 2009, 378), sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que derogó y sustituyó al Reglamento nº 40/94.

(35) El Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378), que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95 (LCEur 2008, 1802), es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «'mala fe'» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas.

7. Quizás sea oportuno recordar que los art. 51.1.b) Reglamento (CE ) 40/94 y el 52.1.b) Reglamento (CE) 207/2009 recogen el mismo supuesto que el art. 3.2.d) de la Directiva 2008/95/CE . La consecuencia es que la interpretación que hace el Tribunal de Justicia sobre esos preceptos es aplicable al concepto de 'mala fe' que se utiliza en cualquiera de ellos.

8. Pero es que además, en el fundamento 25 de la citada sentencia (Caso Malaysia Dairy Industries), el Tribunal de Justicia añade que:

" Según reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate(véase, en particular, la sentencia de 22 de septiembre de 2011 [TJCE 2011, 287] , Budejovick Budvar, Convenio Colectivo de Empresa de ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A./09 , Rec. p. I-0000, apartado 29)".

9. Por lo tanto, el concepto de 'mala fe', tanto en el art. 3, como en el art. 4 de la Directiva, constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión (FJ 29), como oportunamente recuerda el Juez de lo Mercantil en su sentencia.

10. El Tribunal de Justicia ha señalado varias de las características de la 'mala fe', sin embargo, hay que advertir que éstas no agotan los supuestos posibles. En su sentencia de 11 de junio de 2009, caso Chocoladefabriken Lindt and Sprüngli AG (C- 529/07 ) ha descrito varias notas fundamentales sobre la 'mala fe':

"la jurisdicción nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios al caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitantede impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita".

11. Así pues, hemos de tener presente, que, como dice el TJUE en el fundamento 35, 'el momento pertinente para apreciar la existencia de la 'mala fe' del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado', tal y como se desprende del tenor art. 51.1 b) LM .

12. 'La existencia de la 'mala fe' del solicitante, (...) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos' (fundamento 37) .

13. En el fundamento 40 el Tribunal de Justicia advierte algo básico, 'que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la 'mala fe' del solicitante'. Respecto de este punto, habría que tener presente que el Tribunal de Justicia se refiere a una marca comunitaria, por eso, tratándose de una marca nacional, la referencia a los Estados miembros, debe de ser sustituida por España, ya que este es su ámbito territorial de eficacia. Ello no excluye que pueda haber 'mala fe' en el registro de una marca usada únicamente fuera del territorio español. El Tribunal Supremo en sentencia 181/2015, de 10 de abril (Roj: STS 1710/2015 ), declara que:

"No obstante, el referido principio de territorialidad no impide considerar como una de las múltiples manifestaciones de la mala fe, incluible en la previsión abierta del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 , la solicitud de un registro no con la finalidad de identificar los productos o servicios del solicitante, sino con la de especular con la marca registrada, utilizándola como instrumento de bloqueo de la que sería lícita actividad ajena".

14. En el fundamento 41 el Tribunal de Justicia afirma que 'procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la 'mala fe'.

15. Respecto de la intención del solicitantedel registro en sus fundamentos 42-45 dice que: a) 'la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso'; y b) 'así, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la 'mala fe' del solicitante'. 'Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado' ya que, 'en tal caso la marca no cumple su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véase, en particular, la sentencia de 29 de abril de 2004 , Henkel/OAMI, Convenio Colectivo de Empresa de RECAUDACION EJECUTIVA DE LAS PALMAS-ERELPA/01 P y Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DE TIRAJANA. PERSONAL LABORAL/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 48)'.

16. En su fundamento 46, en relación al último de aquellos elementos, señala el Tribunal que 'el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la 'mala fe' del solicitante', puesto que podría ser que el solicitante busque beneficiarse de los derechos que le confiere la marca comunitaria 'con el único fin de competir de manera deslealcon un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios'.

17. En su fundamento 50, advierte que ' la naturaleza de la marca solicitadapuede resultar igualmente pertinente con el fin de apreciar la existencia de la 'mala fe' del solicitante. En efecto, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la 'mala fe' del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables'.

18. Por ultimo, en sus fundamentos 51 y 52 señala que también tendría que tenerse en cuenta 'el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria', ya que 'tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible'.

19. En cualquier caso, como ha señalado el Tribunal General de la Unión Europea, en su sentencia de 11 de junio de 2013, caso SA.PAR./OHMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI ), de 'los términos utilizados por el Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia se deduce que los factores que se enumeran en ella son solamente ejemplos ilustrativosde un conjunto de elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la posible 'mala fe' de un solicitante de registro al presentar la solicitud de marca [ sentencias del Tribunal BIGAB, citada en el apartado 17 supra , apartado 20 , y de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI - Pelikan (Pelikan), T-136/11 , Rec. p. II-0000, apartado 26]'.

20. La misma advertencia hace nuestro Tribunal Supremo, en la citada sentencia 181/2015 , que ha dicho que:

'Ciertamente, en dicha sentencia 988/2011 , al igual que en otra anterior - la 414/2011, de 22 de junio - señalamos que una de las manifestaciones típicas de la actuación de mala fe es, en este ámbito, la de quien intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero, distinguidos con otra marca conocida, buscando, con la aproximación, el favor de los consumidores con aprovechamiento de la reputación del signo ajeno.

Sin embargo, en modo alguno pretendimos cerrar con ese comportamiento - y, menos, con la exigencia de un derecho de exclusión a favor del perjudicado - la variedad de los posibles, realmente proteica'.

21. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, para valorar la posible 'mala fe' del solicitante, es retroceder al 4 de agosto de 2009, fecha de solicitud de la marca por parte de Clinical Nutrition y analizar las circunstancias que rodearon el registro.

22. La actora sostiene en su demanda que Clinical Nutrition, 'consciente de la repercusión que en el mercado español venían teniendo los productos Myprotein a través de la pagina web de (la actora), (...) decidió (a la vista de la ausencia de protección en España) solicitar la denominación Myprotein como marca nacional para productos idénticos a los que comercializados por (la actora)' (pág. 8 de la demanda, folio 7 vuelto), añadiendo que 'la circunstancia común de dedicarse al mismo sector de actividad comercial así como la distintividad e identidad propia del signo Myprotein invitan a presumir con un grado suficiente de certeza que la demandada conoció el uso anterior que la actora venia haciendo del signo y que ante la ausencia de titulo de exclusiva en España sobre la denominación Myprotein decidió " oportunisticamente"(sic) su registro', lo que -continúa diciendo el demandante-, impide a Cend Limited el uso del mismo signo para identificar sus propios productos en territorio español.

23. Así pues, la demandante parte de la base de que, en la fecha del registro (agosto 2009), la demandada Clinical Nutrition no solo conocía los productos de la actora identificados con el término Myprotein, sino que era consciente del éxito que estaban teniendo en el mercado español. La demandada niega que conociese dichos productos, lo que hace que este sea un hecho controvertido que nos obliga a analizar las circunstancias del caso.

24. La actora y la demandada son empresas que se dedican al mismo tipo de actividad, la distribución de productos de nutrición o dietéticos para deportistas, pero en mercados diferentes, la actora en el Reino Unido y la demandada en España. Aquella desde el año 2000 y la demandada desde el año 1981. La actora comercializa sus productos únicamente por Internet, mientras que la demandada no lo hace por este canal, hechos que resultan de sus escritos de alegaciones y no han sido controvertidos.

25. La actora sostiene que en el año 2009, antes de la fecha en la que se solicitó el registro impugnado, su actividad en el Reino Unido era conocida en España. Para acreditar la implantación de la marca en España alega varios hechos: que la marca era conocida en foros especializados en España, que en su portal ofrecía la posibilidad de enviar los productos adquiridos a varios países europeos, entre los que estaba España, que para ofertar sus productos en España venia utilizado el dominio MYPROTEIN.ES, que dicho dominio tenia cierto tráfico de visitas y que antes del registro ya se suministraban productos en el mercado español.

26. En prueba del primero de aquellos hechos presenta, como documento nº 6, impresiones de diversos foros especializados en nutrición y en mantenimiento físico. Realmente el actor en su demanda, no analiza los datos que resultan de dichos documentos, aunque sí lo hace la demandada en su contestación y en su recurso. Los datos aportados se refieren a mensajes de tres foros de Internet: Musclecoop, Burbuja (Foro de Economía) y Foro Fuerza. En el primero hay tres mensajes que de forma muy somera se refieren a la buena calidad de productos ingleses conocidos con el nombre de 'myprotein', a cómo obtenerlos y a los gastos de envío. En el foro Burbuja, que se define como foro de economía, hay solo dos mensajes sobre el tema, en el primero, un usuario pregunta dónde se pueden comprar suplementos nutricionales en el Reino Unido y otro le proporciona varias direcciones, entre la que está 'myprotein.co.uk'. En el foro Fuerza solo hemos podido localizar un mensaje, de junio de 2009, en el que se dice que el próximo mes ese usuario (Nitros) tenía la intención de hacer un pedido a 'myprotein' (folio 56).

27. En segundo lugar, como documento nº 7 (folio 63) la actora presenta una traducción del contenido de su pagina Web de 2 de noviembre de 2005, en la se explican las diferentes opciones de trasporte que se ofrecen al comprador y que incluye todos los países europeos.

28. La actora mantiene, como hemos dicho, que ha venido ofreciendo sus productos en el mercado español a través del portal de Internet MYPROTEIN.ES, desde antes de la inscripción de la marca impugnada. Este hecho es negado por la demandada que mantiene, que, conforme la información de dicho nombre de dominio proporcionada por Red.es (órgano encargado de la gestión de los dominios), dicho nombre fue registrado el 23 de octubre de 2012. El Juzgado de lo Mercantil, a petición de la actora y por providencia de fecha 14 de mayo de 2013, envió un oficio a Red.es, dicho oficio fue contestado en fecha 21 de mayo de 2013 (entrada en el juzgado 28 de mayo del 2013, folio 201). Red.es informa que el dominio 'myprotein.es' fue registrado por primera vez por Cend Limited el 12 de octubre de 2008, que estuvo registrado a nombre de dicha compañía hasta el 23 de octubre de 2012, fecha en que causo baja por impago. El mismo día se registró por la compañía Domain Projects S.L., que en fecha 12 de noviembre de 2012 lo transmite a Marius Wuerzner, que a su vez el 20 de noviembre de 2012 lo transmite a John Dawson, que es su actual titular. Con independencia de la fecha de registro de dicho dominio, hay que recordar que ninguno de los pedidos aportados como documento nº 9 bis fueron hechos a través del dominio español, sino a través del dominio del Reino Unido, y que el primer dato de tráfico de visitas que consta en autos sobre el dominio español es del período de enero a diciembre de 2011 (folio 81, bloque documental 9). A la vista de todo ello, hemos de considerar acreditado que dicho dominio no estaba operativo a la fecha del registro de la marca Myprotein, agosto del 2009, fecha relevante para valorar la 'mala fe' del solicitante.

29. En cuarto lugar, como documento nº 9, presentó unas gráficas supuestamente sobre el tráfico de visitas del dominio ' myprotein.es'. En este punto tenemos que aclarar que de los datos que se presentan, difícilmente inteligibles sin una explicación detallada que echamos de menos, los que van de 1 de enero del 2009 a diciembre del 2010 (folios 76-80) parecen referirse al dominio ' myprotein.com'y no a ' myprotein.es'. Los datos relativos a este último portal solo aparecen desde enero a diciembre del 2011, del folio 81 al 84. En decir, no constan datos de las visitas de ' myprotein.es' antes de enero del 2011.

30. En quinto lugar, la demandante aportó junto con su demanda, como documento nº 9 bis, un paquete de facturas de productos adquiridos por consumidores desde España en la pagina ' myprotein.co.uk', del periodo de enero del 2009 a diciembre del 2009. La demandada, que es la única de las partes que ha analizado en detalle dichos datos, señala que la suma de la facturas de fecha anterior a la inscripción del registro es de 1008'24 euros.

31. Resumiendo los hechos relevantes para determinar si hay prueba sobre el conocimiento que la demandada Clinical Nutrition tenía de la marca MYPROTEIN británica en agosto del 2009, llegamos a las siguientes colusiones:

a) La Cend Limited y Clinical Nutrition se dedican a la misma actividad, la distribución de productos de nutrición para el deporte, pero la primera lo hacía en el Reino Unido y la segunda en España, la primera a través de Internet, y la segunda utilizando otros canales de distribución.

b) Cend Limited era titular de dos marcas británicas, la primera: ' Myprotein.co.uk sport supplements tailored for you', solicitada el 20 de enero de 2006 para productos de la clase 29 y 30 y, la segunda: ' MYPROTEIN', solicitada el 27 de febrero de 2008, registrada para productos de la clases 5, en concreto suplementos dietéticos deportivos y de nutrición, clase 29, clase 30.

c) Cend Limited estaba en condiciones de distribuir sus productos en diferentes países europeos, entre los que estaba España.

d) En la fecha relevante, agosto del 2009, la marca británica tenía una mínima implantación en el mercado español. Así se deduce de tres datos, primero, las escasísimas referencias que se han podido aportar en tres foros de Internet, dos de ellos especializados en materias relacionadas con el mantenimiento físico; segundo, que el valor de los productos distribuidos en territorio español en el año 2009 fue solamente de 1008 euros; y tercero, que en esa fecha no se encontraba operativo el dominio 'myprotein.es'.

32. Entendemos que estos hechos no permiten presumir que la demandada tuviese conocimiento previo al registro del uso de la marca MYPROTEIN por la actora en territorio español. Discrepamos de la valoración que ha hecho el juez de primera instancia, que presume dicho conocimiento de dos datos, de la coincidencia de actividad de las compañías y de la identidad del signo (myprotein).

33. En primer lugar, si bien, ambas compañías se dedican a la misma actividad, lo hacen en mercados de países diferentes, no puede deducirse de aquel hecho que los competidores conozcan todas las compañías que se dedican a la misma actividad en todo el mundo. En segundo lugar, la escasa originalidad de la marca para bebidas de suplementos de proteínas, que es para lo que la utiliza Clinical Nutrition, no excluye que la demandada eligiera la misma combinación de palabras. En tercer lugar, la implantación de la marca británica en España, de acuerdo con la prueba practicada, era insignificante, lo que no nos permite presumir que Clinical Nutrition conociese antes del registro dicha actividad. Si no hay prueba que la demandada conociese el uso de la marca británica con anterioridad al registro, no se puede hablar de 'mala fe', ya que aquel conocimiento previo es condición necesaria, aunque no suficiente, de dicha 'mala fe'. Todo ello nos lleva a estimar el recurso y desestimar la demanda.

34. Aun partiendo de la hipótesis rechazada de que Clinical Nutrition tuviera conocimiento de la marca británica, tampoco hay prueba alguna de la intención de competir deslealmente con la actora. El actor en su demanda no deja muy claro cual es la intención que atribuye a la demandada, pero parece que su única finalidad fuera la de evitar que Cend Limited distribuyera su producto en el mercado español. No sabemos cuales son los elementos objetivos en el comportamiento de la demandada que permitían al actor hacer tal afirmación, ya que no se relatan en la demanda, pero el juez se basa en su sentencia en dos datos, el primero, en su oposición a la solicitud de la marca comunitaria formulada por la actora, y, segundo, en su demanda reconvencional por infracción.

35. Con carácter general no podemos descartar que un comportamiento posterior al registro ponga de manifiesto o sirva para acreditar la 'mala fe' en el momento de la inscripción de una marca, pero, lo que no compartimos es la valoración del magistrado de primera instancia de aquellos comportamientos. Tanto la oposición a la concesión de una marca, con la que existe riesgo de confusión, como la reconvención, por una presunta infracción, frente a una acción de nulidad del registro, suponen el ejercicio normal del derecho del titular de una marca para proteger su propiedad, del que no se puede presumir, sin la presencia de otras circunstancias, una intención deshonesta en el registro.

36. La actora, en su oposición al recurso de apelación, afirma que, conforme a la sentencia, la solicitud del registro 'para productos distintos de los que de forma natural, se pueden incluir en los que son su objeto social: la nutrición deportiva en sus más diversas variantes', es otro factor que permite presumir la 'mala fe'. No podemos compartir dicha valoración, ya que conforme a la clasificación de Niza edición 9ª (1997), vigente en el momento de la solicitud, la solicitante pidió el registro para todos los productos incluidos en los títulos de la clase 5ª (los suplementos dietéticos se incluyeron en la edición 10ª del 2012) y de la clase 32ª, excluyendo únicamente la cerveza. Si el solicitante incluyó todos los productos incluidos en ese momento en los títulos de las clase 5ª y 32ª (excluida la cerveza) no se puede deducir intencionalidad alguna en su comportamiento.

37. En este caso, es importante tener presente, que la demandada Clinical Nutrition en septiembre del 2010 sacó al mercado una gama de productos con la marca 'MY PROTEIN', que consistían en bebidas de un elevado nivel proteico, formuladas con proteínas de suero. Por lo tanto, además de no poder presumir ninguna intención concurrencialmente desleal o deshonesta en la oposición de la demandada a la concesión de la marca comunitaria o de su reconvención, la demandada lo que hizo fue utilizar su nueva marca para lanzar al mercado una nueva gama de productos, bajo el amparo de su marca principal NutriSport.

38. Todo ello, nos lleva a estimar el recurso de apelación, revocar la sentencia de primera instancia, para desestimar la demanda de nulidad de la marca.

La demanda reconvencional: la acción de infracción.

39. En la demanda reconvencional Clinical Nutrition mantiene que las demandadas Cend Limited y The Hut.com Limited infringen su marca M'852 al distribuir sus productos en España, así como al utilizar para ello el nombre de dominio myprotein.es.

40. El art. 34.1 LM establece con carácter general que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. En concreto el apartado 2 del citado precepto añade que titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen el tráfico económico: 'a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca'. La infracción requiere que el infractor utilice el signo, idéntico o semejante, para identificar productos, idénticos o semejantes, a los del titular de la marca y corresponde al demandante la identificación de dichos productos.

41. En la demanda reconvencional Clinical Nutrition no identifica, es decir, no describe los productos presuntamente infractores, ya que su escrito se basa únicamente en las afirmaciones que hace Cend Limited en su demanda de nulidad de la marca. Así en la demanda podemos leer lo siguiente (pág. 3):

"Myprotein es la empresa líder en el Reino Unido de venta online de suplementos nutricionales para deportistas. En su abultado catálogo de productos -continua diciendo- encontramos desde barritas energéticas, creatina o aminoácidos a extractos vegetales, fibra, aceites de pescado e incluso los accesorios habituales para su consumo y dosificación (mezcladores, agitadores cacitos, pastilleros) y otros para la práctica del ejercicio físico de musculación como agarraderas, cintas guates, rodillos de espuma, cinturones o cintas de resistencia".

42. Pues bien, la actora reconvencional no precisa cuales de todos esos productos son los que infringen su derecho, se limita, como hemos dicho, a decir que, en general, los productos distribuidos por las demandadas reconvencionales bajo la marca Myprotein lo hacen.

43. En la audiencia previa, a instancias del juez de lo mercantil, la demandada reconviniente limitó el conflicto a los productos a los que se refiere en el primero de los apartados de su suplico y que consistan en:

"complementos nutritivos, suplementos a base de aminoácidos, suplementos vitamínicos, complementos minerales; complementos dietéticos; extractos de hierbas para uso médico; polvos sustitutivos de comidas; Preparados de bebidas nutritivas para su uso como sustitutivos de comidas; suplementos proteínicos; suplementos de hidratos de carbono, de la clase 5, y bebidas desalcoholizadas; bebidas isotónicas; bebidas energéticas; bebidas como sustitutos de comidas, en clase 32".

44. Lo que hace Clinical Nutrition, en este punto, es copiar literalmente la lista de los productos, de las clases 5ª y 32ª de la clasificación de Niza, para los que Cend Limited solicitó la marca comunitaria; productos que coinciden con las clases para los que se registro la marca española, pero no está identificado los productos de la Cend Limited presuntamente infractores.

45. Lo que parece pretender la actora con dicha petición es que este tribunal se pronuncie en abstracto sobre el alcance del registro de la marca española a aquellos productos, que en su momento no fueron expresamente solicitados en su registro ante la OEPM, pero que sí lo fueron por Cend Limited ante la OAMI. Dicha declaración no nos compete, ya que ese conflicto ha de ser resuelto primero por la OAMI y después por otros tribunales comunitarios.

46. La acción por infracción del derecho de marca ejercitada requiere una comparación entre los productos para los que la marca ha sido registrada y los productos identificados con el signo presuntamente infractor, lo que presupone que actora identifique en su demanda aquellos, para que el tribunal, en primera y en segunda instancia, pueda hacer esa comparación. Si la demandante no especifica cuales son los productos marcados con el signo infractor, el tribunal no puede hacer aquella comparación, ya que no le corresponde seleccionar, entre el catálogo de los demandados, los productos que sean idénticos o semejantes a los registrados, y, en consecuencia, la acción no puede prosperar.

47. Si no podemos identificar en la demanda reconvencional los productos presuntamente infractores que se distribuyen en España a través de Internet, tampoco podemos, por las mismas razones, afirmar que a través del nombre de dominio ' myprotein.es' se infrinjan los derechos del titular de la marca M'852. Lo que nos lleva a desestimar el recurso y confirmar la sentencia, aunque por diferentes fundamentos.

Costas procesales

48. La revocación de la sentencia y la desestimación de la demanda implica imponer las costas de la demanda a la actora, sin hacer especial imposición de las costas del recurso, conforme lo establecido en los art. 394 y 398 LEC . La desestimación de recurso respecto de la demanda reconvencional, implica imponer las costas del mismo a la recurrente.

Fallo

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por Clinical Nutrition contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 15 de julio de 2014 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca, y en su lugar se acuerda desestimar la demanda formulada por la procuradora Sra. García Gómez, en representación de Cend Limited, y, en consecuencia, absolver a Clinical Nutrition y condenar a la actora Cend Limited al pago de las costas de la primera instancia y sin hacer especial imposición de las costas del recurso; así como, confirmar la desestimación de la demanda reconvencional interpuesta por el Sr. Ferrer Pons, en presentación de Clinical Nutrition, contra Cend Limited y The Hut.com Limited, condenado a Clinical Nutrition al pago de las costas derivadas del recurso contra la desestimación de la demanda reconvencional.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.