Sentencia Civil Nº 285/2009, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 43/2009 de 20 de Noviembre de 2009

Encabezamiento

MADRID

SENTENCIA: 00285/2009

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 43/09.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 535/2.005.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid.

Parte recurrente: "ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A."

Procurador: Doña Lourdes Redondo García.

Letrado: Doña Victoria Sofía Martín Santos.

Parte recurrida: "SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L."

Procurador: Doña María del Rosario Fernández Molleda.

Letrado: Don Eugenio Baz Pereira.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. IGNACIO ZARZUELO DESCALZO

SENTENCIA Nº 285/09

En Madrid, a veinte de noviembre de dos mil nueve.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 43/09, interpuesto contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2008 dictada en el juicio ordinario núm. 535/2005 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante la entidad "ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A."; y como apelada, la mercantil "SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.", ambas defendidas y representadas por los profesionales antes relacionados.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad "ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A."; contra la mercantil "SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

"1.- Se declare que SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. ha infringido los derechos de propiedad intelectual de ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A. y ello, como consecuencia de la reproducción, distribución y transformación del contenido de su catálogo "Orbis, programamos la energía", "Memoria Descriptiva General" "ESDONI, ORBICOM, NODITEL", mediante su copia no autorizada.

2.- Se declare que SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L., ha cometido actos de competencia y publicidad desleal, como consecuencia de la explotación no autorizada del contenido del catálogo de la actora "Orbis, programamos la energía", "Memoria Descriptiva General", "ESDONI, ORBICOM, NODITEL"", en tanto en cuanto su actuación constituye actos ilícitos de publicidad desleal, imitación y aprovechamiento del esfuerzo ajeno, que son igualmente contrarios a la buena fe que debe regir el mercado.

3.- Se condene a SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. a cesar y a no reanudar las actividades infractoras descritas en los apartados anteriores, prohibiéndose a la demandada realizar cualquier explotación del contenido del catálogo "Orbis, programamos la energía", "Memoria Descriptiva General", "ESDONI, ORBICOM, NODITEL".

4.- Se condene a SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. a la destrucción, a su costa, de cuantos documentos, soportes informáticos o material de cualesquiera clase que se encuentren en su poder, relativos a la explotación del contenido del catálogo "Orbis, programamos la energía", "Memoria Descriptiva General", "ESDONI, ORBICOM, NODITEL".

5.- Se condene a SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. a indemnizar a mi mandante por:

(a) los daños y perjuicios patrimoniales causados por la infracción de los derechos de propiedad intelectual de mi mandante sobre el contenido del catálogo "Orbis, programamos la energía", "Memoria Descriptiva General", "ESDONI, ORBICOM, NODITEL" y los actos de competencia y publicidad desleal realizados para su cuantificación la fórmula consistente en el coste de elaboración del catálogo de la actora por la tirada del catálogo de la demandada, cantidad a la que sumará el importe por la infracción de los correspondientes derechos morales.

6.- Se ordene la publicación de la sentencia en dos publicaciones del sector, concretamente en "Electronoticias" y en "Luces CEI", todo ello a costa de la demandada; y

7.- En todo caso, se le impongan las costas originadas por este procedimiento.".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid dictó sentencia con fecha 23 de junio de 2008 , por la que se desestimaba la demanda, absolviendo a la demandada de todos los pedimentos de la demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandante.

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación del demandante se interpuso recurso de apelación al que se opuso el demandado. Admitido el recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, señalándose para su deliberación, votación y fallo el día 19 de noviembre de 2009.

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- La entidad "ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A."; formuló demanda contra la mercantil "SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L." ejercitando diversas acciones fundadas en la Ley de Propiedad Intelectual, en la Ley General de Publicidad y en la Ley de Competencia Desleal, en esencia, al entender que la parte demandada había plagiado en su catálogo dedicado al producto ESVANILUZ el catálogo editado por la demandante en el año 2004 bajo el título "ORBIS. Programamos la energía".

La sentencia dictada en primera instancia desestima la demanda al entender que el catálogo de la actora carece de originalidad al estar anticipado su contenido en catálogos anteriores editados por la entidad "TENDATA ESDONI, S.L.", ahora propiedad de la entidad demandada.

Frente a la sentencia se alza la parte demandante que solicita la revocación de la sentencia por los motivos que a continuación serán analizados.

SEGUNDO.- Aun cuando se articula como segundo motivo del recurso de apelación, por razones de orden sistemático, el tribunal considera que aquél debe abordarse en primer lugar al imputarse a la sentencia dictada en primera instancia una incongruencia extra petita por introducir en el debate procesal la no infracción por la demandada de la marca ESDONI cuando la actora no había ejercitado acciones marcarias derivadas de su titularidad sobre la citada marca.

Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas sentencia de 1 de marzo de 2.007 y las que en ella se citan, la congruencia consiste «en la correlación que debe guardar el fallo y los suplicos de los escritos rectores, entendida, además, no de forma rígida, sino racional y flexible -Sentencias de 31 de mayo de 1999 y de 31 de octubre de 2001 , entre otras muchas-.»

Por otra parte, como enseñan las sentencias del Tribunal Supremo de 11 y 24 de julio de 2007 , la primera con cita de las sentencias del mismo tribunal de 26 de julio de 1994, 25 de enero de 1995, 24 de enero de 2001 y 29 de septiembre de 2003 , las sentencias desestimatorias de la demanda y absolutorias de la parte demandada, lo que es predicable del pronunciamiento ahora analizado, desestimatorio todas las pretensiones de la demanda, no pueden tacharse de incongruentes, toda vez que resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas, salvo determinadas excepciones, como cuando el demandado se hubiera conformado total o parcialmente con las pretensiones de la actora, se dejaran de resolver peticiones oportunamente deducidas por los litigantes, se alterase la causa petendi o el supuesto fáctico de la cuestión debatida, o se transformase el problema litigioso, y cuando la absolución se produjera por haberse apreciado una excepción no alegada ni susceptible de apreciación de oficio, o se utilizasen argumentos distintos de los alegados por las partes en el caso de ocasionarse indefensión.

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado conduce necesariamente a la desestimación del motivo de apelación analizado en tanto que si bien es cierto que en la demanda no se ejercita acción marcaria alguna, no lo es menos, que la sentencia no incurre en incongruencia extra petita porque se limita a desestimar la demanda sin que el fallo entre a resolver sobre extremos que no fueran objeto de la demanda. Tampoco se altera la causa petendi o el supuesto fáctico de la cuestión debatida ni se transforma el problema litigioso, pues la sentencia no analiza ninguna acción marcaria sino que se limita a acoger uno de los argumentos de la demandada al entender que se utiliza el término ESDONI como acrónimo de "Estabilizador de Doble Nivel" sin analizar la cuestión desde la perspectiva del derecho marcario, precisamente, porque no se ejercita acción alguna fundada en este derecho de exclusiva.

TERCERO.- En el primer motivo del recurso de apelación se imputa a la sentencia una errónea valoración de la prueba practicada al negar la originalidad del catálogo editado por la parte demandada en el año 2004.

El catálogo de la demandante (documento nº 16 de la demandada), cuyo plagio se imputa a la demandada, consiste en la memoria descriptiva de tres aparatos eléctricos, concretamente, de un estabilizador reductor de flujo que comercializa la actora con la marca ESDONI y de dos equipos que integran un sistema de telegestión para cuadros eléctricos que comercializa bajo las marcas ORBICOM y NODITEL.

Por su parte, el posterior catálogo de la demandada (documento nº 21 de la demanda) constituye también la memoria descriptiva, redactada en español y en inglés, de un aparato estabilizador reductor en cabecera de línea para flujo luminoso que se comercializa bajo el signo ESVANILUZ.

Tampoco existe la menor duda de que los textos de los catálogos son parcialmente coincidentes, abandonando la parte actora en el recurso de apelación las alegaciones sobre la utilización de similares motivos en las fotografías con las que se ilustran las portadas de ambos catálogos.

Como indicamos en nuestra sentencia de 21 de mayo de 2009 , de la propia definición de "obra", a los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, que se contiene en su artículo 10.1 : ". para que una creación formal pueda ser considerada como tal se requiere el requisito de la originalidad. Tradicionalmente se ha discutido, y así se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de octubre de 1992 , si esa originalidad ha de ser subjetiva (haber sido creada "ex novo", sin copiar una obra preexistente) u objetiva (novedad objetiva, creación novedosa, especificidad, singularidad, altura creativa). Aunque en ciertas épocas prevaleció la concepción subjetiva de originalidad (y este mismo criterio pueda ser aplicable en principio a algunas obras de características muy especiales como es el caso de los programas de ordenador, art. 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual ), actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por el art. 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual exige un cierto grado de altura creativa (así lo ha entendido el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en su sentencia núm. 524/2004, de 24 de junio y esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de 21 de Julio de 2006 )... Como pone de relieve la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 411/2005, de 29 de septiembre , esa concepción objetiva permite destacar el factor de recognoscibilidad o diferenciación de la obra, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, lo que requiere que la originalidad tenga una relevancia mínima. El Tribunal Supremo ha declarado al respecto que no se protege lo que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de fechas 20 de febrero y 26 de octubre de 1992, y 17 de octubre de 1997 ). La nota de originalidad únicamente concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el destinatario, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad".

Dicho lo anterior, en realidad, el catálogo de la parte demandada editado en el año 2004 es una obra derivada en tanto que incorpora parte de los textos, cuadros y figuras de una obra preexistente (artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ), y sin que se discuta aquí la autorización del autor de la obra originaria.

En tanto obra derivada constituye una obra susceptible de propiedad intelectual, sin perjuicio de los derechos que correspondan al autor de la obra original preexistente y de su necesaria autorización.

Ahora bien, la utilización por un tercero en otro catálogo de la obra original preexistente tal cual figura en ésta o con modificaciones irrelevantes, cuya autoría no corresponde al demandante, no constituiría infracción de los derechos de la obra derivada, pero este no es el caso de autos, aun partiendo de que con la venta de determinados activos por la entidad "TENDATA ESDONI, S.L." a la demandante pudieran no haberse transmitido los derechos de propiedad intelectual que correspondían a la vendedora, cuyas participaciones sociales luego han sido adquiridas por la demandada.

En el supuesto de autos sólo una parte de los párrafos que se consideran plagiados en el catálogo de la demandada proceden de la obra originaria preexistente, el catálogo de "TENDATA ESDONI, S.L." (documento nº 7 de la contestación), cuya autoría se atribuye por la demandada a don Carlos Miñano que era uno de sus partícipes.

Así, de la mera comparación del catálogo de la demandada (documento nº 21) y del citado catálogo de la entidad "TENDATA ESDONI, S.L." se alcanza la conclusión de que los siguientes párrafos, de los que sólo se va transcribir su parte inicial y final, están tomados literalmente o con modificaciones irrelevantes de este segundo catálogo: "La energía. etc.", "Los equipos. suministro", " Dentro de dichos. consumo de energía eléctrica innecesario, "Los equipos. VM", "La regulación. de las fases", "La conexión y desconexión. funciona", "Los bornes. tensión programada". "VENTAJAS... -FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE - ESTABILIZA LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN - MANTINE LA UNIFORMIDAD DEL ALUMBRADO", ". se interrumpe. régimen nominal", "Si el equipo. régimen reducido".

Sin embargo, existen importantes pasajes en el catálogo de la demandada literalmente copiados del catálogo de la demandante que como obra derivada goza de protección por la Ley de Propiedad Intelectual, y en esta parte ya no se trata de incorporar a un folleto propio algunos pasajes de la obra originaria también incorporada por la demandante, creando así una nueva obra derivada que tendría en común con la de la actora utilizar pasajes de la misma obra preexistente sin que nada hubiera aportado a los mismos la demandante. Por el contrario, el catálogo de la demandada copia párrafos enteros del folleto de la demandante que no se encuentran en la común obra preexistente. Así, pueden identificarse los siguientes, citando también sólo el principio y final de los párrafos: "Apagado parcial. tiempo determinado", "En las situciones .lámparas", ". el cambio. usuario", "Una orden. reducido", "Velocidades. descarga", "La nueva generación. descarga", así como cinco de los párrafos del capítulo dedicado al funcionamiento y todos los subrayados en el documento nº 21 de la demanda, prácticamente un hoja del folleto de la demandada, incluidos en el capítulo de instalación, en el que el plagio es tan burdo que se "cuela" hasta la marca de la demandante ESDONI olvidando el copista sustituir dicha marca por la de la demandada ESVANILUZ.

El hecho de que los testigos de la demandante que declararon como testigos no hayan podido identificar la concreta parte que pudieran haber redactado de su puño y letra no contradice la anterior conclusión pues no resulta verosímil la tesis de la demandada de que los pasajes a los que nos hemos referido, que no estaban recogidos en el previo catálogo de "TENDATA ESDONI, S.L.", se correspondan con otro material que pudiera pertenecer a esta última sociedad, cuyas participaciones sociales ha adquirido la demandada mediante contrato de 7 de octubre de 2004, pues resulta más que evidente que de ser así habrían aportado ese material del que extrajeron los párrafos reseñados o, al menos, debería haber dado alguna explicación creíble sobre la razón por la que no se pudieran aportar.

La falta de aportación de ese otro material preexistente sólo se explica porque en realidad no existe y no se trata sino de una mera alegación defensiva carente del más mínimo sustento probatorio, sobre todo si consideramos el no excesivo tiempo transcurrido entre la realización del folleto por la demandada (noviembre de 2004 -folio 297- ) y la fecha de la contestación a la demanda (marzo de 2006) por lo que no se aprecia motivo alguno que justifique su falta de aportación salvo su inexistencia.

Tampoco de la testifical de don Carlos Miñano, fundador de la mercantil de "TENDATA ESDONI, S.L.", se deduce otra cosa. De la declaración del citado testigo, si se analiza con atención y detenimiento, lo que se concluye es que el catálogo del año 2000 (documento nº 17 de la demanda) es que el que recoge los textos del precedente de "TENDATA ESDONI, S.L." y cuando se le pregunta sobre el catálogo del 2004 manifiesta que ni siquiera lo conocía y que tendría que comprobar si coincidía la literatura (1h 28¿ 35¿¿ y ss de la grabación del acto del juicio), coincidencia que como se ha comprobado sólo es parcial. Además, cuando el testigo contesta a las preguntas del letrado de la parte demandada (1h 08¿ 44¿¿ y ss), aun cuando se formulan con exhibición de los documentos nº 16 (catálogo de 2004) y 17 (catálogo del 2000), el testigo se refiere siempre al del año 2000, pues el del 2004 ni lo conocía como luego reconoció.

Sentado lo anterior, siguiendo al Tribunal Supremo, sentencia de 28 de enero de 1995 "por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio.

Las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarse de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo. No procede (produce) confusión con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para el acceso y el conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad inventiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de toda aportación posterior".

En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2003 , con cita de la anterior, señala que: "el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales". Esta doctrina se reitera literalmente en las Sentencias de 17 de octubre de 1997 y 23 de marzo de 1999 , y se toma en cuenta en orden a la consideración del plagio como "copia en lo sustancial de una obra ajena" en la S. de 23 de octubre de 2001 ".

La jurisprudencia que emana de las anteriores resoluciones, confirma plenamente la concurrencia del plagio en el supuesto de autos, pues se produjo una copia literal de parte de una obra ajena, con aprovechamiento de la formación técnica y esfuerzo intelectual desplegado por el autor de la misma.

En definitiva, el catálogo de la demandante es una obra derivada digna de protección y mediante su parcial plagio la demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora sobre su obra, mediante su reproducción, distribución y transformación, todo ello en aplicación de los artículos 2, 10, 11, 14 y 17 de la Ley de Propiedad Intelectual y, en consecuencia, procede revocar la sentencia en cuanto que no lo apreció así y estimar la demanda en tanto pretendía la declaración de la infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante, así como al cese de la actividad ilícita y la remoción de sus efectos (artículo 139 de la Ley de Propiedad Intelectual ).

CUARTO.- A través del cuarto de los motivos de apelación la actora y ahora apelante se alza contra la desestimación de las acciones ejercitadas con fundamento en la Ley de Competencia Desleal.

En la demanda se imputaba a la demandada la comisión de los ilícitos concurrenciales previstos en su artículo 5 (cláusula general), 11.2 (imitación confusoria con aprovechamiento del esfuerzo ajeno) y 12 (explotación de la reputación ajena).

En el recurso de apelación sólo insiste en la infracción de la cláusula general y en la explotación de la reputación ajena.

En la demanda la infracción de la cláusula general se asentaba en los mismos hechos que luego fundamentaban la imitación confusoria y la explotación de la reputación ajena, lo que por sí sólo justificaría su rechazo en tanto que la cláusula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal no formula un principio abstracto que luego es objeto de desarrollo y concreción en los preceptos siguientes, sino que establece una norma jurídica en sentido técnico, de la que se derivan concretos deberes jurídicos para sus destinatarios y cuya infracción puede servir de base al ejercicio de acciones concurrenciales, lo que ha llevado a la mejor doctrina a destacar su función como válvula de autorregulación del sistema, asegurando su adaptación a las cambiantes circunstancias del mercado y de las conductas concurrenciales. En definitiva, no se imputan a la demandada hechos que pudieran ser reprimidos por la aplicación de la cláusula general, distintos de los que sirven de base para la aplicación de los demás ilícitos concurrenciales invocados.

La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2009 resume la jurisprudencia sobre este particular en los siguientes términos: "En efecto, en la sentencia de 23 de mayo de 2.005 destacamos que "parece lógico estimar que la cláusula general entre en juego en defecto de la existencia y fijación de actos de deslealtad tipificados o sea, en relación con conductas no catalogadas, lo que no es el caso ".

En la sentencia de 20 de febrero de 2.006 insistimos en que "el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores".

La sentencia de 22 de febrero de 2.006 precisó que "el artículo 5 de la Ley 3/1.991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas" .

La de 11 de julio de 2.006 puso de manifiesto que " es improcedente acudir a la fórmula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones".

Y la de 24 de noviembre de 2.006 que "ésta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular ".

En todo caso, como este tribunal ha tenido ya ocasión de poner de manifiesto en sentencias de 4 de mayo de 2006, 11 de enero de 2007, 14 de junio de 2007 y 5 de junio de 2009 , entre otras, no resulta posible acudir a la protección que dispensa la Ley de Competencia Desleal cuando el acto que se imputa al demandado tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual. Así en las citadas resoluciones se indica lo siguiente: ". la doctrina ha venido sosteniendo que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso de autos, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo y éste puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa especifica, dado su carácter residual o complementario. Se alude así a la teoría de los círculos concéntricos (BERCOVITZ A. "La formación del Derecho de la Competencia, ADI, 1975) para explicar gráficamente las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (propiedad industrial y competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquel".

Lo expuesto igualmente justifica el rechazo de la demanda en relación a los actos de explotación de la reputación ajena del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal .

En todo caso, en el recurso, con más acierto, se centra la infracción del artículo 12 en el uso por la demandada de un signo distintivo de la demandante, la marca ESDONI, pero no eran esos los términos en que fue planteado este ilícito en la demanda.

En la demanda se fundamentaba dicho ilícito, explotación de la reputación ajena, en que se había plagiado el catálogo original, explotando en su propio beneficio la investigación, creatividad y experiencia de la demandante, con el fin de evitarse tal esfuerzo y alcanzar una ventaja competitiva.

Como ya ha señalado en otras ocasiones este tribunal, sentencias de 28 de junio de 2007 y 5 de junio de 2009 , entre otras, el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12 , de un lado, y el artículo 11, de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos el objeto sobre el que recae aquélla son los signos distintivos y las prestaciones en el segundo, por lo que difícilmente podría prosperar la demanda en este punto, en los términos en que fue planteada.

Por último, aun cuando en el suplico de la demanda se solicitaba expresamente que se declarase que la demandada había cometido actos de publicidad desleal, además de actos de competencia desleal (apartado 2), dicha cuestión ha quedado al margen del recurso de apelación, lo que es coherente con el encabezamiento de la demanda en el que no se hacía mención alguna a la acción de publicidad.

QUINTO.- Declarada la infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante, el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual , en su redacción aplicable al supuesto enjuiciado por razones temporales, permite al actor reclamar la correspondiente indemnización por daños materiales y morales, optando, respecto de los primeros, por el criterio indemnizatorio de la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

En la demanda dicha remuneración se calculaba sobre la base del coste de diseño del catálogo de la demandante (2.700 euros), más el coste de impresión de los ejemplares de la propia actora (2.425 euros), importe total (5.125 euros) que debía multiplicarse por el nº de catálogos editados por la demandada que, según la prueba practicada, han sido 100, de lo que resultaba una indemnización de euros 512.500 euros.

En el recurso modifica la pretensión, seguramente a la vista de la desproporcionada indemnización resultante, al entender que el coste del diseño (2.700 euros) debe incrementarse con el coste de impresión de uno de los catálogos (4,85 euros) y la suma resultante (2.704,85 euros) multiplicarse por los ejemplares editados por la demandada, de lo que resulta una indemnización, también claramente desproporcionada, de 270.485 euros.

Parece razonable fijar la indemnización, conforme al criterio de la remuneración que hubiera percibido el demandante de haber autorizado la explotación, con base en el coste de diseño del catálogo, pero no se aprecia razón alguna para incrementarlo en el coste unitario de impresión de los catálogos de la propia demandante ni multiplicar tal coste por cada uno de los ejemplares impresos por la parte demandada. Tampoco se ha dado razón alguna por la parte demandante para convencer al tribunal sobre la razonabilidad de calcular la regalía hipotética multiplicando el coste por cada uno de los ejemplares editados por la demandada de modo que, por cada catálogo impreso por ésta, el demandante percibiría el coste íntegro del diseño de su catálogo, lo que no tiene sentido como criterio cuantificador de la regalía hipotética.

En consecuencia, procede fijar la indemnización por daños materiales en 2.700 euros.

La parte actora también solicitaba en la demanda la publicación de la sentencia en dos publicaciones del sector eléctrico pero tal pretensión no aparece justificada en la demanda, ni tampoco en el recurso, a la que no dedica ni una sólo línea y, en consecuencia, no se exponen las razones por las que debería acordarse dicha publicación. En definitiva, estando esta pretensión huérfana de toda motivación fáctica o jurídica no puede ser acogida, ni puede este órgano judicial suplir la falta de fundamentación de la pretensión deducida, la cual, además, parece abandonada en segunda instancia al no referirse a ella el recurso a diferencia de la indemnización por daños materiales y morales solicitada en la demanda y reiterada en segunda instancia.

SEXTO.- En concepto de daños morales la parte actora interesa una indemnización de 30.000 euros.

La titularidad de los derechos sobre la obra derivada en que consiste el catálogo plagiado por la parte demandada corresponde a la actora. Se trata de una obra colectiva (artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual ) creada bajo la iniciativa y la coordinación de la entidad "ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.", editada y divulgada bajo su nombre, que reúne la aportación de diferentes autores, empleados de la demandante, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, además de incorporar parte de una obra preexistente. Esto es, se trata de una obra derivada colectiva.

El hecho de que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual (patrimoniales y morales) correspondan a una persona jurídica no impide reconocer que la infracción haya ocasionado daños morales. Como indicamos en la sentencia de este tribunal de 2 de diciembre de 2008 , a pesar de las fluctuaciones que pueden observarse en la doctrina jurisprudencial recaída en torno al espinoso problema relativo a la posibilidad o imposibilidad de reconocer a las personas jurídicas como sujetos pasivos de esa clase de daño, puede partirse del criterio ligeramente favorable establecido en la sentencia de 21 de mayo de 1997 a cuyo tenor: "...La tutela judicial del prestigio de las sociedades mercantiles, la ha admitido esta Sala en determinados supuestos (SS de 28-4-1989 , 15-4-1992 citada en el recurso y 26-3-1993 y 9-12-1993 , entre otras), así como el Tribunal Constitucional (SS de 11-11-1991 y 26-9-1995 ); si bien debe de reconocerse que la doctrina jurisprudencial civil no se mantiene uniforme, pues se presenta discrepante, pero en trance de ir centrando la cuestión y de depurar divergencias, resulta más proclive y merecedor de amparo este derecho al honor, que si bien tiene en la Constitución un significado personalista, como inherente a la dignidad humana, según el art. 18 , aunque parece que lo acentúa en el derecho a la intimidad, ello no excluye la extensión de su protección y garantía a las personas jurídicas respecto a los ataques injustificados que afecten a un prestigio profesional y social, que conforman integración de su patrimonio moral, con repercusión en el patrimonial, por sus resultados negativos, y así puede traducirse en una pérdida de la confianza de la clientela, de proveedores y concurrentes comerciales o de rechazo o minoración en el mercado de forma general y todo ello como consecuencia de que las personas jurídicas también ostentan derechos de titularidad al honor, con protección constitucional, pues no se puede prescindir totalmente del mismo, en su versión de prestigio y reputación profesional, necesarios para el desarrollo de sus objetivos sociales y cumplimiento de los fines para los que fueron constituidas, con un componente de personas individuales, que siempre resultan identificables y a las que también les afecta, en mayor o menor medida, el desprestigio del ente en el que estén integradas...".

Ahora bien, partiendo de esa noción del "prestigio y reputación profesional y social ..." como bien jurídico vulnerado y los criterios que, conforme al artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual , modulan su cuantificación, concretamente, las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra, procede fijar prudencialmente la indemnización en 3.000 euros, atendiendo especialmente al reducido número de ejemplares infractores (100) y, en consecuencia a su muy reducida difusión.

SÉPTIMO.- En materia de costas, la estimación parcial de la demanda determina que no se efectúe especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en primera instancia de conformidad con los artículos 394 y 397 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por otra parte, al estimarse parcialmente el recurso de apelación formulado por el actor, no procede condenar al pago de las costas originadas por el mismo a ninguno de los litigantes, todo ello en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1) Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la entidad "ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.", representada por la Procuradora doña Lourdes Redondo García, contra la sentencia dictada el día 23 de junio de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, en el procedimiento núm. 535/2005 del que este rollo dimana.

2) Revocar dicha resolución y, en su lugar, estimamos parcialmente la demanda formulada por la entidad "ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A." contra la mercantil "SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.", representada por la Procuradora doña María del Rosario Fernández, todo ello con los siguientes pronunciamientos:

a) Declaramos que "SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L." ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la entidad "ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A." y ello, como consecuencia de la reproducción, distribución y transformación del contenido de su catálogo "Orbis, programamos la energía", "Memoria Descriptiva General" "ESDONI, ORBICOM, NODITEL", mediante su copia parcial no autorizada.

b) Condenamos a la entidad "SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L." a cesar y a no reanudar la actividad infractora descrita en el apartado anterior, prohibiendo a la demandada realizar cualquier explotación del contenido del catálogo "Orbis, programamos la energía", "Memoria Descriptiva General", "ESDONI, ORBICOM, NODITEL".

c) Condenar a la entidad "SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L." a la destrucción, a su costa, de cuantos documentos, soportes informáticos o material de cualquier clase que se encuentren en su poder, relativos a la explotación del contenido del catálogo "Orbis, programamos la energía", "Memoria Descriptiva General", "ESDONI, ORBICOM, NODITEL".

d) Condenamos a la entidad "SEIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L." a indemnizar a la actora con la cantidad de 2.700 euros en concepto de daños materiales y 3.000 euros en concepto de daño moral, devengando las citadas cantidades un interés igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución.

e) Se desestima en lo demás la demanda, sin efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales ocasionadas en primera instancia.

3) No se efectúa expresa imposición de las costas originadas con el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.