Sentencia Civil Nº 299/2012, Audiencia Provincial de La Rioja, Sección 1, Rec 481/2011 de 07 de Septiembre de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

LOGROÑO

SENTENCIA: 00299/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RIOJA

LOGROÑO

Sección 001

Domicilio : VICTOR PRADERA 2

Telf : 941296484/486/489

Fax : 941296488

Modelo : SEN010

N.I.G.: 26089 37 1 2011 0100881

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000481 /2011

Juzgado procedencia : JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 6 de LOGROÑO

Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001882 /2010

RECURRENTE : CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION ESPECIFICA ESPARRAGO DE NAVARRA

Procurador/a : FRANCISCO JAVIER GARCIA APARICIO

Letrado/a :

RECURRIDO/A : CORONAS DE NAVARRA S.L.

Procurador/a : ANA ROSA RAMIREZ MARIN

Letrado/a : ENRIQUE VALENTIN PRADES

SENTENCIA Nº 299 DE 2012

ILMOS./AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS:

D. RICARDO MORENO GARCIA

Dª MARIA DEL PUY ARAMENDIA OJER

D. FERNANDO SOLSONA ABAD

En la ciudad de Logroño a siete de septiembre de dos mil doce

VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, integrada por los Sres. Magistrados indicados al margen, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001882/2010, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 de LOGROÑO, a los que ha correspondido el Rollo nº 481/2011, en los que aparece como parte apelante, CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION ESPECIFICA ESPARRAGO DE NAVARRA, representado por el Procurador D. Fº JAVIER GARCIA APARICIO,y asistido por el Letrado D. AITOR POMARES, y como apelado, CORONAS DE NAVARRA S.L., representada por la Procuradora Dª ANA ROSA RAMIREZ MARIN, y asistida por el Letrado D. ENRIQUE VALENTIN PRADES, siendo Magistrado Ponente el Ilmo.Sr. D. RICARDO MORENO GARCIA.

Antecedentes

PRIMERO .- Con fecha 13-5-2011 se dictó sentencia (f .- 601-621) en cuyo fallo se recogía lo siguiente:

" Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra contra Coronas de Navarra S.L, se acuerda:

Declarar:

1.- Que el uso del signo Coronas de Navarra por parte de la demandada para identificar y comercializar espárragos supone una infracción de la Indicación Geográfica Protegida "Espárrago de Navarra" con arreglo al artículo 134 del Reglamento (CE ) 510/2006.

2.- Que la actuación de la demandada consistente en utilizar el signo Corona de Navarra para identificar y comercializar espárragos no amparados por la Indicación Geográfica Protegida "Espárrago de Navarra" supone igualmente una conducta desleal.

3.- La nulidad de la marca española nº 2.458.263 "Corona de Navarra".

Y condenar a la demandada:

1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones y en su consecuencia a cesar en el uso en el tráfico mercantil del término "Navarra" o similares, sólo o en conjunción con otros elementos para distinguir espárragos no amparados por la IGP "Espárrago de Navarra".

2.- A retirar del tráfico económico todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción y la conducta desleal.

Todo ello sin especial imposición de costas.

Líbrese atento oficio al Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas con testimonio de la sentencia a fin de que proceda a inscribir la nulidad o caducidad de la marca española nº 2.458.263 "Corona de Navarra" en el Registro de Marcas, a cancelar el expediente y a la publicación de la citada cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial ".

Se respondía con tal fallo a demanda presentada por el Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra en la que sobre la base de la alegación de se pretendía un fallo en el que se acordara lo siguiente:

" Que se declare:

I.- Que el uso del signo "Coronas de Navarra" por parte de la demandada para identificar y comercializar espárragos supone una infracción de la Indicación Geográfica Protegida "Espárrago de Navarra" con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE ) 510/2006.

II.- Que la actuación de la demandada consistente en utilizar el signo Corona de Navarra para identificar y comercializar espárragos no amparados por la Indicación Geográfica Protegida "Espárrago de Navarra" supone igualmente una conducta desleal.

III.- La nulidad de la marca española nº 2.458.263 "Corona de Navarra".

IV. Con carácter subsidiario, y para el improbable caso de no declarar cuanto se solicita en el apartado precedente, la caducidad de la merca nº 2.458.263 "Corona de Navarra".

Y que se condene a la demandada:

I.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones y, en su consecuencia, a cesar en el uso en el tráfico mercantil del término "Navarra", o similares, sólo o en conjunción con otros elementos, para distinguir espárragos no amparados por la IGP "Espárrago de Navarra".

II.- A retirar del tráfico económico todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción y la conducta desleal.

III.- A indemnizar al Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra, los daños y perjuicios ocasionados, en la cuantía de 10.000 €, en concepto de daños morales, más la cantidad correspondiente al beneficio neto obtenido por la demandada durante los últimos tres años mediante la comercialización de espárragos, en concepto de lucro cesante.

IV.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones de nulidad marcaria o, en su caso de caducidad, librando atento oficio al Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con testimonio de la sentencia, a fin de que se proceda a inscribir la nulidad o caducidad de la merca española nº 2.458.263 "Coronas de Navarra" en el registro de Marcas, a cancelar el expediente y a la publicación de la citada cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

V.- A satisfacer las costas del presente procedimiento ..."

SEGUNDO .- Notificada la anterior sentencia las partes por la representación procesal de y de la mercantil Coronas de Navarra S.L, se presentó escrito solicitando que se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recuso de apelación.

Interpuesto el recurso se dio traslado del mismo a la contraria para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable, formulando a su vez oposición al recurso de apelación e impugnación de la sentencia.

En el escrito de interposición del recurso interpuesto por Coronas de Navarra S.L (f.- 692-710) se hacía referencia, en esencia a prescripción de las acciones promovidas por la actora tanto de las derivadas de Competencia Desleal como de la Ley de Marcas; inexistencia de la infracción de la Indicación Geográfica Protegida "Espárrago de Navarra"; inexistencia de infracción de la Ley de Competencia Desleal en la conducta de la demandada; inexistencia de infracción de la Ley de Marcas, para concluir interesando que previos los trámites legales oportunos se dice sentencia por la que se "... revoque y deje sin efecto al sentencia recurrida, con desestimación íntegra de al demandada plateada de contrario, absolviendo a mi mandante de todos sus pedimentos, y todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada ...".

En el escrito de interposición del recurso interpuesto por Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra (f.- 672-689) se recurría contra el criterio recogido en la sentencia sobre carencia de la demandante de legitimación activa para la reclamación de daños y perjuicios, así como en cuanto al criterio de la imposición de costas, para concluir interesando que previos los trámites legales oportunos se dice sentencia en la que estimando el recurrente condenando a la demandada "... a indemnizar los daños perjuicios ocasionados en la cuantía de 10.000€, en concepto de daños morales, más 393.072,69 € en concepto de lucro cesante; con expresa imposición de costas en ambas instancias ala parte demandada ...".

En la oposición al recurso interpuesto se opusieron por las respectivas representaciones procesales de de Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra y de Corona de Navarra S.L a los respectivos recursos alegando las consideraciones que consideró oportunas, para concluir interesando que previos los trámites legales oportunos se dice sentencia confirmando al de instancia con imposición a la contraria de las costas procesales.

TERCERO .- Seguido el recurso por todos sus trámites, fue designado Magistrado-Ponente D. RICARDO MORENO GARCIA, fijándose para deliberación, votación y fallo el día 19-1-2012.

CUARTO .- En al tramitación del presente rollo de apelación se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .- Respecto de la alegación de prescripción de las acciones promovidas por la actora tanto de las derivadas de Competencia Desleal como de la Ley de Marcas.

Respecto de tal alegación cabe señalar previamente que consta en el material probatorio desarrollado en el procedimiento la existencia de comercialización continuada que excede del año 2007 tal como cabe desprenderse de las propias manifestaciones frente al requerimiento realizado (f.-440 ss) ; del propio ticket de compra en establecimiento abierto al público (f.-220) fechado el 21-9-2010 (10:29 no impugnado Audiencia Previa); del Acta notarial de fecha 13-4-2011 (f.-538 y fotografías f.- 541) en relación con contestación ofrecida por el grupo de supermercados "El Árbol" (f.-551) en el que se recoge que "... la última adquisición de dicho producto es la documentada en factura de fecha 20 de abril de 2011 " o del contenido del Acta notarial de fecha 27-4-2011 (f.-564 y ss) en consulta sobre la página de Internet en la que figura la marca en cuestión comercializadora de espárrago; o las propias manifestaciones de la representante de espárragos de Navarra en cuya declaración explicó el modo de operar en este como en otros supuestos y fija el momento en el que se percatan de la comercialización de tales productos como momento a partir del cual se realiza el requerimiento y se comienza a actuar (23:21), requerimientos que constan aportados a la causa (f.-223-235) fechados a 17-3-2010 y entregados el 23-3-2010..

A) Prescripción de acciones derivadas de Competencia Desleal.

B)

Se ejercitan por la actora acciones en base a lo establecido en el art. 5 a ) y b ); 6 ; art 12 y art. 15.1 y 2 LCD .

En atención a lo anterior cabe señalar que tanto en la regulación anterior contemplada en el art. 21 LCD en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, (BOE 31 de diciembre y con entrada en vigor al día siguiente de su publicación Disp Final 1 ), que modifica la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, como en la actualmente en vigor, art. 35 de la citada Ley 29/2009 , no cabe considerar prescrita tales acciones.

En el presente caso no se trata de actos aislados individualizados ni de actos intermitentes separables sino de una conducta continuada y permanente a lo largo el tiempo.

Tal afirmación debe llevar a la conclusión de que no ha prescrito tal acción de la demandante puesto que atendiendo a la interpretación jurisprudencial elaborada en torno al artículo 21 de la LCD , de la que es muestra, entre otras, la STS de 18-1-2010 se indica que: " El día inicial del cómputo de los plazos que establece el artículo 21 de la Ley 3/1.991 y al que se refiere el motivo, es - en el de un año - aquel en que las acciones pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal. Y - en el de tres - el de dicha realización. La norma responde a la idea de sancionar la inactividad del legitimado o, por decirlo con más detalle, que su actividad, siendo posible - para lo que se entiende necesario que sepa que persona cometió la infracción -, no hubiera tenido lugar ." Así como en la Sentencia del Pleno de la Sala 1º del Tribunal Supremo de 21-1-2010 y 10-5-2010 que sienta doctrina jurisprudencial en la materia afirmando que " cuando se trata de actos de competencia desleal de duración continuada la prescripción extintiva de las acciones prevista en el art. 21 LCD 3/1991 no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita ", como al concreto contenido del artículo 35 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre que dice " desde el momento de la finalización de la conducta ".

La aplicación de la doctrina expuesta conduce a afirmar que no procede estimar la alegación de prescripción por los propios motivos que recoge la sentencia recurrida pues la conducta desleal es claro que se mantuvo en el tiempo puesto que contrariamente a lo manifestado por la demandada se mantuvo la actividad, de manera que las acciones ejercitadas en la demanda subsistían por ser incompatible la institución de la prescripción con el ejercicio continuado de una actividad que pudiera integrar la competencia desleal.

No consta que la demandada hubiera finalizado realmente los actos que la actora califica como de competencia desleal en el momento de interposición de la demanda y ni tan siquiera en el año 2007 como se pretendió y ello en base a los elementos de prueba recogidos anteriormente, y todo ello en un ámbito, el de la excepción de prescripción, en el que se ha establecido un criterio rigorista en cuanto a la acreditación del día inicial del cómputo del mismo (sea el que fuera) y de carga probatoria, de manera que STS 21-5-2004 "... la indeterminación de ese día inicial o las dudas que sobre el particular puedan surgir no deben en principio resolverse en contra de la parte a cuyo favor juega el derecho reclamado, sino (...) en perjuicio de aquella otra que pretende su extinción (...) sobre la que efectivamente pesa la carga probatoria de los hechos impeditivos o extintivos del derecho en litigio" ( Sentencia de 10 de Marzo de 1.989 ), y que: "la alegación de prescripción comporta para quien la opone demostrar cuál es el día inicial del cómputo (cualquiera que sea el aplicable)" ...".

C) Prescripción de acciones derivadas de Marcas.

Se ejercitan acción por la parte actora sobre la base de la alegación de nulidad de la marca en base al art. 5.1 g) en relación con el art. 51 LM y del art. 9.1.c) en relación con el art. 52.1 LM , las cuales no pueden considerarse prescritas.

Establece el Artículo 5. Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: " g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio ." Y también se recoge como causas de nulidad absoluta en el art. 51 LM aquellas contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 3 y en el art. 5, en cuyo caso el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación, en una acción que es imprescriptible, y que en el presente supuesto debe así entenderse al pretenderse la misma.

El art. 9 dedicado a " Otros derechos anteriores " en su apartado 1 que indica que sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: " c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7 ".

Por su parte el artículo 45 LM dedicado a la "Prescripción de acciones" Jurisprudencia que cita/interpreta este artículo SAP C 2346/2011 del Aplicada SAP GR 488/2008 del 15/10/2007 Aplicada SAP AB 211/2008 del 04/03/2005 Aplicada en el apartado 1 establece que "Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse." Y respecto de las causas de nulidad relativa contempladas en el art. 52, se indica que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts 6 , 7 , 8 , 9 y 10 y en este sentido el art. 52.2 LM establece que ". El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior .".

Y tal plazo de 5 años en estos supuestos de nulidad relativa no habría prescrito y ello en atención a los hechos declarados probados en la propia sentencia y recogidos en el apartado precedente, y la doctrina sobre carga de prueba de los supuestos de prescripción.

SEGUNDO .- Respecto de la alegación de inexistencia de la infracción de la Indicación Geográfica Protegida "Espárrago de Navarra".

La denominación "Espárrago de Navarra" aparece contemplado y recogido desde la Orden Foral de 6-10-1986 de la Comunidad Foral de Navarra, ratificada por la Orden Ministerial de 3-3-1987 del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, la Orden del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de 13-7-1993 y una posterior la 2926/2003 de 8-10-2003 en vigor a la fecha y ello en relación con el Reglamento CE 1107/1996 de 12 de junio y Reglamento CE 510/2006 de 20 de marzo.

En el art. 2.2. del citado Reglamento 510/2006, del Consejo , de 20 de marzo , sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios, establece: " Denominación de origen e indicación geográfica. 1. A efectos del presente Reglamento se entenderá por: ...b) "indicación geográfica": el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio. - originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, - que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y - cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. 2.- También se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1 ".

Y en su art. 13, tal como se recoge en la sentencia recurrida, se recoge la protección que se brida frente a actividades como son :

" a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de al reputación de la denominación protegida;

b) Toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como "género", "tipo", "método", "estilo", imitación" o una expresión similar;

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto ".

En el presente supuesto los espárragos comercializados por al demandada aparecen en el etiquetado, tal como se acredita en el procedimiento, en envase con el etiquetado en su parte principal de "Coronas de Navarra" , y bajo tal denominación se venden espárragos procedentes de Perú o de China, según los casos, productos que no se ajustan al contenido del Pliego de Condiciones de la IGP que abarca también a los espárragos en conserva y que ampara el producto "Espárragos de Navarra" y cuyo origen aparece indicado únicamente y con caracteres notablemente más pequeños que la principal "Coronas de Navarra" en la parte inferior derecha del etiquetado bajo los ingredientes, el peso y la fecha de consumo (f.-221, 222 y 306 etc).

Por lo tanto la utilización de la expresión "de Navarra" en relación con espárragos que no se ajustan en cuanto a su origen a lo establecido en la regulación de la IGP y ello en relación con la denominación "Espárragos de Navarra" y la reputación que la misma cuenta y susceptible de generar confusión en el consumidor, hace que se deba entender, junto con la sentencia recurrida, que se ha producido un infracción de la regulación ya relatada.

TERCERO .- Respecto de la alegación de inexistencia de infracción de la Ley de Competencia Desleal en la conducta de la demandada.

Se alegaban en la demanda diversas tipificaciones concretas de los actos desleales (y así se citaban concretamente los arts. 5 a ) y b ); 6 ; 12 y 15.1 y 2 LCD exigencia jurisprudencialmente reiterada, ejemplo SSTS 29 y 21-2-2012 ) estimándose en la sentencia recurrida la concurrencia de una de ellas, sin entrar a conocer del resto lo cual no ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la demandante.

En concreto se dice en la sentencia recurrida la concurrencia del acto desleal contenido en el art. 15.2 LCD .

El art. 15 LCD establece que " 1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. 2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial ".

Como señala la STS de 7-3-2012 (Rec. 481/2009 ) " Los tipos que describen los dos apartados del artículo 15 de la Ley 3/1.991 presuponen la infracción de una norma de derecho positivo - sentencias 271/2000, de 13 de marzo , 593/2000, de 16 de junio , 415/2005, de 23 de mayo , 874/2007, de 24 de julio , 605/2009, de 2 de octubre -. Pero, así como el del apartado 2 se caracteriza por el contenido de la norma, que ha de regular la actividad concurrencial, sin exigir más que la propia infracción, por cuanto la alteración de la " par condicio concurrentium " es una consecuencia de ella, el del apartado 1 prescinde de tal exigencia y, a cambio, reclama que, como efecto de la violación, el infractor obtenga una ventaja competitiva de cierta importancia y se prevalga de la misma ..." y según la STS 23-3-2007 " el artículo 15 LCD exige, dejando de lado la cuestión sobre si la infracción ha de referirse a una norma con rango de ley, que se trate de una ventaja "significativa", a menos que se trate de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial ( Sentencias de 13 de mayo y 16 de junio de 2000 EDJ 2000/12947 , 29 de diciembre de 2006 , etc.) ".

De esta manera se aprecia infracción del artículo 15.2 de la Ley de Competencia desleal , que considera como tal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto regular la actividad concurrencial, por entender que la actuación de la parte demandada vulnera con su conducta el Reglamento 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo y la Orden del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de 13-7-1993, por el que se aprueba el Reglamento de al Denominación Específica "Espárrago de Navarra" y la Orden Ministerial 2926/2003 de 8-10-2003, normas que tienen por objeto regular la actividad concurrencial en cuanto disciplinan la promoción y producción de espárragos, así como los derechos y obligaciones en ejercicio de tal actividad comercial, industrial o artesanal.

CUARTO .- Respecto de la alegación de inexistencia de infracción de la Ley de Marcas.

Se ejercitaba por la parte actora sobre la base de la alegación de nulidad de la marca en base al art. 5.1 g) en relación con el art. 51 LM y del art. 9.1.c) en relación con el art. 52.1 LM , y la sentencia recurrida estima que concurre la primera a lo que se opone la recurrente en su escrito.

La Ley 17/2001, en su artículo 5.1º .g ), establece como prohibición absoluta, al igual que antes lo hacía el art. 11 de la Ley 32/1988 , la de registrar como marcas los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

Lo cual debe ponerse en relación con el contenido del art. 14 del Reglamento (CE ) 510/2006 en el cual se establece que: " 1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que responsan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de al solicitud de registro a la Comisión. Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero ", circunstancia que debe ponerse en relación con lo ya examinado en apartado anterior sobre la vulneración del art. 13.

Por otra parte y como hace la sentencia recurrida debe señalarse que la marca en cuestión afectada es la marca española nº 2.458.263 "Coronas de Navarra" concedido su registro el 5-9-2002 y registrada para distinguir conservas vegetales de la clase 29 del Nomenclator Internacional de Niza y ello, como ya se ha indicado, es susceptible de inducir a error en relación con los amparados en la IGP "Espárrago de Navarra" (f.-191-208 en relación con f.-216-218) y la procedencia geográfica que en el mismo se recoge.

Se trata en ambos supuestos de espárragos de manera que se ha indicado como necesario atender al principio de especialidad, consagrado tanto en la Ley de Marcas como en la doctrina jurisprudencial ( SSTS de 28-2-2000 , 26-6-2003 ), puesto que como se viene señalando el riesgo de confusión ha de evaluarse sobre todo en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca o el signo o nombre distintivo de forma que cuanto más similares sean los productos o servicios designados por tales marcas, mayor será el riesgo de confusión entre los signos semejantes.

En este sentido STS de 14-4-1986 , " el estudio de la semejanza fonética y gráfica en los signos enfrentados ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el marcado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a los efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede jugar con la misma fuerza la semejanza de dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase o naturaleza, que en el caso de que ambas partes lo apliquen a la misma clase de género, ya que en el primer supuesto, aún habiendo gran semejanza en las marcas, sin embargo no llegará a producir tal semejanza, ni confusión en el mercado, ni perjuicio al titular de la marca preexistente, ni beneficio al concesionario de la semejanza a costa del prestigio de que goza la primeramente registrada ".

Y respecto al riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta que ha de examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria y concretamente con un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate al cual se supone normalmente informado y razonable, atento y perspicaz, en este sentido, y también debe tomarse en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ( Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 -Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport -, 22 de junio de 1999 -Lloyd Schuhfabrik Meyer Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV -, 30 de junio de 2005 -C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI-).

Entendiéndose como evidente que en la consideración de la marca como un todo la percepción que puede producirse en el consumidor es el una procedencia errónea del espárrago etiquetado bajo "Coronas de Navarra" como "Espárrago de Navarra" y por lo tanto amparado por la IGP cuando realmente es de otra procedencia geográfica, en el caso, China o Perú, puesto que por el mero hecho de que en cumplimiento de la normativa de etiquetado se haya recogido su procedencia en la parte inferior derecha de una manera marginal y menos perceptible en la forma ya descrita anteriormente, y cuyos detalles, como indica la jurisprudencia comunitaria indicada, el consumidor medio no se detiene a examinar, no se cumple con al exigencia de la debida y suficiente capacidad de diferenciación para eliminar el riesgo de confusión.

Señalado lo anterior y ejercitada acción por la demandante ( STS 26-6-2003 ) como derecho que le corresponde, procede confirmar en este punto la sentencia recurrida .

QUINTO .- Respecto de la alegación del Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra sobre la concurrencia de legitimación activa para solicitar indemnización, no se comparte el criterio de la sentencia de instancia, entendiéndose que concurre si bien no procediendo atender todas las peticiones que realiza la demandante.

A) legitimación activa del Consejo Regulador.

Conforme a la regulación que rige la actividad del Consejo regulador de la denominación Específica Espárragos de Navarra, es función del mismo art. 87 Ley 25/1970 de 2 de diciembre, Disposición Derogatoria única Ley 24/2003 de 10 de julio de la Viña y el Vino, en su apartado segundo " Velar por el prestigio de la denominación de Origen en el mercado nacional y extranjero " y octavo " actuar con plena ...capacidad jurídica para...comparecer en juicio, tanto en España como en el Extranjero, ejerciendo las acciones que le correspondan en su misión de defender los intereses generales de la Denominación de Origen " así como el art. 35 de la IGP "Espárrago de Navarra" de Orden Ministerial en el que se establece que

" 1. Es misión principal del Consejo Regulador la de aplicar los preceptos de este Reglamento y velar por su cumplimiento, para lo cual ejercerá las funciones que, con carácter general se encomienda a los Consejos en el art. 87 de la Ley 25/1970 citada, y disposiciones complementarias, así como las que expresamente se indican en el articulado de este Reglamento.

2. El Consejo Regulador velará especialmente por la promoción y propaganda del producto amparado, para la expansión de su mercados ".

En su artículo 27.3 se recoge que " El derecho al uso de los nombres amparados por esta Denominación Específica en propaganda, publicidad, documentación o etiquetas en propio del Consejo Regulador, quien podrá autorizar a su vez el uso por parte de las firmas inscritas " autorización que se encuentra por otra parte sujeta a la inscripción de la plantación en el Registro - en cuya virtud quedan sujetas al cumplimiento de las disposiciones del reglamento y los acuerdos que se adopten en el marco de sus competencias por las Comunidades Autónomas, El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el propio Consejo Regulador (art. 27.4) al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y al pago al propio Consejo regulador de las tasas previstas en el Reglamento y las establecidas por acuerdos de su Pleno, puesto que en el art. 27.4 se recoge expresamente el abono "... de las exacciones que les corresponda " lo que debe ponerse en relación con el art. 43.

En sentido similar la Ley 25/1970 de 2 de diciembre (Disposición Derogatoria Única de Ley 24/2003 de 10 de julio, de la Viña y el Vino al que se remite el indicado art. 35.1 ) señala entre las funciones de los Consejos Reguladores:

" Primera.- Orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración y calidad.. .[espárragos] amparados por su Denominación de Origen .

Segunda.- Velar por el prestigio de la Denominación de Origen en el mercado nacional y extranjero y perseguir su empleo indebido...

Séptima.- La promoción y propaganda para la expansión de sus mercados...

Octava.- Actuar con plena responsabilidad y capacidad jurídica para obligarse y comparecer enjuicio, tanto en España como en el Extranjero, ejerciendo las acciones que le correspondan en su misión de representar y defender los intereses generales de la Denominación de Origen ".

De todo lo anterior cabe concluir que el Consejo Regulador de la Denominación Específica "Espárrago de Navarra" posee legitimación activa para el ejercicio de las acciones recogidas en el art. 32 LCD , incluida la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, por entenderse, de conformidad con lo establecido en el art. 33 LCD que constituye una Corporación Pública que, dentro del amplio concepto que la jurisprudencia ha ido definiendo, participa en el mercado de manera activa en el ejercicio de las funciones que le corresponden y que le han sido legalmente asignadas, dentro de las cuales deben reseñarse las de control de la producción conforme a ciertos parámetros, defensa del prestigio y de los intereses generales de la Denominación, las de publicitación y promoción de los producto amparado por la denominación (ejemplos de tal actividad en f.- 128 y ss) y percepción de ciertos ingresos vía comercialización de productos, etiquetas, visados, etc y ello en el marco legal que se establece para todos aquellos que deseen acogerse a la misma con sujeción a los requisitos del Pliego de Condiciones y sometidos a un régimen de autorizaciones y de etiquetado, que a su vez es, parcialmente, fuente de ingresos del propio Consejo Regulador y que por lo tanto sus intereses económicos quedan directamente perjudicados o bajo la amenaza del acto de competencia desleal que venía realizándose por la mercantil "Coronas de Navarra" en la colocación en el mercado del producto espárrago en la manera anteriormente señalada.

Señalado lo anterior cabe examinar los concretos fundamentos de las acciones resarcitorias que ejercita la demandante y que se pueden resumir en dos, por un lado indemnización en base a la existencia de un daño moral que cifra en 10.000.-euros y otro la indemnización que basa en la existencia de un lucro cesante.

B) Indemnización por daño moral.

En cuanto al primero de los conceptos debe estimarse la pretensión indemnizatoria ejercitada.

Se ha señalado que precisamente una de las funciones específicas del Consejo regulador viene dada por la concreta atribución de velar por el prestigio de la denominación, su promoción y propaganda, y obviamente en tanto que se produce un acto de competencia desleal en el que se procede a la venta de producto que pudiera llevar a confusión al consumidor en la adquisición de un bote de conserva de espárragos "Coronas de Navarra" en la creencia de ser producto acogido a la denominación y con el cumplimiento de una serie de condiciones específicas en cuanto a proceso productivo y origen geográfico del mismo cuando lejos de ello el producto ni se acoge al sistema de control con sus garantías y su procedencia, lejos de ser la amparada por la Denominación es China o Perú y cuyo origen, como ya se ha indicado, aparece indicado únicamente y con caracteres notablemente más pequeños que la principal "Coronas de Navarra" en la parte inferior derecha del etiquetado bajo los ingredientes, el peso y la fecha de consumo (f.-221, 222 y 306 etc), se produce un perjuicio directo al prestigio de la Denominación de Origen que se debe encuadrar en el daño moral.

Señalado lo anterior y dentro del ámbito del daño moral y de conformidad con los criterios jurisprudenciales en cuanto a su fijación se estima procedente la cantidad reclamada de 10.000.-euros atendiendo para ello al tiempo en el que se desarrolló la actividad con la citada marca (registro el 5-9-2002), y el marco temporal interesado para la indemnización hasta la presentación de la demanda.

C) Indemnización por lucro cesante.-

En este concepto no se considera procedente la concesión de la indemnización interesada.

El artículo 43 de la Ley de Marcas , en su redacción dada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, permite al perjudicado elegir entre dos criterios excluyentes (ejemplo SSAP Madrid 27-4 y 9-3-2012 en las que se indica que "... el perjudicado es libre de elegir uno u otro criterio, pero si opta por el de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral que sólo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados en el artículo 43.2 de la Ley de Marcas ") para calcular la indemnización de daños y perjuicios al establecer en el apartado 2 lo siguiente:

" Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho ."

Una primera cuestión parte de la concreta determinación de lo pedido en tal concepto puesto que la parte demandante centra en el beneficio neto obtenido por la mercantil demandada como consecuencia de la vena de conservas de espárrago bajo la marca en los últimos 3 años su perjuicio por lucro cesante.

Tal petición debe ponerse en relación con el marco legal descrito anteriormente en el que se recoge las facultades que le han sido conferidas al Consejo Regulador en la Orden de 13 de julio de 1993, ya citado, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica "Espárrago de Navarra" y de su Consejo regulador (BOE nº 178 de 27 de julio) en cuyo artículo 43 apartado 1 º dedicado a la financiación de las obligaciones del Consejo determina el marco por el que se obtiene financiación de la directa explotación de la producción y venta de espárrago, estableciéndose unos tipos que en lo que ahora interesa basta ceñirse a los conceptos contemplados puesto que en cuyo apartado c) y d) hace recaer la exacción sobre " c) los titulares de las industrias de elaboración inscritas y de la d), los solicitantes de certificados, visados de facturas y adquirentes de etiquetas y contraetiquetas " por lo tanto no se comparte el criterio seguido por al demandante en cuanto a la fijación del concepto indemnizatorio a que responde el lucro cesante reclamado, puesto que cabe concluir que su lucro cesante sería, en su caso, otro y distinto que el valor neto de las ventas realizadas en el marco temporal interesado y que debe llevar a rechazar su pretensión.

Además de lo anterior y como otro argumento que debe llevar a rechazar su pretensión de indemnización por lucro cesante en el valor neto de las ventas realizadas por la empresa demandada se encuentra en el marco de la carga de prueba.

Se reitera que la demandante reclama el lucro cesante y en este marco de los perjuicios sufridos y de la reclamación del lucro cesante como tal perjuicio es criterio jurisprudencialmente reiterado que tales daños y perjuicios han de demostrarse durante el periodo de tramitación del proceso y también lo es el tradicional criterio riguroso y restrictivo en materia de lucro cesante, aunque sea más correcto afirmar que lo que importa es la prueba del hecho en cuestión, correspondiendo cargar con el peso de la demostración a quien lo reclama, sin que valgan beneficios hipotéticos o imaginarios, pues ha de resultar probado y no consiste en meros sueños de ganancia ( SSTS de 5-11-1998 , 14-7-2003 , 14-3-2005 ).

Y tal criterio jurisprudencial debe ser puesto en relación con el objeto de la indemnización pretendida puesto que en la demanda se indicaba que la indemnización por tal concepto "... se establece en el beneficio neto obtenido por la demandada por la venta, exclusivamente de espárragos (en cualquier forma de presentación) bajo la marca "Coronas de Navarra" durante los tres últimos años ". Y es posteriormente cuando ante el resultado de la prueba pericial realizada (f.-527-528) cuando pasa a interesar el 10% de las ventas totales de la mercantil demandada durante los años 2008 a 2010 y fija la cuantía concreta en 393.072,69.-euros

En el momento de su cuantificación se plantea una inicial cuestión de cara a su valoración probatoria puesto que son pocos los datos al respecto ya que la prueba pericial realizada, se aportó (f.-529-534), ratificándose en le acto del juicio el Sr. Marino (26:25) concluyendo el mismo con la indicación de que "... con la información disponible aportada por la demandada que presenta importantes limitaciones con respecto a la información requerida por este perito no es posible llegar a conclusiones con evidencia suficientes sobre la cuantificación del lucro cesante del Consejo regulador de al Denominación Específica Espárrago de Navarra medido en términos del beneficio neto obtenido por al demandada Coronas de Navarra S.L, mediante la venta, exclusivamente de espárragos (en cualquier forma de presentación) durante los tres últimos años (2008, 2009, 2010) ...", indicando que en los libros aportados no aparece el concepto de factura (36:15) sino las ventas, así como que en las facturas del año 2007 las aportadas no representan la integridad de las ventas de ese ejercicio, de manera que la pericial realizada no arroja resultados concretos que puedan ser tenidos en consideración

En la petición de prueba realizada por la parte en su demanda (f.-65) hacía referencia a "... los beneficios económicos obtenidos por la demandada mediante la comercialización de los productos que infringen la IGP "Espárrago de Navarra" ,..." y solicitaba se requiriera a la mercantil demandada para aportar a los autos "... la relación de los envases de espárragos (en cualquier formato) comercializados con el distintivo "Coronas de Navarra" desde noviembre de 2007 hasta la actualidad, con sus facturas correspondientes, el libro de facturas emitidas, liquidaciones de IVA y Libros Oficiales de Contabilidad de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010, así como cualquier otra documentación que el perito contable precise para llevar a cabo el informe pericial... " así fue admitida y en el acto de la Audiencia Previa así se acordó, facultando al perito para la obtención de la documentación necesaria señalándose expresamente por el Juez que se podría requerir a la parte demandada de la documentación que el perito considerase pertinente así como desplazarse a las oficinas de la empresa (17:52 Audiencia Previa), pero el resultado de la pericial es el indicado manifestando el perito que solo dispuso de la aportada al Juzgado (33:46 Juicio) y que únicamente se puso en contacto con la representación de la demandante para obtener la documentación y para que le pusiera en contacto con la empresa y facilitara documentos sin llegar a ponerse en contacto con la empresa porque no lo obtuvo de la representación de la demandante (32:50 Juicio), por lo tanto de lo expuesto por el perito en el acto del juicio parece desprenderse que ni obtuvo una documentación que debe considerarse que existe en poder de la demandada y que por lo tanto podría haber aportado ni por parte de la demandante se instó el agotamiento de las facultades conferidas al perito -en los términos acordados en la Audiencia Previa- para la realización de la prueba limitándose a señalarle la que estaba en el Juzgado, de manera que no cabe considerar agotadas las posibilidades que ofrecía el art. 329 LEC .

La conclusión que cabe obtener de todo ello es que no se ha llegado a acreditar por la parte sobre quien pesa tal carga la pretensión indemnizatoria que pretende por lucro cesante y que en consecuencia debe ser desestimada su pretensión.

En atención a los anteriores argumentos procede estimar parcialmente el recurso de apelación y fijar la cantidad interesada en concepto de daño moral en 10.000.euros y revocar parcialmente por tal motivo la sentencia recurrida.

SEXTO .- Respecto de las costas procesales originadas en primera instancia en la que se no se realizó expresa imposición de las causadas, recurre la demandante entendiendo que en la admisión de su recurso procederá la imposición a la contraria, sin embargo en atención a los argumentos ya indicados no procede estimar tal motivo en tanto que su recurso es admitido parcialmente, debiendo mantenerse el criterio de imposición de costas procesales de instancia.

Por lo referido a las costas procesales ocasionadas en esta instancia y de conformidad con lo establecido en el Art. 394 y 398 LEC , procede su imposición a la parte apelante Coronas de Navarra S.L al haberse rechazado íntegramente su recurso de apelación y por lo referido al recurso de apelación presentado por Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra al haberse estimado siquiera parcialmente, no procede hacer expresa imposición de las costas procesales en su ejercicio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Coronas de Navarra S.L, así como estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra contra la sentencia de fecha 13-5-2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de los de Logroño , en juicio ordinario en el mismo seguido bajo número 1882/2010, del que dimana el presente Rollo de Apelación nº481 /2011 debemos confirmarla y confirmamos a excepción de lo relativo al reconocimiento al Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra de legitimación activa para la reclamación de indemnización y la fijación de esta en concepto de daño moral en 10.000.-euros reclamados, m desestimando la petición de lucro cesante, manteniendo el criterio de imposición de costas procesales de primera instancia.

Procede la imposición de las costas causadas en este recurso de apelación a la parte apelante.

La confirmación de la sentencia de instancia supone la pérdida del depósito constituido para apelar, al que se dará el destino legal ( D.A. 15ª LOPJ , según redacción de la LO 1/2009).

Cúmplase al notificar esta resolución lo dispuesto en el art. 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Devuélvanse los autos al juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, interesándose acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia pro los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que la Secretario doy fe.