Sentencia Civil Nº 348/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 154/2011 de 02 de Diciembre de 2011

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00348/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

t6

Rollo de apelación nº 154/2011

Materia: Propiedad Industrial (Marcas)

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 112/2007

SENTENCIA Nº 348/2011

En Madrid, a 2 de diciembre de 2011.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 154/2011, los autos del procedimiento nº 112/2007, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 6 (bis ) de Madrid, el cual fue promovido por Dª. Mercedes contra D. Anibal , siendo objeto del mismo acciones en materia de propiedad industrial (marcas), de competencia desleal y de sociedades.

Han actuado en representación y defensa de las partes, la procuradora Dª. Virginia Gutiérrez Sanz y el letrado D. José Antonio Ramírez Balza por Dª. Mercedes y la procuradora Dª. Esmeralda González García del Río y el letrado D. Antonio Rodríguez Morato por D. Anibal .

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 24 de enero de 2007 por la representación de Dª. Mercedes contra D. Anibal , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia por la que:

"1. Declare la nulidad de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas nº M2562656/6 y nº M2562454, inscritas por el demandado a su favor, librándose Mandamiento a la citada Oficina para que anule la inscripción.

2. Se declare la deslealtad del acto de inscripción y de rectificación de las informaciones engañosas, en su caso, si se acreditase a lo largo del procedimiento la existente de ésta.

3. Se declare que con la inscripción de las citadas marcas el demandado ha actuado deslealmente y en contra de los intereses de las Sociedades del "GRUPO ELE-3 Empresa de Trabajo Temporal, S.L.", y "Servicios Empresariales Laborales, S.L.", incurriendo en la responsabilidad del artículo 69 de la Ley 2/1995 de la S.R .L.

4. Se le condene al abono de todas las costas que se causen en este pleito".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 6 (bis) de Madrid dictó sentencia, con fecha 9 de abril de 2010 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que debo estimar y estimo la excepción de falta de legitimación activa "ad causam" planteada por la demandada en su escrito de contestación, dejando imprejuzgado el fondo de la presente litis; y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandante".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de Dª. Mercedes se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por la contraparte, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación del asunto por parte de los señores magistrados integrantes de esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid se celebró con fecha 1 de diciembre de 2011.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Las acciones marcarias, de competencia desleal y societarias emprendidas, de modo ciertamente caótico, por la demandante no han prosperado en la primera instancia. Aunque el fallo del juzgado resulta un tanto equívoco en cuanto a su alcance, no cabe duda, al menos, de que la juzgadora de la primera instancia niega a la demandante que ostente legitimación para ejercitar las acciones de los dos primeros tipos. No se refiere la sentencia de modo explícito a las acciones de índole societario, sin que nos conste que la parte demandante interesase que se completase la sentencia, al amparo del artículo 215 de la LEC , ni haya denunciado en esta apelación la comisión del defecto procesal de incongruencia omisiva (artículos 218.1 y 459 de la LEC ). Habría que entender, por lo tanto, como tácitamente desestimada tal pretensión, estando en su derecho la actora a que, merced a su recurso, se enjuicie también de modo expreso por este tribunal sobre tal acción.

Debemos, no obstante, puntualizar que estamos ante el ejercicio, en primer lugar, según los términos del suplico de la demanda, de una acción de nulidad de sendos registros marcarios obtenidos por el demandado, por lo que cualquier consideración debería comenzar por el análisis de lo relativo a la pretensión emprendida al amparo del Derecho de marcas. Sólo en segundo y tercer lugar, aunque no se esgrimiesen con carácter subsidiario, sino cumulativo, debería abordarse, por ese orden, el estudio de las acciones de competencia desleal y de índole societario que también eran ejercitadas en la demanda.

Por otro lado, para poder adoptar una solución satisfactoria y con pleno sentido para la presente contienda, es preciso hacer un esfuerzo para discernir el alcance real de los términos del debate. Este tribunal advierte con toda nitidez, tras estudiar la demanda y la contestación y atender al contenido del trámite de fijación del objeto de la controversia en el acto de la audiencia previa (artículo 428 de la LEC ), que el debate se ha centrado, pues así se fijó como la materia controvertida en dicha comparencia ante el juez y a ello se han referido además las pruebas practicadas y las conclusiones finalmente efectuadas, en la legitimidad que pueda merecer el registro que efectuó el demandado de unos signos marcarios que eran precisamente los mismos que habían venido siendo utilizados durante años, aunque sin haberlos registrado, por las sociedades de las que aquél había pasado a ser socio, apropiándose indebidamente con esa actuación, mediante una maniobra que la demandante califica de dolosa, de un derecho ajeno.

Los mecanismos de defensa de los que goza el usuario de la marca registral frente a ese tipo de conductas (en este caso la del socio que inscribe a su favor las marcas con las que operan las sociedades de las que es partícipe) pueden ser bien la reivindicación de la marca (artículo 2.2 de la LM ), bien la acción de nulidad por registro de mala fe (artículo 51.1.b de la LM ). Ocurre que en este caso no es la propia entidad usuaria de la marca, sino una socia de la misma, la que acciona y lo hace esgrimiendo la pretensión de que el registro marcario obtenido por el otro socio sea anulado. De ahí que haya mediado debate sobre la legitimación activa que aquélla ostentaría, sobre lo que volveremos más adelante.

Pese a que el relato del componente fáctico es bastante claro en la demanda, hemos de decir que la fundamentación jurídica de la misma resulta poco diáfana, pues no hay razonamiento alguno en ella al margen de la asistemática mención de diversos preceptos legales. Ello no impide, sin embargo, que resulten comprensibles los términos del debate, derivados del tenor de los hechos relevantes que aparecen formulados en la demanda, donde la actora imputa actuaciones concretas al demandado tendentes a expoliar a las sociedades de las que ambos era socios de sus signos distintivos, y de los datos que introduce el demandado en su contestación, que reconoce haber registrado precisamente los mismos signos que aquellas entidades han empleando durante años y para iguales servicios en que lo hacían, tratando, sin embargo, de justificar su comportamiento como protector del interés social. Se trata de una polémica suscitada, en realidad, aunque no se incluya la cita específica del artículo 51.1.b de la Ley de Marcas en el apartado de los fundamentos jurídicos de la demanda, a propósito de si el registro marcario fue o no efectuado de mala fe por parte del demandado, lo que, de ser así, supondría la incursión en una causa de nulidad absoluta del registro. Por lo tanto el análisis de la contienda debería haberse efectuado por la juzgadora en ese marco, al que la resolución apelada no tuvo el acierto de referirse.

SEGUNDO.- Corroborando lo que acabamos de explicar vamos a exponer los hechos que han motivado el litigio, que son los siguientes:

1º) la demandante, Dª. Mercedes , es socia, con un 50 % de participación social en el capital social, de las entidades mercantiles SERVICIOS EMPRESARIALES LABORALES SL, GRUPO ELE 3 EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL y GRUPO ELE 3 SERVICIOS LABORALES SL, cuyo objeto era fundamentalmente la prestación de servicios administrativos o de asesoramiento de diverso tipo a terceros;

2º) las citadas entidades han venido siendo usuarias de sendos logotipos, compuestos ambos de sus respectivos gráficos y de los textos "GRUPO ELE 3 EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL" y "SEL SERVICIOS EMPRESARIALES", desde el año 1996 en el primer caso y desde el 2000 en el segundo, para distinguir, por medio de correo, publicidad y tarjetas, los servicios que estaban prestando;

3º) el 19 de septiembre de 2003 D. Jacinto vendió a su hijo D. Anibal la totalidad de las participaciones sociales que aquél ostentaba en las sociedades antes citadas, con lo que este último pasó a ostentar el otro 50% de las mismas; poco después se desataron abiertas hostilidades entre el nuevo socio y la antigua socia, Dª. Mercedes , que han motivado varios procesos civiles y penales; y

4º) D. Anibal solicitó sucesivamente, en octubre de 2003 y septiembre de 2004, en su propio nombre, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), los registros de los referidos logotipos que utilizaban las citadas sociedades, lo que dio lugar a que obtuviese para sí las marcas denominativas con gráfico nº 2562656 "SEL SERVICIOS EMPRESARIALES", en la clase 35 para gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, y nº 2562454 "GRUPO ELE 3 EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL", también en la clase 35ª para servicios de contratación de personal.

TERCERO.- La legitimación que ostenta la demandante para el ejercicio de la acción de nulidad del registro de marca resulta defendible porque el artículo 59 a) de la LM se la reconoce a cualquier persona que ostente un interés legítimo. La actora esgrime tal condición en la medida en que es socia, con un 50 % de participación en el capital social, de las entidades SERVICIOS EMPRESARIALES LABORALES SL, GRUPO ELE 3 EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL y GRUPO ELE 3 SERVICIOS LABORALES SL que eran las usuarias extrarregistrales de los signos (logotipos mixtos, gráficos y denominativos, elaborados para distinguir los servicios prestados) que el demandado habría registrado a su favor. Ya que la inclusión de tales derechos como activos de las mencionadas entidades tiene suma relevancia para la demandante, ésta ostenta el derecho a reaccionar frente al comportamiento del demandado, que pretende valerse de las posibilidades que el ordenamiento jurídico ofrece a cualquiera para obtener un derecho de exclusiva, mediante el registro de un signo distintivo, para así conseguir la expoliación de algo de ajena pertenencia (los signos extrarregistrales de las mencionadas sociedades).

Es cierto que, como alegaba la parte demandada, sólo las propias sociedades usuarias de la marca podrían haber reclamado que se les atribuyese a ellas su respectiva titularidad si es que de la reivindicación de la marca se hubiese tratado (artículo 2.2 de la LM ). Sin embargo, como de lo que aquí se trata es de la nulidad del registro indebidamente obtenido, el interés legítimo que ostenta la demandante en que aquél desaparezca, que es lo que expresamente invocó su defensa letrada en el acto de las conclusiones vertidas en el juicio, resulta suficiente para justificar el ejercicio de tal acción. Se trata de una pretensión que tiene cabida en el artículo 59.a) de la LM , en relación con el artículo 51.1 .b del mismo cuerpo legal, para los casos de concurrencia de causa de nulidad absoluta del registro marcario.

CUARTO.- La mala fe es un elemento subjetivo cuya presencia debe apreciarse, según señala el Tribunal de Justicia UE en su sentencia de 11 de junio de 2009 (asunto 529/07; Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG vs. Franz Hauswirth GmbH ), en función de las circunstancias del caso, tomando en consideración la intención del solicitante al momento de presentar la solicitud, de modo que pueda excluirse que el registro respondiese a un fin legítimo.

Pues bien, el demandado Sr. Jacinto era consciente tanto a finales de 2003 como a mediados de 2004, porque como partícipe social (y en algunos casos incluso como administrador o apoderado) no es posible que pudiera aducir ignorancia de esa circunstancia, que los signos que estaba registrando eran los que venían usando desde tiempo atrás las sociedades de las que eran socios él (posición que había pasado a ocupar por transmisión de las participaciones de su padre) y la demandante. Pese a tener conocimiento de que los signos eran precisamente los que estaban siendo utilizados en el desempeño de su actividad empresarial por otro (por las entidades SERVICIOS EMPRESARIALES LABORALES SL y GRUPO ELE 3 EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL, cuya personalidad jurídica y patrimonios están perfectamente diferenciados de los de sus socios) procedió, ante las graves discrepancias que habían surgido con la consocia, ahora demandante, a solicitar los registros a su nombre con el ánimo, ni tan siquiera de utilizarlos en el tráfico mercantil, sino de poder esgrimir más adelante el argumento de que eran de su propiedad, cuando así le interesase, y tratar de ese modo de atribuirse el derecho de exclusiva que la ley atribuye al titular marcario y que no pudiera, por tanto, reconocérsele nunca a las mencionadas sociedades.

Aunque el demandado ha aducido que obró con la voluntad de proteger unos signos extrarregistrales de los que cualquier tercero podría haber tratado de apoderarse, su alegato carece de credibilidad, porque si hubiera obrado con rectitud no habría ocultado su conducta ni a la consocia ni a las propias sociedades usuarias de los signos, ni, por otro lado, debería haber interesado el registro a su propio nombre sino al de las sociedades que los venían utilizando en el tráfico mercantil. Su conducta respondió, en cambio, no a la voluntad de obtener un registro conforme al fin que le es propio (en el caso de las marcas, distinguir sus productos o servicios de los de otra procedencia, garantizando al consumidor o usuario final la identidad de origen de aquéllos), sino a la de conseguir un fin ilegítimo, bloqueando un registro para tratar de obtener provecho, con fines especulativos, de los signos distintivos empleados por un tercero.

QUINTO.- La mala fe con que la que el demandado había obrado al realizar los registros de las marcas le hacen merecedor de que sea decretada la nulidad de los así obtenidos (artículo 51.1.b de la Ley de Marcas ), que lo son los números 2562656 "SEL SERVICIOS EMPRESARIALES" y nº 2562454 "GRUPO ELE 3 EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL". En consecuencia debemos, al amparo de lo previsto en el artículo 61 de la Ley de Marcas , ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas que efectúe la cancelación de dichas inscripciones y realice la pertinente publicación en el correspondiente boletín oficial.

SEXTO.- En la demanda se invocaba, además de la vigente Ley 17/2001, de Marcas , la Ley 3/1991 de Competencia Desleal . Sin embargo, lo cierto es que el suplico de la misma no perseguía obtener ningún efecto práctico distinto al que ha conseguido la demandante merced a la acción marcaria que ha prosperado. Por otro lado, la Ley de Competencia Desleal sólo debería entrar en juego, en aras al principio de consunción (en virtud del cual prevalece la norma especial que ofrece una protección más intensa), como protección complementaria si la normativa marcaria no hubiera ofrecido suficiente amparo al interés esgrimido por la parte actora. Precisamente la tipificación por el legislador, tras la Ley 17/2001 , de la solicitud del registro de mala fe como causa de nulidad absoluta de aquél ha supuesto que se superase la polémica que había suscitado la ausencia de previsión expresa al respecto en la precedente Ley 32/1988 y que había llevado a pensar que en los casos en que se efectuase un registro de mala fe de un signo que no estuviese ya registrado en España había de recurrirse a la Ley de Competencia Desleal para reaccionar contra lo que podría considerarse como actuaciones de obstaculización (al amparo de la cláusula general de dicho cuerpo legal -artículo 5, según la nomenclatura anterior a la reforma por Ley 29/2009 - que repele los actos contrarios a la buena fe). Es por ello que al poderse obtener en este caso satisfacción por la vigente normativa marcaria resultaba innecesario que se invocase además la tutela por vía de la Ley de Competencia Desleal, por lo que eludiremos un debate a propósito de esta materia que consideramos de todo punto inane.

SEPTIMO.- También se alega por la recurrente que ejercitaba una acción individual de responsabilidad en su demanda contra D. Jacinto , en su condición de administrador social, si bien no se ha llegado a concretar a cuál de las tres sociedades a las que se aludía en ella habría de referirse la conducta del demandado, lo que no parece un dato intrascendente cuando éste ha venido alegando que sólo es administrador de una y no de todas ellas. Por otro lado, tampoco se traducía la exigencia de responsabilidad en una reclamación indemnizatoria concreta, como debería corresponder al recto ejercicio de la acción prevista en el artículo 69 de la LSRL en relación con el artículo 135 del TRLSA (que serían los preceptos aplicables al caso, por razones cronológicas -principio "tempus regit actum"-, aunque ya se hayan integrado en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ). Suponemos que tal falta de concreción responde, entre otros motivos, a la inexistencia de ningún daño directo que pudiera haberse ocasionado a la propia demandante (y la jurisprudencia exige, entre otras, en las sentencias de la Sala 1ª del TS de 7 de marzo de 2006 , 28 de abril de 2006 y 14 de marzo de 2007 , para que nazca la responsabilidad de los administradores que se establece en los artículos 133.1 y 135 del TR de la LSA y 69 de la LSRL, junto a otras premisas, que se haya producido un daño al socio o acreedor, que ha de consistir en una lesión directa a su patrimonio, y que exista relación de causalidad entre la conducta negligente del administrador y el daño ocasionado) porque de haberse producido alguno lo hubiera sido a las sociedades que fueron despojadas de los signos distintivos. De haber sido así lo que podría haberse ejercitado, en su caso, era una acción social de responsabilidad (artículo 134 del TRLSA por remisión del artículo 69 de la LSRL ) que tendría que haberse sometido a los requisitos de legitimación para el ejercicio de la misma (pues la del socio es sólo subsidiaria, según el nº 4 del artículo 134 del TRLSA ) que la actora no ha justificado que aquí se cumpliesen.

OCTAVO.- No es procedente realizar expresa imposición de las costas derivadas de la primera instancia, ante la parcial estimación de la demanda, según se desprende de la aplicación del nº 2 del artículo 394 de la LEC .

NOVENO.- La estimación, ya sea total ya sea parcial, del recurso de apelación determina, en materia de costas, que no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de la segunda instancia, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

Fallo

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª. Mercedes contra la sentencia dictada el 9 de abril de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 (bis) de Madrid, en el juicio ordinario nº 112/2007 del que este rollo dimana, debemos revocar y revocamos dicha resolución, que dejamos sin efecto y en su lugar acordamos:

1º) que procede la parcial estimación de la demanda planteada por Dª. Mercedes contra D. Anibal ;

2º) que debemos declarar la nulidad de los registros de marca nº 2562656 "SEL SERVICIOS EMPRESARIALES" y nº 2562454 "GRUPO ELE 3 EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL" efectuados a favor del demandado, por lo que ordenamos a la Oficina Española de Patentes y Marcas que efectúe la cancelación de dichas inscripciones y realice la pertinente publicación en el correspondiente boletín oficial;

3º) que hemos de desestimar el resto de las pretensiones esgrimidas en la demanda; y

4º) que no procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de ambas instancias.

Decretamos asimismo, una vez sea firme esta resolución, la devolución a la parte apelante del depósito consignado para poder recurrir.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.