Sentencia CIVIL Nº 362/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 952/2018 de 18 de Marzo de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA.
TRIBUNAL DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS
ROLLO DE SALA Nº 952-U43/18
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 660/17
JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2
SENTENCIA NÚM. 362/19
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al
margen, actuando como Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario
número 660/17, sobre infracción de modelos comunitarios, infracción de derechos de autor y competencia
desleal, seguidos en el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2, de los que conoce en grado
de apelación en virtud del recurso principal entablado por la parte actora, KARTELL, S.p.A. (en lo sucesivo,
KARTELL), de nacionalidad italiana, representada por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, con
la dirección de la Letrada Doña Isabel Pérez-Cabrero Ferrández y; como apelada-impugnante, la parte
demandada, TODOFURNITURE, S.L. (en lo sucesivo, TODOFURNITURE), representada por la Procuradora
Doña María José Soto Soler, con la dirección del Letrado Don José Ruz Martín.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 660/17 del Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil KARTELL, S.P.A. contra la mercantil TODOFURNITURE, S.L.

y en consecuencia: A) Declaro: - Que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de KARTELL, S.P.A. derivados del registro de los Diseños Comunitarios nº 000701461-0018, nº 000701461-0022, nº 000701461-0020, nº 000701461-0031, nº 000701461-0032 y nº 001124911-0010 con la fabricación, comercialización y publicitación de productos denominados mesa 'Berlín', mesa 'Frankfurt', taburete 'Ice', silla 'Courve' y taburete 'Astraus'.

- Que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha incurrido en actos de competencia desleal consistentes en actos de imitación de la demandada en la comercialización de la silla 'Victorie'.

- Que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha causado daños y perjuicios a la actora que han de ser indemnizados.

b) Condeno a la demandada: A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro en la fabricación, importación, exportación, ofrecimiento, comercialización o cualquier otro acto de explotación industrial, incluyendo actos de publicidad o promoción de los productos infractores enumerados.

A retirar a su costa del tráfico económico y a destruir los productos infractores, bajo cualquier denominación así como cualquier otro con las mismas características, así como envases, folletos, carteles, expositores, material fotográfico, etc. y a eliminar del tráfico mercantil -on liney offline- todas las fotografías, ilustraciones, folletos, catálogos o cualquier otra referencia o documento a través de los que se materialice el ofrecimiento comercial de los productos infractores y en particular en las webs www.bigchollo.com, www.superhome.es, wwwsuperstudio.com, www.lomasdemoda.com, http//blog.superstudio.com/2017/04/ decoración-geometrica/ yhttps://twitter.com/SuperstudioWEB.

A la remoción de los efectos producidos por los actos de competencia desleal, incluyendo la retirada del comercio minorista y mayorista y posterior destrucción a costa de la demandada de todas las unidades de los productos infractores.

A indemnizar a la actora en la cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (89#48€) en concepto de daño emergente y las cantidades que por lucro cesante resulten en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Sexto de la presente.

A publicar a su costa el fallo la sentencia en el diario EL MUNDO o en el diario EL PAÍS.

C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.' La referida Sentencia fue aclarada mediante Auto de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: ' Que debo aclarar y aclaro la Sentencia de 10 de mayo de 2018 en el sentido de que la condena al pago del 1% de la cifra de negocio lo es exclusivamente de la cifra obtenida con los productos declarados infractores , no obviamente sobre la cifra resultante del resto o de las demás actividades que pudiere realizar la mercantil demandada.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la actora y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la parte adversa, la cual presentó el escrito de oposición al recurso y de impugnación de la Sentencia. De la impugnación se dio traslado a la apelante principal quien formuló alegaciones en el sentido de interesar su desestimación.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 952-U43/18, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día trece de marzo, en el que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera .

Fundamentos

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda.

La demanda promovida por KARTELL tiene por objeto: I) en relación con los modelos comunitarios registrados: 1.-) una acción de infracción de los modelos comunitarios siguientes: i) números 000701461-0018 y 000701461-0022, solicitados y registrados el día 4 de abril que se corresponden con la mesa ' Top Top', circular, que considera infringidos con la mesa de la demandada llamada ' Berlín ' ii) número 000701461-0020, solicitado y registrado el día 4 de abril de 2007, que se corresponde con la mesa ' Top Top ' cuadrada, que considera infringido con la mesa de la demandada ' Frankfurt ' iii) números 000701461-0031 y 000701461-0032, solicitados y registrados el día 4 de abril de 2017 que se corresponden con el taburete ' Stone' que considera infringidos con el taburete de la demandada, ' Ice ' iv) número 001124911-0010, solicitado y registrado el día 21 de abril de 2009, que se corresponde con la silla ' Masters' y el taburete ' Masters Stool' que la demandada infringe con la silla ' Courve' y con el taburete ' Astraus ' al vulnerar los artículos 19.1 y 10 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 , sobre dibujos y modelos comunitarios (RDMC), en relación con los artículos 45 , 47 , 52 , 53 , 54 , 55 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI), como consecuencia de la comercialización de los muebles infractores por TODOFORNITURE a través de las páginas web www.superestudio,com y www.lomasdemoda.com y en sus tiendas sitas en la calle Aribau, 326-328 de Barcelona y en la calle Antonio López, 2 de Santander; 2) con carácter subsidiario, al considerar que los modelos registrados son también obras de arte aplicado por su elevado grado de originalidad, protegibles a través de la propiedad intelectual, las cuales son copiados por la demandada, ejercita una acción de protección de la propiedad intelectual al ceder los autores de los diseños a KARTELL su explotación al amparo de lo previsto en los artículos 10.1.e ), 17 , 43.1 , 48 y 140.2.a) todos ellos del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (LPI); 3) con carácter más subsidiario, ejercita acciones de competencia desleal basadas en los artículos 11.2 (actos de imitación desleal), 12 (actos de explotación de la reputación ajena) y 4 (actos contrarios objetivamente a las exigencias de la buena fe), en relación con el artículo 32, todos ellos de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD ).

II) en relación con los siguientes muebles y lámpara no registrados: 1) ejercita una acción de infracción de protección de la propiedad intelectual de los muebles y lámpara, cuyos autores cedieron sus derechos a KARTELL para su explotación al considerar que tienen la consideración de obra de arte aplicado, los cuales han sido copiados por la demandada que los comercializa a través de las páginas web y en las tiendas antes indicadas, de la forma en que reproducimos a continuación: al amparo de lo previsto en los artículos 10.1.e ), 17 , 43.1 , 48 y 140.2.a) todos ellos de la LPI ; 2) de forma subsidiaria, ejercita acciones de competencia desleal basadas en los artículos 11.2 (actos de imitación desleal), 12 (actos de explotación de la reputación ajena) y 4 (actos contrarios objetivamente a las exigencias de la buena fe), en relación con el artículo 32, todos ellos de la LCD .

En consecuencia, KARTELL deduce las siguientes pretensiones: 1.-) la declaración de infracción de los modelos comunitarios, de los derechos de propiedad intelectual y la realización de actos de competencia desleal, con carácter principal y subsidiario que ya hemos indicado; 2.-) la declaración de que TODOFURNITURE ha causado daños y perjuicios a la KERTALL; 3.-) la condena de TODOFURNITURE a: i) la cesación de la conducta infractora; ii) la retirada, depósito y destrucción de los productos infractores; iii) la remoción de los efectos producidos por los actos de competencia desleal; iv) la indemnización de daños y perjuicios, en cuanto a los modelos registrados (beneficios netos obtenidos por la demandada que se determinen; por los daños causados al prestigio, 20.000.- € y; por los gastos de investigación, 89,48.- €); en cuanto a la infracción de los derechos de propiedad intelectual (beneficios netos obtenidos por la demandada; por daños morales, 20.000.- € y; por los gastos de investigación, 138,02.- €) y; por los actos de competencia desleal (beneficios netos obtenidos por la demandada y; daños morales, 20.000.- €); v) la publicación de la Sentencia en dos periódicos de tirada nacional; vi) el pago de las costas del juicio.



SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación principal y de la impugnación.

La Sentencia de instancia estimó en parte la demanda al acoger la acción de infracción de los modelos comunitarios pero, respecto de los muebles y la lámpara no registrados, rechazó la acción de infracción de propiedad intelectual y, solo estimó la acción subsidiaria de competencia desleal en base al artículo 11.2 LCD respecto de la silla ' Victorie '; condenando a TODOFURNITURE, respecto de los modelos comunitarios registrados de la actora, a la cesación, a la retirada y destrucción de los productos infractores, a la remoción de los efectos producidos por los actos de competencia desleal, a la indemnización de 89,48.- € por daño emergente y a la cantidad por lucro cesante que se determine en ejecución; a la publicación de la Sentencia en un solo periódico; sin efectuar especial imposición de las costas a ninguna de las partes.

Frente a la misma se han alzado las dos partes: 1.-) KARTELL, a través del recurso de apelación principal, interesa la estimación de la acción declarativa de infracción de la propiedad intelectual respecto de sus muebles ( Louis Ghost, Lou Lou Ghost, Victoria Ghost, Mademoiselle, Charles Ghost ) y la lámpara ( Bourgie ) no registrados y, subsidiariamente, la comisión de actos de competencia desleal, con las consiguientes pretensiones de condena, por falta de motivación, ante la errónea valoración de la prueba y la errónea aplicación del Derecho sustantivo.

2.-) TODOFURNITURE, a través de la impugnación, interesa la desestimación de la acción de infracción de los modelos comunitarios registrados y la acción de competencia desleal respecto del mueble 'Victorie' al no haber acreditado los actos de infracción.

La alegación de inadmisión del recurso de apelación principal opuesta por TODOFURNITURE por no expresar los pronunciamientos que impugna según exige el artículo 458.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede prosperar porque, sin ningún gran esfuerzo intelectual, se puede conocer con exactitud que el recurso tiene por objeto impugnar las peticiones de la súplica de su demanda que no han sido atendidas por la Sentencia recurrida.



TERCERO.- Recurso de apelación principal deducido por la parte actora, KARTELL.

En relación con las sillas Louis Ghost , Lou Lou Ghost , Victoria Ghost , Mademoiselle , el taburete Charles Ghost y la lámpara Bourgie , la Sentencia de instancia desestimó su protección al amparo de la LPI porque: i) no consta la cesión de los derechos del autor del diseño en favor de KARTELL; ii) las sillas Louis Ghost , Lou Lou Ghost y Victoria Ghost no presentan la altura creativa suficiente para ser consideradas obras aplicadas porque utilizan como material principal el plástico transparente o metracrilato en unos muebles inspirados en el estilo Luis XV, material y formas no originales y, además, están concebidos para su producción y comercialización masivas; iii) la silla ' Mademoiselle ' carece de valor artístico al presentar una forma muy común; iv) el taburete ' Charles Ghost' presenta una forma muy común y funcional y el material plástico no es original; v) la lámpara ' Bourgie' presenta una forma tradicional de lámpara y el material plástico no presenta originalidad.

El recurso de apelación interpuesto por KARTELL tiene por objeto, con carácter principal, de un lado, determinar que los diseños no registrados son creaciones intelectuales protegidas por el derecho de autor y; de otro lado, que TODFURNITURE vulnera estos derechos de autor al comercializar productos que plagian las obras de KARTELL. Con carácter subsidiario, para el caso de no estimar aplicable la protección de la propiedad intelectual, solicita la declaración de que la comercialización de las obras infractoras constituyen actos de competencia desleal tipificados en los artículos 11.2 , 12 y 4 LCD . Como ya hemos anticipado, el fundamento del recurso de apelación es la falta de motivación, el error en la valoración de la prueba y en la aplicación del Derecho sustantivo.

Hemos de dejar sentado desde el principio que no existe la falta de motivación denunciada en el recurso ( artículos 120 de la Constitución y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) porque, aunque concisa y breve, sí se motiva en la Sentencia recurrida la desestimación de las acciones ejercitadas por KARTELL respecto de la infracción de sus diseños Louis Ghost, Lou Lou Ghost , Victoria Ghost , Mademoiselle, Charles Ghost y Bourgie , por lo que más que falta de motivación lo que se expone es la discrepancia con la argumentación que lleva a la desestimación de las acciones deducidas en la demanda respecto de los diseños no registrados.

En primer lugar, es manifiesto el error de la Sentencia cuando expresa que no consta la cesión de los derechos de los autores de los diseños en favor de KARTELL porque así se desprende de: i) los documentos números 38, 44, 49, 54 y 60 de la demanda, respecto de los diseños, respectivamente, Louis Ghost, Lou Lou Ghost , Victoria Ghost , Mademoiselle, Charles Ghost , cuyo autor, Estanislao , cede a KARTELL los derechos de reproducción, representación, explotación directa o indirecta de los modelos identificados con las denominaciones anteriores; ii) el documento número 67 de la demanda contiene el acuerdo por el que Ezequias cede sus derechos en su condición de autor a KARTELL respecto de la lámpara ' Bourgie '.

Además, no podía desconocer el Juzgador de instancia la existencia de estos contratos de cesión de derecho porque en el acto de la audiencia previa fundamentó, entre otras razones, la inadmisión de la prueba de interrogatorio del representante de la actora en que no se había impugnado la autenticidad de los acuerdos de cesión de los derechos por los autores de los diseños en favor de KARTELL.

En virtud de la cesión de estos derechos, KARTELL tiene legitimación para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido según dispone el párrafo primero del artículo 48 LPI .



CUARTO.- Seguidamente, hemos de examinar si los diseños de los muebles y de la lámpara de KARTELL reúnen las condiciones para ser una obra protegida por la legislación de la propiedad intelectual.

Del artículo 10 LPI en relación con la Disposición adicional décima LPJDI se desprende que para que una creación intelectual como es la obra plástica aplicada sea objeto de protección por la legislación de la propiedad intelectual requiere altura creativa y originalidad.

La STS 5 de abril de 2011 , en relación con esta cuestión, expresa: ' El criterio expuesto es conforme a la noción de 'creación original' del art. 10.1 de la LPI , que cabe entender como ' originalidad creativa ', cuya interpretación, que resulta reforzada por la referencia de la Disposición adicional décima de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial , Ley 20/2003, de 7 de julio , 'a grado de creatividad y de originalidad necesario' para ser protegido como obra artística, es la posición común de la doctrina, y, además, es especialmente relevante en materia fotográfica para distinguir las creaciones artísticas -obras fotográficas- de las meras fotografías.

No hay conculcación del Derecho de la Unión Europea porque si bien la postura unitaria en la protección de las fotografías se mantuvo en la Propuesta de Directiva, según señala la doctrina 'únicamente justificada por la dificultad de establecer un criterio de distinción de la obra fotográfica de la mera fotografía', tal exigencia no pasó a la Directiva 93/1988/CEE relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, por lo que el diferente régimen de protección que limita la protección del derecho de autor a la obra fotográfica -'creación original'- es conforme al Derecho de la Unión.

Tampoco cabe sostener que la doctrina jurisprudencial que se cita en el recurso es contraria al criterio expuesto. En las Sentencias citadas, como también en la más reciente de 24 de junio de 2.004 no mencionada, más allá de centrar la terminología en la originalidad, en absoluto se desconoce la necesidad de la creatividad, e incluso se resalta su relevancia. Dejando a un lado la Sentencia de 22 de abril de 1.998 , cuya cita es irrelevante porque la alusión transcrita no es de la Sentencia del Tribunal Supremo, sino de la entonces recurrida, y, además, sin ninguna trascendencia, y asimismo la de 7 de junio de 1995 (relativa a unos cuadernos pedagógicos) que se limita a señalar como realidad fáctica incólume en casación el elemento de la originalidad y su fundamentación (estructura de la obra y presentación de los conocimientos) puesta de relieve en las resoluciones del Juzgado y de la Audiencia, de las dos restantes - SS. 26 de octubre de 1.992 y 29 de marzo de 1.996 - no cabe deducir, sino más bien todo lo contrario, la innecesidad de la nota de creatividad.

La Sentencia de 26 de octubre de 1.992 hace referencia desde una perspectiva subjetiva a la exigencia de un 'esfuerzo creativo' y que 'se refleje la personalidad del autor', y en el plano de la novedad objetiva a la trascendencia de la obra que, rechaza, en el caso que examina, por la forma de utilización de los motivos ornamentales -gran simplicidad y reducido tamaño- . Cierto que el examen se realiza con base en el concepto de 'originalidad', pero se pondera con la extensión de comprender la creatividad y relevancia de la novedad.

Y lo mismo cabe decir, o con más razón todavía, de la Sentencia de 29 de marzo de 1.996 que alude 'al carácter artístico de la reproducción [en realidad representación] fotográfica, que los usos sociales y la ley sólo estiman concurrente cuando el fotógrafo incorpora a la obra el producto de su inteligencia, un hacer de carácter personalísimo que trasciende de la mera reproducción de la imagen de una persona bella...', y que incluso se refiere más adelante, en texto no transcrito en el motivo, a la 'labor de creación e ideación artística en el hacer del fotógrafo'.

La creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual, -talento, inteligencia, ingenio, invectiva, o personalidad que convierte a la fotografía en una creación artística o intelectual-. La singularidad no radica en el objeto fotográfico, ni siquiera en la mera corrección técnica, sino en la fotografía misma, en su dimensión creativa. ' De otro lado, la STJUE de 1 de diciembre de 2011 (asunto C-145/10 ) manifiesta: ' El artículo 6 de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993 , relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, debe interpretarse en el sentido de que un retrato fotográfico puede ser protegido por derechos de autor, en virtud de dicha disposición, siempre que sea una creación intelectual del autor que refleje su personalidad y que se manifieste por las decisiones libres y creativas del mismo al realizarlo, lo cual corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional en cada caso concreto. Dado que se ha acreditado que el retrato fotográfico de que se trata constituye una obra, su protección no es inferior a aquélla de que goza cualquier otra obra, incluidas las obras fotográficas. ' De la doctrina jurisprudencial transcrita se desprende que la originalidad de una obra exige que la creación intelectual refleje la personalidad del autor y la creatividad equivale a la aportación de un esfuerzo intelectual.

La extensa prueba documental aportada con la demanda e ignorada en la Sentencia permite acreditar que los diseños Louis Ghost, Lou Lou Ghost , Victoria Ghost , Mademoiselle, Charles Ghost y Bourgie de KARTELL presentan las notas características de una obra protegida por la legislación de propiedad intelectual: En primer lugar, los documentos números 7, 8, 9, 10, 11 y 70 ponen de manifiesto que KARTELL es la firma mundial que ha utilizado materiales plásticos para diseñar y fabricar muebles de diseño como un elemento singular y específico que la individualiza en el sector de los muebles.

En segundo lugar, la posible inspiración de las sillas Louis Ghost, Lou Lou Ghost y, Victoria Ghost en los muebles estilo 'Luis XV' no les priva de originalidad porque estaríamos en presencia de una versión actualizada que las singulariza al utilizar un material transparente, con unas líneas geométricas que les atribuye una sensación de liviandad en el marco de las nuevas tendencias artísticas actuales. De otro lado, no se ha aportado por la demandada ninguna prueba que permita acreditar la plena coincidencia entre los muebles estilo 'Luis XV' y los diseños de KARTELL por lo que la afirmación de su coincidencia con este estilo de muebles no es más que una valoración subjetiva sin soporte probatorio.

En tercer lugar, los autores de los diseños son Estanislao y Ezequias , los cuales, según la extensa documentación aportada con la demanda, son artistas reconocidos y de gran reputación por lo que cabe presumir el valor artístico de sus obras.

En cuarto lugar, con la demanda se acompaña abundante prueba documental de la que se desprende que los concretos diseños de KARTELL son reconocidos en revistas especializadas como obras singulares muy conocidas en el sector del diseño de muebles.

En quinto lugar, rechazamos la afirmación contenida en la Sentencia recurrida relativa al hecho de que los diseños estén 'concebidos para su producción y comercialización masiva es muy difícil que pueda sostenerse que supone una cierta altura creativa.' Ningún obstáculo existe para que el diseño destinado a la fabricación masiva de productos siga teniendo el carácter de obra protegida ya que el artículo 10.1.e) LPI considera como tal la 'obra plástica aplicada'.

Una vez reconocida la condición de obra de los diseños de KARTELL hemos de concluir que los productos fabricados y comercializados por TODOFURNITURE identificados con las referencias Louis Arms, Baby Queen, Victorie, Flower y Stamp, Clear Round y Otilie infringen los derechos de propiedad intelectual de la actora al ser prácticamente idénticos a los diseños de KARTELL, para lo que solo nos basta con remitirnos a la simple comparación visual que obra en el ordinal primero de la fundamentación de la presente Sentencia.

Declarada la infracción de los derechos de propiedad intelectual, KARTELL puede ejercitar las acciones previstas en los artículos 138 a 140 LPI para su protección.

Resulta innecesario entrar a examinar las acciones de competencia desleal porque fueron ejercitadas de forma subsidiaria para el caso de que fuesen desestimadas las acciones de propiedad intelectual.

Implícitamente, queda sin efecto la declaración y los pronunciamientos de condena contenidos en la Sentencia recurrida acerca del acto de competencia desleal por imitación desleal únicamente respecto del diseño de la silla ' Victoria Ghost ' porque ha sido estimada la acción principal de protección de la propiedad intelectual.



QUINTO.- Así pues, procede estimar el recurso de apelación deducido por KARTELL de tal manera que i) deberá ampliarse el pronunciamiento declarativo de infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos de la actora ( Louis Ghost, Lou Lou Ghost , Victoria Ghost , Mademoiselle, Charles Ghost y Bourgie ) por la demandada TODOFURNITURE al fabricar, comercializar y distribuir los productos denominados, respectivamente, Louis Arms, Baby Queen, Victorie, Flower y Stamp, Clear Round y Otilie ; ii) deberá ampliarse el pronunciamiento de condena a la cesación de la conducta infractora, a la retirada, depósito y destrucción de los productos y, a la publicación de la Sentencia en los mismos términos ya establecidos en la Sentencia respecto de los productos Louis Arms, Baby Queen, Victorie, Flower y Stamp, Clear Round y Otilie ; iii) se ampliará el pronunciamiento de condena a la indemnización en los mismos términos previstos en la Sentencia recurrida respecto de los productos Louis Arms, Baby Queen, Victorie, Flower y Stamp, Clear Round y Otilie y, además, se indemnizará por el concepto de daño emergente en la suma de 138,02.- € por los gastos de investigación.



SEXTO.- Impugnación de la Sentencia deducida por la demandada TODOFURNITURE.

Con carácter principal, impugna la estimación de la acción de infracción de los modelos comunitarios registrados de la actora, principalmente, por la falta de prueba que lo acredite.

Rechazamos esta alegación por las siguientes razones: En primer lugar, por razones estrictamente procesales, porque en su escrito de contestación no existe ninguna alegación específica para oponerse a la acción de infracción de modelos comunitarios registrados; es más, afirma: ' Esta parte desconocía que dichos elementos estaban protegidos por la propiedad industrial y tan rápido supo de la comunicación realizada por la contra parte esta parte retiró dichos elementos de su oferta de venta (octubre 2016) .' En su escrito de contestación, pues, reconoce que, ante la comunicación de la infracción en el requerimiento previo al proceso, decidió retirar de la oferta los productos infractores. Si en el escrito de contestación no se opone específicamente a esta acción ( artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) le ha precluido el trámite y no puede después, aprovechando el recurso de apelación, introducir ex novo la oposición a esta acción porque con ello infringe el ámbito del recurso de apelación ( artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y causa indefensión a la parte contraria.

En segundo lugar, no puede TODOFURNITURE cuestionar ahora la validez de los modelos comunitarios registrados de KARTELL porque con ello contraviene la presunción de su validez que solo puede impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad, trámite que no ha cumplimentado (artículo 85.1 RDMC).

En tercer lugar, la apelante no hace la más mínima mención a los elementos estructurales de la protección de los modelos comunitarios registrados para refutarlos que, según el artículo 10 RDMC son: i) usuario informado; ii) grado de libertad del autor; iii) no producen los productores infractores una impresión general distinta.

En cuarto lugar, las extensas referencias a la falta de valor probatorio de los documentos aportados con la demanda carecen de consistencia porque, al no haber denunciado su falta de autenticidad en el acto de la audiencia previa, los modelos comunitarios registrados no pueden cuestionarse al haberse aportado de la base de datos del Registro de la EUIPO (documento número 23 de la demanda) y, de otro lado, TODOFURNITURE no se ha opuesto a que comercializa efectivamente las mesas Berlín y Frankfurt , el taburete Ice, la silla Courve y el taburete Astraus con la apariencia que están representadas en la documentación aportada con la demanda. No cuestionándose, pues, la apariencia de los diseños confrontados, hemos de confirmar el pronunciamiento relativo a la infracción de los modelos comunitarios registrados porque para cualquier usuario informado, los muebles de la demandada no producen una impresión general distinta cuando disponía de una amplia libertad creativa.

Las alegaciones de la impugnación de la Sentencia sobre las acciones derivadas de actos de competencia desleal carecen ya de interés al haberse deducido en la demanda con carácter subsidiario. Con anterioridad, ya se han estimado las acciones deducidas con carácter principal tanto respecto de los modelos comunitarios registrados como respecto de los muebles no registrados amparados por la legislación de la propiedad intelectual.

En conclusión, se desestima la impugnación de la Sentencia deducida por TODOFURNITURE.

SÉPTIMO.- Costas causadas en la instancia y en esta alzada.

Al haber acogido la práctica totalidad de las pretensiones deducidas en la demanda (solo se han rechazado las pretensiones sobre la indemnización del daño moral y daño por el desprestigio y la publicación de la Sentencia en uno de los periódicos), estamos en presencia de una estimación sustancial de la demanda por lo que se impondrán a la demandada las costas causadas en la instancia según el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada respecto de las costas originadas por el recurso de apelación principal al haberse estimado según prevé el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La desestimación del recurso de la impugnación lleva consigo la imposición a TODOFURNITURE de las costas causadas en esta alzada originadas por su impugnación, según establecen los artículos 398.1 y 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

OCTAVO.- Destino de los depósitos constituidos para la interposición del recurso de apelación principal y de la impugnación.

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación principal al haberse estimado y, se declara la pérdida del depósito constituido para la impugnación de la Sentencia al haber sido desestimado.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con estimación del recurso de apelación principal deducido por KARTELL, S.p.A. y con desestimación de la impugnación deducida por TODOFURNITURE, S.L. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios número 2 de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, aclarada mediante Auto de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, con estimación sustancial de la demanda promovida por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de KARTELL, S.p.A., contra TODOFURNITURE, S.L.: 1) debemos declarar y declaramos que TODOFURNITURE, S.L. ha infringido los derechos de propiedad industrial de KARTELL, S.p.A. al fabricar, comercializar y publicitar los siguientes productos que violan los modelos comunitarios registrados de su titularidad números 000701461-0018 y 000701461-0022 (denominados por la demandada mesa Berlin) , número 000701461-0020 (denominado por la demandada mesa ' Frankfurt ', 000701461-0031 y 000701461-0032 (denominados por la demandada taburete 'Ice' y, 001124911-0010 (denominado por la demandada silla ' Courve ' y taburete ' Astraus '); 2) debemos declarar y declaramos que TODOFURNITURE, S.L. ha infringido los derechos de propiedad intelectual que KARTELL, S.p.A. ostenta sobre sus productos silla Louis Ghost, silla Lou Lou Ghost , silla Victoria Ghost , silla Mademoiselle, taburete Charles Ghost y lámpara Bourgie , al fabricar, comercializar y publicitar los siguientes productos denominados por la demandada como silla Louis Arms, silla Baby Queen, silla Victorie, silla Flower y Stamp, taburete Clear Round y lámpara Otilie , respectivamente; 3) debemos declarar y declaramos que TODOFURNITURE, S.L. ha causado daños y perjuicios a KARTELL, S.p.A. como consecuencia de los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual de la actora; 4) debemos condenar y condenamos a TODOFURNITURE, S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones; 5) debemos condenar y condenamos a TODOFURNITURE, S.L. a cesar de inmediato y a abstenerse en el futuro en la fabricación, importación, exportación, ofrecimiento, comercialización o cualquier otro acto de explotación industrial, incluyendo actos de publicidad o promoción de los productos infractores relacionados en los apartados 1) y 2).

6) debemos condenar y condenamos a TODOFURNITURE, S.L. a retirar a su costa del tráfico económico y a destruir los productos infractores relacionados en los apartados 1) y 2), bajo cualquier denominación y, cualquier otro con las mismas características, así como envases, folletos, carteles, expositores, material fotográfico, etc. y a eliminar del tráfico mercantil - on line y off line - todas las fotografías, ilustraciones, folletos, catálogos o cualquier otra referencia o documento a través de los que se materialice el ofrecimiento comercial de los productos infractores y, en particular, en las webs www.bigchollo.com, www.superhome.es, www.superstudio.com, www.lomasdemoda.com, http//bolg. Superstudio.como/2017/04/ decoración-geometrica/ y hhtps: //twitter.com/SuperstudioWEB; 7) debemos condenar y condenamos a TODOFURNITURE, S.L. a indemnizar a la actora en la suma de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (227,50.- €) en concepto de daño emergente y a las cantidades que por lucro cesante resulten en ejecución de Sentencia en los términos del fundamento de Derecho sexto de la Sentencia de instancia respecto de todos los productos infractores; 8) debemos condenar y condenamos a TODOFURNITURE, S.L. a publicar a su costa el Fallo de la Sentencia en el diario EL MUNDO o en el diario EL PAÍS; 9) debemos condenar y condenamos a TODOFURNITUER, S.L. al pago de las costas causadas en la instancia; 10) no procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada respecto de las costas originadas por el recurso de apelación principal y deberán imponerse a TODOFURNITURE, S.L.

las costas causadas en esta alzada originadas por su impugnación; 11) se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación principal y, se declara la pérdida del depósito constituido para la impugnación de la Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con la documentación aportada con la demanda, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO DE SANTANDER, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-