Sentencia Civil Nº 426/2013, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 233/2013 de 14 de Noviembre de 2013

Encabezamiento

TRIBUNAL DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA N.º 233 ( C 26 ) 13.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 73 / 12.

JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 426/13

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a catorce de noviembre del año dos mil trece.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Dibujos y Modelos Comunitarios; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por TAPICERÍAS HNOS. SALCEDA, SL, y HS CONFORT 99, SL, apelantes por tanto en esta alzada, representada por el Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección del Letrado D. JOSÉ ABAD REVENGA; siendo la parte apelada POLO GROUP, SRL, representada por la Procuradora D.ª ANA CALVO MUÑOZ, con la dirección del Letrado D. GONZALO ALCOZ COLL.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Dibujos y Modelos Comunitarios, se dictó Sentencia, de fecha 22 de febrero del 2013, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por POLO GROUP SRL contra TAPICERIAS HNOS SALCEDA SL y HS CONFORT 99 SL debo declarar que la fabricación y comercialización del sofá BRISTOL (o cualquiera otra denominación) reproducido en el apartado 20 por las demandadas constituye una violación del modelo comunitario de la actora y debo condenar a las demandadas : ' 1º) a la cesación, y abstención en el futuro, de actos de fabricación, importación, exportación, distribución, ofrecimiento comercialización o cualquier otro acto de explotación industrial, incluyendo actos de publicidad o promoción de ese diseño de sofá reproducido en el apartado 20 .2º) a la retirada del tráfico económico y a la destrucción de los sofá modelo 'BRISTOL' (u otra denominación comercial) y del material publicitario en los términos del apartado 39 .3º) a la publicación de un anuncio del fallo de la sentencia en página par, una sola vez, en una de las revistas del sector indicadas en la demanda, bajo la leyenda - infracción del modelo comunitario GIUNONE - con unas dimensiones de 12 x 12 cm, o las más próximas en su defecto.4º) a la notificación del contenido del fallo de la sentencia a todos los establecimientos en los que han comercializado el producto infractor .5º) a TAPICERIAS HNOS SALCEDA SL a indemnizar a la actora en 228.661,39€.6º) a HS CONFORT 99 SL a indemnizar a la actora en 42.688,01 € .Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Dicha sentencia fue aclarada mediante auto de fecha 7 de marzo del 2013, cuya Parte Dispositiva establece: 'Se subsana la sentencia nº 43/13 de fecha 22 de febrero e 2013, dictada en el presente procedimiento, en el sentido indicado en el fundamento Jurídico Único, que completa el apartado 56 de la sentencia, y en consecuencia, en el fallo donde dice 'cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad' debe decir 'Cada parte abonará las costa causadas a su instancia y las comunes por mitad respecto de la demanda inicial'. Las costas derivadas e de la reconvención se imponen a los actores reconvencionales.'

De la sentencia dictada en primera instancia, se transcriben a continuación parte del fundamento de derecho segundo, apartados 16 a 19 de la misma:

' 16. Se aducen por la demandada como anterioridades una serie de modelos

- En primer lugar unos registrados (en número de 10, doc num 49 a 58), del que debe desecharse por ser de fecha posterior el doc num 57; modelos cuya visión frontal se reproduce
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- en segundo lugar: diversos sofás que aparecen anuncios de la revista provincial denominada 'La Magia del Hogar' entre 2002 y 2007 ( doc num 59 a 68 de la contestación )

- en tercer lugar los modelos de SALCEDA denominados 'ASIA' y 'LIBRA' cuyas fotografías se reproducen ( Doc Nº 29 a 40)
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17. En el caso presente, y atendiendo a los parámetros legales y jurisprudenciales expuestos, son varias las razones que justifican el rechazo de la demanda reconvencional:

i) la única comparativa realizada por las demandadas se efectúa sobre elementos concretos (remates de reposabrazos y visión de dos franjas laterales de respaldo), que no es procedente, ya que lo determinante es la visión general y sintética, no si alguno de esos elementos estaban ya aisladamente ya en otros sofás previamente al modelo Giunone

ii) especialmente rechazable es la aportación de fotocopias de revistas sin concretar siquiera el modelo a cotejar, haciendo dejación del juicio comparativo cuya carga le corresponde, y que solo le puede perjudicar a quien soporta el deber de probar

iii) se invocan como elementos de comparación muebles de descanso cuya impresión de conjunto es distinta a las del modelo de la actora, que no pueden pasar desapercibidas para un usuario informado, que en el caso quenos ocupa se considera que es aquél que compra estos muebles para instalarlos en su vivienda y que está al corriente de lo que ofrece el mercado, de las tendencias de la moda y de las características básicas del producto, y que por consulta de revistas de diseño y decoración, por visitas de comercios del ramo o por consultas en Internet, ha tenido ocasión de ver y comparar modelos de sofás, sin que deba ser experta en diseño industrial, como lo sería una interiorista

Así se deduce de la confrontación visual de las fotografías de todos ellos con el modelo de la actora, indicando que en unos casos ( MC num 950910-04) se trata de mueble con un perfil cortado al ser una 'chaisse longe ' ; en otros no aparecen divididos los cojines del respaldo en dos cuerpos ( asi MC num 950910-04 , MC nº 648696-58 , MC 558804-13 y MC 505698-001) o con distribución diversa a la división del modelo de la actora (MC nº 648696-0062 , MC 648696-002, MC 47543- 012, MC 950910- 013 , MC 283940-008 o modelo Asia o Libra ); en unos casos los elementos de apoyo son diversos ( vgra MC 558804-13, MC 505698-001 o docnum 61 ), o la forma de los reposabrazos (vgra MC 283940-008), o el pudiendo concluir que, en general, se aprecian divergencias entre las proporciones y estructura de los diversos elementos que componen un sofá, de líneas más rectas y limpias en el caso del modelo de la actora, frente a las más redondeadas y anguladas de los sofás invocados

De manera específica así se aprecia con los modelos ASIA y LIBRA de SALCEDA que se invocan como precedentes inmediatos del sofá infractor BRISTROL, que se dice evolución de estos, siendo variadas y de entidad las diferencias respecto del sofá GIUNNONE : i) el lateral formado por un pieza continua en forma de L del modelo italiano no figura en los modelos de SALCEDA ; ii) estar inclinados los apoyabrazos (en una vista frontal) hacia el interior, frente a la línea recta del sofá italiano, que da lugar a un forma rectangular, que no aparece en los otros; iii) en consecuencia, el reposabrazos están más inclinado en los modelos ASIA y LIBRA , que en los modelos de la actora, con predominio en el primer caso de la forma curva , siendo másparalepípeda la configuración del segundo; iv) los cojines traseros muestran una línea de corte a distinta altura respecto del sofá italiano, en el que la parte inferior es más abultada y grande respecto de la superior, justo a la inversa en los modelos de la demandada, cuya línea de separación está al altura del perfil de los elemento de apoyo o brazos y v) la parte inferior del bastidor y cojines del asiento sobresalen por la parte delantera, solapándose parcialmente con la cara delantera del apoyabrazos, al contrario del sofá GIUNONE, de configuración más compacta y recta, sin sobresalidos ni solapamientos

La ausencia de juicio comparativo individualizado entre las invocadas anterioridades cuya carga le corresponde a quien invoca la nulidad, exime de mayores análisis, que aparece de manera detallada en el informe pericial de la parte actora que confronta el modelo GIUNONE con los modelos ASIA y LIBRA y otros más de las demandadas, que solo tangencialmente se invocan como precedentes. Comparativa que es acertada, y que en todo caso expresamente permiten descartar que produzcan esos sofás la misma impresión general que los de la actora, sin perjuicio de prescindir de las consideraciones jurídicas contenidas en dicho informe, al ser ajenas a un dictamen pericial

18. Finalmente en cuanto al modelo ICARO de ALTONI LEATHER ITALY SRL ( doc num 69 a 70 de la reconvención) carece de sentido su invocación, pues no solo no consta su fecha de divulgación sino que se acredita - doc num 8 de la contestación a la reconvención- que dicha empresa reconoció los derechos preferentes de POLO, lo que motivó su retirada de la web ( doc num 71 de la contestación)

19. En definitiva, procede desestimar la nulidad invocada al no acreditarse que con anterioridad a la divulgación del modelo por la actora se divulgara otro que produjera a ese usuario informado la misma impresión general

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 3 / 10 / 13, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento del litigio. Resolución del Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios. Ámbito de la apelación.-

Ejercitadas acumuladamente en la demanda acciones por infracción de varios diseños comunitarios no registrados, posteriormente registrados (un sofá, llamado 'GIONONE'), sobre la base del Reglamento CE 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDMC) y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal y acciones fundadas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y formulada reconvención de contrario pretendiendo la nulidad del diseño por falta de novedad y de carácter singular, la sentencia apelada resuelve, dicho sea en síntesis, y en lo que interesa al objeto del recurso interpuesto, lo siguiente:

1º) Desestima la reconvención;

2º) Considera que existe infracción del modelo comunitario de la parte actora, ya que el sofá BRISTOL, comercializado por la demandada SALCEDA, no causa, a los ojos de un usuario informado, una impresión general diferente al diseño del sofá GIUNONE.

La apelante denuncia en su escrito de interposición diversos errores en la valoración de la prueba por parte del magistrado de instancia, como fundamento de su pretensión de revocación de la sentencia y el dictado de una nueva, estimatoria de su reconvención y desestimatoria de la demanda.

Anticipamos desde este momento que confirmaremos la muy razonada, extensa y correcta sentencia dictada en primera instancia, si bien incideremos en algunas cuestiones, al abordar los motivos de impugnación.

SEGUNDO.-

El primer motivo de recurso denuncia (invocando el art. 218 LEC ) incongruencia extrapetita, pues, se aduce, la sentencia ha considerado que se ejercitaron por la actora tanto acciones de infracción de un modelo no registrado (del sofá GIUNONE) cuanto acciones por infracción de ese mismo modelo una vez registrado en la OAMI (la solicitud de registro tiene fecha 11 de marzo del 2010), sin que ello realmente haya sido así, ya que, en la demanda, tan sólo se ejercitaron éstas últimas, lo cual tendría trascendencia en orden a la indemnización de daños y perjuicios.

No lleva razón el apelante. Basta con ver el apartado I. primero. 2 de los fundamentos de derecho sustantivos de la demanda (folio 19 de la demanda, 20 del procedimiento) para comprobar lo contrario, pues en él se dice ' la infracción que se insta en este procedimiento lo es tanto respecto del modelo GIUNONE de la actora durante el tiempo que no estuvo registrado (diseño no registrado art. 1 , art. 11.1 y concordantes del Reglamento 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios) como desde el registro de los mismos...'. Las pretensiones declarativas y de condena contenidas en el suplico de la demanda encuentran perfecto acomodo en la fundamentación jurídica antedicha, y así ha sido considerado por el juzgador de instancia. No existe, por ello, incongruencia alguna en la sentencia recurrida, pues ha resuelto dentro de los límites del pleito fijados por la parte actora.

TERCERO. La presunción de validez de los modelos comunitarios registrados. Registro de modelos en la OAMI. Reconvención de nulidad y carga de la prueba.-

Punto de partida de la resolución es el siguiente: la novedad y la singularidad de los modelos registrados se presume por su registro (art. 85.1 RDMC) y es al demandado al que corresponde aportar la prueba que destruya esa presunción iuris tantum. La dicción del precepto es meridianamente clara: ' Artículo 85. Presunción de validez - Defensa en cuanto al fondo. 1. En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad'. El mencionado artículo establece una obligación para el Tribunal, la de considerar que el dibujo o modelo comunitario registrado es válido, en los litigios por infracción, salvo que su validez se haya impugnado mediante una demanda de reconvención. Esta reconvención se ha formulado, en el caso que nos ocupa, por la falta de novedad y de carácter singular del modelo registrado por la demandante, por lo que habrá de abordarse la cuestión de si dicho modelo cumple con los requisitos precisos para que le sea dispensada protección.

No está de más, de cualquier modo, efectuar alguna breve disquisición sobre el procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios, pues ello se conecta con la presunción de validez de los mismos. Ciertamente, examinado el procedimiento de registro regulado en los arts. 45 y ss RDMC, se aprecia como, una vez producido el examen de los requisitos formales para la presentación (art. 45, que prevé la fiscalización del cumplimiento de los requisitos de los arts. 36, 37 y 39), en el caso que no se aprecien defectos subsanables (art. 46), se procederá a la inscripción de la solicitud en el Registro como dibujo o modelo comunitario registrado (art. 48), salvo que, en el curso del examen a que se refiere el art. 45 , se advierta (art. 47) que el dibujo o modelo comunitario cuya protección se solicita sea contrario al orden público o a las buenas costumbres o no se ajuste a la definición de la letra a) del art. 3 , en la que se define al dibujo o modelo como ' la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o su ornamentación'. Por tanto, no existe un trámite en el procedimiento de registro en el que se valore la novedad o singularidad del dibujo o modelo, requisitos éstos que, acumulativamente, se establecen en el art. 3 como requisitos de protección. Esa ausencia de un examen sustantivo sobre estos dos aspectos ya es advertida en la propia Exposición de Motivos del Reglamento.

Mientras que en el caso de modelos comunitarios no registrados (art. 85.2), su validez quedará supeditada a que el titular demuestre que se cumplen las condiciones previstas en el art. 11 (por tanto, se impone al titular, para que esa validez pueda ser considerada por el tribunal, la carga de probar la novedad y singularidad de los mismos), en el caso de modelos registrados, se presume su validez: el tribunal los considerará válidos, por el solo hecho del registro, y habrá de ser el demandado el que, si estima que no se reúnen los requisitos de protección del art. 4, haya de interesar, en su caso, la declaración de nulidad mediante reconvención, o excepción. La cuestión de a quién pertenece la carga de la prueba se resuelve con una norma procesal española, el art. 217 LEC , de modo que habrá de ser el demandado reconviniente el que alegue y pruebe la falta de novedad y singularidad de los dibujos o modelos registrados.

CUARTO. La pretensión de nulidad del modelo comunitario registrado de la demandante, por falta de novedad.-

El art. 24.1 RDMC permite la declaración de nulidad de un modelo comunitario registrado por un tribunal de dibujos y modelos comunitarios, como consecuencia de una demanda de reconvención en una acción de infracción.

La primera causa de nulidad esgrimida en la reconvención encuentra amparo en el art. 25.1. b): no cumplir los requisitos previstos en los arts. 4 a 9, en concreto, el requisito de la novedad, del art. 5.

El art. 5 RDMC establece que se considerará que un dibujo o modelo registrado es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes.

De conformidad con el art. 7.2.b, la novedad no se verá afectada por el hecho de que el modelo se haya hecho público durante los doce meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de registro.

En el caso que nos ocupa, el modelo se hizo público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro: la fecha de presentación de la solicitud de registro del modelo comunitario n.º 1680232-014 fue el 11 de marzo del 2010; el diseño fue divulgado, antes del registro, en la Feria de Milán, celebrada el 19 de abril del 2009. Esta divulgación no afecta, por tanto, a la novedad.

Insiste la apelante, denunciando error en la valoración de la prueba, en que el modelo se hizo público, por la propia mercantil demandante, con anterioridad al 11 de marzo del 2009, con lo que ya no debería ser objeto de protección (art. 4.1).

Reiteramos que la prueba de este hecho compete a la parte reconviniente de nulidad.

No existe el error denunciado.

La parte funda sus alegaciones en documentos aportados por la actora. De un lado, el documento número ocho de la demanda (listado de precios de GIUNONE en España, en que aparece como fecha de validez el 1 de febrero del 2009 al 31 de diciembre del 2011); de otro, el documento número once (pedido y factura de venta de un sofá GIUNONE, fechadas en abril del 2009, a un distribuidor español, VALENTÍN SÁNCHEZ DESCANS, SL).1111

Compartimos la valoración que, de dicha documental, en conjunción con el resto del material probatorio, se ha efectuado en la resolución recurrida, concretamente en el fundamento segundo, al que nos remitimos a fin de evitar inútiles reiteraciones. Simplemente recalcar que la prueba indica que el listado de precios, que es un documento de elaboración interna de la empresa, señala un periodo de validez bastante largo (incluso podría parecer excesivo, cerca de los tres años) porque a él se iban incorporando los modelos conforme se iban creando, sin que, de dicho documento, se pueda deducir, siquiera indiciariamente, que el modelo se había hecho público en la fecha de inicio de su validez. Y, con relación a la venta producida en abril del 2009 a un distribuidor español, todas las fechas que aparecen en la documental número 11 son posteriores al 11 de marzo del 2009 (pues son de abril), sin que pueda inferirse (por presunciones) que ello significa que el diseño se había hecho público antes de esa fecha, pues incluso cabría, a los meros efectos dialécticos, que se hubiera hecho público después del 11 de marzo, ya que el pedido es de principios de abril. Pero es que, a mayor abundamiento, la prueba testifical acredita que el pedido se efectuó, sin exhibición del modelo, debido a la relación de confianza y de fidelización del cliente existente entre las partes.

Por lo dicho, no atenderemos este motivo de recurso.

QUINTO. La pretensión de nulidad del modelo comunitario registrado de la demandante, por falta de novedad y de carácter singular.-

Otra de las alegaciones vertidas en la instancia, con relación a la nulidad por falta de novedad y de carácter singular (y que sustenta otro motivo impugnatorio, basado en error en la valoración de la prueba), fue que la protección no debería ser dispensada al modelo, por cuanto ya se habían hecho públicos con anterioridad otros modelos (sofás) prácticamente idénticos.

Con relación al carácter singular, reiteramos que la protección a dispensar a los modelos exige de dicho carácter (art. 4), que consiste (art. 6.1) en que la impresión general que produce en usuarios informados difiere de la impresión general que, en los mismos, produzca otro modelo hecho público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

La parte recurrente acepta los razonamientos jurisprudenciales que, con sumo detalle y corrección, se contienen en el fundamento de derecho segundo de la resolución recurrida, que daremos por reproducidos igualmente en esta sentencia; si bien denuncia error en la valoración de la prueba y, consecuentemente, en las conclusiones alcanzadas por el juzgador a quo.

En apoyo de la nulidad, la otrora demandada acudió a diez modelos de sofás registrados prioritariamente en la OAMI. En este punto, el Tribunal no puede sino estimar sumamente adecuado el juicio comparativo efectuado en el apartado 17 de la sentencia, al que nos remitimos expresamente, reiterando que no es a la parte actora a quien le compete la prueba de la novedad o del carácter singular de su modelo registrado (pues se presume por el hecho del registro), ni tampoco la identificación de qué elementos concretos son los que se lo confieren, sino que es la demandada la que, presentado modelos prioritarios, debe probar la ausencia de novedad o de carácter singular en el registrado.

Y esa prueba no se ha conseguido, al entender del Tribunal, ni sobre la base de las comparaciones efectuadas con los modelos registrados en la OAMI, ni con las revistas locales publicadas entre 2002 y 2007 (que se aportaron para poner de manifiesto las tendencias del sector). Tampoco los alegatos vertidos en orden a afirmar que el sofá BRISTOL fuera evolución de otros sofás prioritarios (ASIA y LIBRA), confeccionados por la mercantil demandada, pueden ser atendidos, a la vista de los razonamientos contenidos en los dos últimos párrafos del apartado 17 de la sentencia recurrida, donde se valora de una forma sumamente acertada la pericial practicada en el procedimiento.

SEXTO. La publicación de la sentencia.-

Se combate por la apelante la decisión (consecuente a la declaración de infracción del modelo comunitario) de publicación del fallo de la sentencia en una revista del sector, de las indicadas en la demanda, así como la obligación de remitir a todos los establecimientos en los que se han comercializado productos infractores una notificación fehaciente del contenido del fallo de la sentencia.

El art. 53.1.f LPJDI ('Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado') dispone que, ' en especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas'. Ciertamente, la publicación de la sentencia es una de las medidas que puede interesar el titular del dibujo o modelo comunitario; ahora bien, no nos encontramos ante una medida de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002 ) sino que hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a 'las personas interesadas' pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada.

No empece la adopción de esta medida que la sentencia haya acordado la cesación de cualquier acto de comercialización de los sofás BRISTOL, pues, como se ha dicho, la publicación no solo tiene vocación de futuro sino también de pasado. Desde esta perspectiva, es plenamente adecuada al caso que nos ocupa, sin necesidad siquiera de entrar en cuestiones como el menor precio de los productos de la demandada o de la prolongación de la infracción, atendida la comercialización de los sofás BRISTOL y de la infracción de los modelos de la demandante.

Cuestión distinta, que también plantea el recurso, es la forma concreta en que dicha publicación ha de llevarse a efecto, pues la resolución recurrida, haciéndose eco de la petición contenida en el suplico de la demanda (no sustentada, dicho sea de paso, en concretas alegaciones), considera una doble vía de publicación: la del fallo en una revista del sector y la notificación del fallo ' a todos los establecimientos en los que han comercializado el producto infractor'.

Entendemos que la publicación del fallo en una revista especializada del sector, de las indicadas en la demanda, y que habrá de elegir, bastará para cumplir con las necesidades de divulgación de la infracción que las circunstancias exigen, antojándose excesiva la notificación fehaciente a todos y cada uno de los establecimientos (concepto que igualmente se considera impreciso, sin que la parte actora haya solicitado su aclaración o concreción) en que se hayan comercializado productos de la mercantil infractora, pues ello, además, y dada la imprecisión aludida, puede originar no pocos problemas en ejecución de sentencia.

SÉPTIMO. La indemnización de daños y perjuicios.-

La sentencia recurrida, al abordar la cuestión indemnizatoria (art. 53.1.b LPJDI), rechaza la solicitada por pérdidas (que no se discute ya) y concede (pues se dan los presupuestos del art. 54 LPJDI) la que corresponde por los beneficios obtenidos por las sociedades infractoras (art. 55.2.b LPJDI), para cuya cuantificación atiende al informe pericial obrante en el procedimiento.

La parte recurrente pretende:

a) Que no se tenga en cuenta la comercialización de los sofás antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro del modelo de la actora, al insistir en que solo se han ejercitado acciones basadas en el modelo registrado y no en el modelo no registrado.

Motivo abocado al fracaso, por los mismos razonamientos vertidos en un anterior fundamento de derecho. Desde luego, de otra parte, la infracción de un modelo no registrado lleva aparejada, según constante jurisprudencia de este Tribunal, la indemnización de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado al titular.

b) Que se excluyan del cómputo de ventas tenido en cuenta por el perito los muebles ajenos al modelo que nos ocupa, pues, se alega, las facturas de la demandada en que aparece el modelo BRISTOL engloban no sólo sofás de dos plazas (coincidentes con el modelo registrado) sino también otros tales como chaisse longes, puffs, etc.

El folio 11 del informe pericial, folio 551 del procedimiento, indica que el perito solicitó a la parte demandada los listados de ventas de los años 2009 a 2012 de los productos BRISTOL, que le fueron facilitados en un archivo de un correo electrónico. También le fueron facilitadas las facturas físicas de las dos mercantiles demandadas, que fueron punteadas una a una por el perito, tomando en consideración únicamente las que contenían la referencia literal BRISTOL. La parte solo le facilitó 'aquellas facturas que a criterio de las demandadas contenían referencias del modelo sobre el que basamos el peritaje', razón por la que el perito manifiesta que existe la posibilidad real de que no se haya facilitado el 100 % de las facturas que se le requirieron.

Compartimos el razonamiento vertido en el apartado 53 de la resolución recurrida para desestimar el motivo impugnatorio: si las demandadas comercializaban, bajo la referencia BRISTOL, diversos modelos, algunos de los cuales consideraban que no coincidían con el modelo registrado, deberían haberlo hecho ver al perito para que emitiera su informe valorando (en un sentido u en otro) esa circunstancia. Téngase en cuenta que las facturas tenidas en cuenta han sido únicamente las que contaban con la referencia BRISTOL; debería haber sido la parte demandada la encargada de alegar y probar que, bajo esa referencia, se escondían sofás no coincidentes con el modelo de la actora.

c) Que el perito no ha tomado en consideración los costes de transformación de la materia prima empleada; de ahí, que el beneficio bruto, obtenido por la diferencia entre el precio de venta y aquél coste, no esté correctamente calculado.

La pericial contable acordada en el procedimiento, a instancia de la parte actora, tenía por objeto determinar los beneficios obtenidos por las demandada, ' a la vista de la cifra de facturación (...) y del margen de beneficio bruto obtenido con cada modelo vendido...'.

El informe pericial ha cumplido escrupulosamente el mandato y ha calculado el 'margen de beneficio bruto', restando a la cifra de ventas el coste de las mercancías vendidas, y convirtiendo dicho dato en un porcentaje. De ese modo, resultan unos márgenes que exceden siempre del 50 % para cada una de las sociedades. El beneficio obtenido (en cada uno de los años de infracción) se halla, pues, ' a la vista de la cifra de facturación obtenida con la distribución, comercialización y/o explotación de sofás modelo BRISTOL, y del margen del beneficio bruto obtenido con cada modelo vendido en el mercado nacional o internacional...'. El beneficio, calculado de este modo, es el asumido en la resolución recurrida.

Ahora bien, el propio informe pericial también calcula el 'margen neto de explotación (o margen de beneficio neto)'(folio 9 del informe), que ' es el resultado de deducir de la cifra de ventas el coste de la mercancía vendida y los demás gastos de explotación y las provisiones de tráfico (...). Se obtiene restando al margen ordinario los gastos de explotación (amortización y saneamiento de activos materiales e inmateriales, gastos generales de administración, gastos de personal...). Es la principal medida de rentabilidad. Representa la rentabilidad ordinaria neta obtenida '.

La pericial, en sus apartados 5.2.1 y 5.2.2 fija la cifra de facturación exclusiva de productos BRISTOL (por cada una de las mercantiles y para cada uno de los años en que se ha producido la infracción), diferenciando el importe obtenido por las ventas, el número de unidades vendidas y el tanto por ciento que ello supone sobre la facturación general de las sociedades.

Pero entendemos, con parecer discrepante con el magistrado de instancia, que el beneficio obtenido por el infractor debe calcularse no aplicando a esas cifras de facturación el margen de beneficio bruto obtenido con cada modelo vendido, sino aplicando, sobre la cifra de facturación fijada por el perito (importe obtenido por ventas, puntos 5.2.1 y 5.2.2), el margen de beneficio neto (punto 5.1.4), pues éste último ya no sólo toma en consideración el coste de la materia prima (el coste directo de la fabricación de los sofás, como dijo el perito en el acto del juicio), sino también los demás gastos de explotación (amotirzaciones, gastos generales de administración) y provisiones de tráfico, no tomados en cuenta para el cálculo del beneficio bruto obtenido por cada modelo vendido. Ello arroja, según nuestro entender, el beneficio realmente obtenido por la venta de los sofás infractores.

Se revocará, pues, la sentencia apelada, en el sentido antedicho.

d) Que no se deben incluir las ventas del año 2012, por estar distorsionadas las cifras, al no existir cuentas anuales. Sin embargo, constatada la existencia de ventas también en ese año, el método seguido por el perito se antoja correcto, si bien con las matizaciones reseñadas en el apartado anterior.

e) Que en el cálculo del beneficio no se han tenido en consideración los impuestos soportados por las empresas codemandadas. Ahora bien, más allá de la muy breve articulación de este motivo, la parte apelante no ha alegado en qué medida ni de qué manera esos impuestos (ni siquiera indicados) habrían de incidir en el beneficio obtenido, con lo cual el motivo se desestimará.

OCTAVO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, igualmente, una estimación parcial de la demanda, de conformidad con el art. 394.2 de la LEC ., cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a ninguna de ellas por haber litigado con temeridad.

No lleva razón la apelante, y mantendremos la condena en costas de la reconvención a la parte reconviniente.

NOVENO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

DÉCIMO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con estimación parcialdel recurso de apelación interpuesto por la representación de TAPICERÍAS HNOS. SALCEDA, SL, y HS CONFORT 99, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios n.º 1, de fecha 22 de febrero del 2013, en los autos de juicio ordinario n.º 73/12 / 2011, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución,en el sentido de:

a) Dejar sin efecto la condena contenida en su apartado 4º.

b) Modificar los apartados 5º y 6º, en el sentido de que la cantidad que debe abonar, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, cada una de las sociedades codemandadas habrá de ser fijada de acuerdo con lo indicado en el penúltimo párrafo de la letra c) del fundamento de derecho séptimo de la presente resolución.

Manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin especial imposición de las costas originadas por el recurso interpuesto.

Se acuerda la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.