Sentencia Civil Nº 430/2016, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 439/2016 de 07 de Julio de 2016

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00430/2016

Ilmos. Sres.

Don Carlos Moreno Millán.

Presidente

Don Juan Martínez Pérez

Don Rafael Fuentes Devesa

Magistrados

En la ciudad de Murcia, siete de julio de dos mil dieciséis

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento ordinario nº 127/2013 que se han tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia entre las partes, como demandante y ahora apelado, THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, representado por el/la Procurador/a Sr/a Albacete Manresa y asistido del/a letrado/a Sr/a Rodríguez Domínguez , y como parte demandada y ahora apelante, DESTILERIAS DE LA VEGA ALTA S.L representada por el/la Procurador/a Sr/a Hurtado López y dirigida por el/la Letrado/a Sr/a Conesa Vergara. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 26 de octubre de 2016 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal:'ESTIMO LA DEMANDA interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Albacete Manresa, en nombre y representación de The Scotch Whisky Association, contra la mercantil DESTILERÍAS DE LA VEGA ALTA, S.L., con expresa condena en costas a la parte demandada.

DECLARO que la demandada Destilerías de la Vega Alta, S.L., con el procesamiento, terminación, embotellado y/o comercialización de los productos Goldenheart y/u Old B&J, que se presentan como whisky escocés cuando no son whisky escocés ni reúnen los requisitos para ser comercializados como whisky según la definición prevista en la legislación de la Unión Europea infringe la indicación geográfica protegida 'Scotch Whisky'.

DECLARO que la demandada Destilerías de la Vega Alta, S.L., con el procesamiento, terminación, embotellado y/o comercialización de los productos Goldenheart y/u Old B&J, que se presentan como whisky escocés cuando no son whisky escocés ni reúnen los requisitos para ser comercializados como whisky según la definición prevista en la legislación de la Unión Europea, produce actos de competencia desleal de engaño , de aprovechamiento de la reputación ajena y de violación de normas . Estos actos causan daños y perjuicios, tanto materiales como morales, que deberán indemnizarse.

CONDENO a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

CONDENO a la demandada a cesar de forma inmediata en los actos de procesamiento, terminación, embotellado, distribución y comercialización de los productos Goldenheart y Old B&J, que se presentan como whisky escocés cuando no lo son y cuando no reúnen los requisitos necesarios para poder ser comercializados como whisky según la definición de la Unión Europea; a retirar del tráfico y a destruir todos los productos Goldenheart y Old B&J, así como todas las etiquetas, envoltorios, cajas, folletos, catálogos y cualesquiera otros materiales y soportes que hagan referencia a los citados productos.

CONDENO a la demandada a rectificar las informaciones engañosas, incorrectas y falsas vertidas sobre los productos objeto de la presente demanda, incorporando en sus catálogos y en su página web una indicación prominente, y en caracteres destacados, que informe que el producto Goldenheart no es whisky escocés ni whisky de acuerdo con la definición prevista en la legislación de la Unión Europea -lo que la demandada deberá asimismo comunicar a los clientes que hayan adquirido el citado producto-.

CONDENO a la demandada a que indemnice a la actora por los daños y perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal, tanto materiales como morales, en la cuantía de 227.858,18 euros , más el interés legal correspondiente.

CONDENO a la demandada a la publicación de la sentencia que se dicte, a costa de la demandada, en el diario de ámbito nacional 'El País', así como en el diario de ámbito regional 'La Opinión de Murcia'.

Dicha sentencia fue rectificada por auto de 18 de noviembre de 2015 en el particular relativo al plazo para interponer recurso de apelación

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada interesando la revocación de la sentencia y desestimación de la demanda. Se dio traslado a la otra parte, habiendo formulado oposición

TERCERO.-Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 439/2016, señalándose para votación y fallo el día 6 de julio de 2016.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero. Planteamiento

1. La sentencia dictada en la instancia estima la demanda interpuesta por la entidad escocesa The Scotch Whisky Association (en acrónimo SWA) por considerar que la demandada Destilerías de la Vega Alta SL infringe la indicación geográfica 'Scotch Whisky' (whisky escocés) amparada por el Reglamento CE 110/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, y comete actos de competencia desleal de engaño, explotación de aprovechamiento o explotación de la reputación ajena y de violación de normas de los art 5 , 12 y 15 del Ley de Competencia Desleal por la actuación consistente en el embotellado y comercialización de una bebida, identificada con las marcas Old B&J y Goldenheart, con la indicación geográfica 'Scotch Whisky' en el etiquetado, sin cumplir los requisitos para ser comercializada como whisky escocés y ni siquiera como whisky, con la condena a la cesación, remoción de efectos, rectificación de informaciones, divulgación de la sentencia e indemnización de daños y perjuicios en los términos trascritos en los antecedentes

2.La parte demandada apela realizando una amalgama de alegaciones, sin la precisión deseable, entremezclando los quejas de orden procesal con las relativas a la valoración de la prueba y aplicación del derecho sustantivo, que dificulta su entendimiento, de manera que si alguna argumentación pudiera quedar huérfana de respuesta es consecuencia de la falta de exposición ordenada. Con esas limitaciones podemos, en esencia, extractar las siguientes alegaciones: 1º) el exceso en el plazo para dictar sentencia; 2º) falta de legitimación de la actora; 3º) improcedencia del dictamen económico y sus ampliaciones y denegación de la documentación presentada; 4º) error en la aplicación del Reglamento CE 110/2008 e indebida aplicación de la normativa británica; 5º) error en la valoración de la prueba , por ausencia de control y fiabilidad de los análisis de la bebida comercializada por la demandada ; 6º) inexistencia de actos de competencia desleal

3. Frente a ello la entidad escocesa The Scotch Whisky Association se opone e interesa la confirmación de la sentencia. De una parte, niega cualquier infracción procesal y, de otra, mantiene la procedencia de la aplicación del Reglamento comunitario citado así como de la legislación escocesa que fija las condiciones de la indicación geográfica scotch whisky, sin que en todo caso la no aplicación de esta última altere la condena, dado que la bebida embotellada por la demandada no reúne siquiera las características que exige la norma comunitaria para ser identificado como whisky

4. Prescindiendo del orden seguido por el recurrente, en primer lugar, y aunque formalmente el recurso no las identifica como tales, analizaremos las infracciones de orden procesal invocadas. Después se resolverá el tema de la legitimación activa de la actora. Tras ello, se verificará si el enjuiciamiento de los hechos como infractores de la indicación geográfica y como desleales es acertada, y por último, la procedencia de las condenas objeto de impugnación

Segundo. Las infracciones procesales

1. Como punto de partida debemos recordar que con arreglo al art 459 LEC '(e)n el recurso de apelación podrá alegarse infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia. Cuando así sea, el escrito de interposición deberá citar las normas que se consideren infringidas y alegar, en su caso, la indefensión sufrida. Asimismo, el apelante deberá acreditar que denunció oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal para ello'

2. La alegación primera relativa alexceso en el plazo para dictar sentenciasiendo cierto que han transcurrido más de los 20 días previstos en el art 434 LEC , es irrelevante a los efectos de este recurso por cuanto no se indica qué indefensión le ha causado a la recurrente. Solo añadir que las manifestaciones que en este apartado, y en general en el desarrollo de la apelación, realiza el recurrente sobre la actuación de la magistrada que dicta la sentencia impugnada en lo relativo al desarrollo del procedimiento (prueba y escritos de alegaciones), y en concreto en cuanto al estudio de las actuaciones por parte de la misma, son rechazables. No solo no se corroboran con el examen de los autos, sino que no se ajustan a lo que es una adecuada crítica forense. El derecho al recurso conlleva exponer la discrepancia con las decisiones judiciales, pero ello no habilita a verter juicios del tenor que se contienen en el recurso, que presenta a la recurrente como víctima de un trato desigual respecto de la contraparte

3. En segundo lugar, al margen de la valoración probatoria, cuestiona el recurso laregularidad de los dictámenes pericialespracticados, tanto la improcedencia del dictamen económico y sus ampliaciones como la ausencia de control y fiabilidad de los análisis de la bebida comercializada por la demandada. Queja abocada al fracaso pues con carácter general : i) no se citan las normas procesales reguladores de la prueba que se consideren infringidas y ii) no se concreta la indefensión sufrida, ya que su credibilidad y fuerza para acreditar unos hechos se refiere más bien a un tema de valoración probatoria.

4. De forma específica, en el caso concreto de lapericial económica, el apelante no denunció en su día la admisión de la pericia ni la procedencia de su ampliación acordada en la audiencia previa, por lo que la queja ulterior en el acto de la vista- y que ahora reproduce en el recurso- es extemporánea; ampliación de la pericial a la vista de la documentación contable y económica requerida a la demandada que es perfectamente admisible, ya que el perito de la actora no disponía de la misma en el momento de elaboración del dictamen. Otra cosa es la corrección de las conclusiones que extrae el perito, que es propio de la valoración de la prueba

5. En cuanto a losanálisis elaborados por el Scotch Whisky Research Institutedel líquido comercializado con la marca OLD B&J y GOLDENHEART (folios 245-249 y 327-331) y de las muestras intervenidas en la diligencia de aseguramiento de prueba previa a la demanda, aportados con tras su presentación (folios 573-592), la impugnación relativa a la falta de fiabilidad por no acreditación de la cadena de custodia no puede ser atendida, cuando no hay duda alguna para dudar de la fiabilidad del laboratorio, ya que, como bien refleja la sentencia apelada, se aporta certificado de acreditación de dicho instituto elaborado por la entidad británica equivalente al ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), que despliega la misma eficacia en España que los amparado por ésta, con arreglo al acuerdo multilateral de la EA (Cooperación Europea para la Acreditación) (folios 252-284)

Tercero.- La legitimación activa

1. Debemos partir de que lo que lo alegado por la recurrente no es la falta de capacidad para ser parte y procesal ( art 6 y 7 LEC a resolver en la audiencia previa, art 416) sino que lo cuestionado es la legitimación que tiene relación con el derecho ejercitado (la llamada 'legitimatio ad causam'), que como dice la STS de 18 de septiembre de 2009 '... consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte... siendo en puridad una cuestión preliminar al fondo del asunto, aunque íntimamente ligada con él, que por su propia naturaleza puede y debe ser examinada de oficio por el tribunal ( sentencias de 10 octubre 2002 , 20 julio 2004 y 27 junio 2007 , entre otras)', de forma que ello es así' aun cuando no haya sido planteada por las partes en el periodo expositivo, ya que los efectos de las normas jurídicas no pueden quedar a voluntad de los particulares de modo que llegaran a ser aplicadas aun no dándose los supuestos queridos y previstos por el legislador para ello'( STS 15 de octubre de 2002 ). La resolución de esta cuestión pasa, pues, por determinar cuál es el fundamento de las pretensiones interesadas por la actora, y este es doble: de una parte, el ejercicio de la protección de la indicación geográfica protegida ' Scotch Whisky', y de otra, la tutela frente a actos de competencia desleal, regulada en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal

2. LaIndicación Geográfica Protegida(en adelante IGP o IG) junto con la Denominación de Origen Protegida (DOP), es una modalidad de propiedad industrial ( STJUE de 3 de marzo de 2011 o de 8 de septiembre de 2009, asunto Bud ), prevista en el Arreglo de Lisboa relativo a la protección las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 31 de octubre de 1958, contemplado con notas específicas bajo el nombre de 'Indicación Geográfica' en el art 22.1 del ADPIC de 1994 y regulada a nivel de la Unión Europea en varios Reglamentos, que sustituyen a los regímenes nacionales de protección ( STJUE de 8 de septiembre de 2009, asunto Bud ). Mientras en el sector de los productos agroalimentarios se encuentran reguladas en el Reglamento (UE) Nº 1181/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (que deroga el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006), en los productos vinícolas se contiene el Reglamento (CE) Nº 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, tratándose de bebidas espirituosas debemos acudir al Reglamento (CE) nº 110/2008, de 15 de enero de 2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo.

3.Centrado en este último, al tratarse de un litigio que versa sobre la comercialización de una bebida que se presenta como whisky, perteneciente a la categoría de bebidas espirituosas, el art 15 señala que 'se entenderá por indicación geográfica» aquella que identifique a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son imputables fundamentalmente a su origen geográfico'; limitándose en su art 16 a establecer el ámbito de protección de las IG registradas, pero sin contener normas sobre las acciones que se pueden ejercitar para su tutela y quién está legitimado activamente para ello.

4. Acierta por ello la sentencia al desechar la tesis del recurrente según la cual aparece la legitimación regulada en los art 22, 24 y 25 del Reglamento, ya que lo que prevén son mecanismos institucionales a establecer en cada Estado para verificar el cumplimiento de las especificaciones de la IG antes de la comercialización del producto y los sistemas de control de las bebidas espirituosas, que es cosa distinta a regular la legitimación activa ante los tribunales civiles en caso de que se haya hecho un uso indebido de la IG

5. Las DOP y las IGP permiten establecer una conexión entre los parámetros de calidad del producto y un área geográfica determinada, y según afirma la doctrina más autorizada,son signos distintivos de utilización exclusiva de carácter colectivo, que se caracterizan por el hecho de que pueden ser usados por todos aquellos operadores que comercialicen productos conformes a los criterios exigidos al aprobarse el registro de dichas DOP/IGP. Ello no significa que se trate de un derecho de titularidad colectiva, sino que nos encontramos ante un derecho del que pueden hacer uso al mismo tiempo una pluralidad de personas. En nuestro Derecho interno los nombres geográficos protegidos por estar asociados a una DOP o IGP son bienes de dominio público que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen ( art 12 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo )

6. Por tanto, no parece que proceda negar la legitimación a cualquiera de dichos productores que tienen un interés legítimo en evitar la utilización indebida de la DOP/IGP, impidiendo con ello la merma de la calidad, reputación u otras características del producto que se condensa en el nombre de la DOP/IGP, al margen de que haya entidades que institucionalmente tengan entre sus funciones la de ejercitar acciones en defensa del nombre protegido por la DOP o IGP frente a su utilización ilegitima (en nuestro derecho nacional los Consejos Reguladores)

7. La conclusión de lo dicho es que es correcta la conclusión de la sentencia al reconocer legitimación a la actora SWA para ejercitar la protección de la IGP Scotch Whisky al ser una sociedad formada por productores de whisky escocés (sobre un 90%, no contradicho) que según sus estatutos sociales tiene encomendada la protección y defensa de la indicación geográfica (folios 176-199). El que no sea titular de la IG (a eso entendemos que debe referirse el demandado cuando dice con escasa precisión en su demanda que no es 'propietario de la marca') no impide que pueda ejercitar acciones para su protección, máxime cuando el vacío normativo en materia procesal nos obliga a colmarlo con las previsiones de la LCD, que habilita a ésta al ejercicio de las acciones previstas en el art 32 en los términos que seguidamente exponemos

8.En cuanto a la legitimación para latutela concurrencial, la sentencia la presume tácitamente al no mencionar de forma expresa en el fundamento jurídico segundo la LCD , tal vez porque el actor se centra en impugnar la legitimación activa de SWA para la defensa de la IGP. Legitimación activa que en todo caso debemos controlar de oficio, regulada en el art 33 LCD , aplicable a la actora en iguales condiciones que a los nacionales españoles, según se desprende del art 2.1 y en concreto del art 10 bis y ter del Convenio de la Unión de Paris de 1883.

9. La LCD reconoce una legitimación individual a '(c)ualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal'y una colectiva, en lo que aquí interesa, a 'las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros',perfectamente compatibles (como lo revela el uso del adverbio 'además' empleado por el legislador), si bien con un alcance más limitado, pues si en el primer caso se está legitimado para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª, en el segundo solo de las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, no en cuanto a la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal

10. La postura de la actora adolece de claridad. En la demanda se limita a la cita genérica del art 33 LCD (folio 35), mientras que en el trámite de conclusiones verificado por escrito (folios 966 a 992) al oponerse a la excepción, en primer lugar invoca el apartado 2 diciendo que para la IGP 'Scotch Wisky' la actora es en el Reino Unido el equivalente a los Consejos Reguladores en España, para después, a mayor abundamiento, indicar que no es necesario siquiera acudir al art 33.2 por ser una sociedad anónima que por mandato de las compañías miembros - que son la mayoría de las destilerías de whisky escocés- se dedica a proteger la citada IGP

11. En nuestro derecho el Consejo regulador es la entidad de gestión de la DOP/IGP, que precisa de autorización de la autoridad pública competente, y que ejercita ciertas funciones públicas, que en el caso de ser de ámbito supraautómico podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa ante el Ministerio de Agricultura ( art 17 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo ). No se comparte la equivalencia pretendida por la actora, ya que no hay prueba alguna de que en el Reino Unido esté considerada la SWA como la entidad de gestión de la IGP Scotch Whisky. El que aparezca como legitimada para solicitar ante los tribunales civiles escoceses medidas para prohibir la infracción en el art 40 de la Ley de 2009 (folio 138) no es bastante cuando dicho precepto lo equipara no solo a cualquier destilería, mezclador o titular de una marca de Scotch Wisky sino también a cualquier representante de un grupo de estos

12. Ahora bien, ello no es óbice para que consideremos legitimada a SWA con arreglo al art 33.2 LCD , ya que entendemos que el mismo legitima a los colectivos profesionales cuando por el acto tachado de desleal resultan afectados los intereses del sector de actividad al que pertenecen sus miembros, al margen de la forma jurídica adoptada por el colectivo. Y es evidente que con la actuación afirmada en la demanda se ven afectados los intereses de los destiladores de whisky escocés

13. El problema es que ello lleva aparejada la falta de legitimación para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios, que por motivos sistemáticos se analizará más adelante, tras comprobar si hay infracción de la IG y actos de competencia desleal

Tercero- La infracción de la Indicación geográfica Scotch Whisky

1.Las indicaciones geográficas registradas en el anexo III del Reglamento 110/2008 gozan de la protección prevista en el artículo 16 según el cual'...estarán protegidas contra:

a) todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que estos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada;

b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como «género», «tipo», «estilo», «elaborado», «aroma» u otros términos similares;

c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen;

d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto' ,en sintonía con lo que ocurre en el sector agroalimentario (art 13 del actual Reglamento (UE) Nº 1181/2012)

2. Para gozar de esa protección es preciso el registro en el Anexo III , tras la correspondiente solicitud presentada a la Comisión en la que se incluirá un expediente técnico que establezca las especificaciones que la bebida espirituosa debe respetar ( art 17.1), a completar con lo previsto en el art 20 que rubricado 'Indicaciones geográficas establecidas' dice:'1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión a más tardar el 20 de febrero de 2008, un expediente técnico, según lo previsto por el artículo 17, apartado 1, por cada indicación geográfica registrada en el anexo III el 20 de febrero de 2015.

2. Los Estados miembros velarán por que este expediente técnico sea de acceso público.

3. Cuando no se haya presentado un expediente técnico a la Comisión a más tardar el 20 de febrero de 2015, esta suprimirá la indicación geográfica correspondiente del anexo III con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 25, apartado 3' (sic),que viene a ser una norma de carácter transitorio con arreglo a la cual, al margen de la errata en la primera de las fechas, hasta al menos el 20 de febrero de 2015 no hay duda de que las indicaciones geográficas del Anexo III gozan de protección, y entre ellas se encuentra 'Scotch Whisky' para el producto Whisky/Whiskey, como originario de Reino Unido, en concreto, de Escocia

3. Al no constar que se haya aprobado por la Comisión el expediente técnico que establezca las especificaciones que la indicación geográfica Scotch Whisky debe respetar, es lógico concluir, como hace la sentencia impugnada, que tales especificaciones - en el periodo transitorio, añadimos nosotros - sean las previstas en la legislación del Reino Unido de 2009 (folios 91-145), tal y como contempla el art 6 del Reglamento ('Al aplicar una política de calidad a las bebidas espirituosas producidas en su propio territorio y, en particular, a las indicaciones geográficas registradas en el anexo III o para el establecimiento de nuevas indicaciones geográficas, los Estados miembros podrán adoptar normas más estrictas que las establecidas en el anexo II ... en la medida en que sean compatibles con el Derecho comunitario),por lo que descartamos la queja relativa a la aplicación de la normativa británica que hace el recurrente. Normativa a la que siquiera es necesario acudir ya que, como ya anticipamos, la bebida embotellada por la demandada no reúne las características que exige el Reglamento Comunitario citado para ser catalogado como whisky, por lo que cual es evidente que no tiene las característica para ser identificado como 'Scotch Whisky' , es decir, como un whisky producido en Escocia

4. Antes de prever la protección de las indicaciones geográficas, el Reglamento (CE) 110/2008, de 15 de enero de 2008, regula la definición, designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas, que se clasifican en categorías de acuerdo con las definiciones establecidas en el anexo II. Según el mismo Whisky o whiskey 'es la bebida espirituosa obtenida exclusivamente:

i) de la destilación de caldos de cereales malteados, en presencia o no de granos enteros de otros cereales, que haya sido:

- sacarificada por la diastasa de malta que contiene, con o sin otras enzimas naturales,

- fermentada por la acción de la levadura,

ii) mediante una o varias destilaciones a menos de 94,8% vol., de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor derivados de las materias primas utilizadas,

iii) envejeciendo el destilado final, al menos durante tres años, en toneles de madera de una capacidad inferior o igual a 700 l.

El destilado final, al que sólo se podrá añadir agua o caramelo natural (como colorante), conservará su color, aroma y gusto derivados de los procedimientos de producción mencionados en los incisos i), ii) y iii).

b) El grado alcohólico mínimo del whisky o whiskey será de 40% vol

c) No podrá realizarse adición de alcohol, diluido o no, según se define en el punto 5 del anexo I.

d) No se podrá edulcorar ni aromatizar el whisky o whiskey, ni se le podrán añadir otros aditivos que no sean caramelo corriente utilizado como colorante '.

5. No hay error alguno en la sentencia a la hora de apreciar que los productos Goldenheart y Old B&J vendidos como 'Scotch Whisky' (no controvertido y resulta patente del examen de su etiquetado, según fotografías obrante en autos) no son whisky. Aunque la parte demandada reciba whisky escocés (así resulta de una de las muestras) lo manipula al punto de resultar una bebida distinta. Así lo deduce correctamente la sentencia de los referidos informes técnicos deScotch Whisky Research Institute,ratificados en el juico (y a cuyo análisis en la sentencia nos remitimos), perfectamente valorables según se ha dicho, máxime cuando vienen corroborados por el contenido de las fichas técnicas y facturas adjuntadas a la diligencia de medidas de aseguramiento de prueba (folio 390-394), que muestran la utilización de alcohol rectificado de cereales a 96,4º, superior a la graduación permitida en el Reglamento, y no han sido controvertidos por prueba alguna. Si dudaba de su fiabilidad no se explica cómo la parte demandada no aportó pericial - ni propuso pericial judicial - que analizara el líquido contenido en las botellas de las marcas citadas.

6. La conclusión debe ser ratificar el acierto judicial de considerar producida la infracción de la indicación geográfica Scotch Whisky porque las bebidas Goldenheart y Old B&J se embotellan, etiquetan, y se comercializan bajo dicha indicación sin serlo, comportamiento no amparado por el art 16 transcrito. Es sorprendente que se niegue la infracción cuando en la contestación a la demanda se reconoce abiertamente que el 'compuesto denominado Goldenheart' solo contiene whisky escocés en un porcentaje , y ratifica en el escrito de conclusiones que no elabora ni embotella whisky escocés

7. Responsabilidad que no solo se reduce solo a la actuación realizada con el producto distinguido como Goldenheart sino que también se extiende al comercializado como Old B&J, pues la tesis defensiva de que se limita al embotellado y etiquetado del líquido remitido por un tercero ( Comercial Tello SA) se desdice por el dato del etiquetado en el que aparece la demandada no solo como embotelladora sino también como importadora, de manera que su elaboración a partir de esa importación no le es ajena , a lo que debemos añadir que no hay prueba - a pesar de su facilidad, art 217LEC - que acredite que sea dicha Comercial Tello la que suministra la bebida.Es más, inclusive la lectura de la comunicación de Comercial Tello a la demandada aportada por ésta - folio 612- apunta a que el producto es de la demandada, si bien cuando se vende a Comercial Tello se etiqueta con arreglo a la marca OLD B&J en lugar de la marca propia de la demandada GOLDENHEART

Cuarto. Los actos de competencia desleal

1. En el recurso de apelación la demandada se limita a manifestar el rechazo a la sentencia y genéricamente a decir que la argumentación contenida en el fundamento jurídico quinto no es de aplicación en el que se concluye que la actuación de Destilerías de la Vega Alta SL constituye la comisión de actos de engaño, de aprovechamiento o explotación de la reputación ajena y de violación de normas, contemplados en los art. 5 , 12 y 15 LCD

2. Es evidente que debe rechazarse el recurso en esos términos cuando se desconoce qué razones existen para considerar improcedente la sentencia impugnada. En todo caso, por agotar la respuesta judicial, ante las vagas alegaciones reseñar:

i) el acto de engaño es manifiesto al emplear un etiquetado en el que destaca la expresión scotch whisky que contiene información falsa, con lo que se induce a error a los consumidores, al incidir sobre la naturaleza del producto (no es whisky) y sobre su origen geográfico (al no reunir las características del originario de Escocia) y con entidad para alterar su comportamiento económico

ii) respecto del art 12 LCD , con esa presentación se pretende aprovechar sin motivo alguno de la reputación que la IGP tiene en el mercado, sabiendo que los productos que embotella no reúnen los requisitos y características para gozar de tal IG

iii) en cuanto al art 15 LCD , sin necesidad de plantearnos siquiera la infracción de la normativa británica, la infracción del Reglamento (CE) 110/2008, atendida su objeto relativo a la definición, designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas, ya colma el tipo al tratarse de normas jurídicas reguladoras de la actividad concurrencial, dado que están destinadas directamente a cumplir la función de ordenar el mercado y disciplinar las conductas competitivas de quienes en él participan. Pero aunque no se considere que no integran el ordenamiento concurrencial, en todo caso podemos concluir que su infracción genera en beneficio del infractor una ventaja competitiva, al poder comercializar como whisky producto que no lo es, sin someterse a las exigencias ( vgra en el tiempo de elaboración, mezclas permitidas, etc) a las que, por el contrario, sí se han sujetado los competidores ( STS de 24 de junio de 2005 , 29 de diciembre de 2006 , 23 de marzo de 207 y 16 de febrero de 2011 )

Quinto. La indemnización. Falta de legitimación activa e improcedencia de la suma fijada

1.La sentencia condena a la demandada a abonar a SWA como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal la cuantía de 227.858,18 euros , más el interés legal correspondiente, que constituyen los beneficios indebidamente obtenidos por la destilería demandada, con la comercialización del producto litigioso, según informe pericial de la actora. El recurso la considera improcedente por falta de legitimación activa de SWA y por la discrepancia con el importe, con crítica al dictamen pericial, guardando silencio respecto de los distintos pronunciamientos de condena (cesación, remoción, destrucción, rectificación y divulgación e indemnización), sobre los que no entraremos

2. Delimitado en estos términos el recurso, el mismo ha de prosperar por dos motivos: falta de legitimación de la actora e improcedencia de la suma objeto de condena

3. En cuanto a lo primero, ya hemos anticipado en el fundamento jurídico segundo que la legitimación de la actora se ubica , como ella misma reconoce en su escrito de conclusiones, en el apartado 2 del art 33LCD , que no comprende la legitimación para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios ( entre otras, SAP de Murcia de 14 de octubre de 1996 , Asociación de Libreros de Cartagena y su comarca contra Continente SA) ni la de enriquecimiento injusto , ambas de vocación claramente individual. Ello no significa que no puedan esas entidades ejercitar acciones de resarcimiento de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto, pero para ello es preciso que el acto desleal le ocasione daños y perjuicios a dicha entidad como tal, es decir, a su patrimonio como partícipe en el mercado cuyos intereses resultan directamente perjudicados (en cuyo caso estaríamos en el supuesto del art 33.1) o se trate de la lesión de una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico cuya titularidad corresponde a dicha entidad ( con cobertura en el art 33.1º párrafo cuarto)

4. Las sentencias de las Audiencias Provinciales de Asturias, de 2 de diciembre de 2010 (asunto DOP Parmiggiano-Reggiano) y de la Rioja , de 7 de septiembre de 2012 (asunto DOP Esparrago de Navarra ) y de juzgados mercantiles de Oviedo de 12 de enero de 2010 y Pamplona de 1 de julio y 30 de octubre de 2013 invocadas por la actora en su recurso y escrito de conclusiones (que es donde más desarrolla la defensa de su legitimación activa) no son trasladables, ya que no hay prueba que permita equiparar a la SWA a los Consejos Reguladores. Aquí nos encontramos ante una sociedad privada que se reconoce que no reúne a todos las destilerías de whisky escocés, y que como tal sociedad privada - sin que conste supervisión ni ejercicio de función pública alguna- , se sobreentiende que podrá modificar sus estatutos libremente, por lo que la alegación de que la indemnización será empleada en la promoción del whisky escocés en todo caso ni es segura ni determinante. En definitiva, no se aprecia porqué motivo debe resarcirse a SWA los daños causados a los productores de Scotch Wisky como clase, y no a otra asociación de destilerías de Scotch Wisky que pueda también existir, como el art 40 de la normativa británica de 2009 contempla ( folio 138)

5. La otra argumentación que realiza la actora es que se trata de una sociedad anónima que por mandato de las compañías miembros - que son la mayoría de las destilerías de whisky escocés- se dedica a proteger la citada IGP mediante la interposición de los correspondientes procedimientos legales, con invocación de la SAP de Málaga, de 21 de abril de 2004 (asunto SOGESCO ).

6. Como apunta la doctrina, no hay obstáculo para que en virtud del instituto de la representación voluntaria, estas asociaciones o entidades legitimadas ex art 33.2 LCD puedan ejercitar las acciones de reclamación de daños y perjuicios de los asociados o miembros que hayan resultado perjudicados de forma individual por el acto de competencia desleal. Ello no deja de ser más que un ejercicio de acciones a título individual y no colectivo, con la consiguiente carga de reseñar y probar los daños de cada uno de los representados. Pero no es ésta la hipótesis aquí planteada, sin que esa representación se pueda deducir del hecho de que entre los fines sociales de SWA esté proteger los intereses del whisky escocés y defender e iniciar procedimientos judiciales en su defensa

7.No asumimos, por tanto, la tesis de la actora, acogida en la sentencia impugnada, según la cual concurre legitimación activa para reclamar daños y perjuicios porque SWA es una sociedad anónima cuyo objeto social sea ,entre otros, la defensa de los intereses de la indicación geográfica, siendo el presente un caso distinto al contemplado en la SAP de Málaga citada en el que se reconoce legitimación a la actora por la existencia de un documento por el que los titulares de los derechos (de marca) habían encomendado a la primera para que por cuenta propia ejercitara las acciones pertinentes en defensa de los derechos de aquellos. Y en parecidos términos, en el ámbito de la protección de las variedades vegetales protegidas, se pronuncia la SAP Murcia, Sec. 4ª, de 26 de julio de 2012 citada en la sentencia impugnada, que olvida que la legitimación activa de la actora en ese caso derivaba de su condición de mandataria en España de la mercantil licenciataria exclusiva de los derechos de explotación de la variedad vegetal

8. Aun admitiendo esa legitimación partiendo de la hipótesis de la legitimación activa de SWA con arreglo al art 33.1 (como persona jurídica que participa en el mercado, cuyos intereses económicos resultan directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, que de forma expresa no es el que parece aducirse en la demanda, o en base a ese 'mandato representativo') la otra razón apuntada para rechazar el pronunciamiento indemnizatorio es la improcedencia de la suma objeto de condena

9. El art 32.5 LCD lo que prevé es la acción 'de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente', que tiene una función compensatoria del menoscabo patrimonial efectivamente causado al actor por el acto desleal, comprensivo tanto del daño emergente como del lucro cesante; es decir, según el esquema del CC, abarca el valor de la pérdida sufrida y la ganancia que haya dejado de obtener - art 1.106 CC - a consecuencia del comportamiento desleal del demandado. Sobre todo en el segundo de los conceptos, la práctica judicial y la doctrina han puesto de relieve las dificultades que ello acarrea, y la pluralidad de circunstancias que deben valorarse para fijar esos beneficios dejados de obtener como consecuencia del acto desleal, y no por otros motivos.

10.Pero esa dificultad no habilita a prescindir del concepto, y acudir a parámetros distintos como aquí ha hecho la actora, y asume la sentencia, que condena a pagar no esa ganancia que haya dejado de obtener SWA por el comportamiento desleal de la destilería demandada por el embotellado y comercialización de productos como whisky escocés sin serlo, sino los beneficios indebidamente obtenidos por ésta con esa actuación. Rechaza esa posibilidad la sentencia de la AP de La Rioja, de 7 de septiembre de 2012 invocada y aportada por la propia actora en la que se viene a decir que lo se podría reclamar por el Consejo Rector son las cantidades que no ingresa y que debe abonar aquel operador económico que hace uso en su etiquetado del signo distintivo de la DO, al margen de otros conceptos como los daños al prestigio

11.El criterio acogido no obedece a los principios de la responsabilidad extracontractual aquiliana - que son los acogidos por el art 32.1.5 de la LCD - sino que se inspira en pautas próximas al enriquecimiento injusto, y que se explica en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, por cuanto supone la facultad del titular del derecho de exclusiva de exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento obtenido por éste. En palabras del TS en la sentencia de 9 de marzo de 2009 al tratar de la regalía hipotética - que responde al mismo fundamento - se trata de 'una medida indemnizatoria inspirada en las conditiones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados'

12. Sin perjuicio de que los beneficios obtenidos por el demandado con su actuación desleal sea un criterio a valorar, por ejemplo, de especial relevancia en caso de imitación asociativa, no es posible asumirlo en la LCD como regla alternativa de las ganancias dejadas de obtener por el actor, pues para ello es preciso que la ley expresamente lo prevea, como ocurre en el caso de la Ley de Propiedad Intelectual ( art 140) , Ley de Patentes ( art 66) , Ley de Marcas ( art 43 ) y Ley del Diseño Industrial (art 55).

13. No consideramos posible su aplicación extensiva ya que (i) no concurre identidad de razón, ya que el fundamento de ese parámetro resarcitorio es reparar la intromisión en derechos de exclusiva, que no es lo propio del derecho de competencia desleal, y (ii) sistemáticamente, la propia LCD ya contempla el enriquecimiento injusto, como acción distinta (art 32.1.6 º), precisamente cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico, que es donde sí tiene sentido acudir como parámetro resarcitorio al empleado por la actora, y respecto del cual podríamos plantearnos la aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual partiendo de la consideración como tal de la DOP/IGP, sin dejar de apuntar las dudas que ello suscita en materia de resarcimiento, al menos en cuanto al sistema de la regalía hipotética de difícil encaje por la naturaleza peculiar de las DOP/IGP, y que revelan la necesidad de abordar por el legislador la regulación de las acciones civiles que las mismas permiten

14.Por agotar la respuesta judicial, no es posible asumir como daño de SWA los beneficios obtenidos por la destilería por su actuación desleal, ya que la acción que habilita para ello - la de enriquecimiento injusto del art 32.1.6LCD - no ha sido ejercitada ni hay base alguna para considerar que la actora sea la titular de la IGP violada cuando ello siquiera se afirma en la demanda

15.Por las razones reseñadas debe ser estimada la impugnación en este particular y dejado sin efecto la condena pecuniaria, al no existir otros conceptos indemnizatorios reclamados (a pesar de que en el fallo se hace mención a daños materiales y morales), que hace innecesario plantearnos el acierto o no del dictamen pericial a la hora de calcular los beneficios obtenidos por la destilería demandada

Sexto.- Costas

1.Al ser parcial la estimación del recurso no se efectúa imposición de costas de la alzada ( art. 398 y 394 de la LEC )

2.No debe ser modificada la condena en costas contenida en la sentencia de instancia, ya que se considera que la estimación de la demanda es esencial, al declararse la infracción de la IGP y la deslealtad de los actos del demandado, con el correspondiente cese y remoción de efectos, que es el objeto nuclear de los litigios de competencia desleal, cuyo finalidad es poner fin e impedir los actos que perturbar el correcto funcionamiento de la competencia en el mercado

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos estimar parcialmente el recurso de apelación formulado por AUNON SWEETS SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en el procedimiento ordinario 127/2013 en fecha 26 de octubre de 2015, y debemos revocar parcialmente la misma, dejando sin efecto la condena a la demandada a que indemnice a la actora en la cuantía de 227.858,18 euros, con confirmación del resto de los pronunciamientos, sin expresa condena de las costas causadas en esta alzada

Procédase a la devolución del depósito para recurrir y devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACION

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días desde que seanotificada, debiendo consignar la cantidad de 50 € (por cada recurso que se interponga) para su admisión conforme a lo establecido en la D. A. 15ª LOPJ y en su caso, la tasa prevista en la Ley 10/2012