Sentencia CIVIL Nº 438/2020, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 166/2019 de 16 de Abril de 2020

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000166/2019
RF
SENTENCIA NÚM.: 438/20
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA DON LUIS
SELLER ROCA DE TOGORES
En Valencia a 16/4/20.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado DON/ DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA, el presente rollo de apelación número
000166/2019, dimanante de los autos de , promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA,
entre partes, de una, como apelante a ESVO SA, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña
Mª PAZ APARISI MUÑOZ, y de otra, como apelados a MED PLAYA MANAGEMENT SL representado por el
Procurador de los Tribunales don/ña Mª ELISA PASCUAL CASANOVA, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por ESVO SA.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA en fecha 31-10-18, contiene el siguiente FALLO: ' Desestimo la demanda que ha dado lugar a la formación de las actuaciones y condeno a la actora al pago de las costas procesales.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por ESVO SA, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO. - Por la representación de ESVO S.A se interpone recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado Mercantil 3 de Valencia de 31 de octubre de 2018 por la que se desestima la demanda formulada por la indicada entidad - a la que impone también las costas procesales - contra MED PLAYA MANAGEMENT SL, en ejercicio de acción de infracción de derechos de propiedad industrial por referencia al signo 'HOTEL BALMORAL' y 'HOTEL BALMORAL BARCELONA' que titula la actora.

1.1.- Argumenta la recurrente (folio 473 de las actuaciones) que la sentencia apelada atribuye escaso valor distintivo a los signos por ella titulados, y razona - frente al criterio judicial que transcribe en su escrito - que, sin negar el impacto visual que pueda producir la representación de un castillo, la denominación BALMORAL precedida del término descriptivo HOTEL o seguido del término geográfico BARCELONA, es el término verdaderamente distintivo, al igual que el número de estrellas son indicativas de la categoría del establecimiento. Considera la apelante -en contra del criterio de la sentencia apelada - que existe riesgo de confusión y asociación entre el signo utilizado por la parte demandada (Hotel Balmoral en Benalmádena) y los registrados por la demandante, especialmente en el marco de las reservar hoteleras que se realizan a través de los portales de reservas (como es el caso de Booking) dado que lo que aparece en la web es las versión denominativa, de manera que el consumidor al ver el mismo signo relacionará los hoteles como pertenecientes a una misma empresa o empresas vinculadas, y se remite a diversos pronunciamientos judiciales que así lo han estimado en situaciones análogas a la que constituye el objeto del proceso.

Seguidamente, la representación actora apelante combate la decisión judicial por la que se concluye que las dos marcas de su representada carecen de poder distintivo suficiente con la consecuencia de no reconocerle facultad de exclusiva sobre la denominación BALMORAL. La recurrente señala que se trata de una mera apreciación subjetiva del magistrado 'a quo' sin base legal, dado que HOTEL BALMORAL es una marca registrada y el hecho de que exista un palacio de idéntica denominación en Escocia es irrelevante, y si bien pueden existir otros hoteles con el mismo nombre en otros países, lo cierto es que en España solo existen dos, el de la actora y el de la demandada. Y añade que la actora opera bajo el amparo de dos marcas registradas cuyo carácter distintivo nunca ha sido cuestionado, sin que la demandada ostente título registrado alguno respecto de la denominación que utiliza. De las 7 marcas 'BALMORAL' registradas en la OEPM sólo dos corresponden a hoteles, y son las que titula la actora, estando circunscrita su utilización exclusivamente al territorio nacional, y no únicamente a la ciudad de Barcelona. Indica que la antecesora de la demandada HOTELES DEL SUR SA solicitó el 10 de marzo de 1989 el rótulo de establecimiento 'BALMORAL' y le fue denegado, precisamente, por la titular de la marca. E invoca los pronunciamientos judiciales que considera de aplicación al caso en sustento de su tesis.

El tercero de los motivos de apelación tiene por objeto el pronunciamiento de la resolución apelada relativo a 'la no utilización de sus signos tal y como han sido registrados.' Con arreglo al artículo 39.2 de la Ley de Marcas se considera uso el empleo de las mismas en una forma que no difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. Es irrelevante, a estos efectos, la clasificación por estrellas porque la inclusión de las mismas en el signo no es un elemento que altere significativamente el carácter distintivo de la marca. Tampoco es relevante la inclusión de la expresión 'ABBA BALMORAL' en las facturas, dado que de trata de documentos que sólo se entregan al cliente cuando abandona el hotel. Y aunque las marcas de la demandante no se utilicen exactamente en la forma en que figuran registradas, no cabe duda de que los elementos genuinamente de las mismas (HOTEL BALMORAL) denominativamente idénticos a los utilizados por la demandada, no han sido alterados y la impresión comercial que producen en el consumidor es el de pertenencia a un mismo origen dado que las reservas se realizan a través de portales de internet, en que aparecen en su versión denominativa.

Por todo ello solicita la revocación de la resolución apelada, la estimación de la demanda y la condena a la sociedad demandada conforme a lo postulado en el suplico de la demanda.

1.2.- La representación de MED PLAYA opone al recurso de apelación e impugna la resolución apelada, por las razones que constan en el escrito unido a los folios 500 y sucesivos de las actuaciones. En lo que concierne a los motivos de oposición, alega los siguiente: 1) No existe error de apreciación judicial respecto de los signos registrados por la actora, por su escaso valor distintivo, la novación del uso respecto del efectivamente registrado y la ausencia de riesgo de confusión. Insiste en que las marcas de la demandante carecen de entidad suficiente que les confiera distintividad y señala que el examen debe hacerse en su conjunto - marcas mixtas -, sin que pueda considerarse BALMORAL como elemento distintivo porque dicho término se corresponde con la denominación de la residencia de verano de los monarcas del Reino Unido. No cabe realizar la interesada desintegración de elementos realizada por la demandante, como tampoco puede monopolizar el término BALMORAL, frecuentemente utilizado en el ámbito de la hostelería. Y reitera la inexistencia de riesgo de asociación porque la actora utiliza ABBA y lo cierto es que las denominaciones en conflicto han coexistido durante 48 años, puesto que su representada ha acreditado que su antecesora HOTELES SOL DEL SUR propietaria del HOTEL BALMORAL sito en BENALMÁDENA lo utiliza desde su apertura en el año 1970, hecho conocido por la actora. Niega dicho riesgo de asociación mediante la incorporación de pantallazos relativos a la búsqueda en Google con palabras clave. 2) Las pruebas aportadas al procedimiento acreditan que la recurrente no ha hecho uso de sus marcas en la forma en que se encuentran registradas, dado que se ha probado un uso totalmente distinto, entre otras razones por la utilización de la denominación ABBA y omítela representación gráfica de las marcas registradas. Destaca que no son de aplicación las resoluciones que se invocan de contrario y lo cierto es que la sentencia no entra a analizar el uso de la marca en relación con el artículo 39 de la LM sino que simplemente observa que la recurrente no usa las marcas en la forma de su registro, siendo su única intención la de monopolizar el signo BALMORAL.

La impugnación de la sentencia tiene por objeto la caducidad de la acción ejercitada por la actora porque: 1) La licencia de apertura del establecimiento de la demandada data de 30 de octubre de 1970, su solicitud del mes de junio y su inscripción en el registro de turismo de Andalucía del mes de julio anterior, habiendo hecho uso de la denominación de forma pacífica, pública y notaria desde entonces. 2) Retraso desleal porque la acción ejercitada por la demandante perturba una situación que se mantiene durante 48 años, con conocimiento de la actora, habiendo generado la confianza en su representada de que la acción no se ejercitaría.

Y suplica la estimación de la impugnación mediante la declaración de caducidad de la acción y la desestimación del recurso de apelación, con imposición de las costas procesales a la parte adversa.

1.3.- Finalmente, la parte actora se opone a la impugnación de la sentencia pues los documentos que invoca la demandada para alegar el retraso desleal en el ejercicio de la acción lo único que prueba es cuando se solicitó y obtuvo la licencia de actividad, y que se solicitó y denegó un rótulo de establecimiento, no que la demandante supiera sobre la existencia y funcionamiento de un concreto hotel en la localidad de Benálmadena. Ni hay tolerancia de uso, ni se ha generado confianza legítima en la demandada de que la acción por infracción no sería ejercitada. La acción está vigente porque se trata de un comportamiento continuado en el tiempo, e invoca los pronunciamientos judiciales que considera de aplicación al caso, para solicitar la desestimación de la impugnación de la sentencia, reiterando su solicitud de estimación del recurso de apelación por ella articulado.



SEGUNDO. - Este tribunal, en uso de la función revisora que le atribuye el artículo 456.1 de la LEC, ha procedido al examen de las alegaciones oportunamente deducidas por las partes y a la valoración de la prueba respectivamente aportada por los litigantes en la primera instancia, con la finalidad de dar respuesta a las cuestiones suscitadas conforme a lo ordenado en los artículos 218 y 465.5. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por razones de estricta sistemática comenzaremos nuestro análisis por la cuestión suscitada por la parte demandada impugnante, pues de ser apreciada la caducidad de la acción que invoca en su escrito, resultaría ocioso el examen de los argumentos esgrimidos por la actora en su escrito de apelación.

No abordaremos las cuestiones que fueron resueltas en la instancia y no son objeto de controversia en la apelación, por haber devenido firmes como consecuencia de la no impugnación por la parte a quien perjudica la decisión judicial no controvertida en el recurso.



TERCERO. - Sobre la vigencia de la acción.

La sentencia apelada, en su fundamento jurídico tercero titulado 'Vigencia de la acción ejercitada' argumenta que: a) no se ha discutido la naturaleza continúa de la infracción que se denuncia por la actora, b) es de aplicación la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre interpretación flexible de la vigencia de las acciones por infracción marcaria, y en particular cita la Sentencia 184/14 de 15 de abril de 2014; c) No ha perdido vigencia el derecho de exclusiva de la demandante, ni tiene efecto relevante a tal fin la oposición de la actora a que HOTELES SOL DEL SUR SA obtuviera el rótulo de establecimiento 'Hotel Balmoral'.

Con ello dio respuesta a las alegaciones efectuadas en el escrito de contestación en la demanda, en el que la representación de MED PLAYA MANAGEMENT SL alegó (hecho segundo, página 11) la prescripción de la acción y afirmó (hecho tercero, página 13, folio 87 del expediente) ' que la actora por su inactividad ha perdido el derecho a ejercitar su acción por infracción al derecho de marca' que consideraba prescrita al no haberla ejercitado en tiempo útil ' a pesar de conocer que HOTELES SOL DEL SUR utiliza desde la fecha de apertura de su establecimiento la denominación HOTEL BALMORAL, para distinguir su establecimiento sito en Benalmádena.' Los argumentos que se defienden en el escrito de impugnación de la sentencia van en la misma línea apuntada en el párrafo anterior (y no en el sentido del hecho cuarto de la contestación a la demanda, en el que se apuntaba la caducidad de las marcas por falta de prueba del uso del signo distintivo), lo que nos sitúa en el marco del artículo 45.1 de la Ley de Marcas (prescripción de la acción) y nos conduce a la desestimación de los argumentos esgrimidos por la impugnante por las mismas razones que ya constan en la resolución apelada, resultantes que la correcta valoración de los elementos de prueba relativos a esta cuestión.

Cierto - y fue declarado probado - que en fecha 16 de mayo de 1989 se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la solicitud del rótulo de establecimiento HOTEL BALMORAL por HOTELES SOL DEL SUR SA para un 'negocio de hotel situado en Benalmádena (Málaga)' e igualmente cierto que la parte actora se opuso esgrimiendo ser titular de marca en vigor y titular de idéntico rótulo de establecimiento (documento 22 de la contestación al folio 443 de las actuaciones), lo que pone de relieve su rechazo la utilización por terceros de los derechos marcarios que solicitó el 1 de junio de 1967, obtuvo y ha renovado desde entonces (documentos 7 y 8 de la demanda, al folio 43 y siguientes del expediente). Se añade a lo anterior, que la entidad demandada, sucesora en la actividad de HOTELES SOL DEL SUR SA por razón del contrato de 24 de enero de 2014 por el que asumía la gerencia y gestión del establecimiento de Benalmádena, fue requerida por la demandante el 2 de diciembre de 2016 a fin de que eliminara del establecimiento hotelero el sustantivo BALMORAL, tanto en el propio establecimiento como en cualquier otro soporte y en las redes de comunicación telemática, lo que pone de manifiesto - y se decía expresamente - la intención de la actora de ejercitar acciones legales (folio 55 y siguientes de las actuaciones), a lo que dicha parte opuso ostentar unos derechos anteriores a los esgrimidos por la actora, que finalmente no lo son, porque la licencia obtenida en 1970 por HOTELES SOL DEL SUR SA, en el ámbito administrativo, para la actividad hotelera bajo la denominación HOTEL BALMORAL es posterior al registro de marca de la parte actora (documentos de la contestación a la demanda, a los folios 150, 231 y sucesivos del expediente).

La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2014 ROJ: STS 2035/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2035 - transcrita en la sentencia apelada razona que, cuando la infracción perdura de forma continuada en el tiempo subsiste y se renueva la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, con la consecuente subsistencia y renovación de la posibilidad de ejercicio de la misma, lo que es de aplicación al caso que nos ocupa en el que pese a la actividad de la parte actora para vetar la utilización de la denominación registrada, la demandada persiste en la utilización del signo para el desarrollo de la actividad empresarial del establecimiento hotelero que gestiona.

En el contexto expresado, consideramos que procede la desestimación de la impugnación efectuada y entrar en el examen de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación formulado por la representación de ESVO SA.



CUARTO. - Recurso de ESVO SA.

La sentencia apelada sustenta su pronunciamiento desestimatorio de la demanda en los siguientes argumentos: 1) las marcas que titula la demandante carecen de poder distintivo suficiente, 2) No existe riesgo concreto, pero tampoco abstracto y potencial de confusión entre los signos utilizados por cada una de las dos entidades litigantes, a lo que añade la pluralidad de establecimientos hoteleros bajo la denominación 'Hotel Balmoral' en todo el mundo, 3) La demandante no hace utilización de sus signos en la forma en que los tiene registrados, sino que utiliza simplemente alguno de sus elementos.

La sala no comparte las conclusiones que se expresan en la sentencia apelada, por las razones que expondremos seguidamente, no sin precisar previamente que: a) La confrontación se produce entre los signos registrados a favor de la entidad actora y el signo utilizado por la entidad demandada, que carece de registro.

b) Las marcas que titula la demandante son las marcas nacionales 536.813 (8) HOTEL BALMORAL desde 1969 (y sucesivamente renovada), y 2778126 (7) HOTEL BALMORAL BARCELONA registrada por la OEPM el 26 de febrero de 2008. Dichas marcas despliegan su eficacia en el ámbito de los servicios de alojamiento y hotel, con servicio de reserva y restauración. Se trata de marcas mixtas, que comprenden, en el primer caso, la imagen de un castillo en un recuadro y la leyenda HOTEL BALMORAL, y en el segundo HOTEL BALMORAL BARCELONA, con dos líneas curvas descendentes entre HOTEL BALMORAL y BARCELONA, término este último bajo el cual, centrado aparecen cuatro estrellas (que identifican la categoría del hotel).

c) Tanto la actora como la demandada se dedican a la actividad hotelera en España, la demandante en Barcelona y la demandada en Benalmádena (Málaga).

d) Ambas entidades ofertan sus servicios a través de buscadores en internet. De la documental de búsqueda aportada por la parte demandada al proceso - folios 201 y sucesivas) se desprende que utilizando las palabras clave 'HOTEL BALMORAL' aparece al folio 201 del expediente, el hotel de la demandante en Barcelona y seguidamente varias referencias en otros países del mundo a los que no se extiende el alcance de protección de las marcas de la demandante. O al folio 205, el hotel de la actora, seguidamente el de la demanda y a continuación hoteles de otros países En las páginas de TRIP ADVISOR (folios 206 y 207) tanto el hotel de Benalmádena como el de Barcelona, aparecen simplemente como HOTEL BALMORAL (lo mismo que para centraldereservas.com a los folios 214 y 215). En la página de TRIVAGO el hotel de la demandada aparece como MEDPLAYA HOTEL BALMORAL (folios 209 y 211) pero las claves de búsqueda fueron HOTEL BALMORAL. Conviene ahora la cita de la Sentencia de la Sección 15 de la Audiencia de Barcelona de 26 de enero de 2012 ROJ: SAP B 2724/2012 - ECLI:ES:APB:2012:2724 cuando declara que: 'Tampoco es relevante si existen otros establecimientos hoteleros en Barcelona o fuera de Barcelona (en España) que usen el signo 'gaudí' cuando la actora no se ha dirigido frente a ellos. Que pudiera haberlos demandado y no lo haya hecho no es razón suficiente para excluir que pueda existir infracción por parte de la demandada,...' e) El elemento distintivo relevante de las marcas que titula la actora es BALMORAL, dado que el término HOTEL expresa la actividad o servicio que se presta, y BARCELONA identifica el lugar geográfico en el que la demandante desarrolla su actividad. No resultan relevantes a los efectos que nos ocupan (a tenor de las actuales fórmulas de búsqueda) los elementos gráficos de las marcas de la demandante.

4.1.- Sobre la suficiencia o no del poder distintivo de las marcas que titula la entidad actora.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 19 de febrero de 2016 (Roj: STS 516/2016 - ECLI: ES:TS:2016:516) declara que: '...la capacidad distintiva de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto inhabitual o llamativo. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la falta de un elemento adicional de fantasía o de un mínimo de imaginación; una marca no procede necesariamente de una creación, ni se basa en un elemento de originalidad o ingenio, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores ( STJCE 16/9/2004, caso 'SAT - 2'). / Por otro lado, estando prohibido el empleo exclusivamente de signos carentes de distintividad en sus diversos supuestos, sin embargo ya dijimos que pueden tener este carácter conjugando varios de ellos, cuando así se logre la suficiente fuerza diferenciadora o capacidad distintiva ( art. 5.3 LM ). La mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerados aisladamente, carezca de carácter distintivo, no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo' No compartimos las conclusiones que se contienen en la resolución apelada en orden a la ausencia de suficiente carácter distintivo de las marcas de la actora.

La argumentación de la contestación a la demanda no tenía por objeto esta cuestión, dado que lo que opuso la demandada fue; 1) su falta de legitimación pasiva, 2) la coexistencia pacífica con las denominaciones de otros hoteles en diversos países, 3) la prescripción de la acción, 4) el retraso desleal en el ejercicio de acciones, 5) subsidiariamente, la caducidad de las marcas por falta de uso efectivo y real en la forma en que obtuvo los registros, 6) la ausencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados precisamente por razón de ser mixtas las marcas de la demandante y meramente denominativo el signo utilizado por la parte demandada.

La demandada no ha planteado demanda reconvencional en ejercicio de acción de nulidad por carencia de distintividad al amparo del artículo 51 en relación con el 5.1.b de la Ley de Marcas, y la sala considera que en este contexto no es posible aceptar la primera de las conclusiones expresadas por el magistrado 'a quo' en el parágrafo 14 (i) de la resolución apelada, en el que estima que las marcas de la demandante 'carecen de poder distintivo suficiente' para desplegar los derechos conferidos por el registro a su titular, a los que se refiere el artículo 34.2 de la Ley de Marcas, en particular para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: ' b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.' La Sentencia de la sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2016 ROJ: STS 1905/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1905 declaró en un supuesto en el que no se había instado la nulidad de la marca, que: 'Desde el momento en que no se ha cuestionado la validez de la marca, pues no se ha pedido en reconvención su nulidad, el tribunal de apelación hizo bien en partir de su validez, sin perjuicio de tener en cuenta la incidencia que la significación del término Francachela (reunión de varias personas para comer, beber y divertirse descomedidamente), pueda tener en el juicio de infracción por riesgo de confusión.' Ello nos conduce al siguiente de los motivos de apelación, pues la actora sostiene -en contra de lo argumentado por la parte demandada y las conclusiones expresadas en la resolución apelada - en la inexistencia de riesgo de asociación y de confusión entre los posibles clientes de cada una de las entidades en litigio.

4.2.- Sobre el riesgo de asociación entre los signos controvertidos.

Para determinar la concurrencia del riesgo de confusión, la STJ de 22 de junio de 1999, exige el examen de una serie de elementos entre los que debemos mencionar ahora; a) el público pertinente; b) la comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual (para valorar identidad o similitud); c) comparación de los respectivos productos o servicios designados por las marcas y los signos infractores, y d)) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas en cuestión.

Esta Sección de la Audiencia de Valencia, en Sentencia de 15 de mayo de 2019 (ROJ: SAP V 2268/2019 - ECLI:ES:APV:2019:2268 , Pte. Sr. Roca de Togores) destacó que: '1. En nuestra sentencia de 9 de enero de 2018 (Rollo1019/2017 ) hacíamos acopio y resumen de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la evaluación del riesgo de confusión, nuestro Alto Tribunal enuncia en sentencia de 12 de julio de 2015 las siguientes directrices: 'i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

'iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre ). ' 2. En relación con la aproximación a los signos, señalamos que debe efectuarse desde la perspectiva de un determinado tipo de consumidor, el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, del que se presume que se encuentra normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. (STJCE de 22 de junio de 1999). Este consumidor percibirá la marca como un todo, en su conjunto, sin detenerse a examinar los detalles, variando su grado de atención en función de la categoría de productos o servicios de que se trate (STJCE Sabel, de 11 de noviembre de 1997 ; Mistery Drinks, de 15 de enero de 2003).

Aquí es muy relevante atender al tipo de productos o servicios que se designan para considerar un mayor grado de atención y conocimiento del consumidor. No es igual presentarse ante la adquisición de un producto de consumo habitual (detergente, por ejemplo) que ante un producto o servicio de coste económico importante, o prolongado en el tiempo (así, por ejemplo, enfrentado el consumidor a la adquisición de un vehículo, el TJUE en la ya citada Sentencia PICASSO- PICARO, sienta doctrina sobre el nivel de atención del consumidor).' Y más adelante dijimos: ' Es cierto que lo habitual es hacer recaer el peso del elemento dominante en la parte denominativa de la marca mixta. Pero ello no puede predicarse de manera absoluta '...ya que puede concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de la de las marcas mixtas. Tal sería el caso de que el elemento denominativo tenga escasa fuerza distintiva' Sentencia del Tribunal Supremo 27/2013, de 4 de febrero .' Y también: 'El Tribunal de Marca Comunitario español ( Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª), en las sentencias de 24 abril 2007 y de 1 julio 2014 , en el asunto hoteles BREEZES, advirtió en el asunto que el elemento gráfico de un sol (contenido en las marcas mixtas de la actora) no es lo que retiene el consumidor que lo percibe como complemento accesorio del denominativo. El propio apelante hace incidir en el dragón y el caballero un sentido conceptual del servicio que se espera en el establecimiento lo que disminuye su fuerza a los ojos del cliente, al igual que ocurre con los términos CLUB o MADRID ( Sentencia de TPI de 23 de octubre de 2002, caso Fifties, asunto T-104/01 ).' Teniendo presente cuanto hemos expuesto al inicio del presente razonamiento jurídico, la sala considera que concurren los presupuestos necesarios para apreciar el riesgo de asociación cuya existencia defiende la parte apelante porque: a) Ambas entidades se dedican a la misma actividad empresarial dentro del territorio nacional, en el ámbito de un mercado global en el que proliferan las cadenas de hoteles que responden a una denominación común que las identifica. La Sentencia de la sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2016 ROJ: STS 1905/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1905 declara: ' La semejanza de servicios, de restauración y catering, para los que está registrada la marca y se usan los signos de la demandada, permite advertir que la valoración llevada a cabo por el tribunal de apelación sobre la existencia de riesgo de confusión no es incorrecta. Resulta irrelevante la circunstancia de que los servicios a los que se aplica la marca registrada se presten en una localidad de la península y los servicios a los que aplica la demandada los signos controvertidos se presten en Canarias. El juicio de confusión marcaria no tiene en cuenta el riesgo efectivo, en atención al lugar geográfico dónde se usan la marca y el signo controvertido, o los canales de distribución de los productos. La protección del registro de marca se extiende a todo el territorio nacional, y consiguientemente el ius prohibendi alcanza a dicho territorio, al margen de la extensión del uso que se haga de la marca, siempre y cuando se cumpla con la exigencia del art. 39 LM .' b) La comparación de los signos en conflicto en los planos fonético y conceptual no ofrece ninguna duda, siendo lo relevante a tales efectos la utilización del termino BALMORAL tras la actividad de HOTEL. Nos remitimos a cuanto hemos dejado expuesto con ocasión del examen de la documental aportada al proceso, y las palabras clave utilizadas para la búsqueda de alojamiento.

c) Aún cuando el consumidor medio no pueda incurrir en confusión directa por razón de la distinta ubicación de los hoteles (en Barcelona y Benalmádena, respectivamente), el riesgo de asociación existe en relación al eventual origen y/o vinculación empresarial de los servicios que contrata, atendida la identidad de los signos en liza y las respectivas actividades que despliegan las litigantes. En este sentido, el TJCE, en el asunto Canon (Sentencia de 28 de diciembre de 1998) consideró riesgo de confusión aquel en virtud del cual el público pueda creer que los productos o servicios proceden de una misma empresa o empresas vinculadas económicamente.

4.3.- Sobre el uso que la demandante realiza de los signos de los que ostenta la titularidad.

La parte actora apelante, en su recurso de apelación, que nada obsta a la estimación de sus pretensiones el hecho de que su representada no haga uso exacto de sus marcas en la forma en que aparecen registradas, dado que reproduce el elemento genuinamente distintivo de las mismas, que es el término Balmoral de su contenido denominativo - el relevante en el sector hotelero -, sin que sea esencial la inclusión o no de las cuatro estrellas, o la utilización, a posteriori, en sus facturas, de la mención ABBA.

La sala considera que el motivo de apelación debe ser acogido. Y en tal sentido consideramos que las estrellas incorporadas a la marca HOTEL BALMORAL BARCELONA tiene por objeto identificar la categoría del hotel y no es elemento relevante a los efectos que ahora nos ocupa, por lo que parece conveniente la cita de la Sentencia de la Sección 15 de la Audiencia de Barcelona de 26 de enero de 2012 ROJ: SAP B 2724/2012 - ECLI:ES:APB:2012:2724 - citada por el recurrente -, en la que, vinculado al riego de confusión, se dice: ' Es completamente irrelevante, desde la perspectiva del examen del riesgo de confusión en este ámbito, el carácter y la categoría de cada uno de los establecimientos que usan el signo. Lo único relevante es que ambos son establecimientos hoteleros, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos. Por lo demás, lo significativo son los signos y no el establecimiento; son los signos los que se deben comparar, no los establecimientos, razón por la que no interesan a estos efectos las características de los establecimientos en los que se usan los signos confrontados.' Finalmente, la Sentencia de la Sección 28 de la Audiencia de Madrid de 28 de junio de 2013 ROJ: SAP M 15633/2013 - ECLI:ES:APM:2013:15633, en el marco de interpretación del artículo 39.2 a) de la Ley de Marcas, destaca el reconocimiento de ese uso efectivo cuando éste se hiciese 'con una modificación fruto, por ejemplo, de su modernización, siempre que conservase frente al público el carácter distintivo propio de la registrada, lo que supondría mantener sus elementos diferenciadores esenciales, aunque se introdujesen en ellos variaciones no sustanciales o cambios en sus elementos accesorios. Así, el signo utilizado cumpliría la carga de uso del registrado si en el tráfico mercantil fuesen percibidos como una única marca, al no alterarse la denominada impresión comercial que producen en el consumidor.' Entendemos que esta es la situación que se produce en el caso que nos ocupa, pues no cabe desconocer que la primera de las marcas de la actora data de1969, en el que la estética de la época era bien distinta de la actual, por lo que consideramos que el uso que se hace actualmente de la marca desde su plano denominativo - del que hemos destacado su relevancia en el sector - merece la protección que postula la recurrente.



QUINTO. - De cuanto se ha expuesto hasta el momento, la sala concluye en la estimación del recurso de apelación y la estimación de los pedimentos contenidos en la demanda dirigidos a la declaración y reconocimiento de la existencia de la infracción, la condena al cese en el uso del signo HOTEL BALMORAL que realiza la demandada para el hotel que gestiona bajo tal denominación en la localidad de Benalmádena, con la consecuente retirada del tráfico mercantil y de las redes telemáticas los materiales y documentos de publicidad o de negocio que sirven de soporte a la indicada denominación.

E igualmente condenamos a la demandada a la publicación, a su costa, del encabezamiento y fallo de la presente resolución en dos diarios de difusión nacional, tal y como se solicitaba en el suplico del escrito de demanda, y de conformidad con lo establecido en el artículo 41.1 f) de la Ley de Marcas.



SEXTO. - La estimación del recurso de apelación implica respecto de las costas de la primera instancia su imposición a la parte demandada con arreglo al artículo 394 de la LEC por aplicación del principio de vencimiento.

Y respecto de las costas de la apelación, la estimación del recurso implica que cada una de las partes soporte las causadas a su instancia y las comunes por mitad ( artículo 398 de la LEC), con la consecuente restitución del importe del depósito constituido para apelar a que se refiere la Disposición Adicional 15 de la LOPJ.

VISTOS los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación,

Fallo

ESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación de ESVO SA contra la Sentencia del Juzgado Mercantil 3 de Valencia de 31 de octubre de 2018, que revocamos.

ESTIMAMOS la demanda formulada por la representación de la indicada entidad frente a MED PLAYA MANAGEMENT SL y en su consecuencia: 1) Declaramos la infracción por la demandada de las marcas 536.813 HOTEL BALMORAL y 2778126 HOTEL BALMORAL BARCELONA, condenando a la expresada entidad a estar y pasar por dicha declaración, 2) CONDENAMOS a la entidad MED PLAYA MANAGEMENT SL al cese en el uso del signo HOTEL BALMORAL que realiza la demandada para el hotel que gestiona bajo tal denominación en la localidad de Benalmádena, con la consecuente condena a la retirada del tráfico mercantil y de las redes telemáticas de los materiales y documentos de publicidad o de negocio que sirven de soporte a la indicada denominación.

3) E igualmente condenamos a la demandada a la publicación a su costa, del encabezamiento y fallo de la presente resolución en dos diarios de difusión nacional.

4) Imponemos a la demandada las costas de la primera instancia.

Respecto de las costas de la apelación, cada parte soportará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, con restitución a la recurrente del importe del depósito constituido para apelar.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.