Sentencia Civil Nº 208/2013, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 154/2012 de 28 de Junio de 2013

Encabezamiento

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

Rollo de apelación nº 154/2012

Materia: Marcas

Órgano judicial de procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario nº 223/2009

Parte apelante: LA INFORMACIÓN, S.A.

Procurador/a: D. Ramón Rodríguez Nogueira

Letrado/a: Dª Carolina Pina Sánchez

Parte apelada: DIXI MEDIA DIGITAL, S.A.

Procurador/a: D. Argimiro Vázquez Guillén

Letrado: D. José Manuel Otero Lastres

SENTENCIA Nº 208/2013

En Madrid, a 28 de junio de 2013.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Alberto Arribas Hernández y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 154/2012, los autos del procedimiento número 223/2009, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 9 de octubre de 2009 por la representación de LA INFORMACIÓN, S.A. contra DIXI MEDIA DIGITAL, S.A., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba al Juzgado que dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos:

'1.- Se declare:

a. Que el periódico digital LA INFORMACIÓN.COM vulnera los derechos sobre el nombre comercial no registrado de LA INFORMACIÓN, 'LA INFORMACIÓN, S.A.'

b. Que el periódico digital LA INFORMACIÓN.COM infringe las siguientes marcas registradas titularidad de LA INFORMACIÓN:

· Marca española nº 2602316 'LA INFORMACIÓN, S.A.' (mixta); y

· Marca española nº 2699728 'GRUPO LA INFORMACIÓN' (denominativa).

c. Que la entidad DIXI MEDIA ha causado unos daños y perjuicios a LA INFORMACIÓN como consecuencia de los actos de infracción de marca que ha realizado.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a DIXI MEDIA:

a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b. A cesar en la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización de su periódico digital LA INFORMACIÓN.COM con su actual forma de presentación y en cualquier otra en la que se empleen elementos idénticos o semejantes al nombre comercial 'LA INFORMACIÓN' y a las siguientes marcas titularidad de mi representada:

· Marca española nº 2602316 'LA INFORMACIÓN, S.A.' (mixta); y

· Marca española nº 2699728 'GRUPO LA INFORMACIÓN' (denominativa).

c. A abstenerse de utilizar marcas que consistan o contengan la palabra 'LA INFORMACIÓN'.

d. A abstenerse de utilizar el nombre de dominioasí como cualquier otro nombre de dominio que reproduzca las marcas de LA INFORMACIÓN.

e. A retirar del tráfico económico el material promocional y publicitario del periódico digital 'LA INFORMACIÓN.COM' en su presentación actual.

f. Al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la actora conforme a las bases señaladas en el cuerpo de la demanda, en la cuantía que se determine en periodo de prueba, incluyendo la publicación de la sentencia en dos diarios de tirada nacional, a costa de la demandada.

g. Al pago de las costas del presente procedimiento'.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada para que se personase y contestase a la demanda, así lo hizo, para oponerse a las pretensiones deducidas de contrario, y formulando reconvención en solicitud de sentencia por la que 'se declare la caducidad de la marca de la actora reconvenida nº 2.602.316, bien sea para todos los productos y servicios de las clases 16, 35, 38 y 41 en las que figura inscrita, o bien parcialmente en aquellas clases del nomenclátor en las que no hubiera acreditado un uso efectivo y real, todo ello por falta de uso de la misma durante un periodo ininterrumpido de 5 años a contar desde la publicación de su concesión, con expresa imposición de las costas a la actora-reconvenida'.

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, con fecha 30 de junio de 2011 , cuyo fallo es el siguiente:

'QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda presentada a instancia de D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA, procurador de los Tribunales, en nombre y representación de LA INFORMACIÓN, S.A. contra la entidad DIXI MEDIA DIGITAL, S.A. y

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la reconvención presentada por el Procurador D. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN en nombre y representación de la entidad DIXI MEDIA DIGITAL, S.A. y en consecuencia DECLARO la caducidad por no uso de la marca española nº 2.602.316 'LA INFORMACIÓN, S.A.' para todos los productos y servicios de las clases 16, 35, 38 y 41 en las que figura inscrita.

En materia de costas, no ha lugar a especial pronunciamiento respecto de las mismas por lo expuesto en el fundamento de derecho último'.

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante reconvenida se interpuso recurso de apelación, que tramitado en legal forma, con oposición de la contraria, ha dado lugar al presente rollo. La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 27 de junio de 2013.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes relevantes y fijación de los términos de la controversia

1. El presente expediente tiene su origen en la demanda promovida por LA INFORMACIÓN, S.A. contra DIXI MEDIA DIGITAL, S.A. (en adelante, 'DIXI') por violación de sus derechos marcarios derivados del nombre comercial no registrado 'LA INFORMACIÓN' y de las marcas españolas nº 2.602.316 (mixta) 'LA INFORMACIÓN, S.A.' y 2.699.728 (denominativa) 'GRUPO LA INFORMACIÓN'. En la demanda, además de la declarativa, se ejercitan las acciones cesatoria, prohibitoria, de remoción, indemnizatoria y de publicación de la sentencia previstas en el artículo 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (en lo sucesivo, 'LM'). Basa sus pretensiones LA INFORMACIÓN, S.A. en la edición de un periódico digital bajo la cabecera 'LAINFORMACION.COM', que se hospeda en una página web a la que se accede a través del nombre de dominio. Entiende la actora que tanto el nombre de dominio como la cabecera del periódico digital entrañan una infracción de los derechos que, como titular del nombre comercial y las marcas indicadas, le corresponden.

Las dos marcas de LA INFORMACIÓN, S.A. aparecen registradas en las clases 16, 35, 38 y 41, y fueron concedidas, la número 2.602.316, por resolución de fecha 10 de noviembre de 2004, y la número 2.699.728, por resolución de fecha 7 de agosto de 2006. El nombre de dominio controvertido fue registrado el 25 de octubre de 1998. El periódico aparece alojado en la correspondiente página web desde el 24 de abril de 2009.

2.- Por su parte, DIXI formuló demanda reconvencional, para solicitar que se declarase la caducidad de la marca nº 2.602.316 por no uso.

3.- El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando íntegramente la demanda de LA INFORMACIÓN, S.A. y acogiendo el pedimento reconvencional de DIXI. En esencia, el rechazo de los pedimentos de la entidad promotora del expediente se justifica con los siguientes argumentos: (i) no ha resultado acreditado el uso de 'LA INFORMACIÓN' como nombre comercial; (ii) no cabe apreciar infracción marcaria alguna en relación con la marca mixta nº 2.602.316, toda vez que no ha resultado acreditado su uso en los términos previstos en el artículo 41.2 LM ; (iii) no existe vulneración de la marca número 2.699.728 'GRUPO LA INFORMACIÓN', a pesar de la semejanza aplicativa de los signos enfrentados, dada la disimilitud de estos y el escaso carácter distintivo del elemento 'la información' en el que coinciden. 4.- La sentencia acogió el pedimento reconvencional de DIXI y declaró caducada por falta de uso la marca nº 2.602.316, al considerar que el signo efectivamente utilizado como tal por LA INFORMACIÓN, S.A. entraña una alteración significativa respecto de la forma bajo la cual se halla registrada la marca.

5.- Disconforme con la decisión adoptada en la primera instancia, LA INFORMACIÓN, S.A. interpuso recurso de apelación. En los apartados que siguen abordaremos las cuestiones suscitadas en los diferentes capítulos impugnatorios.

SEGUNDO.- LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL NOTORIO NO REGISTRADO

6.-El primer apartado del recurso se endereza a combatir el juicio que contiene la sentencia impugnada considerando no acreditada la utilización de 'LA INFORMACIÓN' a modo de nombre comercial por parte de la apelante. Sostiene la recurrente que los documentos acompañados con la demanda (señala en concreto los señalados con los números 14, 21, 22, 26, 27, 29, 32 y 34) y el resultado que arrojó el interrogatorio de testigos imponen la conclusión contraria, criticando a tal fin la valoración que de esas pruebas, particularmente la testifical, efectuó la juez de primera instancia. Asimismo, mantiene LA INFORMACIÓN, S.A. que las declaraciones escritas recogidas en el documento número 34 de la demanda, y la prueba testifical practicada acreditan igualmente que el nombre 'LA INFORMACIÓN' es notoriamente conocido como identificativo de la apelante en el sector de los medios de comunicación español. Todo ello, acompañado de la cita constante de la sentencia dictada con fecha 26 de mayo de 2011 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra , en la segunda instancia del procedimiento que ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS, S.L. promovió contra LA INFORMACIÓN, S.A. en ejercicio de la acción declarativa de dominio sobre el nombre de dominio, al haberse alcanzado en ella la misma conclusión que defiende la recurrente, a partir, se apuntala, de elementos probatorios coincidentes con los obrantes en las presentes actuaciones.

Valoración del Tribunal

7.- La resolución de la contienda en este punto pasa por abordar una cuestión previa, cual es la pertinencia de la tutela jurídica impetrada por la parte recurrente. Se trata, en definitiva, de elucidar si el usuario de un nombre comercial no registrado puede irrogarse, al amparo de la legislación marcaria, la condición de titular de un ius prohibendi respecto de signos identificativos ulteriores.

8.- La sentencia impugnada acomete esta cuestión en las páginas 9 a 11. Allí se exponen adecuadamente los términos del debate, aunque la conclusión que finalmente se alcanza, en el sentido de que 'el titular de un nombre comercial no registrado notoriamente conocido en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París podrá ejercer el ius prohibendi previsto en el art. 34, salvo lo previsto en el apartado 2 letra c) de este artículo', no es acertada.

9.- Aún bajo la vigencia de la ley 32/1988, de 10 de noviembre, el Alto Tribunal venía señalando que los artículos 77 y 78 sancionaban un sistema mixto de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, con repercusiones en cuanto al alcance de la protección conferida a su titular. Así lo expresa la sentencia de 7 de noviembre de 2008 :

'[...] Uno de ellos (de los sistemas de adquisición del derecho sobre el nombre comercial) es el registro, calificado como potestativo, pero imprescindible para que el titular pueda utilizar en exclusiva, en el tráfico económico, el nombre registrado, con las facultades, respecto de un signo confundible con el suyo, de prohibir que otro lo utilice sin su consentimiento - artículos 81, 31, 35 y 36 -; de oponerse a que lo registre; o, mediante la acción de nulidad de poner fin a la vigencia del asiento incorrecto - artículos 81, 12.1.b), 48 a 50 -. //El segundo modo de adquirir el derecho es el mero uso, si bien la protección del mismo está limitada, exclusivamente, a considerarlo fuente de la facultad, ejercitable durante un tiempo, de anular un registro confundible.' (énfasis añadido).

Fuera de este limitado ámbito, la tutela del nombre comercial no registrado había de vehicularse a través de otros mecanismos previstos en el ordenamiento, particularmente las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal, siempre que concurriesen las condiciones precisas para ello.

10.- Dicho criterio aparece reforzado en contemplación del régimen instaurado por la vigente LM. La sentencia del Alto Tribunal de 13 de abril de 2012 lo pone de manifiesto con claridad meridiana al pronunciarse en los siguientes términos (fundamento jurídico cuarto):

'[..] el artículo 2, apartado 1, de la misma atribuye carácter constitutivo al registro del nombre comercial - poniendo fin a las dudas que generó el artículo 78 de la derogada Ley 32/1988 sobre la naturaleza potestativa del mismo - y el artículo 90 condiciona al registro el reconocimiento del derecho de exclusión - que, como se dijo, fue el ejercitado en su demanda por Kemika SpA -.

Es cierto que el artículo 87, apartado 3, de la Ley 17/2001 dispone que serán de aplicación al nombre comercial las normas de la misma relativas a las marcas. También lo es que el artículo 34, apartado 5, de la propia Ley reconoce el derecho exclusivo al titular de las marcas no registradas si fueran notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París - salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 de citado artículo 34 -. Pero, además de que el artículo 90 de la repetida Ley condiciona expresamente el derecho de exclusión al registro del nombre comercial - lo que, se dirá, también hacen para las marcas los artículos 2, apartado 1, y 34, apartado 1, sin que ello impida la aplicación de la excepción unionista -, el canon hermenéutico de la totalidad invita a considerar que el mencionado artículo 34, apartado 5, se remite a una norma que en el Convenio está específicamente referida a las marcas - al nombre comercial lo hace el artículo 8 -. Además el legislador español, cuando ha querido atribuir consecuencias jurídicas al nombre comercial no registrado lo ha dispuesto expresamente - artículo 9, apartado 1, letra d, de la Ley 17/2001 -.

Lo expuesto implica admitir que la protección que impone el artículo 8 del Convenio de la Unión de París , sin determinar su contenido, se obtiene en nuestro vigente sistema, tratándose de nombres comerciales no registrados, en el ámbito tabular, por la vía que abre el artículo 52, apartado 1, en relación con el 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , y, fuera de aquel, por medio de las acciones que reconoce la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, para la protección del correcto funcionamiento del mercado'.

11.- De cuanto antecede se desprende sin necesidad de más consideraciones la improsperabilidad de las pretensiones de la parte demandante y aquí apelante en el punto que nos ocupa, lo que nos exime de entrar en el examen de los concretos motivos de impugnación expresados en el escrito de recurso.

TERCERO.- CADUCIDAD DE LA MARCA Nº 2602316 (MIXTA) 'LA INFORMACIÓN, S.A.'

12.- El segundo apartado del escrito de recurso se focaliza en el pronunciamiento de la sentencia impugnada declarando caducada por falta de uso la marca número 2602316 (mixta) 'LA INFORMACIÓN, S.A.'.

13.- La apelante, al contestar a la demanda reconvencional formulada de contrario, había negado la falta de uso que se le imputaba de contrario, alegando que sí había usado su marca, si bien con ligeras variaciones sobre su forma registral que no alteraban el elemento distintivo de aquella, y que, por lo tanto, a tenor del artículo 39.2 LM , ninguna falta se le podía imputar.

14.- La sentencia rechaza tales descargos, al considerar que el signo utilizado según los documentos aportados entrañaba una alteración significativa del carácter distintivo del signo registrado, no pudiendo en consecuencia entrar en juego el artículo 39.2.a) LM .

La marca figura registrada así:

El signo que fue objeto de consideración por la juzgadora de la anterior instancia es el siguiente:

15.- En la sentencia se argumenta a mayor abundamiento que la apelante había solicitado el registro como marca del signo que pretendía presentar como mera modernización de la marca controvertida, lo que la juzgadora considera signo elocuente de la diferencia existente entre tales signos, valorando el posicionamiento defensivo de la recurrente en este proceso como una actuación contraria a sus propios actos.

16.- LA INFORMACIÓN S.A. basa su recurso en dos extremos:

16.1. Fueron dos las 'variantes' que utilizó. Ambas deberían haber sido objeto de consideración, pero no ocurrió así, ya que la sentencia toma en cuenta únicamente la segunda.

[NB: Careciendo de la posibilidad de incorporar aquí la correspondiente imagen, diremos que en esa otra variación no tenida en cuenta por el juez a quo se utilizan los mismos signos, colores y esquema de composición que la marca registrada, con las siguientes modificaciones: se suprime ', s.a.' al final del elemento denominativo y se añade delante de 'la información' la palabra 'grupo' en color negro].

16.2. Las modificaciones introducidas en las dos variantes utilizadas no alteran la impresión comercial ('commercial impression', 'Unterscheidungskraft') del signo registrado. Se postula tal conclusión en base a considerar que la distintividad le viene dada a la marca registrada por la utilización de un signo distintivo horizontal compuesto por un gráfico formado por un círculo que enmarca la letra 'i', seguido de 'la información', todo ello representado en color azul. Mantiene la parte recurrente que tales elementos y disposición se mantienen en las dos variantes utilizadas.

Análisis del Tribunal en relación con la primera variante a la que hace referencia la parte apelante (la que no fue tomada en cuenta por el juzgador de la anterior instancia)

17. Abordaremos primeramente el punto relativo al uso del signo no considerado por la juzgadora de la anterior instancia. En su recurso (página 14) LA INFORMACIÓN, S.A. señala única y exclusivamente, en acreditación de tal uso, el documento número 5 de los acompañados en su día con el escrito de contestación a la demanda reconvencional (el documento obra en el tomo VII, f. 101 ss.). Es de observar que en este último escrito, LA INFORMACIÓN, S.A. apuntaba el documento de referencia como prueba de la utilización de su marca para distinguir servicios educativos prestados por esta parte (página 8, f. 23 del tomo VII).

18.- El documento señalado contiene copias de páginas interiores del periódico 'Diario de Navarra' correspondientes a los ejemplares de 18 de marzo, 15 de marzo, 18 de abril y 30 de mayo de 2005, en las que se inserta un anuncio destacado sobre la celebración de conferencias o charlas, del mismo formato en todos los casos, en cuyo pie figura el signo de referencia. Lo que nos interesa destacar es que esos mismos documentos que al contestar la reconvención se presentan como prueba de la utilización de la marca (modificada) para distinguir servicios educativos prestados por LA INFORMACIÓN, S.A. (debemos notar a este respecto que la marca número 2602316 está registrada para servicios de la clase 41, entre ellos 'educación, formación'), al momento de demandar (páginas 30 y 31 de la demanda, y documento número 32, obrante al tomo IV, en concreto, f. 342, 344 y 346) no se presentaron como tales, sino como muestra de la actividad de patrocinio de actos, acontecimientos o proyectos ajenos (en el caso, esas mismas actividades formativas que solo ahora se pretenden prestadas por la recurrente).

19.- No le es dable a las partes ir modificando sus alegatos durante el transcurso del proceso.

20.- Amén de ello, con tan escasos elementos de convicción (4 anuncios en prensa diaria en un periodo de dos meses y medio), resulta complicado rebatir las objeciones de la parte apelada en el sentido de que, en todo caso, se trataría de un uso esporádico, insuficiente para llenar esas mismas exigencias de uso real y efectivo apuntadas.

Análisis del Tribunal en relación con la segunda variante a la que hace referencia la parte apelante (la que es objeto de consideración en la sentencia recurrida)

21.- Por lo que se refiere al signo que sí fue objeto de consideración en la sentencia, a las cuestiones que en el recurso se plantean en relación con el análisis efectuado en la misma ha de sumarse en nuestro examen otro aspecto en el que la apelada incide con particular énfasis, hasta el punto de convertirlo en eje central de su oposición. En concreto, aduce DIXI que dicho signo ha sido objeto de registro por la parte contraria como marca independiente (se solicitó con fecha de mayo de 2009 y se otorgó con fecha 6 de noviembre de 2009 -marca mixta número 2.874.722). Invoca DIXI al respecto la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, C-234/06 ,Il Ponte Finanziaria/OAMI, cuando establece en su apartado 86 que '[...] no es posible extender, por medio de la prueba de uso, la protección otorgada por una marca registrada a otra marca registrada, cuyo uso no ha sido establecido, en razón de que esta última no es más que una ligera variación de la primera', así como la de 29 de julio de 2010, C-214/2009, Anheuser-Busch, Inc. Con ello pretende subrayar la parte apelada la inidoneidad del uso del signo destacado por la recurrente para integrar un uso efectivo y real de la marca de cuya caducidad estamos tratando.

22.- La doctrina a la que hace referencia la parte apelada ha de entenderse matizada por la ulterior sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2012, C-553/11 , Bernhard Rintisch, que se pronuncia en los siguientes términos:

'20 Por otra parte, debe señalarse que del tenor del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 no se desprende en modo alguno que la forma diferente bajo la que se utiliza la marca no pueda estar a su vez registrada como marca. En efecto, el único requisito que establece dicha disposición es que la forma utilizada sólo puede diferir de la forma bajo la que la marca ha sido registrada en elementos que no alteren el carácter distintivo de ésta.

[...]

24 Por consiguiente, el registro como marca de la forma en la cual se utiliza otra marca registrada, forma que difiere de aquella bajo la que esta última marca está registrada sin alterar el carácter distintivo de ésta, no impide la aplicación del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 .'

A continuación, la sentencia explica la coherencia de esta formulación con el juicio contenido en la sentencia Il Ponte Finanziaria del que se hace eco la parte apelada:

'25 Esta interpretación no contradice la que resulta de la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada -en particular, el apartado 86 de la misma, mencionado en la resolución de remisión-.

26 En el asunto que originó dicha sentencia, el Tribunal de Justicia conocía de un litigio en el que una parte invocaba la protección de una «familia» o «serie» de marcas similares, con el fin de apreciar el riesgo de confusión con la marca cuyo registro se solicitaba. Dicho litigio versaba sobre el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE ) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), disposición que se correspondía, en el momento en el que ocurrieron los hechos de aquel litigio, con el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 , siendo el tenor de dichas disposiciones esencialmente idéntico.

[...]

29 En este contexto particular de la supuesta existencia de una «familia» o «serie» de marcas debe entenderse la afirmación del Tribunal de Justicia, en el apartado 86 de la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, de que el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 -y, por tanto, el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 - no permite ampliar, mediante la prueba de su uso, la protección que recibe una marca registrada a otra marca registrada cuyo uso no se ha demostrado, debido a que ésta no es más que una ligera variante de la primera. En efecto, no puede invocarse el uso de una marca para justificar el uso de otra marca, dado que el objetivo es demostrar el uso de un número suficiente de marcas de una misma «familia».

23.- En todo caso, cuando se produjo el uso del signo que estamos contemplando, el mismo no figuraba registrado como marca, lo que desvirtúa el alegato opuesto por la apelada. Por todo ello tal alegato debe ser rechazado.

24.- Por lo demás, la sentencia Bernhard Rintisch nos proporciona argumentos para rebatir los que con el carácter de óbiter dicta se recogen en la sentencia y que la parte apelada integra en su escrito de oposición, en el sentido de que el hecho de proceder al registro del signo utilizado como marca independiente vendría a demostrar la existencia de diferencias sustanciales entre aquel y el que ya tenía registrado LA INFORMACIÓN, S.A., viendo en la postura adoptada en el proceso por dicha mercantil, tanto la sentencia como DIXI ,una conducta contraria a los propios actos. Como dice la citada sentencia:

'21 En cuanto a la finalidad del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 , procede señalar que esta disposición, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, tiene por objeto permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate.

22 Pues bien, se pondría en peligro este objetivo si, para demostrar el uso de la marca registrada, se exigiese el requisito adicional de que no puede haber sido registrada a su vez como marca la forma diferente bajo la que se usa dicha marca. En efecto, el registro de nuevas formas de una marca permite, en su caso, anticipar los cambios que puedan ocurrir en la imagen de la marca y, así, adaptarla a la realidad de un mercado en evolución'.

25.- Entrando en el fondo de la cuestión, el armazón argumental sobre el que la apelante construye su discurso relativo a que el signo que utilizó no entrañaba más que una variante de su marca registrada dentro de los límites impuestos por el artículo 39.2.a) LM ya nos es conocido (vid. apartado 16.2 supra).

26.- El planteamiento teórico del que parte LA INFORMACIÓN, S.A., identificando la alteración de la impresión comercial como parámetro para valorar si ha habido modificación que altere de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que se encuentra registrada, resulta acertado. Ya en sentencia de fecha 8 de mayo de 2008 indicábamos lo siguiente: 'El artículo 39.2.a de la Ley 17/2001 admite, en efecto (y con mayor precisión al respecto que la que se derivaba del artículo 4.2.a de la Ley 32/1988 ), la posibilidad de que la utilización de la marca en forma diferente a la que consta en el registro pueda satisfacer la carga de uso de la registrada. Para que se produzca este efecto sería preciso que la marca empleada sólo variase en elementos que no alterasen de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en la que se halla registrada. Supondría, pues, un uso efectivo de la marca que se hiciese con una modificación fruto, por ejemplo, de su modernización, siempre que conservase frente al público el carácter distintivo propio de la registrada, lo que supondría mantener sus elementos diferenciadores esenciales, aunque se introdujesen en ellos variaciones no sustanciales o cambios en sus elementos accesorios. Así, el signo utilizado cumpliría la carga de uso del registrado si en el tráfico mercantil fuesen percibidos como una única marca, al no alterarse la denominada impresión comercial que producen en el consumidor.' (énfasis añadido).

27.- Como señalamos en sentencia de 5 de abril de 2010 , los márgenes de tolerancia en la utilización de una marca en forma distinta a la que fue registrada (a efectos de poder considerar comprendido tal uso dentro del ámbito de protección dispensado por el registro marcario) se desprenden claramente de cuanto se acaba de exponer: no alteración de manera significativa de la forma bajo la que se consiguió el registro, mantenimiento de los elementos diferenciadores esenciales, no alteración de la impresión comercial producida en el consumidor.

28.- Recordemos los términos de referencia:

Marca registrada Signo utilizado

29.- El elemento con mayor fuerza distintiva en la marca registrada está constituido por el gráfico. Consideramos que las modificaciones operadas sobre dicho elemento en el signo utilizado no son tan leves como pretende la parte recurrente. Al hablar de que los elementos que lo integran (descritos como 'letra 'i' enmarcada en un círculo'), el color azul utilizado en el mismo, su posición en el conjunto de la marca y el concepto evocado permanecen inalterados, LA INFORMACIÓN, S.A. está efectuando una descripción en exceso genérica y que prescinde de los detalles. Así, se aprecian variaciones notables en cuanto a los elementos que integran el gráfico, la forma de colorarlo y su posición en el signo, pues los dos trazos conformando una elipse no cerrada, la grafía sumamente característica de la letra (en sus dos elementos, el palo y el punto) y la disposición ciertamente peculiar de esta última en el gráfico, la utilización del color azul para teñir los elementos que conforman aquel sobre un fondo blanco y la proyección de la elipse sobre el elemento denominativo de la marca han sido alterados en el signo utilizado, con el resultado que es de ver más arriba.

30.- A falta de prueba específica del impacto que tales cambios hubiesen podido producir en la percepción del consumidor medio, verdadero elemento de contraste, los miembros del Tribunal, asumiendo ese patrón, consideran que el signo utilizado puede provocar una impresión comercial distinta de la del signo registrado.

CUARTO.- VIOLACIÓN DE LA MARCA NÚMERO 2.699.728 (DENOMINATIVA) 'GRUPO LA INFORMACIÓN'

31.- La sentencia impugnada dedica los fundamentos de derecho noveno a undécimo (el octavo se centra, básicamente, en la identificación de los diferentes signos en liza) al examen de la cuestión relativa a la vulneración de las marcas de LA INFORMACIÓN, S.A., en los términos que, de forma simplificada, a continuación se exponen.

31.1.- A partir de las conclusiones alcanzadas en relación con el nombre comercial 'LA INFORMACIÓN' y la marca número 2.602.316, se contempla como posible objeto de violación exclusivamente la marca denominativa número 2.699.728 'GRUPO LA INFORMACIÓN'.

31.2.- Por lo que se refiere a los elementos potencialmente infractores, la juzgadora de la anterior instancia estima que el hecho de que el nombre de dominiose hubiese registrado con anterioridad no excluye que LA INFORMACIÓN, S.A. pueda invocar el ius prohibendi que le incumbe como titular de su marca, en la medida en que el dato fundamental para tal juicio viene dado no por el registro del nombre de dominio, sino por el uso que se viene haciendo del mismo para la comercialización de un periódico digital bajo la cabecera a la que después aludiremos (recordemos que este último aparece alojado en la página web a la que se accede a través del nombre de dominio controvertido con posterioridad a la fecha de registro de la marca de la promotora del presente expediente)

31.3.- La sentencia sitúa el examen que requiere la denuncia de infracción en el ámbito del artículo 34.2.b) LM . Tras exponer adecuadamente la doctrina general sobre los parámetros que han de guiar la evaluación de infracción bajo el precepto de referencia, la sentencia desciende al examen del caso a la luz de aquellos. Concluye que, no obstante darse una semejanza aplicativa, la desemejanza de los signos enfrentados y el escaso carácter distintivo de la locución 'la información' provoca que no exista riesgo de confusión, como factor determinante de la operatividad del ius prohibendi que al titular marcario confiere el artículo 34.2.b) LM . Debemos precisar que, en lo que al presunto signo infractor se refiere, el juez a quo toma como referente únicamente el signo utilizado como cabecera del periódico digital que se difunde a través de la página web a la que aquel da acceso (páginas 27 y 28 de la sentencia), el cual luce así:

32.- El recurso dedica a esta cuestión el apartado tercero. En él sigue insistiendo LA INFORMACIÓN, S.A. en que el tema debería ser abordado tomando como referentes (esto es, como objeto de la infracción) no solo la marca número 2.699.728, sino también el nombre comercial 'LA INFORMACIÓN' y la marca número 2.602.316 (mixta) 'LA INFORMACIÓN, S.A.'.

33.- Conviene que nos detengamos en este punto. Como se desprende de apartados precedentes, las conclusiones alcanzadas por el juez de la anterior instancia respecto del nombre comercial y de la marca 2.602.316 han de reputarse acertadas, aunque discrepemos en las razones dadas. De esta forma, el enfoque adoptado en la sentencia respecto al posible objeto de infracción es el adecuado. No es esto, sin embargo, lo que ahora queremos enfatizar, sino el hecho de que tales consideraciones han de llevar a filtrar el discurso impugnatorio del escrito de recurso, el cual en ocasiones se construye al margen de tal escenario, como cuando, al examinar la similitud de signos se alude a las indicaciones finales 'S.A.' o a que el signo 'i' es muy parecido (lo cual solo tiene sentido en relación con la marca 2.602.316). Y lo mismo puede decirse respecto del argumentario del escrito de oposición de DIXIT, construido sin apenas matices sobre la reproducción del desplegado en la contestación a la demanda, el cual contempla ese otro escenario más amplio.

34.- Mantiene la recurrente que, aún circunscribiéndonos a la marca denominativa número 2.699.728 'GRUPO LA INFORMACIÓN', el resultado del examen de confundibilidad efectuado en la sentencia recurrida es erróneo. Contrariamente a las conclusiones que en ella se alcanzan, entiende la parte que concurren los requisitos precisos para la entrada en juego del artículo 34.2.b) LM : (i) hay similitud de signos, derivada del empleo de la locución 'la información' en los signos enfrentados; (ii) dicha locución tiene suficiente distintividad; (iii) existe similitud aplicativa (lo cual ya venía afirmado en la propia sentencia, si bien la parte recurrente enfatiza -no sabemos muy bien a qué efectos, pues lo que hay que tener en cuenta en el juicio que se nos demanda es aquello para lo que está regitrada la marca- que su rango de actividad en el sector de las comunicaciones es muy amplio); (iv) concurre un indudable riesgo de 'confusión y/o asociación', como se desprende del resultado de la prueba testifical practicada, invocando igualmente la parte recurrente en este punto las conclusiones alcanzadas al respecto en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Primera, señalada en el parágrafo 6 de la presente fundamentación jurídica. Concluye este apartado del recurso con un aparte recapitulatorio en el que se remarca que es el uso específico que por la contraparte se ha hecho del nombre de dominio el factor determinante de la infracción jurídica que apuntala las pretensiones de LA INFORMACIÓN, S.A., y se alega la necesidad de contemplar los conflictos entre marcas y nombres de dominio con criterios estrictos.

35.- Por su parte, DIXI, contradice los planteamientos de la apelante con los siguientes argumentos: (i) niega que la locución 'la información' constituya el elemento dominante de los signos en liza, observando que el hecho de que de contrario se la señale como tal solo obedece a que es el único elemento en el que aquellos coinciden; (ii) se remite al análisis realizado en el escrito de contestación a la demanda en cuanto a los criterios que han de seguirse en el juicio sobre el riesgo de confundibilidad y su aplicación al caso concreto, que habría de resultar en la negación de la existencia de tal riesgo (teniendo en cuenta la disimilitud de signos y de productos, el escaso carácter distintivo de 'información' en el sector de actividad en el que se contextualiza la contienda y la percepción del consumidor medio en los términos que a continuación se exponen); (iii) reproduciendo lo afirmado en el escrito de contestación, enfatiza en el escrito de oposición al recurso que la especial atención que cabe predicar del consumidor medio en el sector que nos ocupa, habida cuenta el carácter escasamente identificativo de las marcas o cabeceras de los periódicos, lleva a aquel a distinguir adecuadamente las diferentes publicaciones a pesar de que puedan coincidir en el empleo de términos descriptivos (como es el caso de la palabra 'información'), lo que excluye el riesgo de confusión; (iv) LA INFORMACIÓN, S.A. no ha acreditado que exista para los consumidores riesgo de confusión entre su marca y el nombre de dominio empleado por DIXI.

Valoración del Tribunal

36.- Las condiciones específicas para que el titular de una marca registrada pueda prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares han quedado claramente identificadas por el Tribunal de Justicia al interpretar el artículo 5.1.b) de la Directiva 89/104 (en adelante, 'la Directiva'). La sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings Limited O2 (UK), C-533/06 , haciéndose eco de la reiterada jurisprudencia establecida al efecto (se citan allí las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01 ; de 16 de noviembre de 2004 , Anheuser-Busch, C-245/02; de 6 de octubre de 2005, Medion, Convenio Colectivo de Empresa de MOREQUE, S.A. (HOTEL H10 OASIS MOREQUE)/04 ; de 25 de enero de 2007 , Adam Opel, C-48/05; y de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06 ), señala que el uso de ese otro signo se reputará infractor cuando concurran los siguientes requisitos (apartado 57): (i) ha de producirse dentro del tráfico económico; (ii) tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca; (iii) tiene que producirse para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada; y (iv) debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, debido al riesgo de confusión por parte del público.

37.- El 'riesgo de confusión' constituye el requisito específico para la protección que brinda el artículo 5.1.b) de la Directiva ( sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, C-487/07 , L'Oreal, apartado 59). El mismo ha sido definido como el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( sentencias de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 17; Medion, ya citada, apartado 26; de 10 de abril de 2008 , Adidas et Adidas Benelux, Convenio Colectivo de Empresa de PLAYA NEGRA, S.A./07, apartado 28; y O2 Holdings Limited O2 (UK), ya citada, apartado 59). En este sentido, el concepto de riesgo de asociación que también se recoge en la formulación legal no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste (sentencia Lloyd Schuhfabrik, ya citada, apartado 17 y sentencia de 11 de noviembre de 1997, Sabel, C-251/95 , apartados 18 y 19).

38.- En lo referente a los factores a tener en cuenta para la apreciación del riesgo de confusión tampoco resultan polémicos, apunta el décimo considerando de la Directiva que la apreciación de la existencia del mencionado riesgo 'depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud de la marca y el signo y entre los productos o servicios designados'. Sobre esta base, el Tribunal de Justicia tiene dicho que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes (sentencias Sabel, apartado 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 18; Medion, apartado 27; Adidas et Adidas Benelux, apartado 29).

39.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante de la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (por todas, sentencia Medion, ya citada, apartado 28).

40.- Cuanto antecede constituye lugar común. Y, desde luego, no puede decirse por los escritos de alegaciones de las partes que a estas les resulte desconocido. Se ha considerado necesario recogerlo, sin embargo, como indudable referente de nuestro análisis, aunque ello suponga una concesión a la no siempre deseable prolijidad.

41.- El adecuado examen de la controversia que se nos somete ha de partir de la distinción entre la problemática referida al nombre de dominio y la relativa a la cabecera del periódico digital que aloja la página web a la que se accede a través de aquel. Esta distinción no siempre, o al menos no siempre con la claridad deseable, se refleja en los alegatos de las partes ni en el discurso argumental de la sentencia impugnada.

42.- El nombre de dominiopresenta un matiz específico, cual es la anterioridad de su registro, sobre el que la parte aquí apelada construyó prácticamente en exclusiva su discurso opositor a las pretensiones contrarias referidas al mismo. El planteamiento de DIXI es extremadamente sencillo: todo se resolvería en una cuestión de prioridad de registro, conforme al principio general del Derecho ''prior in tempore, potior in iure'. De esta forma, sostiene la parte, habiéndose registrado el nombre de dominio en el año 1998, y la marca pretendidamente vulnerada en el año 2006, esta última no resultaría oponible a aquel.

43.- Rechazamos tal enfoque. Teniendo en cuenta que lo que se pretende hacer valer no es otra cosa que una precedencia de derechos, el decaimiento del ius prohibendi del que está investida LA INFORMACIÓN, S.A. por efecto de la concesión de su marca exigiría por parte de DIXI el ejercicio de la correspondiente acción de nulidad del registro de la marca, bien al amparo del artículo 51.1.b) LM , bien al amparo del artículo 52.1 LM , en el supuesto de que la segunda se considerase titular de un derecho legítimo sobre el nombre de dominio reconducible al artículo 9 LM . En tanto no sea declarada nula, la marca de LA INFORMACIÓN, S.A. resulta, utilizando la misma terminología que DIXI, 'plenamente oponible' al nombre de dominio de esta última entidad.

44.- Entendemos que concurren las circunstancias precisas según la doctrina expuesta en apartados precedentes para apreciar que con el empleo que se está haciendo tanto del nombre de dominio como de la cabecera del periódico digital se genera riesgo de confusión, vulnerándose de esta forma los derechos marcarios de la apelante. Y ello, a partir de las consideraciones que siguen.

45.- El nombre de dominio coincide con el elemento denominativo central de la marca de la apelante ('la información'). Consideramos irrelevantes las diferencias resultantes del empleo de la palabra 'grupo' en la marca, por su nula fuerza distintiva, así como del empleo de '.com', la unión de las palabras 'la' e 'información' y la falta de acentuación de esta palabra en el nombre de dominio, por venir estas últimas notas impuestas por el protocolo de asignación de este tipo de signos, debiendo estimarse por ello que su fuerza diferenciadora es nula. En cuanto a la cabecera, la parte denominativa presenta una semejanza sustancial con los términos característicos de la marca de la apelante; tampoco en este caso consideramos que la unión de palabras, la falta de acentuación y el añadido '.com' sean elementos que marquen una diferencia relevante en el entorno (internet) en el que debemos situarnos.

46.- La marca de la apelante se concedió, entre otras, para la clase 41, dentro de la cual se incluye (número base 41009) el 'suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables', y, específicamente (número base 410091), la 'publicación electrónica de libros y periódicos en línea', naturaleza esta de la que participan los servicios de red que se ofertan bajo la cabecera controvertida y a los que se accede a través del nombre de dominio en liza. Hay identidad aplicativa. Ninguna acogida merecerían, por lo tanto, los descargos de la parte apelada que pretenden encontrar cobertura para la utilización de los signos controvertidos en la marca número 2.832.149, , de su titularidad, otorgada por resolución de fecha 7 de abril de 2009 para productos de la clase 9, que comprende 'publicaciones electrónicas descargables' (número base 090657).

47.- La parte apelada señala como factor que adquiere en el caso un valor esencial el carácter descriptivo del término 'información' en relación con los servicios distinguidos con la marca de la contraria, considerando, por ello mismo que se trata de un elemento sujeto al imperativo de disponibilidad. Sobre este particular tiene dicho el Tribunal de Justicia en la sentencia Adidas Adidas Benelux, ya citada, lo siguiente:

'30 El hecho de que para los operadores económicos exista la necesidad de que el signo esté disponible no forma parte de esos factores pertinentes (se está haciendo referencia a los 'factores pertinentes del caso concreto' que han de tenerse en cuenta para la apreciación del riesgo de confusión). En efecto, tal como resulta del tenor del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva y de la jurisprudencia antes citada, la respuesta a la cuestión de si existe riesgo de confusión debe basarse en la percepción del público de los productos cubiertos por la marca del titular, por una parte, y de los productos cubiertos por el signo utilizado por el tercero, por otra.

31 Además, los signos que deben estar en principio disponibles para el conjunto de los operadores económicos pueden ser utilizados de forma abusiva con el fin de generar confusión en la mente del consumidor. Si en semejante contexto el tercero pudiera ampararse en el imperativo de disponibilidad para utilizar libremente un signo similar a la marca, sin que el titular de esta última pudiese oponerse a ello invocando el riesgo de confusión, se estaría vulnerando la aplicación efectiva de la regla establecida en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva'.

48.- En este contexto, la fuerza diferenciadora del elemento gráfico incorporado a la cabecera (la 'i' prolongada en su extremo inferior en sentido circular sobre un fondo igualmente circular de color amarillo), como factor excluyente del riesgo de confusión resulta fuertemente matizada. Cabe traer a colación, como marco genérico de análisis, la doctrina establecida en la sentencia Medion, ya citada (apartados 32 y 33), en el sentido de que la verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada, en el caso de un signo compuesto, al requisito de que la impresión de conjunto que produce el mismo esté dominada por el elemento coincidente de la marca anterior, pues ello llevaría a privar al titular de esta última del derecho exclusivo que le confiere el artículo 5.1 de la Directiva aun cuando su marca ocupara una posición distintiva y autónoma, aunque no dominante, en el signo ulterior. En el caso presente, además, resulta más que dudoso que la parte denominativa de la cabecera desempeñe un papel absolutamente subordinado y que la parte gráfica domine la impresión de conjunto. En todo caso, si parece que pueda afirmarse que la parte denominativa ocupa en el signo controvertido una posición distintiva y autónoma. Más aun cuando solo se puede acceder al periódico digital mediante la previa utilización de esa misma parte denominativa (vía barra de búsqueda o enlace) en el correspondiente dispositivo telemático.

49.- DIXI niega la existencia de riesgo de confusión acudiendo a los específicos atributos que asigna al consumidor medio en el sector de las publicaciones impresas y digitales. En concreto, alude al especial grado de atención que ha de suponérsele en un entorno en el que la pauta es el carácter escasamente identificativo de las marcas-cabeceras, lo que habría de llevar a excluir el riesgo de confusión derivado de la utilización de la palabra 'información' en sus signos, en la medida en que dicha expresión participa de tal nota, señalando a tal efecto la existencia de numerosas publicaciones que la incorporan en su cabecera.

Entendemos que tal discurso ha de ser modulado a la vista de las circunstancias del caso. Aquí, el nombre de dominioconstituye la única forma de acceder a la dirección IP asignada al equipo en el que se ofrece el periódico digital. Dicho nombre, asignado en particular y en exclusiva al equipo identificado con esa dirección IP, como ya expusimos carece de elemento que le singularice siquiera mínimamente frente a la parte nuclear de la marca denominativa enfrentada, a diferencia de lo que sucede con las cabeceras de las publicaciones que la parte indica a título de ejemplo. Y se da acceso a un periódico digital cuya cabecera incorpora, también, ese núcleo de la marca de la parte contraria. Por otra parte, el canal de acceso al periódico digital es unidireccional. De esta forma, la capacidad del consumidor para contrastar la existencia de productos que incorporando elementos próximos en su identificación tengan un origen empresarial distinto resulta limitada.

50.- Las similitudes apreciadas entre los signos en liza, la identidad de los servicios para los que se utilizan y los demás factores pertinentes examinados en los apartados que preceden, nos llevan a concluir que la utilización que la parte apelada viene haciendo de sus signos comporta un indudable riesgo de confusión del público en el sentido definido por la jurisprudencia comunitaria, entrando de lleno en el ámbito de prohibición de los artículos 34.2.b ) y 32.3.e) LM . La demanda por parte de la apelada de un estudio de mercado para demostrar la existencia de tal riesgo se nos presenta como una exigencia exorbitante, innecesaria a la vista de las circunstancias del caso, no apreciando el Tribunal especiales dificultades para formular una valoración según el patrón del consumidor medio aplicable a partir de los elementos de juicio más arriba señalados.

QUINTO.- PRONUNCIAMIENTOS SUBSIGUIENTES A LA APRECIACIÓN DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA NÚMERO 2.699.728 (DENOMINATIVA) 'GRUPO LA INFORMACIÓN'

51.- A la vista de las consideraciones precedentes, procede declarar que el periódico digital LAINFORMACION.COM infringe la marca denominativa número 2.699.728 'GRUPO LA INFORMACIÓN', condenando a DIXI a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda). Procede igualmente, de conformidad con el artículo 41.1.a) LM , condenar a DIXI a cesar en la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización de su periódico digital LAINFORMACION.COM en su actual forma de presentación (punto 2.b). También ha de ser acogida, de conformidad con el artículo 41.c) LM , la petición de que se condene a DIXI a retirar del tráfico económico el material promocional y publicitario del periódico digital LAINFORMACION.COM en su presentación actual (apartado 2.e del suplico de la demanda).

52.- En relación con la solicitud de que se condene a DIXI a abstenerse de utilizar el nombre de dominio(apartado 2.d del suplico de la demanda), debe señalarse que la apreciación en la presente resolución de una infracción marcaria derivada del uso del nombre de dominio en cuestión responde a un concreto contexto que ha sido objeto de análisis, en el que se ha apreciado que el uso del nombre de dominio concurre con determinadas circunstancias que caracterizan dicho uso de las que se infiere el cumplimiento de las condiciones enumeradas en el artículo 34.2.b) LM ( artículo 32.3 LM : 'Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: ... e) Usar el signo en redes telemáticas y como nombre de dominio'). La generalización de dicho análisis y del pronunciamiento construido sobre el mismo prescindiendo de las circunstancias tenidas en consideración no resulta de recibo. En consecuencia, la petición en examen solo puede ser acogida en cuanto referida a la utilización del nombre de dominio controvertido para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea.

53.- Se acoge la solicitud de condena al abono del 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por DIXI con la web www.lainformacion.comen concepto de daños y perjuicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.5 LM (apartado 2.f del suplico de la demanda). Ahora bien, habida cuenta la falta de concreción del petitum de la demanda, dicho pronunciamiento ha de entenderse circunscrito al volumen de negocio obtenido en el ejercicio 2009 (en el que comenzó la comercialización del periódico digital 'LAINFORMACION.COM' en la página web mencionada) hasta la fecha de interposición de la demanda, 9 de octubre de ese año.

54.- Consideramos igualmente procedente, como medio de público conocimiento y como medida reparadora del quebranto que se le ha producido a LA INFORMACIÓN, S.A., la publicación del fallo de la sentencia a costa de DIXI en dos periódicos de tirada nacional de su elección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1.f) LM (apartado 2.f del suplico de la demanda).

55.- No ha lugar a estimar la petición de condena al cese de la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización del periódico digital LAINFORMACION.COM en cualquier forma de presentación distinta de la actual en la que se empleen elementos idénticos o semejantes a la marca número 2.699.728 'GRUPO LA INFORMACIÓN' (apartado 2.b del suplico de la demanda), por su carácter genérico e indeterminado. Además, un eventual pronunciamiento favorable a tal pretensión resultaría de escasa eficacia, pues no eximiría de la necesidad de contrastar su virtualidad en función de las circunstancias concurrentes en cada uno de los hipotéticos casos que de futuro pretendieran subsumirse en el mismo.

56.- El objeto del procedimiento se ha circunscrito a la eventual infracción de los derechos marcarios que se atribuía la parte promotora derivada de la utilización del nombre de dominioy la cabecera del periódico digital LAINFORMACION.COM. Desconocemos cuál es la justificación que pueda esgrimirse para solicitar que se condene a DIXI 'a abstenerse de utilizar marcas que consistan o contengan la palabra 'LA INFORMACIÓN' (punto 2.c del suplico de la demanda), que por ello ha de ser rechazada.

57.- Por razones similares ha de ser rechazado el pedimento de que se condene a DIXI a abstenerse de utilizar cualquier nombre de dominio distinto deque reproduzca las marcas de LA INFORMACIÓN (punto 2.d del suplico de la demanda).

SEXTO.- COSTAS

58.- La estimación parcial del recurso, que a su vez comporta la estimación parcial de la demanda, determina que no proceda hacer expresa imposición de las costas causadas ni en primera ni en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

La Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de LA INFORMACIÓN, S.A. contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid en el juicio ordinario nº 223/2009 del que este rollo dimana.

2.- En consecuencia, revocar la meritada sentencia, para acordar en su lugar estimar parcialmente la demanda interpuesta por LA INFORMACIÓN, S.A. contra DIXI MEDIA DIGITAL, S.A., con los siguientes pronunciamientos:

2.1.- Declaramos que el periódico digital LAINFORMACION.COM infringe la marca denominativa número 2.699.728 'GRUPO LA INFORMACIÓN', condenando a DIXI a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda).

2.2.- Condenamos a DIXI MEDIA DIGITAL, S.A. a cesar en la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización de su periódico digital LAINFORMACION.COM en su actual forma de presentación (punto 2.b del suplico de la demanda).

2.3.- Condenamos a DIXI a abstenerse en lo sucesivo de utilizar el nombre de dominiopara ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea (punto 2.d del suplico de la demanda).

2.4.- Condenamos a DIXI MEDIA DIGITAL, S.A. a retirar del tráfico económico el material promocional y publicitario del periódico digital LAINFORMACION.COM en su presentación actual (apartado 2.e del suplico de la demanda)

2.5.- Condenamos a DIXI MEDIA DIGITAL, S.A. al abono del 1 por 100 de la cifra de negocios realizada con la web www.lainformacion.comen el ejercicio 2009 hasta la fecha de interposición de la demanda, 9 de octubre de ese año.

2.6.- Condenamos a DIXI MEDIA DIGITAL, S.A. a publicar a su costa, en dos periódicos de tirada nacional de su elección, el fallo de la presente sentencia (apartado 2.f del suplico de la demanda).

2.7.- Desestimamos todos los demás pedimentos de la demanda.

2.8.- No procede imponer las costas de la primera instancia a ninguna de las partes.

3.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas originadas en la segunda instancia.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.