Sentencia CIVIL Nº 458/2017, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 45/2015 de 09 de Octubre de 2017

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
BURGOS
SENTENCIA: 00458/2017
AUDIENCIA PROVINCIAL DE
BURGOS Sección 003
Domicilio : PASEO DE LA AUDIENCIA Nº 10
Telf : 947259950 Fax : 947259952
N.I.G.: 09059 42 1 2011 0005643
ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000045 /2015
Juzgado procedencia : JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) de BURGOS
Procedimiento de origen : ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000260 /2011
RECURRENTE : Amadeo , Violeta , Estanislao
Procurador/a : CESAR MARIA NICOLAS GUTIERREZ MOLINER
Abogado/a : JORGE GARCIA DOMINGUEZ
RECURRIDO/A : ABADIA RETUERTA SA
Procurador/a : JESUS MIGUEL PRIETO CASADO
Abogado/a :
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados
DON ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA , Presidente, DOÑA MARÍA ESTHER VILLÍMAR
SAN SALVADOR , y DON JOSÉ IGNACIO MELGOSA CAMARERO , ha dictado la siguiente.
SENTENCIA Nº 458
En Burgos a nueve de Octubre de dos mil diecisiete.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de BURGOS, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000260 /2011, procedentes del JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4)
de BURGOS, a los que ha correspondido el rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000045 /2015 , en los
que aparece como parte apelante, Dª. Violeta , D. Estanislao Y D. Amadeo (reconvenido), representados
por el Procurador de los tribunales, D. CESAR MARIA NICOLAS GUTIERREZ MOLINER, asistido por el
Abogado D. JORGE GARCIA DOMINGUEZ, y como parte apelada, ABADIA RETUERTA SA , representada
por el Procurador de los tribunales, D. JESUS MIGUEL PRIETO CASADO, asistido por el Abogado D. David
Pellisé Urquiza, sobre propiedad industrial y competencia desleal, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.
ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO ' Que desestimando como desestimo la Demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Moliner, en nombre y representación de Dª. Violeta y de D. Estanislao , debo absolver y absuelvo a la Sociedad 'ABADIA RETUERTA, S.A.', de las pretensiones ejercidas en su contra, con expresa imposición de costas a la demandante. Que estimando como estimo la Reconvención planteada por el Procurador Sr. Prieto Casado en nombre y representación de la Sociedad 'ABADIA RETUERTA, S.A.', debo declarar y declaro que D. Carlos Alberto , actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca nº2841993 'LA MILLA DE ORO', asimismo debo declarar y declaro la nulidad de la citada marca, actualmente titularidad de Dª. Violeta y de D. Estanislao , con expresa imposición de costas a la parte reconvenida.'.

2º: Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de Dª Violeta , D. Estanislao y D. Amadeo (reconvenido), se presentó escrito interponiendo recurso de apelación, y dado traslado a la otra parte, presentó escrito de oposición a dicho recurso dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3.- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, quedando el trámite en suspenso hasta la resolución de la cuestión prejudicial C-139/16 y, una vez resuelta dicha cuestión se señaló para vista el día de tres de octubre de 2.017, en que tuvo lugar.

4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Los antecedentes del presente juico en el que se ejercitan acciones acumuladas de infracción del derecho de marca y competencia desleal son los siguientes: 1 . La representación procesal de doña Violeta y de don Estanislao formuló demanda contra Abadía de Retuerta SA pidiendo a título principal que se declare que la mercantil demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial conferidos por la marca titularidad de los demandantes mediante el uso del signo 'La Milla de Oro' realizado con fines comerciales, promocionales y/o publicitarios de productos de la clase 33 vinos. La marca nº 2841993 La Milla de Oro fue concedida a don Amadeo por resolución de la OEPM de 23 de abril de 2009 y fue trasferida a doña Violeta , siendo publicada la concesión de la transferencia el 26 de noviembre de 2009. Se pedía en consecuencia que se condenara a Abadía de Retuerta SA a cesar de inmediato y a abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la denominación 'La Milla de Oro' u otra análoga o similar que pueda producir un error de confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los productos de la clase 33 con respecto a la marca registrada titularidad de la parte actora. En la demanda también se ejercitaban las acciones de la ley de competencia desleal porque la utilización por la empresa demandada del término 'pago' asociado al signo 'La milla de oro' contraviene las normas que para dicha denominación se exigen en la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino y en la Ley 8/2005 de la Viña y el Vino de Castilla y León, y porque constituía un acto de competencia desleal la utilización de un signo de la titularidad de la parte actora.

2 . La parte demandada Abadía de Retuerta contestó a la demanda para oponerse y formular a su vez reconvención en la que se pedía que se declarase que don Amadeo actuó de mala fe al solicitar los registros de marca nº 2841993 La Milla de Oro, nº 2842532 Abadía de Retuerta y nº 2851698 Balneario Retuerta en directo perjuicio de Abadía Retuerta SA. Y se pedía que se declarase la nulidad de la marca 2841993 La Milla de Oro registrada para distinguir vinos en la clase 33 actualmente titularidad de doña Violeta y don Estanislao . En la contestación de la demanda se alegaba como motivo segundo la nulidad de la marca nº 2841993 La Milla de Oro por constituir indicación de procedencia geográfica ( artículo 5.1, letra c Ley de Marcas ).

3. Los demandantes doña Violeta y don Estanislao contestaron a la demanda reconvencional.

Respecto de la marca nacional nº 2842532 Abadía Retuerta manifiestan que se ha desistido de la misma, aportando escrito de desistimiento. Respecto de la marca nacional nº 2851698 Balneario Retuerta manifiestan que dicha marca fue solicitada para la clase 44 balnearios y fue considerada por la OEPM compatible con la marca Abadía Retuerta para las clases 33 y 34, aunque fue denegada al no contar con los requisitos establecidos normativamente para la utilización del término balneario. En su escrito los Sres. Violeta y Estanislao alegaban que también eran titulares de otras marcas que utilizaban el signo la Milla de Oro. Así la marca 2887303 Ruta del Vino La Milla de Oro para las clases 39 (organización de viajes y excursiones) y 41 (actividades deportivas y culturales relacionadas con la enología), de la marca nacional nº 2887451 La Milla de Oro para las clases 43 (servicios de restauración), y de la marca nacional nº 2888213 La Milla de Oro del Duero para la clase 16 (publicaciones, libros y revistas). Estas marcas no son objeto de la acción de nulidad ejercitada en la reconvención.

4. Don Amadeo también contestó a la reconvención para oponerse, tanto a las acusaciones de solicitud de registros de las marcas de mala fe, como a que las marcas estuvieras incursas en las causas de nulidad por constituir signos de procedencia geográfica.

5. El Juzgado Mercantil dictó sentencia el 29 de julio de 2014 en la que desestimó la demanda y estimó la reconvención, declarando la nulidad de la marca nº 2841993 por haber sido solicitada de mala fe y por constituir un signo de procedencia geográfica. Concretamente en el fundamento de derecho cuarto se dice que 'la denominación La Milla de Oro, constituida por una expresión general en el mundo del vino en una zona geográfica concreta y determinada no puede ser objeto de apropiación individual por ningún empresario, concurriendo la prohibición absoluta de registro de la marca establecida por el artículo 5.1 letra c) de la Ley de Marcas de 2001 '. No se dice nada en la sentencia de las marcas nº 2842532 Abadía de Retuerta y nº 2851698 Balneario Retuerta, por lo que la declaración de mala fe y de nulidad se refieren solo a la marca 2841993.

6. Contra la sentencia interpuso recurso de apelación la representación de doña Violeta , don Estanislao y don Amadeo . La parte demandada Abadía de Retuerta SA se opuso al recurso de apelación y pidió la confirmación de la sentencia.



SEGUNDO. Las cuestiones que se plantean en los presentes autos son las siguientes: - Si el signo la Milla de Oro es un signo de procedencia geográfica.

- Si el signo la Milla de Oro es un signo que indica las características de los vinos.

- Si el registro de la marca La Milla de Oro ha sido solicitado de mala fe.

- Solo para el caso de que la reconvención no se estime, si la expresión la Milla de Oro como indicativa de las características de un producto puede ser libremente utilizada por todos los productores de vinos de forma que el titular de la marca no puede prohibir su uso.

- Si la parte demandada utiliza, no solo el signo la Milla de Oro, sino el signo el Pago de la Milla de Oro, en los productos que comercializa, - Si la utilización de la expresión el Pago de la Milla de Oro es constitutiva de competencia desleal como acto de engaño por inducir a error sobre el origen del producto.



TERCERO. La Milla de Oro como signo que indica la procedencia geográfica.

Ya hemos dicho que la sentencia estima la primera causa de nulidad de la marca de la parte actora La Milla de Oro por constituir un signo de procedencia geográfica. El artículo 5.1 lera c) de la Ley de Marcas 17/2001 prohíbe el registro como marca de los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

Por las dudas que este Tribunal tenía acerca de si la Milla de Oro podía constituir un signo de procedencia geográfica planteamos la correspondiente cuestión prejudicial, que, tras ser admitida a trámite por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dio lugar a los autos C-139/16 , siendo informado por la Comisión Europea, y resuelto por sentencia de la Sala Décima del Tribunal de Justicia de 6 de julio de 2017 .

En su sentencia el Tribunal de Justicia se pronuncia claramente porque la expresión la Milla de Oro no es un signo de procedencia geográfica. Así lo declara en la parte dispositiva: ' Un signo como «la Milla de Oro», que hace referencia a la característica de un producto o servicio consistente en la posibilidad de encontrar en abundancia dicho producto o servicio, de un alto grado de valor y calidad, en un mismo lugar, no puede constituir una indicación de procedencia geográfica, dado que este signo ha de ir acompañado de un nombre que designe un lugar geográfico para que pueda identificarse el espacio físico al que está asociada una fuerte concentración de un producto o servicio de un alto grado de valor y calidad '.

Existen dos órdenes de razones por las cuales la Milla de Oro no es un signo de procedencia geográfica.

La primera es la que se dice en la parte dispositiva y es que la Milla de Oro debe ir acompañada de un nombre geográfico para conocer el lugar al que nos estamos refiriendo. Puesto que hay varios lugares conocidos como la Milla de Oro, y esto sucede también en el mundo del vino, en el que coexisten la Milla de Oro de la Ribera del Duero y la Milla de Oro de la Rioja, la Milla de Oro por sí misma no designa ninguno de estos lugares en concreto.

La segunda tiene que ver con el motivo por el cual se prohíben los signos de procedencia geográfica.

Los signos de procedencia geográfica no se prohíben por la sola razón de que designen un lugar. De hecho, hay signos geográficos que pueden ser registrados como marca. Los signos de procedencia geográfica se prohíben por la vinculación que existe entre el lugar y los productos para los cuales se registra la marca. Como señala el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 4 de mayo de 1999 (Caso Chiemsee) procede señalar que, en principio, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se opone al registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, ni tampoco de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado (por ejemplo, una montaña o un lago), no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos considerada procede de dicho lugar. Y el Tribunal Supremo haciendo cita de esta doctrina en sentencia de 25 de octubre de 2006 (caso Formentor ) señala que al interpretar el artículo 3.1.c) de la Directiva, la antes mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999 ( C-108/97 y C-109/97 ) declaró que el mismo no impide el registro de nombres geográficos que, en los sectores interesados, no indican el lugar en que el producto ha sido fabricado, concebido o diseñado, o podría serlo.

A la vista de lo anterior procede estimar el primer motivo del recurso y desestimar la acción de nulidad de la marca por no tratarse de un signo de procedencia geográfica.



CUARTO. El registro de la marca de mala fe.

El artículo 51.1 de la Ley de Marcas dice que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: (...) b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La sentencia de instancia estima también esta segunda causa de nulidad porque ' consta como el marido de la demandante fue alcalde de la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo, término municipal donde se ubica la bodega propiedad de la sociedad demandada, desde el año 2007 hasta el año 2011, siendo en la actualidad concejal de dicha población, siendo él el que solicitó su registro ante la Oficina española de Patentes y Marcas. En el acto de la vista manifestó como la corporación municipal que en su día regía utilizaba la expresión la Milla de Oro. Por su parte la demandante declaró como la citada expresión se utilizaba en el mundo de los vinos, si bien desconocía desde cuándo, referida a la producción de vinos de alta calidad, manifestando que quería registrar la marca para iniciar un negocio relativo a productos de mucha calidad (incluidos los vinos). Igualmente declaró como conocía el embotellado y empaquetado por parte de la demandada utilizando la expresión Milla de Oro, siendo una bodega muy conocida, no solo de la citada localidad, siendo su intención registrar la marca para utilizarla igualmente en el mundo de los vinos (..) No consta en las actuaciones que por parte de los actores se haya hecho uso de la citada marca. Todas estas circunstancias permiten entender, sin género de dudas, la existencia de mala fe por parte de los ahora demandantes a la hora de solicitar el registro de la marca nº 2841993 dado que con anterioridad tenían perfecto conocimiento de su uso por parte de la demandada '.

De lo anteriormente expuesto se desprende que la sentencia califica de mala fe el registro de la marca de la parte actora porque al tiempo de la inscripción esta era conocedora de que la Milla de Oro era una expresión que venía siendo utilizada, no solo por el propio ayuntamiento de Quintanilla Onésimo, sino también por la parte demandada, y que dicha expresión había hecho fortuna en la Ribera del Duero para designar la alta calidad de los vinos que allí se producían. No obstante, la Milla de Oro no era utilizada a título de marca, ni por la parte demandada ni por ningún otro productor de vino de la Ribera del Duero, por lo que la apropiación de dicha expresión por la demandante no podía tener como efecto la confusión de los productos de uno y otro, porque el registro de la marca la Milla de Oro indujera a error sobre el origen empresarial de los vinos de la demandada, los cuales tenían sus propias marcas.

Nosotros creemos que la causa de nulidad del registro por mala fe no se refiere a cualquier apropiación de algún signo o expresión utilizado por los competidores mediante la petición de un derecho de exclusiva, como es el registro de marca. Entendemos que cabe dotar de un contenido real al registro de mala fe, sobre todo cuando la introducción de esta causa de nulidad en la Ley de Marcas de 2001 viene a sustituir a la posibilidad de que el usuario extraregistral de una marca tenía en la disposición transitoria tercera de la Ley de 1988 para pedir la nulidad del registro de marca que indujera a confusión sobre el origen de los productos.

Por otra parte, el artículo 51 es la única alternativa que se ofrece al usuario de marca no registrada cuando un tercero registra su propia marca para pedir su nulidad, al no poder ejercitar contra él las acciones de la ley de competencia desleal porque en principio no cabe considerar desleal la conducta del que tiene registrado un signo a su nombre. Además, las acciones de competencia desleal, pudiendo ejercitarse por aquel que está protegido por un derecho de exclusiva, se ejercitan contra quien no lo tiene, y por ese motivo su conducta puede calificarse como desleal. Si el demandado en competencia desleal tuviera un derecho de exclusiva a su favor la acción debería ejercitarse en sede de la legislación especial que protege el derecho de exclusiva.

La interpretación anterior se ve favorecida por algunas sentencias del Tribunal Supremo que han recaído en acciones de nulidad del registro por mala fe. La sentencia de 22 de junio del 2011 (ROJ: STS 4281/2011) apreció la mala fe del que había registrado un signo que se prestaba a confusión con el modelo no registrado de la parte actora. La de 13 de enero del 2012 (ROJ: STS 259/2012) con el nombre utilizado por el titular de una pastelería abierta al público que desde la segunda mitad del siglo diecinueve había pertenecido a miembros de su familia, así como de los signos que identifican los productos y servicios que en ella se elaboran o prestan.

Con la acción del artículo 51 se trata de proteger los signos no registrados de los empresarios contra el titular de una marca que la ha registrado después de que la misma haya venido siendo utilizando por aquellos. Pero en este caso Abadía Retuerta no utiliza la Milla de Oro como marca, sino solo como expresión de referencia en el contraetiquetado de sus botellas. El registro de la Milla de Oro por la parte actora no puede por lo tanto inducir a confusión en ningún caso con los vinos de Abadía Retuerta, por lo que no cabe decir que la primera haya actuado con mala fe en relación a la segunda.

Por todos estos motivos debe estimarse también el segundo motivo del recurso y rechazarse la nulidad del registro de la marca por haberse hecho de mala fe.



QUINTO. La Milla de Oro como expresión indicativa de las características de los vinos producidos en la Ribera del Duero.

En el planteamiento de la cuestión prejudicial formulábamos al Tribunal de Justicia una segunda cuestión sobre si la Milla de Oro podía considerarse un signo indicativo de las características de un determinado producto o servicio, en este caso los vinos, como es su elevado valor o calidad. Y ello porque parece evidente que con la expresión la Mila de Oro se quiere decir que hay una concentración de calidad. El Tribunal de Justicia parece compartir esta opinión consistente en que la expresión la Milla de Oro denota un elevado grado de calidad de los productos, lo cual es una característica de los mismos en el sentido del artículo 5.1 letra c), si bien añade que ' incumbe al tribunal remitente determinar, mediante un examen in concreto de todos los hechos y circunstancias relevantes, si el público pertinente puede percibir que el signo «la Milla de Oro» es descriptiva de una característica de un producto, como el vino, consistente en la posibilidad de encontrar en abundancia dicho producto, de un alto grado de valor y calidad, en un mismo lugar '.

El problema para apreciar la nulidad de la marca de la actora por registrar un signo que es utilizado para designar la calidad de los productos o servicios, es que la parte demandada en su escrito de reconvención solo fundó la nulidad de la marca por consistir en un signo de procedencia geográfica. Aunque destacó la otra función semántica que se percibe en el signo, no la puso en relación con ninguna de las otras causas de nulidad mencionadas en el artículo 5.1 letra c 'los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio'.

De haberlo hecho la parte actora reconvenida hubiera podido defenderse de esta alegación, como lo ha hecho de la cuestión de constituir un signo de procedencia geográfica. Es a la parte que ejercita la acción de nulidad a la que le incumbe la obligación de poner de manifiesto las diferentes connotaciones que encierra o sugiere el signo, y decir si alguna de ellas es sugestiva de la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, etc.. Ciertamente el precepto no prohíbe solo los signos que puedan entenderse como sinónimos de todas estas cualidades. Es posible que se trate de un signo que se utilice con esta finalidad en el comercio, como creemos que sucede con la Milla de Oro. El problema está en que la parte demandada no ha fundado la acción de nulidad desde esta perspectiva.

Menos razón le asiste a la parte demandada para fundar la nulidad en la falta de carácter distintivo de la Milla de Oro. En el acto de la vista del recurso el Letrado de Abadía Retuerta ha negado que fuera incongruente una sentencia que apreciara la falta de carácter distintivo de la Milla de Orto, porque de alguna manera la falta de carácter distintivo es una causa de nulidad que engloba a todas las demás causas de nulidad del artículo 5.1 letra c. Por esa razón, dice la parte apelada, si se ha alegado la falta de carácter distintivo de la marca por tratarse de un signo de procedencia geográfica, cabría que el tribunal se plantease también la falta de carácter distintivo, aun no siendo un signo de procedencia geográfica.

Creemos que no es así. En primer lugar, porque la falta del carácter distintivo está en otro lugar de la ley, en el artículo 5.1 letra b). Habría que ir por lo tanto a una nueva causa de nulidad. En segundo lugar, porque la letra c contempla expresiones que son genéricas, mientras que la letra b prohíbe la marca que no tiene fuerza distintiva porque no sirve para distinguir los productos por su origen empresarial. En el primer caso la prohibición se funda en el carácter genérico del signo en sí mismo considerado, en el segundo en la puesta en relación del signo con el resto de los empresarios del sector.



SEXTO . Limitaciones al derecho de la marca la Milla de Oro.

Como decíamos en el auto de planteamiento de la cuestión prejudicial, existe una abundante prueba documental en el procedimiento que acredita que la expresión la Milla de Oro se utiliza para designar una zona de producción de los vinos de la Ribera del Duero, posiblemente la zona de producción más exclusiva entre las localidades de Peñafiel y Tudela del Duero. Entre estas pruebas podemos citar las siguientes: - Carta del alcalde del Ayuntamiento de Sardón de Duero: 'la Milla de Oro es comúnmente utilizada en el contexto de la enología para designar la zona comprendida entre las localidades de Peñafiel y Tudela del Duero, ambas incluídas'.

- Página web del Ayuntamiento de Valladolid: 'Cerca de esta localidad encontramos Valbuena de Duero, cuna de la famosa Milla de Oro' - Página web de la Diputación de Valladolid: 'Sus antiguos muros (Sardón de Duero) han recuperado el esplendor del pasado y la actividad que ya practicaron los monjes premostratenses, y desde hace más de diez años es sede de una de las bodegas emblemáticas de la llamada Milla de Oro'.

- Página web del Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo: 'Pueblo situado junto al río Duero a 35 kilómetros de Valladolid, aquí se encuadra como lugar fundamental la llamada la 'milla de oro' del vino'.

- Página web del diario El Norte de Castilla en un artículo de 2008: 'En 1998 se unió a Raimundo para fundar Bodegas Aalto que elabora sus vinos en Quintanilla de Arriba, en la denominada Milla de oro de la Ribera del Duero'.

- Página web del diario el Mundo en un artículo de 2009: 'Con solo nueve kilómetros más al Sur Duplicación (79 frente a 70) salvaría la 'milla de oro' de la Denominación de Origen Ribera del Duero en la que se encuentran prestigiosas bodegas como Vega Sicilia, Arzuaga Navarro, Abadía Retuerta, Barceló, Cepa Alta o Matarromera, entre otras'.

Todo lo anterior acredita que la expresión la Milla de Oro se ha convertido en habitual entre los productores de vino de la zona de Ribera del Duero. Podrá discutirse la amplitud de la zona, si como indica el alcalde de Sardón del Duero, la expresión se refiere solo a la zona de producción más exclusiva entre las localidades de Peñafiel y Tudela del Duero, y aunque ello fuera así, al ser muchas las bodegas existentes entre estas dos localidades, todos ellos pueden utilizar la misma expresión. Y la utilización no es, por lo menos en el caso de la parte demandada, a título de marca, porque los vinos de esta tienen sus marcas propias, y la expresión la Mila de Oro solo se menciona en el contraetiquetado de las botellas.

El artículo 37 de la LM dice que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (...) b)De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos. No exige el artículo 37, como lo hacía el artículo 33 de la LM de 1988 , que el uso que hace el tercero del signo de registrado no lo sea a título de marca. Basta ahora con que el uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Y el uso de la expresión la Milla de Oro en la medida en que se ha convertido en habitual entre los empresarios de la zona es un uso leal porque la bodega de la parte demandada está incluida en la zona en cuestión, además de ser sus vinos de reconocido prestigio.

No cabe por lo tanto que la parte actora haga uso de su derecho de marca para prohibir a la parte demandada el uso del signo la Milla de Oro, lo que supone la desestimación del primer punto del suplico de la demanda.

SÉPTIMO. La utilización de la expresión el Pago de la Milla de Oro.

Con carácter subsidiario se pide en la demanda que 'el uso con fines comerciales, promocionales o publicitarios realizados por la empresa demandada de la indicación el Pago de la Mila de Oro ha supuesto un acto de competencia desleal por haber utilizado el término pago asociado a la indicación La Milla de Oro, contraviniendo las disposiciones contenidas en la ley 24/2003 de 10 de julio de la Viña y el Vino y en la Ley 8/2005 de 10 de junio de la Viña y el Vino de Castilla y león, o de forma alternativa por considerarse una indicación engañosa que puede dar lugar a confusión sobre la naturaleza, en particular la calidad de los vinos, y por haber omitido el demandado que la expresión el pago de la Milla de Oro no se encuentra reconocida para ser usada como vino de pago'.

Se ejercitan por tanto las acciones de la Ley de Competencia Desleal Ley 3/1991 por actos de engaño del artículo 5 y por omisiones engañosas del artículo 7. El artículo 5 considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.

Por su parte el artículo 7 considera desleal los mismos actos de engaño, cuando se realizan, no mediante una conducta activa de faltar a la verdad, sino mediante una conducta omisiva de ocultar información veraz.

El engaño se pone en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino (hoy disposición adicional tercera de la Ley 6/2015 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial suprautonómico) según el cual 'a los efectos de esta Ley, se entiende por «pago» el paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya extensión máxima será limitada reglamentariamente por la Administración competente, de acuerdo con las características propias de cada Comunidad Autónoma y no podrá ser igual ni superior a la de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o territorios, si fueren más de uno, se ubique'.

La parte demandada utiliza la expresión el Pago de la Milla de Oro sin que sus vinos estén calificados como vinos de pago, por lo que la expresión citada puede ser constitutiva de un acto de engaño en la medida en que se da una información falsa sobre la cualidad del producto. No es excusa para este comportamiento que la expresión se utilice solo en las bolsas que la parte demandada pone a disposición de los consumidores que compran el vino en su bodega, pues el error se traslada a las botellas que se introducen en las bolsas.

Y tampoco es excusa que la expresión 'pago' pueda tener otro significado, como es el más común de lugar o paraje, porque la prohibición se extiende al uso de términos que puedan inducir a error al consumidor, y en este caso la confusión se produce por el uso de un término que puede tener dos significados.

Lo que ocurre es que en este punto la demanda tampoco puede prosperar porque, como hemos dicho antes, la parte actora no usa la marca registrada, es decir, no utiliza su marca para competir con los vinos de la parte demandada. Por este motivo a la parte demandada no puede imputársele que realice actos de competencia desleal en relación con un competidor que no usa su marca. El artículo 3 de la Ley 19/1991 define el ámbito subjetivo de la Ley y dice que 'la Ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado'. La parte demandada no participa en el mercado, por lo que no está legitimada para ejercitar las acciones del artículo 5 o del artículo 7, que se refieren a los actos de engaño en los que resultan afectados los intereses de los competidores. La parte actora no ha ejercitado las acciones de los artículos 20 y 25, que son los mismos actos de engaño o de omisiones engañosas en los que resultan afectados los intereses de los consumidores.

OCTAVO. Se imponen a la parte actora y a la parte demandada reconviniente las costas causadas por sus respetivas demanda y reconvención, sin imposición de las costas causadas por el recurso ( artículos 394.1 y 398.2 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Se estima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don César Gutiérrez Moliner contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Burgos y con revocación de la misma se dicta otra por la que se desestima la demanda formulada por doña Violeta y don Estanislao contra Abadía Retuerta SA y se desestima la reconvención formulada por esta última. Se imponen a las partes actora y demandada las costas causadas por sus respectivas demanda y reconvención sin imposición de las costas causadas por el recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, no tificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.