Sentencia CIVIL Nº 482/2022, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 762/2021 de 29 de Junio de 2022

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

RECURSO DE APELACIÓN Nº 762/21

JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 739/2019

PONENTE SR. MUÑOZ PÉREZ.-

S E N T E N C I A Nº 482

ILTMOS/A. SRES/A.

PRESIDENTE

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES

MAGISTRADO/A

Dª. CARMEN SILES ORTEGA

D. RAUL HUGO MUÑOZ PÉREZ

Granada a 29 de junio de 2022.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 762/21 en los autos de Juicio Ordinario nº 739/2019, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de Dª Amparo y ARTE DE CÓRDOBA S.L., representados por D. Pablo Alameda Gallardo y defendidos por D. Emilio Hidalgo Hernández;contra D. Ruperto, representado por Dª Isabel Aguayo López- y defendido D. Juan P. Dueñas Ruart.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha de de cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

' Se estima parcialmentela demanda formulada por D. Pablo Alameda Gallardo, en nombre y representación del Dñª. Amparo y Arte de Córdoba SL, contra D. Ruperto. En consecuencia:

Primero.- Declaro la nulidad de la marca española n.º 3.694.826, denominativa, 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS', para servicios de la clase 39ª titulada por D. Ruperto, por haber sido solicitada ésta de mala fe al amparo del artículo 51.1.b) LM.

Segundo.- Declaro que la denuncia obrante en el Procedimiento Abreviado 68/2019 BA, dimanante de las Diligencias Previas nº 1594/2018-BI (N.I.G.: 1402143220180007880) seguida ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Córdoba a instancias de D. Ruperto contra los actores, Dª Amparo y la mercantil ARTE DE CORDOBA S.L., por la sedicente comisión de un delito contra la Propiedad Industrial ex. art. 274 CP, constituye un acto de competencia desleal incardinable en el art. 4 LCD.

Tercero.- Condeno al D. Ruperto a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

Cuarto.- Desestimo el resto de pretensiones declarativas formuladas en la demanda.

Quinto.- Condeno a D. Ruperto a la cancelación registral, a costa del mismo, de la marca ES n.º 3.694.826, denominativa, 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS', para servicios de la clase 39ª titulada por D. Ruperto, remitiéndose al efecto el oportuno oficio a la OEPM.

Sexto.- Condeno a D. Ruperto a desistir de la acción penal en el Procedimiento Abreviado 68/2019 BA, dimanante de las Diligencias Previas nº 1594/2018-BI (N.I.G.: 1402143220180007880) seguido ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Córdoba a instancias de D. Ruperto contra los demandantes, Dª Amparo y la mercantil ARTE DE CORDOBA SL, por la sedicente comisión de un delito contra la Propiedad Industrial ex. Art. 274 CP.

Séptimo.- Condeno a D. Ruperto a indemnizar solidariamente a Dñª. Amparo y Arte de Córdoba SL por los daños morales ocasionados por su conducta desleal, en 3.000 €.

Octavo.- Condeno a D. Ruperto a la publicación del fallo de la presente sentencia, a su costa, mediante su anuncio en dos periódicos de tirada local en Córdoba.

Noveno.- Absuelvo a a D. Ruperto del resto de reclamaciones formuladas en su contra en el presente procedimiento.

Décimo.- Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.'.

SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la ambas partes mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso. Una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 27 de mayo de 2021 y formado rollo, por providencia de fecha 31 de mayo de 2021 se señaló para votación y fallo el día 17 de febrero de 2021, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Raúl Hugo Muñoz Pérez-

Fundamentos

Primero.- Planteamiento de los respectivos recursos.

Es objeto de recurso por ambos litigantes, demandantes y demandado, la Sentencia núm. 31/2021, de 15 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, de Marcas, Patentes y Protección Jurídica del Diseño industrial, que tras estimar parcialmente la demanda formulada por Dª. Amparo y la mercantil ARTE DE CÓRDOBA, S.L contra D. Ruperto condeno al citado demandado incluyendo en el fallo los siguientes pronunciamientos:

'1.- Declaro la nulidad de la marca española n.º 3.694.826,

denominativa, 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS', para servicios de la clase 39ª titulada por D. Ruperto, por haber sido solicitada ésta de mala fe al amparo del artículo 51.1.b) LM .

2.- que la denuncia obrante en el Procedimiento Abreviado 68/2019 BA, dimanante de las Diligencias Previas nº 1594/2018-BI (N.I.G.:1402143220180007880) seguida ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Córdoba a instancias de D. Ruperto contra los actores, Dª Amparo y la mercantil ARTE DE CORDOBA S.L., por la sedicente comisión de un delito contra la Propiedad Industrial ex. art. 274 CP , constituye un acto de competencia desleal incardinable en el art. 4 LCD .

3- Condeno al D. Ruperto a estar y pasar por las

anteriores declaraciones.

4.- Desestimo el resto de pretensiones declarativas formuladas en la

demanda.

5.- Condeno a D. Ruperto a la cancelación registral, a

costa del mismo, de la marca ES n.º 3.694.826, denominativa, 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS', para servicios de la clase 39ª titulada por D. Ruperto, remitiéndose al efecto el oportuno oficio a la OEPM.

6.- Condeno a D. Ruperto a desistir de la acción penal en el Procedimiento Abreviado 68/2019 BA, dimanante de las Diligencias Previas nº 1594/2018-BI(N.I.G.: 1402143220180007880) seguido ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Córdoba a instancias de D. Ruperto

contra los demandantes, Dª Amparo y la mercantil ARTE DE CORDOBA SL, por la sedicente comisión de un delito contra la Propiedad Industrial ex. Art. 274 CP .

7.- Condeno a D. Ruperto a indemnizar solidariamente

a Dñª. Amparo y Arte de Córdoba SL por los daños morales ocasionados por su conducta desleal, en 3.000 €.

8.- Condeno a D. Ruperto a la publicación del fallo de

la presente sentencia, a su costa, mediante su anuncio en dos periódicos de tirada local en Córdoba.

9.- Absuelvo a a D. Ruperto del resto de reclamaciones formuladas en su contra en el presente procedimiento'.

Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

Segundo.-Dª. Amparo y la mercantil ARTE DE CÓRDOBA, S.L recurren los siguientes pronunciamientos de la sentencia:

1.- la desestimación de la pretensión declarativa por la que se declare que los demandantes gozan de los derechos plenos y legítimos derivados de uso comercial del signo figurativo notorio no registrado 'ARTENCÓRDOBA' en el sector cultural y turístico de la ciudad de Córdoba desde el año 2006;

2.- que no constituyen actos de competencia desleal de los arts. 4 a 12 de la LCD:

2.1.- las 11 denuncias administrativas formuladas por el demandado no constituyen actos de competencia desleal;

2.2.- la solicitud de registro de la marca ES. nº. 3.694.826 denominativa 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS' para servicios de la clase 39ª;

2.3.- la denuncia penal formulada por el demandado ante el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Córdoba por un delito del art. 274 del CP, en particular con respecto al razonamiento contenido en el fundamento cuarto de la sentencia.

3.- la desestimación de la pretensión de condena para que el demandado se abstenga de usar la marca ES. nº. 3694.826 denominativa 'ARTENCÓRDOBA VISITAS GUIADAS' para la clase 39ª durante el curso del procedimiento ni en el futuro, absteniéndose de utilizar en el futuro cualquier denominación y/o marca y/o nombre comercial y/o cualquier otro signo distintivo que consista o incluya la denominación 'ARTENCORDOBA' y/o cualquier signo distintivo confundible o asociable con ella para cualesquiera productos o servicios, en relación con el fundamento quinto de la sentencia'.

Tercero.- Por su parte D. Ruperto recurrió los siguientes pronunciamientos de la sentencia:

1.- la declaración de nulidad de la marca española nº. 3.694.826 denominativa 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS' para servicios de la clase 39ª titulada por D. Ruperto;

2.- la declaración de que la denuncia obrante en el procedimiento abreviado núm. 68/2019 BA dimanante de las diligencias previas núm. 1594/2018-BI (NIG 1402143220180007880) seguida ante el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Córdoba a instancias del demandado contra los demandantes por un sedicente delito del art. 274 del CP es un acto de competencia desleal;

3.- la condena a D. Ruperto a la cancelación registral, a costa del mismo, de la marca ES n.º 3.694.826, denominativa, 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS', para servicios de la clase 39ª titulada por D. Ruperto, remitiéndose al efecto el oportuno oficio a la OEPM;

4.- la condena a D. Ruperto a desistir de la acción penal en el Procedimiento Abreviado 68/2019 BA, dimanante de las Diligencias Previas nº 1594/2018-BI(N.I.G.: 1402143220180007880) seguido ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Córdoba a instancias de D. Ruperto contra los demandantes, Dª Amparo y la mercantil ARTE DE CORDOBA SL, por la sedicente comisión de un delito contra la Propiedad Industrial ex. Art. 274 CP;

5.- la condena al demandado a indemnizar solidariamente a los demandantes por los daños morales ocasionados por su conducta desleal, en 3.000 €; y,

6.- la condena al demandado a la publicación del fallo dela presente sentencia, a su costa, mediante su anuncio en dos periódicos de tirada local en Córdoba.

Tanto los actores como el demandado se opusieron al recurso de la contraparte, solicitando la confirmación de la sentencia en aquello que les resultó favorable.

Las cuestiones planteadas por ambos apelantes son esencialmente jurídicas.

Cuarto.-El recurso formulado por Dª. Amparo y la mercantil ARTE DE CÓRDOBA, S.L

4.1.- Recurso dirigido contra la desestimación de la pretensión declarativa por la que se declare que los demandantes gozan de los derechos plenos y legítimos derivados de uso comercial del signo figurativo notorio no registrado 'ARTENCÓRDOBA' en el sector cultural y turístico de la ciudad de Córdoba desde el año 2006.

El primer pronunciamiento recurrido por las demandantes es aquel por el que la sentencia de instancia desestimó la acción declarativa del signo notorio no registrado 'ARTENCÓRDOBA'. Insisten las demandantes en que el signo distintivo no registrado merece protección bien a través de la Ley de Marcas (en adelante LM), bien a través de la Ley de Competencia Desleal (en adelante LCD).

El motivo debe desestimarse. Como razona la sentencia apelada la Ley de Marcas se rige un sistema de inscripción constitutiva conforme al cual los destinatarios de su protección son los titulares de los signos registrados. De manera que no cabe otorgar protección alguna a las demandante en base a la legislación marcaria ya que no tieneregistrado el signo, y tampoco procede reconocerle la protección basada en el alegado carácter notorio de la marca, por lo que diremos adelante.

Insta también la apelante la protección del signo no registrado al amparo de la LCD (explotación de la reputación ajena). Y si bien es cierto que en este ámbito, a diferencia de lo que ocurre con la LM, los destinatarios de la protección no son únicamente los titulares registrados sino todos aquellos que participan en el mercado, no pueden obviarse de cara a aplicar una u otra norma o las dos los efectos derivados de la relación entre ambas normas.

El potencial concurso entre la LM y la LCD se rige por el principio de especialidad relativa, lo que tiene las siguientes consecuencias:

1.-debe comprobarse si la conductas enjuiciadas presentan facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria,

2.-procede aplicar la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria,

3.- en última instancia, de la aplicación complementaria de ambas leyes no de lugar a un resultado contradictorio desde el punto de vista sistemático, y,

4.- no cabe por esta vía generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

Valga en el sentido expuesto y por todas la SAP de Alicante de 20 de diciembre de 2017 (rec. 392/2017, FJ 2):

'SEGUNDO.- Las dos alegaciones del recurso exigen tratar como cuestión previa la relación existente entre la legislación marcaria y la legislación sobre competencia desleal.

La STS de 11 de marzo de 2014 trata con bastante detalle esta cuestión:

'20. Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas : '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro , no al uso -en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado -también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal .

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar:

'(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'. ' (···)'.

En nuestro caso, pese a lo alegado por los demandantes en su recurso, coincidimos plenamente con la conclusión alcanzada en la instancia conforme a la cual la conducta del demandado perseguía únicamente evitar que los citados demandantes siguieran utilizando el la denominación 'ARTENCÓRDOBA' y no el aprovecharse de la reputación ajena ( art. 12 de la LCD). Más que la finalidad concurrencial específica y el ánimo de lucro inherente a la conducta tipificada el art. 12 de la LCD la conducta del demandado trae causa, tras la liberalización del sector por el impacto de la normativa europea, de su denuncia del presunto intrusismo profesional de la actora en el sector de las visitas turísticas.

Para ello el demandado aprovechándose de que la entidad actora venía haciendo uso de la denominación 'ARTENCÓRDOBA' sin haberla inscrito, inscribió la marca 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS' con finalidad de impedirle que siguiera utilizándola, como venía haciendo desde hace años, con los perjuicios aparejados a dicho cambio. Conducta ésta que no es subsumible ni en el art. 4 ni el el 12 de la LCD.

Por todo ello, como razonó la sentencia apelada, los efectos concurrenciales de dicha conducta se agotan en el concepto de mala fe del art. 51.1 b) de la LM. El motivo se desestima.

4.2 Sobre la protección dispensada a la marca notoria.

La protección dispensada a la marca notoria exige la cumplida prueba de una serie requisitos, carga probatoria que no advertimos haya cumplido la apelante. Correspondía a la actora la prueba de extremos tales como la cuota de mercado alcanzada por el signo distintivo, la intensidad, extensión geográfica y duración de su uso, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, así como la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sobre lo anterior nos hemos pronunciado en nuestra Sentencia de 27 de diciembre de 2021 (rec. 517/2021, FJ 2):

'SEGUNDO.- Recurso de apelación.

Como establece la STS de 11 de marzo de 2014 , con cita de la de 23 de julio de 2012, de la misma Sala , y las del TJUE de 6 de octubre de 2009, y 14 de septiembre de 1999, recuerda que la notoriedad 'supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente' que 'debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca' (ap. 24). Para ello, 'el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla', para concluir que 'el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados'.

En cuanto al conocimiento notorio del signo, debemos puntualizar que, como señala la STJCE 22 de junio de 1999, al realizar la apreciación de la notoriedad, procede tomar en consideración, entre otros aspectos, la cuota de mercado poseída por el signo distintivo, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, así como la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. (···)'.

No consta el estudio de mercado que indique la proporción de sectores interesados que indentifique los servicios da la mercantil actoras atribuyéndole una procedencia empresarial, o informes en tal sentido de Cámaras de Comercio e Industria - se aportó un mero certificado sobre el uso del signo no inscrito- o asociaciones de consumidores o productores.

La intensidad, extensión y duración de uso de la marca o la importancia de las inversiones no puede confundirse con la prueba de la actividad general de la empresa -siendo esto último sobre lo que versa la documental aportada con la demanda- y finalmente debía precisarse el volumen de negocio y la cuota de mercado, debiendo dicha difusión referirse el signo mixto utilizado sin limitarse al elemento denominativo de la marca o signo sino a la marca mixta.

De nuevo, y por cuanto acaba de razonarse, debe desestimar el motivo al no existir prueba del carácter notorio del signo distintivo empleado por la actora.

No procede declarar que el demandado se abstenga de utilizar la denominación 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS' sin perjuicio de que la actora pueda instar el registro como marca del signo distintivo que viene utilizando, con los efectos aparejados a dicha inscripción ( art. 34 de la LM).

Quinto.- Estudio conjunto de los respectivos recursos de las partes en relación con la tipificación de la conducta del demandado como acto de conducta desleal del art. 4 de la LCD .

La sentencia apelada consideró que la denuncia penal formulada por el demandado contra la actora -por un presunto delito del art. 274 del CP- constituía un acto de competencia desleal del art. 4 de la LCD. Concretamente en su fundamento cuarto se razonaba que si bien ni las denuncias penales ni las administrativas pueden constituir actos de explotación de la reputación ajena ( art. 12 de la LCD) la denuncia penal formulada por el demandado al perseguir una finalidad concurrencial sí constituía un acto de competencia desleal al amparo del art. 4 de la LCD. Avanzamos que no podemos compartir dicha conclusión y para ello analizaremos el presupuesto que rige para aplicar la LCD y la cláusula general del art. 4 de la LCD.

En cuanto a lo primero, son dos los presupuestos ineludibles para aplicar los tiposcontemplados en la LCD: que el comportamiento enjuiciado se realice (1) 'en el mercado' y(2) que se realice 'con fines concurrenciales'( art. 2.1 de la LCD bajo el epígrafe 'ámbito objetivo' de la LCD).

Con respecto al primero de los presupuestos mencionados -que el comportamiento enjuiciado tenga lugar 'en el mercado'-además de constituir a su vez presupuesto previo de la finalidad concurrencial perseguida, en cuanto a su significado no parece plantear especiales dudas interpretativas.

La finalidad concurrencial se deducirá de las 'circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero'( art. 2.2 de la LCD).

Sobre el ámbito de aplicación de la LCD resulta ilustrativa la SAP de Valencia de 01 de diciembre de 2020 (rec. 552/2020, FJ 5):

'QUINTO.- Sobre el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal .

5.1. Criterios Jurisprudenciales.

De la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 29 de enero de 2019 (ROJ STS 140/2019 ) resulta la interpretación del artículo 2 de la LCD deduciéndose de su lectura que: 1) artículo 2.1, al delimitar su ámbito objetivo de aplicación, exige, para que las conductas tipificadas puedan considerarse actos de competencia desleal, que 'se realicen en el mercado y con fines concurrenciales'.

2) Lo relevante, conforme al art. 2.2 LCD , es que los actos objeto de enjuiciamiento, en atención a las circunstancias en que se realizan, sean objetivamente idóneos 'para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero' y se remite al contenido de su Sentencia 170/2014, de 8 de abril .

La Sala entiende que lo relevante es determinar si los comportamientos denunciados y acreditados son idóneos para influir en el mercado, en concreto porque mermen la competitividad de la sociedad demandante en beneficio de sus competidores. (···)'.

En lo que se refiere a la aplicación de la cláusula general contenida en el art. 4 de la LCD debemos partir de las especiales notas que caracterizan al tipo contemplado en dicho precepto:

1.- la principal virtualidad de la cláusula general del art. 4 de la LCD es la de que a través de la misma pueden abarcarse nuevas conductas no previstas en el momento de aprobación de la Ley, constituyéndose en una suerte de 'válvula de autorregulación del sistema'que aseguraría la constante actualización de la Ley por vía judicial sin necesidad de reformas legislativas,

2.- dicho precepto contempla actos de competencia desleal con sustantividad propia y que, por tanto, no estén ya tipificados en los arts. 5 a 18 de la LCD. En definitiva el art. 4 abarca la comisión de actos que carecen de tipificación expresa,

3.- deben identificarse las razones en las que se funda la deslealtad de la conducta, y,

4.- no cabe por la vía del art. 4 de la LCD tipificar conductas que debieron ser subsumidas en los demás actos de competencia desleal.

Así lo razona la SAP de Vizcaya de 01 de septiembre de 2014 (rec. 149/2010, FJ 4):

'(···)E! art. 5 LCD , actualmente 4, en ía redacción conforme a la Ley 29/2009 de 31 de diciembre, que lleva por título cláusula general, reputa 'desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de ia buena fe'.

Con relación a este precepto la STS 15 de diciembre de 2008 dice (...)

la jurisprudencia de esta Sala viene declarando en su interpretación y aplicación:

1º. Que el precepto está reservado a comportamientos que merezcan la calificación de desleales no contemplados en los arts. 6 a 17 de la propia Ley ( SS 23 de mayo de 2005 ; 24 de noviembre y 29 de diciembre de 2006 ; 10 de octubre y 28 de noviembre de 2007; 19 y 28 E y 29 mayo de 2008 );

2º. Que no establece un principio abstracto objeto de desarrollo en los artículos siguientes ( SS. 24 de noviembre de 2006 y 23 de marzo de 2007 ), sino un supuesto de ilicitud con sustantividad propia (SS. 24 de noviembre de 2006 y 23 de marzo de 2007 ), que entraña una norma completa (S. 29 de diciembre de 2006 ), por lo que no cabe su alegación si los actos se contemplan en otra norma ( SS. 7 de junio de 2000 , 23 de junio y 28 de septiembre de 2005 ). Su plena autonomía se manifiesta en que no puede valorarse en relación con los actos típicos de los arts. 6 a 17, pues no tiene carácter integrativo o complementario de los mismos ( SS. 20 de febrero y 4 de septiembre de 2006 y 23 de noviembre de 2007 ), de ahí que quepa rechazar de plano todo planteamiento que pretenda configurar el ilícito general como una versión de los tipos específicos modalizados por un comportamiento contrario a la buena fe objetiva ( SS. 22 de febrero y 11 de julio de 2006 ; 19 y 29 de mayo y 8 de julio de 2008 );

3º. El precepto comprende los actos realizados en el mercado (trascendencia externa) con fines concurrenciales (idóneos para promover o asegurar la difusión de las prestaciones propias o de un tercero) que, no estando tipificados, supongan una deslealtad por ser objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe objetiva, la cual actúa como un estándar o patrón de comportamiento justo y honrado reconocido en el tráfico a las circunstancias concretas, es decir, conforme a los valores de ía honradez, lealtad y justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena ( SS. 16 de junio de 2000 ; 15 de junio de 2001 ; 19 de febrero de 2002 ; 14 de julio de 2003 ; 21 de octubre de 2005 ; 14 de marzo de 2007 ). Se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no 'mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan la estructura competitiva del mercado o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado' ( SS. 24 de noviembre de 2006 y 23 de marzo de 2007 ); y,

4º. La infracción del art. 5 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta (S. 24 de noviembre de 2006), sin que baste citar el precepto en los fundamentos de derecho de la demanda (S. 19 de mayo de 2008).

Por su parte, la STS 21 de febrero de 2012 , que recoge la doctrina contenida en las SS 8 de octubre de 2009 y 22 de noviembre de 2010 con cita de otras, recuerda que 'el art. 5 de la Ley 3/ 19991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieron ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuridicidad degradada, mediante la calificación de desleal aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas'.

La doctrina señala que el art. 4 LCD tiene por finalidad poder abarcar nuevas conductas no previstas en el momento de aprobación de la Ley. El artículo 4 vendría a ser una suerte de 'válvula de autorregulación del sistema' que aseguraría la constante actualización de la Ley sin necesidad de modificarla. Es un instrumento eficaz en manos de los tribunales para poner coto a conductas que no estaban previstas en ninguno de los tipos especiales pero que, aún así, se consideraba que debían resultar prohibidas.

Y como ya se ha dicho que la cláusula general es de aplicación únicamente cuando la conducta no es subsumible en otros preceptos, antes de analizar la posible contravención del art. 5, actualmente 4, deberá examinarse si la conducta de ios demandados infringe los artículos 6 (confusión), 11 (actos de imitación), 12 (explotación de la reputación ajena), 13 (violación de secretos), 14.1 y 2 (inducción a la infracción contractual).(···)'.

Sexto.-Pues bien como hemos adelantado no podemos compartir la decisión adoptada en la sentencia apelada porque la misma al centrar sus razonamientos en el efecto concurrencial ( art. 2.1 de la LCD) de la denuncia penal presentada por el demandado (por un presunto delito del art. 274 del CP) ha obviando que dicho efecto concurrencial debe producirse como consecuencia de un acto realizado en el mercado ( art.2.1 de la LCD) y esto último es lo que consideramos que no se ha producido. Ni los Tribunales de Justicia ni los órganos administrativos son instituciones integradas o que formen parte del mercado, ni las actuaciones llevados ante los mismos son actos de mercado a los efectos del art. 2.1 de la LCD.

Como hipótesis, y lo decimos a mayor abundamiento, cabe plantearse si una campaña de acoso en la que tambiénse incluyera el acoso judicial, aprovechando una situación de poder y con la finalidad de acosar a un competidor, tal vez podría constituir una práctica agresiva del art. 8 de la LCD. No consta en este caso la situación de poder que exige el tipo, ni el tipo en cuestión ha sido alegado por las demandantes.

Igualmente, como hipótesis y a mayor abundamiento, cabe plantearse si las manifestaciones vertidas con ocasión de una denuncia/demanda hechas con publicidad y con la finalidad de menoscabar en el mercado el crédito del denunciado/demandado serían susceptibles de tipificarse como actos de denigración del art. 9 de la LCD. En nuestro caso no consta esa campaña en prensa o en las redes, ni tampoco el tipo ha sido alegado.

Finalmente, y al margen de que ni las denuncias penales ni las administrativas son actos realizados en el mercado a los que pueda aplicarse la LCD, la coherencia interna de la sentencia al resolver que únicamente la denuncia penal y no las denuncias administrativas, son susceptibles de integrar el tipo del art. 4 de la LCD, cuando en teoría la finalidad concurrencial perseguida por el demandado al formular una y otras sería la misma.

Recapitulando, debemos desestimar el recurso formulado por la parte actora y estimar el formulado por el demandado. Como consecuencia de ello debemos revocar también el pronunciamiento conforme al cual se obliga al demandado a desistir de la denuncia penal, ya que tampoco entendemos que exista habilitación legal pera obligar al demandado a realizar tal desistimiento, máxime teniendo el presente pleito su origen en una cuestión prejudicial devolutiva ( art. 4 de la LECrim) tras cuya resolución será el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Córdoba el que resuelva lo procedente.

Igualmente como consecuencia de la estimación del recurso deben revocarse los pronunciamientos relativos a la indemnización acordada a favor de la parte actora y la publicación del fallo de la sentencia a costa del demandado.

Séptimo.- Recurso formulado por D. Ruperto.

Recurso dirigido contra la declaración de nulidad de la marca española nº. 3.694.826 denominativa 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS' para servicios de la clase 39ª titulada por D. Ruperto.

Como hemos declarado en relación al art. 51.1 b) de la Ley de Marcas en nuestras Sentencias de 30 de junio de 2020 (FJ 5) y de 30 de diciembre de 2021 (FJ 2) para apreciar la mala fe no basta que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, sino que además habrá que estar tanto (1) la intención del solicitante como (2) las circunstancias del caso.

Concretando aun más, de cara a apreciar la existencia de mala fe serán factores muy relaventes que el solicitante persiga con el registro de la marca los siguientes fines: (1) el aprovechamiento de la reputación ganada por el signo ajeno, y, (2) impedir al tercero continuar con la utilización del signo. En las sentencias que acabamos de citar hemos dicho:

'(···) El artículo 51.1.b de la Ley de Marcas establece que:

'1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'.

El Tribunal de Justicia, en la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria -con un mismo contenido que el del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -viene destacando, desde la sentencia de 11 de junio de 2009 , a la que debemos añadir la de 27 de junio de 2013 , que no basta para afirmar la concurrencia de mala fe con que 'el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza en, al menos, un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita'(40); por lo que se debe 'tomar en consideración igualmente la intención del solicitante '(41); y, claro está, la mala fe 'debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso' (42).

Como recuerda la jurisprudencia, STS de 10 de abril de 2015 y 13 de enero de 2011 , la sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, en cuanto permite valorar el comportamiento de quien solicitó el registro, comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible, aunque sin prescindir del necesario componente subjetivo - ya que también la buena fe es reflejo de un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda ser tomada en consideración.

Como establece tal doctrina jurisprudencial, al igual que en otra anterior, de 22 de junio de 2011, una de las manifestaciones típicas de la actuación de mala fe es, en este ámbito, la de intentar, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero, distinguidos con otra marca conocida, buscando, con la aproximación, el favor de los consumidores con aprovechamiento de la reputación del signo ajeno.

Dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 14.3.2019 que

'... 9.- Conforme al invocado art. 51.1.b) LM , el registro de una marca podrá declararse nulo [ c]uando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe . Este precepto incorpora a nuestro Derecho la norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE que dispone la nulidad absoluta de la marca obtenida con mala fe del solicitante ; y esta norma legal es equivalente al art. 59.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 , de 14 de junio de 2017, en el ámbito de la regulación de la marca de la Unión Europea. El concepto de mala fe al que se refiere la norma no está definido en la Directiva ni se contiene en la misma una remisión expresa al Derecho de los Estados Miembros sobre ese concepto; por lo que, conforme a las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio de igualdad, es un concepto que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme y, como tiene declarado el TJUE (Sentencia de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries ), el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta.

Sobre esta cuestión de contenido europeo se ha pronunciado el TJUE en las sentencias de 11 de junio de 2009, C-529/07, caso Chocoladefabriken Lindt Spru?ngli , y de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries. El Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 302/2016, de 9 de mayo , señala que la jurisprudencia comunitaria (verbigracia, STJCE de 11 de junio de 2009, asunto C-529/06, caso Lindt ) ha establecido los siguientes requisitos para la apreciación de mala fe a estos efectos:

a) Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora) venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.

b) La intención del solicitante de impedir que un tercero (nuevamente, la demandante) continúe utilizando un signo.

Y añade, con cita en la STJUE de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries , ap. 36, que [..] la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt Spru?ngli, C-529/07 , Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42)'.

Así, la meritada STS establece que [c]onforme a tales criterios, no puede considerarse que las marcas de los demandados sean nulas (en el sentido de nulidad absoluta), porque aunque puedan ser confundibles con las de la actora (lo que se analizará con detalle más adelante), no se aprecia intención de impedir que la demandante siga usando sus marcas y comercializando sus servicios. Al no darse tales premisas, la sentencia recurrida se ha ajustado a la jurisprudencia comunitaria ...'.

Añade la Sentencia de igual Sala y Sección 15, de 11.4.2014 [ROJ: SAP B 3399/2014] que

'... De la argumentación de esa resolución del TJUE se pueden deducir los siguientes criterios:

1º) El momento pertinente para apreciar la existencia de mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

2º) La existencia de mala fe se debe apreciar globalmente, teniendo en cuenta todos los datos que se conocen.

3º) Entre los concretos factores a tomar en consideración para apreciar si existe mala fe en el registro se encuentran los siguientes:

A) De carácter subjetivo:

a) El conocimiento del solicitante de que un tercero utiliza un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Debiendo presumirse el conocimiento cuando la misma pueda resultar de la duración de la utilización o del conocimiento general de la misma en el sector económico de que se trate.

b) La intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

B) De carácter objetivo:

i) Cuando posteriormente resulta que el registro como marca se hizo sin la intención de utilizarla, únicamente con el propósito de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

ii) La naturaleza de la marca registrada, cuando el signo consista en la forma o presentación del producto y la libertad de elección de los competidores pueda venir restringida por consideraciones de orden técnico o comercial, de forma que la marca pueda llegar a impedir la comercialización de productos comparables.

iii) El grado de notoriedad de que goza un signo en el momento de presentar la solicitud, pues ese grado de notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible ...'.

En términos semejantes la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 21.7.2017 afirma en relación a dicha causa de nulidad absoluta que

'...se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate...', añadiendo que '...la sentencia del Ato Tribunal de 23 de noviembre de 2010 parece inclinarse por la mala fe objetiva, al señalar que 'La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes'...', concepto si bien matizado por '... la ulterior sentencia de 22 de junio de 2011 , que se expresa en los siguientes términos: 'Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , esta en relación con el artículo 3, apartado 2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-'. Encontramos la misma formulación en las ulteriores sentencias de 13 de enero y 7 de febrero de 2012 , 2 de septiembre de 2013 y 10 de abril de 2015 ...'.

Octavo.-Aunque el apelante alega como motivo del recurso el error en la valoración de la prueba no advertimos en su recurso una verdadera impugnación de la, por otra parte, acertada valoración probatoria efectuada en la instancia sino un cuestionamiento de su fundamentación jurídica.

La sentencia que se recurre basa su conclusión en hasta cuatro hechos base que además no fueron controvertidos:

1.- que el signo utilizado por la mercantil actora no estaba inscrito,

2.- la rivalidad profesional entre los litigantes,

3.- el conocimiento por parte del demandado, como así lo reconoció en el acto de juicio, de ser perfectamente conocedor de que la mercantil actora utilizaba en el mercado el signo 'ARTENCORDOBA',

4.- pese a lo anterior el demandado solicitó el registro de la marca para identificar en el mercado servicios profesionales de visitas turísticas guidas con una denominación muy similar a la utilizada por la mercantil actora 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS' para tan solo tres meses después de dicho registro denunciar a la entidad actora en vía administrativa y penalmente.

A partir de tales hechos base el magistrado de instancia correctamente concluyó (386 de la LEC) que la inscripción de la marca por parte del actor tenía como única finalidad impedir que la actora continuara utilizando la denominación 'ARTENCORDOBA' que venía utilizando durante años -lo que era conocido por el demandado- y como consecuencia de lo anterior declaró la nulidad de dicha marca al amparo del art. 51.1 b) de la LM por haber actuado el citado demandado con mala fe.

En definitiva ningún error en la valoración de la prueba ni en la aplicación del derecho puede imputarse a la sentencia apelada. Es más consideramos que la cuestión es tan clara y no presenta dudas por lo cual procede, sin necesidad de mayores razonamientos, la desestimación del motivo.

Noveno.-Desestimado integramente el recurso formulado por la parte actora procede imponerle las costas derivadas del mismo a la citada actora ( art. 398.1 de la LEC).

Estimado parcialmente el recurso formulado por el demandado no procede hacer expresa imposición de las costas de esta alzada con respecto al mismo ( art. 398.2 de la LEC).

Fallo

ESTA SALA HA DECIDIDO:

1.- DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por Dª. Amparo y la mercantil ARTE DE CÓRDOBA, S.L contra la Sentencia núm. 31/2021, de 15 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, de Marcas, Patentes y Protección Jurídica del Diseño industria, en los autos de procedimiento ordinario núm. 739/2019, imponiendo a la citada apelante las costas de esta alzada derivadas de su recurso.

2.- ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por D. Ruperto contra la Sentencia núm. 31/2021, de 15 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, de Marcas, Patentes y Protección Jurídica del Diseño industria, en los autos de procedimiento ordinario núm. 739/2019, y en consecuencia estimamos parcialmente la demanda formulada por las demandantes con los siguientes pronunciamientos:

Primero.- Declarar la nulidad de la marca espan~ola n.o 3.694.826, denominativa, 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS', para servicios de la clase 39a titulada por D. Ruperto, por haber sido solicitada eÂ?sta de mala fe al amparo del artiÂ?culo 51.1.b) LM.

Segundo.- Condenamos a D. Ruperto a estar y pasar por anterior declaración.

Tercero.- Condenamos a D. Ruperto a la cancelacioÂ?n registral, a su costa, de la marca ES n.o 3.694.826, denominativa, 'ARTENCORDOBA VISITAS GUIADAS', para servicios de la clase 39a titulada por D. Ruperto, remitieÂ?ndose al efecto el oportuno oficio a la OEPM.

Cuarto.- No procede hacer expresa imposición de las costas de esta alzada.

Contra esta resolución cabe recurso de casación, de justificar interés casacional y, en este caso, también extraordinario por infracción procesal, a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación, a resolver por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

'La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.'