Sentencia Civil Nº 514/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 447/2011 de 22 de Diciembre de 2011

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN 15ª

ROLLO nº 447/2011-2ª

JUZGADO MERCANTIL 4 BARCELONA

JUICIO ORDINARIO 154/2009

SENTENCIA Núm. 514/2011

Ilmos. Sres.:

Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN

D. LUÍS GARRIDO ESPA

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

Barcelona, veintidós diciembre de 2011.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario número 154/2009, sobre propiedad intelectual y competencia desleal, seguidos ante el Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona, a instancia de JCM TECHNOLOGIES, S.A., representada por el procurador don Federico Barba Sopeña y defendida por los letrados don Jorge Grau Mora y doña Maite Ferrándiz Avendaño, contra APLICACIONES ELECTRÓNICAS Y DE RADIOFRECUENCIA, S.L. y AERF RADIO, S.L., representadas por la procuradora doña Alicia Barbany Cairó y defendidas por el letrado don Ernest Orth Garcia, y contra MHZ REMOCON, S.L.U., representada por la procuradora doña Carmen Muñoz Vences y defendida por el letrado don José Ignacio Rubio Quesada. La Sala conoce de estos autos en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las tres demandadas, contra la sentencia de 16 de marzo de 2011 .

Antecedentes

La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

" Estimar la demanda, declarar que los demandados Aplicaciones Electrónicas y deRadiofrecuencia, S.L., AERF RADIO, S.L. y MHZ REMOCON, S.L.U. han infringido los derechos de propiedad intelectual que el actor JCM TECHNOLOGIES, S.A., es titularsobre el software que incorporan los mandos a distancia Go Motion, condenar a los demandados a cesar en la actividad infractora de fabricación y comercialización de mandos a distancia con dicho software (hasta el momento identificados con nombre MHZ006), así como máquinas duplicadoras de los mandos Go Motion (hasta el momento identificadas como RDHCODE2), retirar del mercado y destruir los mandos y las máquinas infractoras que queden en su poder y a indemnizar al actor en la suma de 24.714,56 euros, así como al pago de las costas procesales ."

APLICACIONES ELECTRÓNICAS Y DE RADIOFRECUENCIA, S.L., AERF RADIO, S.L. y MHZ REMOCON, S.L.U. interpusieron recursos de apelación contra la citada sentencia. Admitidos en ambos efectos, se remitieron los autos a esta Sala previo emplazamiento de las partes. Comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales y se señaló para votación y fallo el día 2 de noviembre de 201 1.

Ponente: la magistrada MARTA RALLO AYEZCUREN.

Fundamentos

JCM TECHNOLOGIES, S.A. (en adelante, JCM) formuló demanda de infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal contra APLICACIONES ELECTRÓNICAS Y DE RADIOFRECUENCIA, S.L. (en adelante, AERF) y MHZ REMOCON, S.L.U., demanda que más tarde amplió contra AERF RADIO, S.L.

En la demanda, se exponía que la actora fabrica y comercializa desde hace años unos mandos a distancia de código variable para puertas de parking u otro tipo de dispositivos. Concretamente, se afirmaba que el departamento de I+D de JCM había desarrollado un sofisticado software ejecutable sobre aquellos mandos a distancia, con el fin de destacarse de la competencia, la cual suele hacer uso, en sus mandos, de dispositivos que integran software estándar creado por los fabricantes de circuitos integrados. Los mandos de la actora se identifican en el mercado como GO-MOTION y, según JCM, permiten ejecutar funciones muy distintas con un solo mando y facultan al propio usuario, sin especiales conocimientos técnicos, a habilitar mandos GO- MOTION idénticos, sin necesidad de acudir a un instalador. El usuario puede copiar en otro mando GO-MOTION las mismas funciones programadas en uno preexistente (para ello, basta con pulsar durante un lapso de tiempo un botón del mando a copiar y un botón del mando que copia). Añadía la demandante que son mandos cuyo sistema de transmisión tiene un alcance muy amplio y cuyas medidas de seguridad los hacen invulnerables.

La actora alegaba que, recientemente, había comprobado que las demandadas estaban fabricando y comercializando unos mandos a distancia programables que incorporaban un microcontrolador sobre el que se ejecuta el software creado por JCM, sin la previa autorización de ésta. AERF, con sede en Vic, como la demandante, sería la encargada de fabricarlos y MHZ REMOCON, ubicada en Málaga, los distribuiría en el mercado español. Se trataba de unos mandos a distancia de código variable identificados en el mercado como MHZ REMOCON (Ref. MHZ006), programados mediante unas máquinas duplicadoras que se identifican en el mercado como RDHCODE2 , comercializadas también por las demandadas AERF y MHZ REMOCON.

I . Con base en tales hechos, JCM sostenía la existencia de una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante, reconocidos en los artículos 95 y ss. de la Ley de propiedad intelectual (LPI ), que protegen los programas de ordenador.

II . La demandante accionaba también con base en la Ley de competencia desleal (LCD), artículo 13 , por la violación de secretos de JCM, llevada a cabo por las demandadas por medio de espionaje o procedimiento análogo. En la demanda, se alegaba que las demandadas contaban con el sistema de validación basado en criptografía, desarrollado por JCM para sus mandos GO- MOTION, y que, para ello, habían tenido acceso a unas claves de encriptación secretas de la actora.

Opuestas las demandadas a los hechos y a las pretensiones de la demanda -con alegaciones que reproducen en apelación y se analizarán más adelante- y tramitado el juicio ante el juzgado mercantil, el Sr. magistrado dictó sentencia en la que, con una razonada argumentación, concluyó la originalidad del programa de la demandante y la copia de dicho software por las demandadas. En consecuencia, estimó vulnerados los derechos de propiedad intelectual de JCM y acogió al respecto la demanda, en los términos transcritos en el antecedente de hecho primero de esta resolución.

El fundamento de derecho 25 de la sentencia del juzgado expone que, al haberse estimado, aun cuando sea parcialmente, todas las pretensiones de la demanda como consecuencia de la infracción de propiedad intelectual, carece de objeto entrar a analizar si esos actos constituyen, además, actos de competencia desleal.

Contra la sentencia del juzgado formulan recursos de apelación las tres demandadas: AERF, AERF RADIO y MHZ REMOCON.

Los recursos de apelación de AERF y de AERF RADIO son idénticos. Alegan, como motivos:

Error en el fundamento de derecho 1, apartado b), al relacionar determinado hecho como no controvertido

Error sobre el hecho controvertido de si el programa de la actora JCM es una creación original.

Error sobre el hecho controvertido de si el programa que ejecutan los mandos MHZ es una copia del software de JCM.

Breve referencia a alguno de los momentos del juicio en que la prueba practicada apoya, según los recursos, los argumentos de las entidades demandadas.

Error en la apreciación de la prueba: inexistencia de daño emergente o, subsidiariamente, error en la cuantificación.

Error en la apreciación de la prueba: inexistencia de lucro cesante o, subsidiariamente, error en la cuantificación.

Infracción del artículo 394.2 LEC e improcedente condena en costas.

MHZ REMOCON aduce los siguientes motivos de recurso:

Error con respecto a los hechos objeto de debate: la originalidad del software de los mandos Go Motion como hecho objeto de debate.

Error en la apreciación de la prueba: ausencia de prueba de que el software que ejecutan los mandos MHZ sea un plagio o copia de los del actor.

Error en la apreciación de la prueba: ausencia de prueba de que el software que ejecutan las máquinas duplicadoras RDHCODE2 sea un plagio o copia de los del actor.

Error en la apreciación de la prueba: inexistencia de daño emergente ni lucro cesante y, subsidiariamente, error en la cuantificación.

Cumplimiento imposible de los términos de la sentencia, tal y como está redactado el fallo.

Infracción del artículo 394.2 LEC e improcedente condena en costas.

Los tres recursos de apelación solicitan:

Con carácter principal, la desestimación íntegra de la demanda, por inexistencia de infracción de los derechos de la propiedad intelectual, con imposición de costas a la demandante.

Subsidiariamente, la desestimación íntegra de la demanda, por inexistencia de daños y perjuicios derivados de la conducta de las demandadas, con imposición de costas a la demandante.

En caso de desestimarse las peticiones anteriores, reducción de la cuantía de la indemnización, en los términos -a su vez estructurados como principales y subsidiarios- que detalla el recurso, sin pronunciamiento en las costas de ninguna de las dos instancias.

Finalmente, en caso de desestimación de las peticiones precedentes, que se deje sin efecto la condena en costas de la primera instancia y no se impongan las de la apelación.

El artículo 46 5. 5 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC ) establece que la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461. Añade que la resolución no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado.

Estas razones de congruencia en la apelación delimitan el ámbito de conocimiento del tribunal. Queda fuera del debate la acción de competencia desleal, que el Sr. magistrado no examinó, en decisión no cuestionada en la segunda instancia.

Queda, asimismo, fuera de la controversia, por congruencia con las pretensiones de las partes en la primera instancia y los fundamentos de hecho y de derecho alegados, la cuestión de si el microcódigo es protegible como programa de ordenador, conforme a las disposiciones de la LPI. Las serias dudas al respecto que AERF y AERF RADIO invocan en el recurso de apelación (f. 438, vuelto) son del todo extemporáneas.

En cualquier caso, la posición afirmativa pacífica de los litigantes en la primera instancia tiene apoyo en el amplio tenor del artículo 96.1 LPI : " a los efectos de la LPI, se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación".

La Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, en su artículo 1.2 ., al igual que en el de la Directiva que la deroga, 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, establece: " La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador ". A la cuestión se refieren expresamente ambas Directivas, en su considerando séptimo, conforme al cual, a los efectos de dichas normas, el término " programa de ordenador " incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el " hardware ".

Con la misma amplitud, el artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, que protege " los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión ."

El primer apartado del recurso de apelación de AERF y AERF RADIO, más que un motivo de apelación, contiene una puntualización. Según las recurrentes, en el fundamento de derecho 1, apartado b), de la sentencia del juzgado existe un error al consignarse como hecho no controvertido que los mandos MHZ006 son " capaces de reproducir todas las funcionalidades de los mandos GO-MOTION para abrir algunas de las puertas en las que está instalado el sistema ".

Sin prejuzgar su relevancia para la cuestión de fondo, se acoge la precisión efectuada por la parte, en el sentido de que la afirmación que hizo al respecto, en la contestación a la demanda, fue la de que el mando MHZ REMOCON (ref. MHZ006), " una vez fabricado no puede en si mismo realizar ninguna función de las que son propias del mando GO de la actora. Para ello se necesita proceder a la duplicación sobre el mismo de un mando original GO mediante la máquina preparada para ello, y es el propio usuario propietario del mando el que solicita dicha duplicación y el que después activa el mando duplicado en su instalación (lo da de alta en el receptor)... "

Sobre la originalidad del programa de JCM

El primero de los motivos de recurso de las tres demandadas es -cuando menos, nominalmente- el mismo. Alegan "error sobre el hecho controvertido de si el programa de la actora JCM es una creación original".

Comenzaremos resumiendo el tratamiento que da a la cuestión la sentencia del juzgado, en sus fundamentos de derecho 3 a 12.

El Sr. magistrado expone que AERF y AERF RADIO, en sus contestaciones a la demanda, reconocen que JCM es titular del software que ejecuta el mando GO y dicen textualmente: " esta parte está conforme, en principio, en lo que respecta a la titularidad del software creado por JCM y ejecutado en sus mandos GO-MOTION " (páginas 8 y 5 de las respectivas contestaciones).

En cuanto a MHZ REMOCON, aunque la sentencia del juzgado apunta que su posición en este punto es secundaria, por ser la distribuidora de los mandos fabricados por AERF RADIO, la cual ha reconocido que el software ha sido desarrollado por JCM, el juez mercantil entra en cualquier caso a examinar sus objeciones sobre la originalidad del programa de la actora y lo hace exhaustivamente. La sentencia precisa que MHZ REMOCON no niega que el software instalado y ejecutado en los mandos de GO haya sido desarrollado por JCM (hecho segundo de la contestación), sino que niega que el programa presente innovaciones tecnológicas, entendidas como novedades respecto de los programas existentes en el mercado.

Tras citar el artículo 10.1 LPI , el juez analiza el concepto de originalidad; su acepción subjetiva y objetiva; las previsiones del artículo 96.2 LPI y las previsiones del artículo 1.3 y del considerando octavo de la Directiva 91/250/CEE (y de la Directiva 2009/24/CE). Cita, asimismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 14 de enero de 2008 y viene a concluir que la originalidad del programa, en el sentido de novedad de características o funcionalidades, puede ser relevante para determinar si el programa ha sido o no copiado, pero es irrelevante a los efectos de la originalidad requerida para que su autor goce de derechos de propiedad intelectual. A estos efectos, el Sr. magistrado considera bastante que el programa sea una creación intelectual propia de su autor.

La argumentación de la sentencia del juzgado termina, en este punto, con un recordatorio del artículo 405 de la LEC , que impone a la parte demandada la carga de negar o admitir los hechos aducidos por la actora y, en este caso, el relativo a que JCM había desarrollado el programa ejecutado por los mandos GO. El silencio al respecto lo valora el juez como admisión tácita. Que MHZ REMOCON niegue que el software de JCM sea sofisticado, como lo califica la demandante; que niegue que en su desarrollo haya intervenido la Universitat de Vic, como igualmente sostiene la actora o que niegue que los mandos sean originales frente a los preexistentes en el mercado, son datos que el magistrado considera intrascendentes, por no depender de ellos la protección que la ley dispensa a los programas de ordenador.

El motivo de recurso de MHZ REMOCON reúne una serie de alegaciones de naturaleza diversa, a todas las cuales intentaremos dar respuesta.

I . Parte de las alegaciones sostienen que el juez mercantil ha eludido examinar la cuestión controvertida, de la originalidad del software, planteada por MHZ REMOCON, por atribuir a dicha demandada una posición secundaria en tal debate. Con ello, le habría causado indefensión.

Ya hemos expuesto, en el fundamento de derecho anterior, que el juez, aun atribuyendo una posición no principal a la demandada MHZ REMOCON en relación con esta cuestión, ha entrado a valorar en profundidad lo relativo a la originalidad del programa de ordenador. Por tanto, el reproche de indefensión se reputa del todo infundado.

II. El segundo grupo de argumentos de MHZ REMOCON entra en el fondo e insiste en la falta de originalidad del programa de JCM. Tal como apreció el juez, la demandada, en su contestación a la demanda, partió de un entendimiento erróneo del requisito de originalidad del software y lo interpretó en el sentido de novedad. MHZ REMOCON negó, con reiteración incesante, que el mando de JCM utilizara una tecnología novedosa; que aportara alguna invención, novedad o adelanto tecnológico al mercado; que la idea a proteger fuera tan brillante, novedosa y original que supusiera un adelanto en su campo, etc.

La sentencia de primera instancia recondujo adecuadamente la cuestión. Efectivamente, el artículo 96.2 LPI establece que " el programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor ". La Directiva 91/250/CEE ( Directiva 2009/24/CE) dice, en el artículo 1.3 : " El programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección. " Según el considerando octavo de la Directiva, " entre los criterios que deben utilizarse para determinar si un programa de ordenador constituye o no una obra original, no deberían aplicarse los de carácter cualitativo o los relativos al valor estético del programa ".

No cabe exigir requisitos como la altura creativa o la novedad. No se trata, pese a lo que afirma la contestación a la demanda, de proteger una invención o una idea. Como señala el artículo 96.4 LPI , " no estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces ". En el mismo sentido, el inciso final del artículo 1.2 de la Directiva, " Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva. "

En su recurso, MHZ REMOCON parece aceptar que, como razona la sentencia, el criterio de originalidad debe entenderse aquí en sentido subjetivo y niega que la actora haya acreditado, como le incumbe, que el programa discutido sea una creación intelectual propia de su autor. No cabe, sin embargo, alterar en segunda instancia los términos del debate. De acuerdo con el artículo 456 LEC , la revocación de la sentencia en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia .

Consideramos, como lo hizo el Sr. magistrado, que la demandada, en su contestación, no negó en ningún momento que el programa fuera, según se afirmaba en la demanda, una creación del departamento de I+D de JCM. La negación de originalidad discurrió, como se ha dicho, por otros caminos. La prueba del juicio y, en concreto, la prueba que articuló la parte actora y que admitió el juez versó sobre los hechos controvertidos, no sobre otros distintos que se cuestionan por vez primera en la apelación. Es cierto que MHZ REMOCON negó de manera contumaz, como alega en el recurso, la originalidad de los mandos, pero lo hizo atribuyendo al término originalidad el sentido referido, de ausencia de altura creativa, no de ausencia de creación intelectual de su autor.

III. MHZ REMOCON alude de nuevo en el recurso a la falta de prueba de la alegación de la otra parte sobre la intervención de la Universidad de Vic en la elaboración del software controvertido. Es cierto que no se ha probado que los proyectos llevados a cabo por JCM en colaboración con la Universidad de Vic dieran por fruto precisamente el programa de ordenador cuya protección se reclama en este juicio. Sin embargo, como ya expuso la sentencia del juzgado, el dato es irrelevante a los efectos de la protección pretendida. La calidad que pudieran aportar a la elaboración del software aquellos expertos universitarios nada añade al requisito de originalidad entendido en la forma ya explicada.

Finalmente, la demandada recurrente alega que los microcontroladores que incorporan los mandos son obra de la empresa americana Microchip y no del actor y, por tanto, la tecnología pertenecería a dicha empresa y no a la actora. Junto a lo novedoso de la alegación, suficiente para no atenderla, ya que en la contestación a la demanda la mención a Michochip no fue para atribuirle, en forma alguna, la autoría del software (f. 157), debe rechazarse que la utilización de un microcontrolador de Microchip (concretamente, según el informe pericial, PIC12F635), sobre el que se ejecuta el software de la actora objeto del proceso, permita confundir el microcontrolador con el programa de ordenador.

Por ello, el motivo debe desestimarse.

Aunque el recurso de AERF y AERF RADIO invoca, en su apartado segundo, "error sobre el hecho controvertido de que el programa de la actora es una creación original", lo cierto es que el contenido del epígrafe no se refiere propiamente al requisito de originalidad, sino a la existencia o no de copia del programa de JCM por parte de las demandadas. La única referencia a la falta de originalidad parece aludir a la ausencia de novedad y se desvía, por lo ya expuesto, del concepto legal.

Sobre la copia por las demandadas del programa de ordenador de JCM

El siguiente motivo de apelación, en los tres recursos, versa sobre el "error sobre el hecho controvertido de si el programa que ejecutan los mandos MHZ es una copia del software de JCM".

Como el juez indica, para verificar si hubo copia del programa de la actora, lo más sencillo hubiera sido comparar los códigos fuente de los programas que se denuncian como iguales, el de JCM y el de AERF RADIO. La demandante decidió no presentar ni el código fuente ni el código objeto del programa, para salvaguardar su confidencialidad, y ninguno de los peritos, ni el de la actora ni el de la demandada, tuvo acceso a ellos, aunque ninguno de los peritos manifestó tampoco la imposibilidad de valorar, sin aquellos códigos, si el programa de AERF RADIO reproducía o no el de JCM. La sentencia resume la tesis de cada uno de los peritos. El de la actora sostiene que el programa de los mandos MHZ es copia del software de JCM. El perito de la demandada concluye que los programas son diferentes, al menos, en parte. Tras analizar dichas pruebas y la declaración del testigo de la demandada Sr. Juan Pablo , a la luz de las alegaciones de las partes, el juez concluye que las demandadas copiaron el programa de la demandante.

En su apelación, las tres entidades demandadas aluden a la carga de la prueba de la existencia de copia que, es cierto, pesaba sobre la demandante, conforme a la regla general del artículo 2 17. 2 LEC . Sin embargo, compartimos con el juez mercantil la conclusión de que se han cumplido en el caso los estándares probatorios exigibles. En este sentido, consideramos particularmente relevante la prueba pericial del juicio.

Nos referiremos, en primer lugar, al informe aportado con la demanda (documento 21), elaborado por el ingeniero técnico electrónico Sr. Constancio . Los datos de interés que resultan del informe no han sido desvirtuados mediante ninguna otra prueba. Debe recordarse que la cuestión de la violación de secretos de la demandante y otras actuaciones que pudieran constituir competencia desleal no son objeto ya de enjuiciamiento, quedando éste circunscrito a los derechos de propiedad intelectual de JCM sobre el programa de ordenador.

El perito, tras el examen del mando GO de JCM, versión 2.3, y de tres mandos MHZ de la parte demandada, describe primeramente algunos elementos de todos ellos, sobre los que no parece existir discusión. Ambos mandos ( GO y MHZ) utilizan tecnología evolutiva (cada vez que se acciona el mando, se genera y emite un código digital diferente en forma de trama hacia un receptor -el dispositivo que acciona la puerta del parking-, para lo que es esencial que el emisor -mando- y el receptor estén sincronizados) y trabajan con una frecuencia portadora de 868,35 MHz. A nivel electrónico, el diagrama de bloques de los mandos de actora y demandadas se corresponde; el elemento central del módulo de control es también un microcontrolador PIC12F635. Hay diferencias en la botonera de los mandos MHZ, con tres pulsadores, y la de JCM, de cuatro pulsadores, y también difiere la configuración de la antena.

El perito afirma que ninguno de los mandos comprende un reloj, afirmación contradicha, como se verá, por el perito de la otra parte.

El informe del Sr. Constancio relaciona otras coincidencias, que considera relevantes, entre los mandos de actora y demandada:

El pin 7 de ambos microcontroladores comparte las mismas señales, característica innecesaria en los mandos de la demandada, ya que, para tres pulsadores, el mando dispone de suficientes pins para no tener que compartirlos. La configuración, por tanto, según el perito, no responde a exigencias de hardware, sino, en su caso, a requerimientos de software.

La lectura de las ID locations de los mandos MHZ se corresponde con la expresión 00020003, idéntica a la que resulta de la lectura de las del mando JCM (representa la versión 2.3 del software de JCM). Atendido que las ID locations son posiciones de memoria que el usuario puede escribir y modificar (personalizables) la coincidencia es destacable.

Las funcionalidades de los mandos MHZ son las mismas que las del mando JCM:

Número de tramas enviadas durante 1,5 segundos (9 o 10 tramas cuando la pulsación del mando es inferior a 1,5 segundos).

Número de tramas adicionales enviadas (10 tramas).

Tiempo entre tramas cuando se pulsa el pulsador 1 (las últimas tramas se transmiten más espaciadas en el tiempo).

Tiempo entre tramas cuando se acciona el pulsador 2 (tramas muy cercanas entre sí).

Tiempo máximo de transmisión cuando se mantiene el pulsador 2 accionado (10 segundos, más la transmisión de dos tramas especiales).

Errores idénticos detectados en el mando JCM -según la actora, subsanados en versiones sucesivas- y en los mandos MHZ:

Error durante la generación de pin 1 y pin 2. En la operación de dar de alta un mando en un determinado receptor, cuando el instalador no introduce ninguno de los códigos pin 1 o pin 2 y se presiona uno de los pulsadores del mando durante 10 segundos, no debería producirse la transmisión de ninguno de estos pins y, por error, se produce.

Error durante el accionamiento de un pulsador. Cuando se acciona un pulsador mientras se genera y emite una de las tramas adicionales de la serie de diez tramas, el software se limita a generar y transmitir una única trama, en lugar de generar y transmitir un nuevo tren de tramas.

Error generado por el rebote de un pulsador. El pulsador accionado produce rebotes que provocan que el software detecte activaciones/desactivaciones continuas del pulsador en un corto espacio de tiempo.

El dictamen traído al juicio por la parte demandada (documento 1), emitido por el ingeniero industrial Sr. Ignacio , de CITCEA- UPC (Centre d'Innovació Tencològica en Convertidors Estàtics i Accionaments, de la Universitat Politécnica de Catalunya) también aporta datos de interés.

El informe efectúa dos objeciones iniciales al dictamen aportado por la parte contraria. Aunque se acojan, consideramos que carecen de trascendencia en el tema que nos ocupa, la copia del programa de ordenador. La primera objeción se refiere a la normativa sobre la atribución de frecuencias a las que deben funcionar los equipos. La segunda, tacha de errónea la afirmación de que la electrónica no incorpora un reloj. Don. Ignacio sostiene que una noción básica y elemental de los sistemas basados en microcontrolador es que precisan de un reloj para poder ejecutar las instrucciones almacenadas en su memoria. El perito reproduce el datasheet del microcontrolador PIC12F635 y señala que tiene un reloj ( clock, CLK ), calibrado en fábrica, que se puede configurar para operar desde 125 kHz hasta 8 MHz. En el acto del juicio, el perito de la actora, Don. Constancio , rectificó o aclaró su afirmación inicial al respecto y señaló que no negaba que el mando tuviera señal de reloj, sino que tuviera un reloj de tiempo real de cristal de cuarzo preciso. Es su criterio, se trataría de un circuito oscilador RC que se puede utilizar a modo de reloj.

El dictamen Don. Ignacio no analiza las coincidencias de los mandos de actora y demandada señaladas por el otro perito (que hemos relacionado antes como A a D), pero se refiere directa o indirectamente a algunas de ellas.

Respecto de la consignada como A (que el pin 7 de ambos microcontroladores comparta las mismas señales), el perito de la demandada afirma que no es un requerimiento software sobrecargar algunos de los pines del microcontrolador del telemando de solo 3 pulsadores, sino que es, en todo caso, un ejercicio de optimización de recursos que realizan los ingenieros para poder reducir el tamaño y el coste de los equipos. Sin embargo, no nos queda del todo claro que haya tenido que sobrecargarse, en ambos mandos, precisamente el pin 7.

En cuanto a las ID locations del microcontrolador, el informe Don. Ignacio admite tácitamente la identidad apreciada por el otro perito (y la confirma de manera expresa en el acto del juicio, a preguntas del letrado de JCM, minuto 19:45 del CD) y, aunque no le atribuya relevancia, no aporta razones plausibles de la coincidencia.

En relación con la coincidencia de funcionalidades de los mandos y de sus tiempos, el informe Don. Ignacio afirma que ha efectuado unas pruebas con la finalidad de observar el tiempo transcurrido entre acontecimientos que se pudieran repetir, para comprobar el tiempo de ejecución de los algoritmos (programas), de manera que si el tiempo fuera exactamente el mismo, podría ser un indicio de que los programas fueran exactamente los mismos (aunque sin el código fuente no se podría afirmar con toda seguridad). Si los tiempos diferían sustancialmente (teniendo en cuenta las posibles variaciones de los relojes debidas a su calibración, dispersiones de fabricación, etc.) sería una prueba irrefutable de que los algoritmos de los microcontroladores son diferentes (al menos en parte). Partiendo del datasheet del microcontrolador, no sería significativa una diferencia de 5 %.

El resultado de la 1ª prueba no arrojó una diferencia significativa (0,523 %).

El resultado de la 2ª prueba dio una diferencia significativa (41,4 %).

El resultado de la 3ª prueba dio una diferencia también significativa (32,5 %).

Las diferencias significativas sólo pueden explicarse por el diferente número de instrucciones que se deben ejecutar (programas distintos) y no hay manera de explicarla por las derivas térmicas o de alimentación del microcontrolador. Por lo cual, el perito concluye afirmando rotundamente que los programas usados son diferentes, al menos en parte.

El perito Don. Ignacio no verifica los errores en los mandos que señala el informe del perito Don. Constancio (quizá por considerar suficientemente concluyente el resultado de las pruebas referidas en el apartado C).

A la vista de los resultados de las pruebas llevadas a cabo por Don. Ignacio , JCM aportó al juicio un informe complementario Don. Constancio (documento 28 de la actora). En él, la disparidad de los tiempos obtenidos en el dictamen Don. Ignacio se atribuye al hecho de que el perito analizó un mando de JCM sobre el que no se ejecuta la versión 2.3 del software de la actora (versión que, como se ha dicho, fue la analizada en el dictamen Don. Constancio ), sino la versión 2.6. Del informe complementario Don. Constancio tras efectuar las pruebas descritas por el perito de la parte demandada, resulta:

Que el mando JCM analizado por Don. Ignacio y el mando JCM versión 2.6 analizado por Don. Constancio tienen tiempos coincidentes.

Que los tiempos del mando MHZ (tanto en las lecturas efectuadas por Don. Ignacio como por Don. Constancio ) tienen una clara correspondencia con los tiempos del mando JCM 2.3 (examinado por Don. Constancio ), con diferencias dentro del 5 % admitido.

En el acto del juicio, el perito Don. Ignacio reconoce que ignora qué versión del mando JCM (2.3, 2.6 u otra) analizó (minuto 4:45 CD 2) y admite que las diferencias de tiempos apreciadas en las pruebas que efectuó para el dictamen pueden obedecer a que, en efecto, hubiera examinado otra versión del programa de la actora.

Valorados conjuntamente todos los informes periciales de autos, que hemos resumido, complementados con las aclaraciones efectuadas por los peritos en el acto del juicio, hemos de concluir, como el juez mercantil, que las demandadas copiaron el programa de ordenador de JCM.

Es elocuente, por carente de otra explicación, que los mandos MHZ manifiesten los errores del programa de JCM (descritos en un fundamento de derecho anterior). La existencia de tales errores, aun cuando fuera comunicada Don. Constancio por la demandante o un empleado de ésta -parece lógico que sea JCM quien haya detectado por uno u otro medio los defectos de sus productos-, fue verificada por el perito y no ha sido desvirtuada con ninguna prueba, ni siquiera negada por la parte demandada.

En cuanto a las funcionalidades de los telemandos y sus tiempos, las conclusiones últimas del perito Don. Constancio se estiman razonables y bien justificadas; no han sido desvirtuadas de ninguna forma en el juicio y permiten conciliar todas las periciales técnicas del proceso y concluir la bondad y la compatibilidad de los resultados de todas ellas, complementarios y no contradichos por ninguna otra prueba.

En consecuencia, debe desestimarse el motivo de recurso.

MHZ REMOCON alega, en el apartado tercero de su recurso, el error en la apreciación de la prueba, por no haberse acreditado, en su criterio, que el software que ejecutan las máquinas duplicadoras RDHCODE2 sea un plagio o copia del programa del actor.

Sin embargo, en su demanda, la parte actora no solicitó un pronunciamiento de tal naturaleza, en relación con dichas máquinas duplicadoras -ni una condena con base en la infracción tipificada en el artículo 102.c) LPI -, sino una condena, instrumental, a la cesación en cualquier acto de comercio, incluida la fabricación, el ofrecimiento a la venta, la exportación o posesión para los referidos fines, de las citadas máquinas duplicadoras, por servir de medio para infringir los derechos de propiedad intelectual de JCM sobre su software. Ésa ha sido la petición acogida en la sentencia del juzgado.

Más discutible es la cuestión que plantean los recursos de AERF y AERF RADIO cuando, dentro del motivo 3º, se refieren a las máquinas duplicadoras y aducen que la medida excede de las peticiones legítimas que puede efectuar la actora, puesto que las máquinas duplican una serie de mandos que están en el mercado y que no son objeto de este litigio. Añaden que si se accede a la pretensión de cesación respecto del mando MHZ REMOCON dejaría de tener significado, por innecesaria y gratuita, la medida relativa a la máquina duplicadora.

El artículo 139.1.d) LPI prevé que el cese de la actividad ilícita podrá comprender la retirada de los circuitos comerciales, la inutilización, y, en caso necesario, la destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos . Se ha acreditado en el juicio la utilización de las máquinas para duplicar los mandos infractores, pero no se ha probado que ése sea su principal destino.

Por ello, estimamos procedente acoger la alegación de las demandadas y denegar la medida.

Las demandadas apelantes alegan error en la valoración de la prueba, por apreciarse un daño emergente que no existe. Subsidiariamente, invocan error en la cuantificación. Lo mismo alegan respecto del lucro cesante.

I . La sentencia del juzgado condena a las demandadas a pagar a la actora, en concepto de daño emergente, un total de 6.080 euros, desglosado así:

2.699,77 euros, por gastos de detectives.

827,88 euros, por gastos de transporte del investigador privado y de un empleado de JCM al salón de la Ferretería, Suministros Industriales y Bricolaje FERRAMAD, para comprobar los productos ofrecidos por MHZ REMOCON.

2.553 euros (a razón de 45,6 euros/hora, por 56 horas), por el tiempo dedicado por el empleado de la actora, Sr. Severino , a la investigación y a la preparación del procedimiento judicial.

Aunque pueda comprenderse que la parte demandada mantenga un criterio distinto respecto de la necesidad de las gestiones de investigación realizadas o sobre su naturaleza, tales gastos se consideran existentes. Se enmarcan dentro de los previstos en el artículo 140.1, inciso final, LPI ( la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial ) y el importe fijado por el juez mercantil se estima razonable.

II . El lucro cesante lo cuantifica la sentencia del juzgado en 18.634,56 euros. El Sr. magistrado recuerda que nunca se trata de una cifra cierta y segura, sino solamente probable, en el supuesto de que la infracción no se hubiese producido. En el caso de autos, se ha atendido a los productos vendidos por el infractor y se ha considerado razonable pensar que si no los hubiera vendido, lo hubiera hecho la demandante. El juez no ignora la posibilidad de que cierto número de mandos no se hubiera llegado a duplicar si el precio a pagar hubiera sido superior, pero tiene en cuenta también que las demandadas no han tratado siquiera de cuantificar ese porcentaje.

No puede negarse en el caso de autos -aunque lo haga la parte demandada-, la existencia de lucro cesante, en los términos que expone la sentencia impugnada. El informe pericial contable aportado con la demanda establece un beneficio medio unitario de 2,24 euros por mando, cifra a la que se opone la parte demandada que, sin embargo, no ha aportado prueba contradictoria. Como el juez, consideramos que, atendida la diferencia de precios, no cabe pensar en una coincidencia plena entre los mandos vendidos por la parte demandada y los dejados de vender por la actora. Por ello, en defecto de datos más precisos, reduciremos estimativamente la cifra de lucro cesante en un 15 %, para fijarla en 15.840 euros.

MHZ REMOCON considera inejecutable el pronunciamiento de la sentencia que condena a las demandadas a retirar del mercado y destruir los mandos y máquinas infractoras que queden en su poder. No lo vemos así. La sentencia del juzgado no condena a prestaciones imposibles. La retirada del mercado y la destrucción ordenada se refieren, lógicamente, a las que están al alcance de las demandadas.

Finalmente, MHZ REMOCON, AERF y AERF RADIO impugnan la imposición de las costas de la primera instancia. Sostienen que la estimación de la demanda ha sido solo parcial. Sin embargo, el juez consideró que se trataba de una estimación sustancial, en la medida que se redujo únicamente la indemnización de daños y perjuicios.

Como señala la parte apelada, con citas jurisprudenciales, la doctrina de la estimación sustancial de la demanda es especialmente útil en el ámbito de las acciones resarcitorias de daños y perjuicios. No es fácil que las partes coincidan con exactitud con la cifra indemnizatoria que establezcan los tribunales, de difícil concreción y gran relatividad.

Es cierto que el juez no se pronuncia sobre la acción de competencia desleal, que también fue ejercitada en la demanda, junto con la de la LPI. Sin embargo, como también señala la parte apelada, no se trata de una desestimación de la acción, sino, como expresamente se dice en la sentencia, de la consideración, por parte del Sr. magistrado, de que era innecesario pronunciarse al respecto, habida cuenta de que se habían estimado todas las pretensiones de la demanda -con los matices ya dichos- como consecuencia de la acción de propiedad intelectual.

Por tanto, debe mantenerse el pronunciamiento sobre costas.

La estimación parcial del recurso determina la no imposición de costas de la segunda instancia, conforme al artículo 398.2 LEC .

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación de APLICACIONES ELECTRÓNICAS Y DE RADIOFRECUENCIA, S.L., AERF RADIO, S.L. y MHZ REMOCON, S.L.U., salvo en lo relativo a los siguientes puntos:

Se fija en 21.920 euros el importe a indemnizar las demandadas a la actora.

Se deja sin efecto la condena a retirada de los circuitos comerciales y destrucción de las máquinas duplicadoras RDHCODE2.

CONFIRMAMOS, en todo lo demás, la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona, el 16 de marzo de 2011 , en el juicio ordinario número 154/2009, seguido a instancia de JCM TECHNOLOGIES, S.A., contra APLICACIONES ELECTRÓNICAS Y DE RADIOFRECUENCIA, S.L., AERF RADIO, S.L. y MHZ REMOCON, S.L.U.

No imponemos las costas del recurso de apelación.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por la Ilma. magistrada ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.