Sentencia Civil Nº 516/2003, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14, Rec 72/2002 de 03 de Septiembre de 2003

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 14

MADRID

SENTENCIA: 00516/2003

Rollo: RECURSO DE APELACION 72 /2002

SENTENCIA

Ilmos. Sres. Magistrados:

AMPARO CAMAZON LINACERO

JUAN UCEDA OJEDA

LEONARDO GARCIA SUAREZ

En MADRID, a tres de septiembre de dos mil tres.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de MENOR CUANTIA 264 /2000, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 8 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 72 /2002, en los que aparece como parte apelante PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED representado por el procurador Dª. MARIA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO , y como apelado DELINAS IBERICA, S.A., quien formuló oposición al recurso en base al escrito que a tal efecto presentó, representado por el procurador Dª. ISABEL JULIA CORUJO , sobre propiedad industrial e intelectual, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN UCEDA OJEDA.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Madrid, en fecha 15 de Noviembre de 2001 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por la mercantil PRET A MANGER (EUROPE) LTD contra la empresa DELINAŽS IBERICA, S.L, sin entrar en el fondo de las pretensiones objeto de la misma, por falta de legitimación de la actora, a la que se imponen las costas de este procedimiento."

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte PRET A MANGER (EUROPE) LTD al que se opuso la parte apelada DELINAS IBÉRICA, S.L., y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- La vista pública, celebrada el día 28 de Mayo de 2003, tuvo lugar con la asistencia de las representaciones de las partes.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales, excepto en el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de asuntos pendientes que pesan sobre esta Sección.

Fundamentos

No se aceptan los razonamientos jurídicos de la sentencia apelada, que deben quedar modificados por los que, a continuación, se expondrán.

PRIMERO. La entidad de nacionalidad inglesa Pret a Manger(Europe) Ltd, que tiene registrada en España las distintas modalidades de la marca utilizada por la misma(folios 268 a 270), interpuso demanda contra la sociedad española de responsabilidad limitada DELINAS IBERICAS acusándola tanto de actos de competencia desleal como de infracción de los derechos de propiedad intelectual, ya que la actora, que explota una cadena de restaurantes de comida rápida natural, que se ha extendido por todo el Reino Unido teniendo 93 establecimientos en el momento de interponerse la demanda, ha comprobado como la demandada tiene diversos establecimientos abiertos en Madrid donde se reproduce casi en su integridad, salvo en el nombre, la filosofía empresarial ideada por los creadores, pues se ofrece una comida rápida y natural semejante y existe una coincidencia casi absoluta de la decoración interior y exterior, en los elementos empleados para servir los alimentos en incluso en el vestuario del personal que atiende en los establecimientos.

Por su parte la demandada, tras oponer la excepción de falta de legitimación activa en atención al ámbito de protección de la ley(art. 4 Ley de Competencia Desleal) rechazó que se haya producido acto alguno de imitación, manteniendo que las identidades que pudieran existir se deben a la casualidad y a los criterios imperantes en la sociedad occidental sobre este tipo de restaurantes de comida rápida, pues la imagen moderna, actual e higiénica que se ha impuesto en el mundo dentro del campo de la hostelería no es patrimonio de los establecimientos de comida rápida de la sociedad actora sino que se extiende a amplios sectores, solicitando, por ello, su libre absolución.

SEGUNDO. Por su parte la sentencia de instancia, sin entrar en el fondo del asunto ni analizar la posible infracción cometida en los derechos de la propiedad intelectual, desestimó la demanda al entender que la actora carecía de legitimación activa, ya que como la ley de Competencia Desleal 3/1991 de 10 de enero limita su ámbito territorial de aplicación "a los actos de competencia desleal que se produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español", debería rechazarse la demanda ya que, como la empresa inglesa no opera en el mercado español, no se pueden producirse los efectos sustanciales en este mercado.

TERCERO. El primer punto debe ser el estudio de la falta de legitimación que ha permitido al Juzgado de Instancia decidir el presente litigio.

Estamos de acuerdo con el recurso de apelación en cuanto manifiesta que no es el artículo 4 sino el 19 de la Ley de Competencia Desleal el que determina la legitimación al indicar que "cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas" en la ley, sin que pueda aceptarse o exigirse que el perjudicado opere directamente en el mercado español, ya que el artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París, establece que los países de la Unión están obligados a asegurar a todos los nacionales de tales países una protección eficaz contra la competencia desleal. En definitiva debe verse si existe actos de competencia desleal sin preocuparse donde opere el perjudicado.

En definitiva, artículo 4 no es el que regula la legitimación activa, sino que es el que determina el ámbito de la aplicación de la ley española en esta materia, y así, separándose del criterio estricto del artículo 10.9 del C. C. que se limita a designar que las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho del que deriven, en definitiva el "forum delicti commissi", permite que los Tribunales Españoles puedan a llegar a conocer, aplicando la ley nacional, de actos realizados en el extranjero que incidan directamente en el mercado español, caso que evidentemente que es ajeno al que nos ocupa, pues en este caso los actos se están desarrollando precisamente en España.

CUARTO. Ahora bien como el artículo citado indica textualmente que los actos "produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español" no podemos separarnos del mercado español o mercado de referencia, como indica la demandada, para decidir si existe posibilidad de analizar este supuesto dentro del campo de la competencia desleal o, por el contrario, los actos realizados por DELINAS al no interferir en la actividad desarrollada por la sociedad inglesa deben considerarse inocuos a los efectos del ámbito de protección que concede la Ley. En esta situación nos inclinamos claramente por la primera de las propuestas, en cuanto:

El actor ha realizado actos que suponen una clara voluntad de introducirse en el mercado español, por lo que ha registrado sus marcas, tal como consta en la oficina de patentes y marcas, actos que buscan asegurarse la protección en el mercado español para una posible expansión.

No existe una limitación tan estricta como la que pretende la sociedad demandada, en cuanto la ley no solo se refiere a los actos que produzcan efectos sustanciales en este momento en el mercado sino, también, a los que lo puedan producir, y es evidente que la tal situación se produce desde el mismo momento en que la sociedad inglesa decidiese abrir un establecimiento en nuestro país, sin que podamos pensar que la protección que concede la Ley es simplemente reparadora del daño causado excluyendo la preventiva en atención a circunstancias probables que pueden ocurrir en el futuro. De no entenderse así el competidor desleal frustraría o dificultaría todo intento de expansión de una idea empresarial exitosa en el extranjero, pues copiando de la manera más burda tal iniciativa se vería protegido inicialmente de cualquier intento de la empresa extranjera de impedirlo y se aseguraria una posición ventajosa en el mercado que no le corresponde.

No creemos que se pueda mantener la visión territorial estricta que se pretende en la sociedad actual donde los viajes al extranjero son habituales en gran parte de la población, pues no debe descartarse que un ciudadano inglés o un turista que ha acudido a los establecimientos que posee la sociedad actora en una ciudad tan cosmopolita como Londres y ha quedado satisfecho con sus servicios, pueda, cuando venga a España, ligar inmediatamente ambos establecimientos y entrar en alguno de la cadena DELINAS.

En definitiva, aunque aceptemos que directa y actualmente esta situación no le suponga ningún perjuicio a la sociedad actora, debemos reconocer que si DELINAS se ha aprovechado del trabajo realizado por la demandante con la imitación de su sistema de empresa ello va a repercutir, de modo negativo, en todo intento de expansión que pretendiese realizar en España la sociedad PRET A MANGER, por lo que con esta conducta se estaría limitando lo que podríamos considerar una legítima expectativa de la sociedad inglesa, que no es otra que la posibilidad de expansión en condiciones favorables en el mercado español, lo que permite entender que los actos de la sociedad demandada pueden producir efectos sustanciales en nuestro mercado, y que, por ello,no existe obstáculo alguno para que abordemos el estudio de las cuestiones planteadas.

QUINTO. Si consideramos legitimada a la sociedad y el acto susceptible de producir efectos concurrenciales en el marcado español, debemos entrar a ver si se ha producido un acto de competencia desleal, para lo cual debemos comparar los establecimientos de las sociedades litigantes y analizar si se han cometido algunas de las conductas sancionadas en la Ley de Competencia Desleal.

La asimilación que se produce al examinar el aspecto de los establecimientos de las dos sociedades es inmediata, palpable y manifiesta como pasamos a describir a continuación.

Si acudimos al aspecto exterior del local, vemos que ambas empresas usan, en la medida de los posible, de cristaleras amplias que permiten ver el interior del establecimiento, lo que no supone ninguna novedad en el campo de la hostelería, pero si que en ambos casos aparezca en los cristales una estrella roja en cuyo interior se contienen en blanco unas frases que contienen la "filosofía del establecimiento" y que, una ves traducidas, son casi idénticas, pues mientras, siguiendo la traducción que se acompaña por la actora, PRET indica que crea comida natural elaborada a mano, evitando los productos químicos, aditivos y conservantes ocultos comunes a tanta de la comida "preparada" y "rápida" del mercado de hoy en día(folios 227 y 290), DELINAS dice nuestra misión es preparar, de forma artesanal, alimentos frescos, sanos y naturales, sin las habituales sustancias químicas, ni los aditivos y conservantes que utilizan casi todos los "fast-food" del mercado actual(fotografía al folio 287); el rótulo del establecimiento aparece en blanco sobre un fondo rojo, (folios 228 a 230), fondo rojo que utiliza DELINAS aunque el nombre aparece en letras plateadas(folio 287); los toldos guardan unas características casi idénticas en lo referente a las comidas que anuncian, sandwiches, café, sushi, ensaladas, cappuchino,la presencia de una estrella como elemento separador, salvo en que el color es enteramente rojo en DELINAS(folio 287), mientras que en los de PRET, aunque también son rojos, vemos que la parte colgante donde se contienen las palabras relativas a los alimentos y bebidas es de color verde(folios 228, 229).

Si comparamos el aspecto interior, veremos que en ambos casos el suelo es de planchas de aluminio industrial(folios 235 y 287), que algunas de las mesas están fijadas a una vigas con taburetes al alrededor(folios 244, 246 y 287), taburetes metálicos con asiento rojo, que los expositores son amplios y luminosos(folios 242 y 243), que en el techo los extractores de humos están visibles(folios 687 y 688).

Si nos fijamos en los elementos con que se acompañan a los alimentos, veremos que los envoltorios de los postres guardan identidad salvo en el color(220 y 293), que los vasos, como pueden verse en los acompañados a la demanda, guardan similitud con la presencia de la estrella, que es un signo relevante de ambas cadenas, siendo al analizar el mantel de papel cuando la confusión se muestra inmediata(folios 288 al 292), ya que el diseño aparece casi idéntico, con una gran estrella en el centro donde se vienen a recoger la "filosofía de la empresa" y diversas estrellas alrededor donde se explican el origen o características de algunos de los productos que se pueden adquirir en el establecimiento, viendo que la imitación ha ido más allá del diseño, pues no solo se copia la idea o filosofía esencial, que ya aparecía en la estrella colocada en la cristalera exterior, sino a veces el contenido de los comentarios en las estrellas, así se indica que los productos sobrantes del día se entregan a las casas de acogida de pobres o sin techo, sobre el atún se dice que se captura con el sistema Dolphin, es decir sistema selectivo con especial protección a otras especies, existe en ambos casos una especial referencia a una persona concreta que se encarga de seleccionar el café servido en el establecimiento, y aparece la firma de los responsables de la empresa invitando a los clientes que llamen por teléfono a la misma para cualquier tipo de sugerencias.

Si analizamos el vestuario del personal del establecimiento también podemos comprobar, tras observar las fotografías obrantes a los folios 250 a 252 y la descripción que se contiene en el acta notarial incorporada a la demanda(folios 283 a 287), que existen grandes coincidencias, pues todos llevan una camisa blanca con una estrella roja en la espalda, una gorra roja o azul y un pañuelo anudado al cuello.

El aspecto que, a primera vista, ofrecen los establecimientos nos permite afirmar que DELINAS ha copiado burdamente en España los que empresa inglesa PRET A MANGER explotaba en el Reino Unido, pues aunque la coincidencia en algunos de los elementos podamos considerarla irrelevante y propia de la nueva filosofía imperante en casi todos los establecimientos de comida rápida, como el suelo, los taburetes, los exhibidores de alimentos, la concurrencia de tantas similitudes nos obligan a mantener la anterior afirmación.

SEXTO. Para entrar a conocer si concurre algún supuesto sancionado por la Ley de Competencia Desleal, nos vamos a detener en el estudio de tres preceptos específicos, los artículos 5 y 6 que indican que se reputará desleal todo comportamiento que resulte contrario a la buena fe(art. 5), o idóneo para crear confusión con la actividad, prestaciones, o el establecimiento ajenos(art. 6), y en el artículo 11 que señala que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, añadiendo su párrafo segundo que no obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La vulneración de estos preceptos la consideramos evidente, pues la asociación que se puede producir entre los clientes entre ambos establecimiento es inmediata, tanto que si tapásemos el nombre del establecimiento a primera vista sería difícil conocer en cual nos encontramos, apreciando, por ello, también que existe un aprovechamiento indebido de la reputación de una compañía que ha abierto mercado y se ha consolidado entre las grandes empresas de comida rápida, debiendo reputarse tal conducta como contraria a la buena fe dado el grado de identidad que se ha conseguido y que se puede comprobar perfectamente más que con las explicaciones que hemos dado en el fundamento de derecho anterior al comparar las fotografías que obran en las actuaciones, entendiendo, por ello, que la demandada no se puede amparar en el derecho a la imitación cuando se ha ido tan lejos que simplemente tendremos que reconocer que se ha hecho una copia absoluta del establecimiento, de su forma de trabajar, del diseño y de su filosofía empresarial, limitándose a incluir distintas modificaciones que no son, en absoluto, sustanciales, pues no podemos olvidar que aunque es cierto que los actos de confusión en los consumidores se producen, por regla general, en relación con los denominados "signos distintivos", como el nombre comercial, marca y rótulo del establecimiento, también se puede obtener tal resultado a través de otros signos identificadores del modo en que trabaja una empresa y se da a conocer a los clientes, como las insignias, embalajes, fachadas, escaparates, distribución interior de los locales, logotipos, envases, servilletas, manteles y otros elementos propios en la explotación de la actividad empresarial afectada.

SEPTIMO. Sin especificar claramente en los aspectos en que se ha infringido la Ley de Propiedad Intelectual, alude la actora en su demanda en general a la imagen gráfica, al diseño de los locales, envases, folletos, textos, etiquetas. Más tarde a los textos, slogans, simple diseño de etiquetas, escritos, folletos.

Es evidente que la amplitud con que aparece redactada la letra a) del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, permitiría incluir la protección de tales elementos, ya que dentro del objeto de protección que la ley concede se incluye a los libros, folletos, impresos, epistolarios, discursos, y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

El problema surge cuando nos centramos en la originalidad de la creación, cuando indagamos si el trabajo puede considerarse una nueva creación del espíritu humano, lo que resulta más difícil apreciar cuando nos enfrentamos con unos simples slogans o pequeñas frases que recogen unas ideas muy concretas y, en cierto modo, estereotipadas. Tras analizar los documentos obrantes en autos, en especial los folios 228 y 288 a 293, no creemos que estas creaciones tengan el requisito de la originalidad, ya que, fundamentalmente, se limitan a ofrecer ciertos detalles sobre la empresa o a describir los alimentos naturales que se sirven en el establecimiento empleando la terminología al uso en la sociedad, donde la expresiones vienen predeterminadas por la información que se pretende suministrar, actividad que se realiza aprovechando el mantel que se pone en las mesas, lo que, por otro lado es habitual en el campo de la hostelería o los envoltorios de los alimentos. Lo reprochable no es que se hayan copiado alguna frase, pues ello solo ha ocurrido en un caso, el que hemos denominado filosofía del establecimiento, que estimamos que carece de originalidad al aparecer constantemente en el mercado en términos casi semejantes cuando se quiere describir los alimentos naturales(sin sustancias químicas, ni aditivos ni conservantes), sino la conjunción de factores que nos permiten pensar que nos encontramos en un supuesto de copia de una iniciativa empresarial, de la imitación burda del sistema empresarial ideado por la actora para explotar establecimientos o restaurantes de comida rápida natural, lo que consideramos que encuentra protección en otro campo del derecho, como hemos analizado con anterioridad.

OCTAVO. Como respuestas a estos ataques, la sociedad inglesa solicita que se declare la deslealtad de los actos llevados a cabo por DELINAS y que se ha infringido la Ley de Propiedad Intelectual, y que se condene a la demandada a cesar en su actuación y a cerrar los establecimientos o a modificar la imagen de los mismos, a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios causados y a publicar la sentencia condenatoria en tres diarios de tirada nacional y en los propios locales de la demanda.

Como la respuesta a las acciones declarativas ya se encuentra en los anteriores fundamentos de derecho, solo nos vamos a preocupar de las acciones de condena, debiendo indicar respecto a la primera que no consideramos adecuado obligar a la demandada al cierre de su establecimiento, siendo por ello suficiente con que se les obligue a cesar en su conducta y a hacer las modificaciones necesarias en sus establecimientos para que desaparezca la semejanza que presentan con los que explota la sociedad inglesa, pues ello es lo que infringe la ley y no que exista un establecimiento dedicado a la venta de un tipo de comida rápida y natural, pues no estamos protegiendo ningún tipo de monopolio a favor de la sociedad inglesa en este campo. Para tal fin, será necesario que se alteren los envoltorios de los alimentos, los manteles, vasos y elementos auxiliares, cambiando sus diseños, que desaparezca la estrella de los distintos lugares en que consta y los anuncios contenidos en los toldos y que se altere el vestuario del personal, y la configuración interior de los locales en los puntos que no pueden considerarse como coincidencias accidentales, como la de fijar las mesas a las columnas o mantener al exterior los tubos extractores de aire.

Tras leer detenidamente la demandada debemos entender, ya que no se ha especificado claramente, que los perjuicios que se vienen reclamando provienen de haber obstaculizado los planes de expansión de la sociedad inglesa en España, aunque, como no existe ninguna prueba que nos induzca a pensar en la inmediatez de tal hecho, no creemos que sea indemnizable tal concepto, pues simplemente se alude en la demanda a que se estaba empezando a decorar un establecimiento en Nueva York, pero no existe acreditado ningún intento serio de comenzar en Europa su expansión, ni que fuese deseado o coveniente iniciar la misma en España.

Asimismo tampoco creemos necesario que se condene a la sociedad demandada a que publique la sentencia en tres periódicos de tirada nacional, pues la información que se ofrecería a los lectores carece de interés en el ámbito de la competencia desleal, en cuanto todavía no existe abierto en España ningún establecimiento de la cadena inglesa a la que, simplemente, estamos protegiendo sus legítimas expectativas de expansión, sin que sea preciso, tampoco, que se publique la sentencia en los establecimientos de la cadena DELINAS, ya que el cambio de la fisonomía de los propios locales conseguirán el resultado pretendido con esta medida.

NOVENO. Sobre las costas procesales de esta segunda instancia no debe hacerse pronunciamiento alguno al haberse estimado el recurso de apelación interpuesto, tal como establece el artículo 398.2 de la L.E.C., solución que debe aplicarse, también, respecto a las de la primera instancia, en virtud del principio de vencimiento objetivo que rige en esta materia en nuestro sistema procesal (523 LEC de 1881 y 394 de la nueva Ley de 200).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Doña María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de Pret a Manger Europe Ltd, contra la sentencia dictada el día 15 de noviembre de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Madrid en los autos de juicio de menor cuantía 264/00, debemos revocar y revocamos la citada resolución y, en consecuencia, decretamos que la actuación de la sociedad de responsabilidad limitada DELINAS infringe la ley de competencia desleal, condenándola a que cese en los actos de competencia desleal y a que modifique el aspecto de su establecimiento en aquello que imiten las características de los de la empresa actora, absolviéndola de la demás pretensiones contenidas en la demanda.

No se hace pronunciamiento expreso de las costas causadas durante ambas instancias.

Hágase saber al notificar esta resolución las prevenciones del art. 248.4 de la LOPJ.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.