Sentencia CIVIL Nº 587/2017, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 107/2016 de 18 de Diciembre de 2017

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.47.2-2013/0000371
Rollo: RECURSO DE APELACION 107/2016
Proc. Origen: P. Ordinario 37/13
Órgano Procedencia: Juzgado de lo mercantil nº 6 de Madrid
Recurrente: L#ATELIER nº 3 S.L y Dña. Cecilia
Procurador: Dña. Pilar Cermeño Roco
Abogado: D. Enrique Jaramillo López-Herce
Recurrida: ARS REI S.L.
Procurador: D. Felipe Bermejo Valiente
Abogado: D. Francisco Royo Lozano
S E N T E N C I A nº 587/2017
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (ponente)
D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA
En Madrid, a 18 de diciembre de 2017
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los Ilustrísimos Señores Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, Don PEDRO MARÍA GÓMEZ
SÁNCHEZ y Don JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, ha visto el recurso de apelación bajo el número
de Rollo 107/16 interpuesto contra la Sentencia de fecha 30 de septiembre de 2015 dictada en el proceso
número 37/13 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid .
Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandada ARS REI S.L., siendo apelada la parte
demandante, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.
Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO .- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 14 de enero de 2013 por la representación de ARS REI S.L. contra DOÑA Cecilia y L#ATELIER Nº 3 S.L. , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que: '... previos los trámites legales pertinentes, dictar sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos: Declare como actos contrarios a la competencia, y por tanto desleales, los realizados por D. Cecilia a través de LA MERCANTIL L'ATELIER Nº 3, en perjuicio de la mercantil ARS REI S.L.

Ordene a Dª Cecilia Y LA MERCANTIL L' ATELIER Nº 3 al cese inmediato en la práctica a través de cualquier otra empresa competencia directa o indirecta de la mercantil ARS REI S.L., de todos los anteriores actos de competencia desleal .

Prohíba a Dña. Cecilia Y L' ATELIER Nº 3 a realizar en el futuro nuevos actos desleales en el futuro, consistentes en la imitación de los productos, aprovechamiento de la reputación de la marca UNO DE 50, mediante la asociación de esta con sus productos y cesar en sus manifestaciones que puedan denigrar a la mercantil ARS REI S.L.

Condene a doña Cecilia y a L#ATELIER Nº 3 a pagar a mi representada la cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (504.954,76 €) en concepto de daños y perjuicios que se desglosan de la siguiente manera: Por aplicación del art. 12 Ley 3/1991 sobre competencia desleal: a Dª Cecilia y L'ATELIER N° 3: la cantidad de 161.885,83 €, desglosados de la siguiente manera: La cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS. (35.257,54€), calculados en base al 10% de la inversión económica en prensa escrita, realizada en el año 2009 y de la cual se ha beneficiado la hoy demandada.

La cantidad de 31.265,30 € + 9.591,15 € que suman un total de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (40.856,45€) calculados en base al 10% de la inversión económica en prensa escrita, realizada en el año 2010 y de la cual se ha beneficiado la hoy demandada.

La cantidad de 20.617,34 € + 1.000 €, que suman un total de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS DIECISIENTE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (21.617,34 €) calculados en base al 10% de la inversión económica en prensa escrita, realizada en el año 2011 y de la cual se ha beneficiado la hoy demandada.

La cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (64.154,50 €) calculados en base al 10% de las perdidas en ventas nacionales generadas a partir de la constatación de estos actos.

Por aplicación del art. 9 de la Leer 3/1991 sobre competencia desleal: la cantidad de 286.229,46 € a Dª Cecilia y L'ATELIER N° 3 desglosados de la siguiente manera: La cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (186.229,46) calculada en base al 10% de la inversión publicitaria realizada desde el año 2009 hasta la actualidad.

La cantidad de CIEN MIL EUROS (100.000,00) en concepto del daño moral generado a mi representada con ocasión del perjuicio que estos actos han ocasionado y pueden ocasionar en el futuro a la reputación de la marca UNO DE 50.

Por aplicación del art. 11.2 de la Ley 3/1991 sobre competencia desleal: la cantidad de 16.300 € a Dª Cecilia y L'ATELIER N° 3.

Por aplicación del art. 13 de la Ley 3/1991 sobre competencia desleal: la cantidad de 40.539,50 € a Dª Cecilia y L'ATELIER N° 3.

Condene a Dª Cecilia Y LA MERCANTIL L'ATELIER N 3 al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.



SEGUNDO .- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictó sentencia con fecha 30/09/15 cuyo fallo es del siguiente tenor: ' Que estimando parcialmente la demanda formulada a instancia de la mercantil ARS REI, S.L., representada por el Procurador Sr. Bermejo Valiente y asistida de la Letrado Dña. Inmaculada Juárez Marroquí contra DÑA. Cecilia y contra la mercantil L'ATELINER N2 3, S.L., representados por la Procuradora Sra.

Cermeño Roco y asistida del Letrado D. Enrique Jaramillo López-Herce; debo: 1.- declarar como actos contrarios a la competencia, y por tanto desleales de los arts. 11.2 L.C.D . y art.

12 L.C.D ., los realizados por Dña. Cecilia a través de la mercantil L'Atelier Nº 3, en perjuicio de la mercantil Ars Rei, S.L.; 2.- ordenar a las demandadas al cese inmediato en la práctica a través de cualquier otra empresa competencia directa o indirecta de la mercantil demandante, de los actos de imitación y de aprovechamiento de la reputación ajena, en cuanto desleales; 3.- prohibir a las demandadas realizar en el futuro nuevos actos desleales en el futuro, consistentes en la imitación de los productos, aprovechamiento de la reputación de la marca 'UNO DE 50', mediante la asociación de ésta con los productos de la mercantil demandante; 4.- desestimar las demás pretensiones formuladas; 5.- sin hacer imposición de las costas. ' Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandada se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 14 de diciembre de 2017.



TERCERO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .- La mercantil ARS REI S.L. interpuso demanda contra Doña Cecilia y contra L,ATELIER Nº 3 S.L. en ejercicio de diversas acciones (declarativas, cesatorias, de prohibición e indemnizatorias) fundadas en la comisión de diversos ilícitos contemplados en la Ley de Competencia Desleal (denigración, imitación, explotación de la reputación ajena y violación de secretos) que giran en su conjunto en torno al lanzamiento al mercado por parte de las demandadas de determinados productos de bisutería que constituirían imitación de otros tantos productos de la misma naturaleza que la actora tenía implantados en el mercado.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda apreciando la comisión de los ilícitos de imitación con riesgo de asociación y de explotación de la reputación ajena, efectuando los pronunciamientos declarativos, cesatorios y prohibitivos solicitados respecto de dichas conductas y desestimando las pretensiones indemnizatorias correspondientes.

Disconforme Doña Cecilia y L,ATELIER Nº 3 S.L. con tales pronunciamientos en tanto que referidos exclusivamente al ilícito de imitación con riesgo de asociación (no en lo relativo a la explotación de la reputación ajena), contra ellos se alzan dichos demandados mediante el presente recurso de apelación.



SEGUNDO .- Para acotar debidamente lo que constituye objeto de debate en esta segunda instancia, hemos de comenzar efectuando ciertas precisiones.

En primer lugar, de las cuatro figuras de imitación desleal contempladas por el Art 11 de la Ley de Competencia Desleal (imitación con riesgo de asociación, imitación con aprovechamiento de la reputación ajena, imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno e imitación sistemática), la sentencia apelada aprecia solamente la primera de ellas, es decir, la de imitación con riesgo de asociación. El aprovechamiento de la reputación ajena es apreciado en relación con otro ilícito concurrencial (el del Art. 12) y no se funda en la conducta imitativa sino en determinadas manifestaciones efectuadas por la Sra. Cecilia .

En segundo lugar, no se combate en el recurso la objetiva existencia, entre los productos lanzados al mercado por las demandadas y los productos que ya venía comercializando la actora desde hacía años, de aquel grado de coincidencia o de similitud capaz de configurar la conducta de aquellas -desde el punto de vista objetivo, se insiste- como una conducta imitativa. No habremos de detenernos, pues, en el examen de la concurrencia de esas similitudes.

Por otro lado, sabido es que, en evitación de que el principio de libre imitabilidad que proclama el Art. 11-1 de la Ley de Competencia Desleal se convierta en letra muerta, viene siendo lugar común en el terreno jurisprudencial y doctrinal el relativo a la necesidad de interpretar los ilícitos de imitación desleal de forma restrictiva (principio de contención), y, en particular, el de someter la posibilidad de su apreciación a la concurrencia de dos requisitos esenciales : 1) El primero lo contempla el propio Art. 11 y se refiere a la 'evitabilidad' de tales resultados, de tal suerte que un riesgo de asociación o una aprovechamiento de reputación que resulten inevitables no podrán reputarse ilícitos. 2) El segundo viene siendo conocido como 'mérito competitivo' y se desdobla, a su vez, en dos exigencias: a) singularidad competitiva, es decir, presencia en la prestación imitada de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, y b) asentamiento o implantación suficiente en el tráfico de la prestación que sea objeto de imitación.

El primero de dichos presupuestos, el de la evitabilidad, se encuentra referido no a la posibilidad de evitar la conducta imitativa en sí misma (la imitación es, por definición, conducta evitable) sino a la posibilidad de evitar sus perniciosos efectos: riesgo de asociación o riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena.

En el caso de la imitación con riesgo de asociación, que es el único que ahora nos ocupa, es generalmente compartido en el terreno doctrinal que concurre el requisito de la 'evitabilidad' (y podrá, por tanto, apreciarse el ilícito) cuando el imitador se abstiene de adoptar aquellas cautelas que, resultando apropiadas en cada caso, eviten en lo posible la asociación entre la imitación y la prestación imitada o sus respectivos orígenes empresariales, como son las consistentes en el añadido de signos distintivos o formas de presentación propias a los productos o servicios (marcas, embalajes, catálogos, etc..), de tal suerte que si, a pesar de la adopción por parte del imitador de todas esas cautelas, el riesgo de asociación continúa estando presente, entonces podrá afirmarse que nos encontramos ante un riesgo de asociación 'inevitable' que no ha de merecer, por tal motivo, reproche de deslealtad alguno, al menos mientras nos mantengamos -cual sucede en el presente recurso- en el ámbito de la imitación con riesgo de asociación estricto 'sensu'. Pues bien, lo que ahora interesa destacar es que las apelantes no han plateado siquiera la cuestión relativa a valorar si -y en qué medida, en su caso- la presentación en el mercado de sus productos bajo una marca genuina ('Nº 3') ha podido -o no- agotar las cautelas tendentes a evitar el riesgo de asociación entre del público de aquellos productos con los productos que ya tenía implantados en el mercado la demandante ARS REI S.L. Por lo tanto, son los límites impuestos por el principio dispositivo, que para la segunda instancia enuncia el Art. 465-5 L.E.C . ('El auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso') , los que nos impiden entrar a examinar dicha cuestión.

Así las cosas, el recurso de apelación se centra exclusivamente en el 'mérito competitivo' y, dentro de este presupuesto, en negar únicamente la presencia en los productos de la actora de la primera de las exigencias que lo componen, a saber, la de la singularidad competitiva, referida como hemos dicho a la concurrencia en las prestaciones de ARS REI S.L. de rasgos diferenciales que las distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza presentes en el mercado. No se ha cuestionado, en cambio, la concurrencia de la segunda de dichas exigencias, esto es, la relativa al asentamiento o implantación suficiente en el mercado de los productos de la demandante.



TERCERO .- Efectuadas las precedentes puntualizaciones, la apelada ARS REI S.L. ha objetado en su oposición al recurso que la negación de la singularidad competitiva constituye un argumento novedoso que no fue esgrimido por las apelantes en la precedente instancia. La cuestión, sin embargo, debe ser matizada. Es cierto que en su escrito de contestación a la demanda no se emplea nominalmente la expresión 'singularidad competitiva' para negar la presencia en las prestaciones de ARS REI S.L. de tal presupuesto integrante del mérito competitivo. Sin embargo, los dos argumentos -que enseguida pasamos a examinar- que son utilizados en el recurso para negar la presencia de esa singularidad son argumentos que sí fueron utilizados por las demandadas en dicho trámite procesal para oponerse a la demanda. Por lo tanto, podrá discutirse si esos dos argumentos guardan o no relación con la singularidad competitiva y, consiguientemente, si su hipotético acogimiento revestiría o no utilidad para negar dicha característica, pero lo que no es posible admitir es que se trate de argumentos novedosos. Son los siguientes: 1.- Se dice que los productos que ARS REI S.L. comercializa bajo la marca 'UNO DE 50' no son originales porque todos ellos son creaciones de la Sra. Cecilia quien los vino comercializando desde 1995 bajo la marca ACHERON (y algunas de las creaciones bajo las marcas LIBERTO, folio 232, CORONEL TAPIOCA, folio 234, o THE CRUSADER para EL CORTE INGLÉS, folio 236, o DESIGUAL, folio 238) y más tarde bajo la mencionada 'UNO DE 50'. Todo ello hasta que vendió dicho distintivo y su propia participación en la empresa en 1999 y 2000, habiendo continuado prestando sus servicios de naturaleza creativa para la misma aún después de su venta hasta que decidió abandonarla para iniciar su propia andadura empresarial, lo que, a tenor de la documentación epistolar aportada al proceso, se produjo entre 2011 y 2012.

Se trata, desde luego, de circunstancias que, además de acreditadas, no han resultado verdaderamente controvertidas en el proceso. Sin embargo, al ponerlas de relieve para negar singularidad competitiva a los productos de ARS REI S.L., las apelantes incurren en cierta confusión entre los conceptos de originalidad y singularidad. El primero de dichos conceptos, al menos en el sentido en que las apelantes lo utilizan, hace referencia a la característica del acto creativo que emana de aquel a quien es debida la concepción del producto; la segunda es una característica del propio producto puesta en relación con los demás productos de la misma naturaleza preexistentes en el mercado, y hace referencia, como ya se ha indicado con anterioridad, a la presencia en la prestación de aquel grado de peculiaridad capaz de provocar en el usuario una impresión diferente de la que le provocan otras prestaciones análogas. Se trata de una característica objetiva: si ARS REI S.L. venía comercializando en el mercado productos de bisutería que poseían ese grado de peculiaridad cuando la Sra. Cecilia decide poner en marcha su nueva empresa, el requisito de la singularidad competitiva se encontrará presente en aquellos y no quedará difuminado ni desaparecerá por el hecho de que la autoría intelectual de los diseños (cuestión que en el presente proceso no se debate) se deba a la actividad creativa de dicha apelante.

Y creemos que en ese mismo tipo de confusión incurre el informe pericial elaborado por Don Martin (folios 219 y ss.) cuando niega a las piezas de ARS REI S.L. no la singularidad sino la originalidad, y precisamente con base en el hecho de tratarse de creaciones de la Sra. Cecilia y no de ARS REI S.L.

Pero precisamente por ello el referido informe no solo no niega singularidad a dichas creaciones sino que afirma expresamente la presencia en ellas de dicha característica al explicar que son mera evolución de las creaciones ACHERON, indicando en cuanto a estas que se trata de '...piezas singulares...que las hacen destacar en un tiempo récord sobre las marcas existentes...' , abundando a continuación en las peculiaridades de los materiales utilizados y de la concepción estética para apuntalar dicha característica. En definitiva, pues, si prescindimos de la ligera confusión en que incurre entre las nociones originalidad y singularidad, el único informe pericial obrante en autos no solo no niega la presencia en los productos de ARS REI S.L. de esta segunda característica sino que la afirma.

Importa también destacar que los alegatos de las demandadas relativos a la atribución a la Sra. Cecilia del diseño o concepción de los objetos comercializados por la actora nunca han llegado a traducirse en el sostenimiento en el presente proceso del carácter de 'obra' susceptible de protección a través de los derechos de autos que regula la Ley de Propiedad Intelectual para dichos objetos, ni se ha invocado, por tanto, la pertenencia a dicha señora de los derechos de explotación regulados por los Arts. 17 y ss. de dicha ley. Se trata, en consecuencia, de una vía argumental meramente virtual en la que nos estaría también vedado entrar por aplicación del principio dispositivo y por respeto al principio de congruencia de las resoluciones judiciales.

2.- El segundo de los argumentos se basa en la afirmación con arreglo a la cual las características de los productos comercializados por ARS REI S.L. bajo la marca 'UNO DE 50' son coincidentes con las características practicadas por todos los fabricantes de bisutería y joyería presentes en el mercado, quienes siguen un patrón similar con arreglo a las tendencias de la moda. Para apoyar este aserto las apelantes vuelven a referirse, como ya lo hicieran en la instancia anterior, al contenido de los Documentos 24 a 27 de su escrito de contestación (folios 177 y ss.). Se trata de documentos gráficos que incluyen una comparativa entre diferentes productos de ARS REI S.L. marca 'UNO DE 50' y otros productos correlativos de las marcas KASI 500, OLÉ, BAMBOLEO y CICLÓN. Ciertamente, se aprecian similitudes muy acusadas entre los productos así marcados y los de ARS REI S.L., pero, al desconocerse en qué momento han sido lanzados al mercado, no puede descartarse que se trate, precisamente, de otras tantas imitaciones de los productos 'UNO DE 50', incógnita que no podemos despejar y que, caso de hacerlo en el apuntado sentido, lejos de probar la carencia de singularidad competitiva de estos últimos, vendría más bien a confirmarla. De hecho, es el propio informe pericial de Don Martin el que, tras exponer las características que dotan a las piezas 'UNO DE 50 ' (como evolución de las piezas ACHERON) de singularidad competitiva al hacerlas diferenciables de las demás existentes, nos indica que tales características son '...muy reconocibles...' y que por ello '...fueron imitadas inmediatamente por el resto de las empresas del mercado' . Lógicamente, la demandante ARS REI S.L. es muy libre de promover o no, en función de cuáles sean sus intereses, otras tantas demandas contra quienes comercializan dichos productos. Ahora bien, si se tratase de productos lanzados al mercado con posterioridad a la presencia en él de los productos 'UNO DE 50', como parece probable que haya sucedido a tenor de lo que el perito nos informa, la propia presencia en el mercado de otras imitaciones no privaría de singularidad competitiva a los productos de la actora a no ser que se demostrase que la penetración en el mercado de dichas imitaciones fuera lo bastante intensa, masiva y generalizada como para que pudiera alcanzarse la conclusión de que, por razón de vulgarización, aquella singularidad debiera considerarse ya desvanecida o ausente en la época en la que la Sra. Cecilia inicia su nueva andadura empresarial. Sin embargo, nada de ello ha sido acreditado.

Con la misma finalidad, apuntan las apelantes a las 9 últimas páginas del Documento 7 de la demanda (folios 202 y ss.). Se trata, sin embargo, de diversas instantáneas en las que aparecen personas que, hasta donde resulta apreciable, portan objetos de bisutería, objetos que, a juzgar por el distintivo obrante en el ángulo superior derecho de cada uno de los folios, serían productos de la marca 'UNO DE 50'. No vemos, pues, como el uso de tales objetos por parte de las referidas personas podría constituir indicio de vulgarización o generalización de las formas y características propias de los productos de dicha marca.

Por lo tanto, siendo la ausencia de singularidad competitiva -se insiste- el único argumento impugnatorio manejado en el recurso de apelación, y, decayendo tal argumento por las razones expuestas, el recurso deviene improsperable.



CUARTO .- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso de conformidad con lo previsto en el número 1 del Art.

398 de la L.E.C .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda: 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña Cecilia y L#ATELIER Nº 3 S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.

3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte apelante de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.