Sentencia Civil Nº 61/2014, Audiencia Provincial de Navarra, Sección 3, Rec 137/2013 de 28 de Marzo de 2014

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 61/2014

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JESÚS SANTIAGO DELGADO CRUCES

D. ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO

En Pamplona/Iruña , a 28 de marzo de 2014 .

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra , compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 137/2013, derivado del Procedimiento Ordinario nº 871/2011 , del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona/Iruña ; siendo parte apelante, el demandante, D. Faustino , r epresentado por la Procuradora Dª Elena Díaz Álvarez de Maldonado y asistido por el Letrado D. Josep Mª Oyonate Melo ; parte apelada, la demandada , ADOLESCENTES CON PERSONALIDAD S.L ., representada por el Procurador D. Jaime Ubillos Minondo y asistido por el Letrado D. Salvador Sánchez Quiles..

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO .

Antecedentes

PRIMERO.-Se aceptan los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 22 de marzo de 2013 , el referido Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona/Iruña dictó Sentencia en Procedimiento Ordinario nº 871/2011 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

'Que debiendo desestimar y desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Doña Elena Diez Álvarez-Maldonado, en nombre y representación de Don Faustino , frente a ADOLESCENTES CON PERSONALIDAD, S.L., absuelvo a la entidad mercantil demandada de todos los pedimentos deducidos en su contra, con expresa imposición de costas la parte actora.

Que debiendo estimar y estimando la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador de los Tribunales Don Jaime Ubillos Minondo en nombre y representación de ADOLESCENTES CON PERSONALIDAD, S.L. frente a Don Faustino :

1- declaro que Adolescentes con Personalidad, S.L. ostenta frente a Don Faustino un derecho preferente y exclusivo sobre la denominación Adolescentes con Personalidad;

2-declaro que los actos llevados a cabo por Don Faustino consistente en el ofrecimiento y puesta a disposición en el mercado de los libros titulados Adolescentes con Personalidad constituyen una infracción de los derechos de autor de la mercantil demandada reconviniente;

3- declaro que los actos llevado a cabo por Don Faustino consistente en el ofrecimiento y puesta a disposición en el mercado de los libros titulados Adolescentes con Personalidad constituyen actos de competencia desleal y asean estos calificados como actos de confusión y asociación;

4- condeno a Don Faustino a estar y pasar por las anteriores declaraciones;

5- condeno a Don Faustino a cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de uso en el tráfico económico en España y en el extranjero del nombre Adolescentes con Personalidad, así como de cualquier otro signo, texto, comentario fotografía etc que forme parte de los libros, DVDs, dossiers y demás artículos protegido por los derecho de autor de la mercantil Adolescentes con Personalidad, S.L. en relación con el proyecto educativo conocido con ese nombre;

6- condeno a Don Faustino a retirar del tráfico económico, as su costa, las unidades de producto tituladas Adolescentes con Personalidad que haya podido comercializar, así como cualquier embalaje, envoltorio, material publicitario, adhesivos, tarjetas, etiquetas o cualquier otro documento en el que figure dicho nombre;

7- condeno a Don Faustino a destruir a su costa, los productos retirados del mercado conforme al pedimento anterior, debiendo acreditar el demandado condenado que la destrucción se ha llevado a cabo mediante certificado emitido por la empresa destructora en el que figuren la fecha, numero de unidades y pruebas fotográficas de la destrucción;

8- condeno a Don Faustino publicar a su costa y por un día el fallo de la sentencia declarativa de la infracción de los derechos de propiedad intelectual y de la deslealtad de los actos realizados en un uno de los periódicos de mayor tirada de la Comunidad Foral de Navarra y en uno a nivel nacional.

9- se acuerda la transmisión de la propiedad de la marca española nº 2.946.282 'AcP Adolescentes con Personalidad del actual propietario Don Faustino , a la mercantil Adolescentes con Personalidad, S.L., remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y marcas;

10- se acuerda la transmisión de la propiedad de los nombres de dominio 'adolescentesconpersonalidad.com' y 'adolescentesconpersonalidad.es' del actual propietario Don Faustino , a la mercantil demandada reconviniente, notificado al registrador del nombre de dominio adolescentesconpersonalidad.com y a la entidad pública Red.es. la transmisión de dichos registros.

Todo ello con expresa imposición de las costas al actor reconvenido.'

TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de la parte demandante-demandada , D. Faustino .

CUARTO.-La parte apelada, ADOLESCENTES CON PERSONALIDAD S.L ., evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación y solicitando su desestimación, interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo reparto, correspondieron a esta Sección Tercera, en donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 137/2013 , habiéndose señalado el día 18 de marzo de 2014 para su deliberación y fallo, con observancia de las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-La sentencia dictada en la primera instancia recoge como hecho indiscutido que el actor hoy apelante es el titular registral de la marca mixta Acp Adolescentes con Personalidad (nº 2.946.282) que distingue entre otros material didáctico (clase 16 del nomenclátor internacional), habiéndose afirmado en la demanda que serviría para distinguir productos y servicios de un proyecto empresarial propio.

Sin embargo, la sentencia considera probado que:

-el proyecto literario y audiovisual de carácter educativo ' Adolescentes con Personalidad' (que se plasma en unos textos educativos y dvd aportados a la causa) es creación propia de dos profesores, Sres. Onesimo y Pascual , a la sazón socios de la entidad demandada/reconviniente.

-el primer borrador del proyecto se remonta al menos a 15/10/2009

-en fecha 13/4/2010 los autores efectúan el depósito de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual.

-el demandante participó en el referido proyecto invitado por el profesor Onesimo pero su aportación se limitó al diseño de las portadas y contraportadas de los libros educativos, diseño de los dvd y de las web y registro de la marca Acp Adolescentes con Personalidady nombres de dominio ( adolescentesconpersonalidad.com y adolescentes con personalidad.es)

-el demandante nunca fue autorizado a solicitar para sí el registro de la marca sino únicamente en el ámbito de su prestación de servicios para los autores del proyecto y bajo mandato de éstos.

Así mismo indica que el actor ' ha faltado conscientemente a la verdad'al atribuirse la autoría o idea del nombre del proyecto, puesto que dicho nombre ya figuraba en un borrador que le fue remitido por los autores (como a 19 personas más) en noviembre de 2009, antes de que se pusiera en marcha el trabajo de concreción del proyecto y comenzaran a trabajar en él las personas que se enumeran en la contraportada de los libros.

Por ello viene a concluir, en contra de lo sustentado en la demanda, que no estamos ante un proyecto del apelante y que la marca mixta por él registrada no distingue productos o servicios distintos de la obra editorial y educativa de la que son autores 'en todo su conjunto' Don. Onesimo y Pascual . Añadiendo que la participación del actor en el proyecto se limitó a la prestación de unos servicios, implicándose en el proyecto de su amigo el profesor Onesimo 'probablemente bajo la promesa de que luego formaría parte de la entidad mercantil que se iba a constituir para explotar el proyecto', promesa que luego no llegó a concretarse por motivos que son ajenos a la litis.

En consecuencia, desestima la acción de violación del derecho de marca ejercitada en la demanda porque el actor registró la marca actuando de mala fe, vulnerando la prohibición relativa que proscribe el registro como marca de signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones anteriores protegidas por un derecho de autor( art.9 de la Ley de Marcas ).

En base a los mismos hechos probados por los que la demanda es desestimada, la sentencia, tras desestimar la falta de legitimación activa de la sociedad limitada demandada, acoge la acción reivindicatoria de la marca Acp Adolescentes con Personalidad (nº 2.946.282) ejercitada vía reconvención .

Así mismo considera probado, tal y como se pedía en la reconvención, que la conducta del hoy apelante constituye una vulneración de los derechos de sus autores contenidos en la Ley de Propiedad Intelectual ( arts.14 y 17 ), ya que en la página web utilizada por aquél se ofrece la venta de libros cuyos derechos de explotación pertenecen a la entidad apelada/reconviniente, utilizando sus imágenes e indicando las direcciones de correo electrónico donde pueden realizarse pedidos, lo cual además constituiría actos de confusión prohibidos por la Ley de Competencia Desleal -LCD- ( art. 6) que determinan la estimación de las acciones de cesación, remoción y rectificación ejercitadas ( arts. 31 y 32 LCD ).

SEGUNDO.-Se admiten y ratifican en lo necesario los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida en cuanto no contradigan los que a continuación se desarrollan.

En su primera alegación el recurrente denuncia la existencia de error en la valoración de la prueba en cuanto a la autoría del título o denominación de la obra audiovisual 'Adolescentes con Personalidad'pues, a su juicio, debió considerarse probado que ' la autoría del título de la obra' correspondería al ahora apelante. Y parece sustentar que ello le legitimaría para registrar válidamente dicho título como marca propia y sin infracción de los derechos de los autores de la referida obra.

Procede desestimar el recurso en este punto.

La obra 'Adolescentes con Personalidad'está inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual por sus autores, con primer depósito el 13/4/2010.

El art. 10.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual -LPI - ( Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) dispone que [E]l título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella. Y su art. 145.3 dispone que Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.Por lo tanto la presunción alcanza también al título de la obra litigiosa.

Dicha presunción iuris tantum no ha quedado desvirtuada en la causa. El hecho de que uno de los autores (Don. Onesimo ) declarara al ser interrogado que fue idea de un amigo común o el que exista un correo electrónico (de 20/11/2009) cursado entre el apelante y Onesimo , anterior al depósito registral de la obra, en el que no se menciona el título de la misma, no bastan, como postula la apelante en su recurso, para considerar probada la autoría de aquél respecto al título, sobre todo si se observa que en el borrador de la primera edición de la obra enviado por sus autores al apelante en esas mismas fechas se indica ya el titulo 'Adolescentes con Personalidad', como bien señala la sentencia apelada.

TERCERO.-En el recurso, también bajo el equívoco título de error en la valoración de la prueba, parece argumentarse que como el apelante era 'partícipe' desde el principio en el proyecto empresarial y comercial desarrollado alrededor de la obra 'Adolescentes con Personalidad', no cobró nada por sus 'servicios específicos' y dicha participación fue más allá que la propia de la actividad profesional que él ejercía, es lícito y legítimo que registrara como de su titularidad la marca Acp Adolescentes con Personalidad (nº 2.946.282) como garantía 'de sus legítimos derechos de participación societaria a constituir', al igual que los autores registraron la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Analizada la prueba practicada no se aprecia error en la valoración de la prueba en cuanto al grado de participación del apelante en el proyecto de lanzamiento comercial de la obra audiovisual creada por los profesores Onesimo y Pascual y que la sentencia, como antes dijimos, restringe al diseño de las portadas y contraportadas de los libros educativos, diseño de los dvd y de las web y registro de la marca Acp Adolescentes con Personalidady nombres de dominio ( adolescentesconpersonalidad.com y adolescentesconpersonalidad.es) por encargo de los autores y en el marco de los servicios profesionales que el apelante prestaba a terceros. Los documentos que el apelante señala en su recurso no demuestran en absoluto que el ámbito de su colaboración excediera de las prestaciones propias de su actividad profesional publicitadas en su página web.

En todo caso, aunque fuera cierto lo alegado, ello no facultaría al apelante para sortear la prohibición relativa de registro del art. 9.1 c) de Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (LM), en tanto en cuanto la obra con ese título había sido registrada previamente en el Registro de la Propiedad Intelectual y era objeto de protección a favor de sus titulares o de la sociedad cesionaria de los derechos de explotación de la obra; y tampoco para evitar que su conducta pudiera subsumirse en la previsión del art.2.2 LM como defraudatoria de los derechos de los autores de la obra o con violación de una obligación legal o contractual con ellos contraída, pues la simple aportación de la idea del título de la obra o una colaboración o aportación material en el proyecto como la que se postula en el recurso no justificaría que, una vez puesta en marcha la explotación comercial de la misma por sus autores, el apelante hiciera uso de la información obtenida mediante de su participación en proceso para arrogarse para sí el monopolio en el uso de dicho título en el mercado mediante los derechos conferidos por el registro de la marca.

CUARTO.-Se viene a sostener por el recurrente que como no se le pagó nada por su trabajo en el proyecto, fue el ' creador'del título de la obra, realizó multiplicidad de actos propios de gestor o coordinador del proyecto y fue partícipe en el mismo, resultaría ' indiscutida'la inexistencia de ' mala fe alguna' en el registro de la marca litigiosa.

El rechazo de la primera alegación del recurso determina que deban quedar incólumes los hechos declarados probados por la sentencia apelada. Ello conlleva a su vez la desestimación de este segundo motivo o alegación del recurso, por medio del cual se aduce ' error de determinación de la buena fe del título marcario ostentado'ya que el mismo se basa precisamente el sustrato fáctico subjetivo e interesado que la parte apelante quiere hacer prevalecer frente al obtenido desde una perspectiva objetiva e imparcial por el tribunal de la primera instancia.

Por otra parte conviene tal vez precisar que la buena o mala fe del titular de la marca al registrarla (en el sentido del art.51.1 b) LM , que es a lo que se refieren las resoluciones judiciales señaladas en el recurso) tiene una trascendencia relativa en el caso, pues no se ha ejercitado acción de nulidad de la marca registrada objeto de litigio. La desestimación de la demanda, atendidos los hechos declarados probados por la sentencia impugnada, encuentra su fundamento jurídico en la colisión de los derechos derivados de la marca registrada con el derecho preferente del autor sobre el título y la obra creados, lo que impide el éxito de la acción por violación de marca ejercitada en la demanda pues aún no siendo constitutivo para el autor el registro de su obra, no puede darse prioridad a la marca sobre el derecho de autor que, como ha ocurrido, no ha autorizado su utilización( STS de 19 abril 2007 . RJ 20072071). .

La estimación de acción reivindicatoria de la marca ejercitada en la reconvención se basa en la sentencia apelada no en la mala fe del demandante (en el sentido técnico del art.51.1 b) LM ) sino por apreciar un fraude de los derechos de los autores de la obra Adolescentes con Personalidad y considerar probado que se vulneraron por el demandante las obligaciones legales derivadas del encargo recibido de aquéllos y de la mercantil reconviniente en orden al registro de la marca y los dominios de Internet.

QUINTO.-La sentencia que se apela rechazó la existencia de falta de legitimación activa de la mercantil demandante en reconvención al considerar probado que los autores de la obra 'Adolescentes con Personalidad'cedieron a dicha sociedad en exclusiva los derechos de explotación y que si bien no lo hicieron por escrito, el negocio es válido, ostentando la misma legitimación activa conforme al art. 138 LPI

Se alega en el recurso que como los autores de la obra no formularon oposición ante la OEPM al registro de la marca, carecerían de legitimación para interponer la demanda reconvencional.

No cabe acoger tal alegación. En la contestación a la demanda reconvencional la falta de legitimación activa solo se esgrimió respecto a la acción de infracción de los derechos autor ejercitados en la reconvención, por lo que extenderla a hora a la acción marcaria ejercitada constituye una cuestión nueva que no puede fundar la apelación ( art. 456.1 LEC ). En todo caso se dirá que el hecho de no haber deducido oposición en el trámite administrativo de concesión de la marca no impide a los autores de una obra ejercitar ante los tribunales las acciones que les confiere la Ley en defensa de sus derechos sobre la obra de su creación.

Como segundo argumento se esgrime que al no existir cesión expresa de los derechos sobre la obra sino ' como mucho tácita',la sociedad demandante carece de legitimación para accionar al amparo del art. 9.1.c) LM , ya que los pactos verbales sobre cesión de derechos de autor serían nulos conforme a lo que dispone el art. 45 LPI .

Carece de todo fundamento el recurso ya que como se establece con nitidez en el art.45 LPI la forma escrita de la cesión no es requisito de validez de la misma sino garantía para el autor cedente, que puede exigir dicha forma y en caso de negativa optar por la resolución del contrato, siendo que la resolución contractual opera sobre negocios válidamente convenidos.

Por lo tanto, declarándose probado que la empresa de mandante en reconvención, de la que son socios los autores, es la cesionaria de los derechos de explotación de la obra denominada 'Adolescentes con Personalidad', ostenta la legitimación activa para la defensa de los derechos cedidos.

SEXTO.-En un último apartado el recurso imputa a la sentencia que impugna falta de motivación y congruencia, de forma absolutamente genérica y sin identificar qué extremos debatidos no han sido objeto de motivación ni en donde residencia la falta de congruencia. Se trata por tanto de una alegación vacía de contenido y, además, rechazable en tanto en cuanto la sentencia se encuentra perfectamente motivada y resuelve, dentro de lo pedido y de la causa de pedir, todas la pretensiones ejercitadas.

SEPTIMO.-Es de aplicación el art. 398 LEC en cuanto a las costas del recurso.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Se desestima el recurso de apelacióninterpuesto por la Procuradora Dª Elena Díaz Álvarez de Maldonado en nombre y representación de D. Faustino contra la sentencia de fecha 22 de marzo de 2013, dictada en el Procedimiento Ordinario seguido con el número 871/2013, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona , que se confirma, con imposición de las costas del recurso a la parte apelante.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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