Sentencia CIVIL Nº 741/2022, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 1761/2021 de 27 de Abril de 2022

Encabezamiento

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120178008182

Recurso de apelación 1761/2021 -3

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 07 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 1074/2017

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012176121

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012176121

Parte recurrente/Solicitante: WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

Procurador/a: Noel Mas Baga Munne

Abogado/a: Jose Miguel Lissen Arbeloa

Parte recurrida: VLEX NETWORKS S.L.

Procurador/a: Susana Perez De Olaguer Sala

Abogado/a:

Cuestiones: Competencia desleal. Actos de obstaculización contrarios al art. 4 LCD. Actos de engaño art. 5 LCD. Violación de secretos empresariales art. 13 LCD. Propiedad intelectual del software.

SENTENCIA núm. 741/2022

Composición del tribunal:

JOSE MARÍA RIBELLES ARELLANO.

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

ELENA BOET SERRA

Barcelona, a veintisiete de abril de dos mil veintidós.

Parte apelante:Wolters Kluwer España S.A. (WKE)

- Letrado/a: José Miguel Lissen Arbeloa

- Procurador: Noel Mas-Baga Munne

Parte apelada:VLEX NETWORKS S.L (VLEX)

- Letrado/a: José Luis Gosálbez Albero

- Procurador: Susana Pérez de Olaguer Sala

Resolución recurrida:sentencia

- Fecha: 10 de febrero de dos mil veinte

- Parte demandante: Wolters Kluwer España S.A. (WKE)

- Parte demandada: VLEX NETWORKS S.L (VLEX)

Antecedentes

PRIMERO.La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: ' Que DESESTIMO la demanda formulada por D. NOEL MAS-BAGA MUNNE, en nombre y representación de WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A., y ABSUELVO a VLEX NETWORKS S.L. de las pretensiones formuladas en su contra y ello sin imposición de las costas procesales causadas'.

SEGUNDO.Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación por la parte reseñada WKE. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose a este, al mismo tiempo que impugnaba el pronunciamiento sobre costas de la sentencia, impugnación de la que se dio traslado a la actora, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 30 de septiembre de 2021 pasado. En retraso en el dictado de la sentencia se debe a la originalidad del asunto y su dificultada técnica y jurídica, en especial sobre los derechos de propiedad intelectual.

Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.

Fundamentos

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Wolters Kluwer España S.A. (en adelante WKE) presentó demanda, que posteriormente amplió, contra Vlex Networks S.L (en adelante VLEX) en la que imputa a la demandada la realización de diversas actos de competencia desleal ( arts. 4, 5 y 13 LDC) y de infracción de los derechos de propiedad intelectual de WKE con la instalación de una extensión en el navegador Google Crome, extensión denominada Vlex.

2. La demandada VLEX compareció para oponerse a la demanda, y el juez de primera instancia desestimó íntegramente la demanda, sin hacer especial imposición de las costas. La actora recurre la sentencia absolutoria, insistiendo en sus argumentos, mientras que la demandada impugna el pronunciamiento sobre las costas.

SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

3. Para determinar los hechos no controvertidos en esta instancia partiremos de los hechos declarados probados por el juez de primera instancia en su sentencia (fundamento segundo apartados 1 a 10), que no se impugnan en los escritos del recurso:

'1. WKE y VLEX son empresas competidoras en el mercado de soluciones digitales de gestión de la información en el sector jurídico en España.

2. La demandada VLEX ofrece en el mercado una extensión instalable por los usuarios en el navegador GOOGLE CHROME que tiene como efecto la aparición en páginas web de terceros de cuadros de texto con enlaces a las soluciones de VLEX de informática jurídica digital.

3. La descarga, instalación y uso de la Extensión vLex no exige ser suscriptor de VLEX ni es incompatible con ser suscriptor de WKE. La funcionalidad vCite de la Extensión vLex puede ser instalada bien por un suscriptor de VLEX o bien por cualquier otro usuario a través de la Chrome Web Store de Google accesible desde https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es

4. La Extensión de VLEX tiene lugar en la página web de WKE, la tienda online de WKE y varios productos digitales de WKE que se citan en la demanda. En concreto, los productos digitales de WKE se comercializan a través de las páginas web que son de su titularidad y que se detallan en la demanda y su ampliación.

5. La Extensión crea cuadros de texto mediante la modificación temporal de los códigos fuente de las páginas web.

6. La Extensión en GOOGLE CHROME de VLEX funciona de tal manera que si el usuario que la instala realiza una búsqueda en Google, la Extensión le muestra mediante un cuadro de texto resultados de la página web de VLEX relacionados con su búsqueda.

7. Además la Extensión hace un seguimiento en las páginas web visitadas por el usuario y cuando reconoce en estas web el título de unos de los textos legales incluidos en la base de datos de VLEX, convierte ese título en un enlace a su propia base de datos.

8. La información que ofrece a los usuarios que se descargan la funcionalidad desde Google Chrome indica que 'Mejora los resultados de tus búsquedas en Google añadiendo documentos relacionados en vLex.com. Integra las búsquedas en el buscador Google con vLex para que te mostremos aquellos contenidos disponibles en vLex que te pueden interesar', sin hacer referencia alguna a la funcionalidad vCite.

9. La información que ofrece a los usuarios de vLex sobre la extensión indica que 'Enriquece tus consultas en páginas web de contenido legal. Siempre que navegues en webs de contenido jurídico, la extensión de vLex mostrará información adicional y te dará acceso a su consulta'.

10. La Extensión vLex incorpora el código de seguimiento de Google Analytics UA-54571463-12 desde la versión 1.9.7 disponible desde el 24 de noviembre de 2016. A través de este código de seguimiento, vLex adquiere datos de navegación respecto de los usuarios de las páginas de WKE, así como de otras webs que visite el usuario con la aplicación instalada, y los envía y almacena en tiempo real en la consola de Google Analytics de VLEX, según los parámetros establecidos por la propia vLex.'

4. Antes de continuar, conviene señalar que pocos son los hechos que se discuten en este pleito, lo que realmente es objeto de controversia es si esos hechos constituyen o no actos de competencia desleal o de infracción de los derechos de propiedad intelectual. En todo caso, el juez de primera instancia declara como probado que ' la extensión crea cuadros de texto mediante la modificación temporal de los códigos fuente de las páginas web',mientras que la demandada VLEX advierte que la extensión en ningún caso modifica los códigos fuente de los programas propiedad de WKE.

TERCERO. La extensión de VLEX.

5. Para enjuiciar este caso hay que partir de conceptos básicos de informática necesarios para poder calificar jurídicamente el comportamiento de la demandada. En primer lugar, el objeto de este procedimiento es la extensión vLex para el navegador Google Crome desarrollada por VLEX.

6. Para definir qué es una extensión podemos partir de cualquiera de los dos informes periciales, ya que ambos coinciden. En primer lugar, en la ampliación del informe elaborado a instancias de WKE por Forest Digital Evidence SL, concretamente por dos ingenieros informáticos, Pedro Francisco y Adolfo, se define una extensión como (apartado 4.1): 'pequeños programas desarrollados en lenguaje Javascript que permite añadir funcionalidades a un navegador, en el caso que nos interesa únicamente a Google Crome, o bien modificar el comportamiento de dicho navegador en múltiples maneras'.

7. Por su parte el perito Alexis, también ingeniero en informática, en la pág. 9 de su informe, define las extensiones diciendo que:

'también se conoce como 'complemento' y especificando que las extensiones son pequeños programas que se instalan dentro del navegador (en el caso que nos ocupa únicamente en Google Chrome) y que añaden o mejoran las funciones del propio navegador'.

8. En el caso litigioso, VLEX, desde 2014, ha venido desarrollado una extensión instalable únicamente en el navegador Google Crome que ofrece las siguientes funciones:

a) Detecta términos jurídicos de las páginas web visitadas con Google Crome incluidos en la base de datos de vLex y ofrece la información que encuentra en esas bases de datos (función vCite).

b) Al mismo tiempo, desde el año 2016, permite a VLEX obtener información de la navegación por parte del usuario.

9. Dicha extensión se instala voluntariamente por el usuario únicamente en el navegador Crome. Esa extensión está disponible en la tienda de extensiones de Google (Chrome Web Store), así como en la propia web de VLEX. (Reconocido por Sr. Adolfo en su declaración, video 11, minuto 17). La extensión se ofrece a los interesados con el siguiente cuadro: 34d485fb-8e7f-4106-a57f-51f8436fa766_001.png

10. Una vez que el usuario ha seleccionada dicha extensión, debe de elegir añadir para que la extensión se instale en el navegador Crome. Una vez instalada, el usuario puede acceder a tres opciones de configuración:

1. Desactivar vCite.

2. Preferencias de la extensión.

3. Ir a vLex.34d485fb-8e7f-4106-a57f-51f8436fa766_002.png

11. Cuando la opción vCite está activada, primero, detecta citas legales de las páginas por las que se está navegando con el navegador Crome. Segundo, al detectar una de estas citas, por ejemplo, la cita de un artículo de alguna Ley, abre una ventana (que los peritos llaman ventana modal) en la que ofrece un enlace a las bases de datos de VLEX en las que aparece ese artículo, esa cita legal. Por ejemplo, reproducimos el cuadro que aparece cuando el usuario navega por una página de WKE con vCite activada: 34d485fb-8e7f-4106-a57f-51f8436fa766_003.png

12. Si el usuario decide clicar en el enlace de Vlex, abandona la navegación por el anterior texto (por ejemplo, un producto de WKE) y abre una nueva página de VLEX.

13. Cuando la página tiene sus propios enlaces, por ejemplo en el caso de las páginas La Ley, la extensión le da la opción al usuario de elegir el enlace de VLEX o el de la propia página, como podemos ver en el siguiente cuadro extraído de una prueba con La Leydigitalde WKE: 34d485fb-8e7f-4106-a57f-51f8436fa766_004.png

14. En el cuadro se puede ver como en la ventana el usuario tiene dos opciones: a) 'Abrir en Vlex' y b) 'Abrir con'. Si clica en la segunda opción (b) enlaza con la información que le ofrece la propia página en la que está navegando, seleccionada de sus propias bases de datos. Si elige abrir en VLEX (a), como sucedía antes, abrirá un enlace que le lleva a las bases de datos de VLEX.

CUARTO.- Actos contrarios a la buena fe.

15. La actora sostiene que la conducta de la demandada, al diseñar y ofrecer la extensión, es objetivamente contraria a la buena fe y, por tanto, que incurre en la prohibición del art. 4 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD). La extensión VLEX, primero, obstaculiza las prestaciones de los servicios ofrecidos por WKE, ya que saca al usuario de la página que estaba consultando, para dirigirlo a navegar por otra página del demandado. Segundo, se aprovecha indebidamente de inversiones realizadas por WKE en sus propios productos, y tercero, capta ilícitamente la clientela.

16. Sin la extensión instalada o con la extensión desactivada, cuando el usuario navega por una página de WKE no aparecen los enlaces alternativos a VLEX, solo aparecen los propios enlaces de WKE, dichos enlaces ofrecen al usuario información adicional tratada por la propia WKE. Por lo tanto, en ese caso el usuario mientras consulta un producto de WKE (por ejemplo, el diario La Ley) si consulta alguno de los enlaces obtendrá información adicional prestada únicamente por la propia WKE. La activación de la extensión no impide técnicamente la prestación de dichos servicios, ya que el usuario puede elegir donde consultar esa información adicional, aunque ofrece una alternativa de VLEX. Cuando el usuario pasa el cursor por la cita legal, la extensión abre una ventana modal que permite el usuario elegir entre los enlaces de las dos editoriales. Si el usuario está suscrito a VLEX, podrán consultar sus bases de datos, si no lo está no podrá hacerlo. Hay que reconocer que, en ese caso, activar la extensión carecería de sentido práctico. Si el usuario elige la opción de VLEX ciertamente interrumpe, al menos momentáneamente, la navegación por el producto de WKE para pasar a navegar por los productos de VLEX para efectuar la consulta.

17. Pero además, lo que VLEX hace es ofrecer sus propios productos aprovechando un producto de un competidor como WKE. Es decir, mientras un usuario está consultando un producto de WKE (por ejemplo, el diario La Ley) VLEX le ofrece sus propios productos o servicios. De esa forma, primero, puede interrumpir, como hemos explicado, la prestación del servicio que está ofreciendo WKE, pero además lo hace utilizando un producto creado por la propia WKE, parasitando su inversión. Por ejemplo, un lector del diario La Ley, que es un producto de acceso libre creado por WKE, mientras está leyendo uno de sus artículos en su navegador Crome, si tiene la extensión activada, verá como, cada vez que pasa el cursor por una cita legal, se abre una ventana que le ofrece los productos de un competidor como es VLEX. De esta forma, VLEX se aprovecha del producto que ofrece WKE a sus clientes, en el que la compañía invierte capital y esfuerzo, para ofrecer sus propios productos o servicios y, en su caso, captar ilícitamente clientela. Se monta a lomos de WKE para ofrecer sus productos.

18. Ese aprovechamiento es contrario a la buena fe concurrencial en tanto que obstaculiza la prestación de servicios por parte de WKE, aun cuando sea mediante interrupciones temporales, pero en especial por aprovecharse de productos creados por WKE para ofrecer sus propios servicios y, en su caso, captar parasitariamente clientela.

19. En este punto, por lo tanto, procede estimar el recurso y la demanda, pero no se ha probado que esos actos haya causado perjuicio alguno a la actora por lo que no podemos hace dicha declaración, sino limitarnos a la condena a cesar en la actividad concurrencial ilícita.

QUINTO.- Actos de engaño u omisiones engañosas.

20. La actora sostiene que al ofrecer la extensión la demandada no ofrece al consumidor información esencial para determinar su comportamiento económico, ya que no explica la funcionalidad descrita anteriormente (vCite).

21. Según los hechos que hemos considerado no controvertidos en esta instancia, la demandada ofrece la siguiente información de su extensión: ' Enriquece tus consultas en páginas web de contenido legal. Siempre que navegues en webs de contenido jurídico, la extensión de vLex mostrará información adicional y te dará acceso a su consulta'.

22. Es cierto que la demandada no informa a los usuarios de la extensión que, en caso que la página por la que navegue tenga sus propios enlaces, que la función vCite ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir entre los enlaces originales y los ofrecidos por VLEX, pero no creemos que esa omisión determine la decisión del usuario de instalar o no la extensión, ya que, como hemos dicho, la extensión ofrece al usuarios la posibilidad de elegir entre la información proporcionada por los enlaces originales y la ofrecida por VLEX. Por lo tanto, hemos de rechazar en este punto el recurso.

SEXTO.- Violación de los derechos de propiedad intelectual de la actora sobre los programas de su propiedad.

23. La actora sostiene que la demandada con la extensión vLex infringe los derechos de propiedad intelectual de WKE, al modificar el código fuente HTLM de sus páginas web. La demandada niega que la extensión modifique dicho código, lo que mantiene es que el navegador, con la extensión vLex activada, al leer el código ejecutable HTLM que envía el servidor de WKE, añade una serie de instrucciones para buscar en los servidores de VLEX y ofrecer al usuario los resultados obtenidos, pero no modifica el programa de WKE

24. Según el informe del Sr. Alexis, perito de la demandada, la denominación 'código fuente' ha de reservarse al 'conjunto de sentencias entendibles por el programador que componen el programa o una parte de ello (sic). El código fuente estará escrito en un lenguaje de programación determinado, elegido por el programador, como pueden ser: Basic, C, C++, C#, Java, Perl, Python, PHP, .NET...'. El Sr. Alexis diferencia entre 'código objeto' y 'código ejecutado'. El 'código objeto' es el 'conjunto de instrucciones y datos escritos en un lenguaje que entiende el ordenador directamente: binario o código máquina. Provienen de la traducción de cierto código fuente, es un fragmento del programa final y es específico de la plataforma de ejecución. Este código es 100% el único que se encuentra en servidores controlados por WKE'. Mientras que el 'código ejecutado' reúne diferentes códigos u objetos generados por los programadores junto con las 'librerías de uso general' (propias del entorno o del lenguaje de programación) componiendo el programa final. Este es el código que ejecutan los usuarios del sistema, y es específico para cada usuario. Es decir, el código ejecutado se obtiene en función de los resultados obtenidos tras la petición de servicio al servidor, así como del resto de añadidos/extensiones/librerías existentes'.

25. El perito sigue explicando que cuando un usuario desea consultar una página web envía una petición al servidor donde está alojada dicha web. Este la busca dentro de su 'código objeto' y envía un 'código ejecutado' al navegador del usuario. El navegador muestra al usuario de la página web el código ejecutado, con las modificaciones introducidas por las extensiones añadidas al navegador por el propio usuario.

26. La demandada, sostiene que el código de las páginas web, escrito en el lenguaje HTLM, es igualmente un código fuente.

27. Realmente, si se trata o no de un código fuente, es un hecho jurídicamente intrascendente. Es indiscutible que, cualquiera que sea el lenguaje en el que están escritas las instrucciones de las páginas web constituyen un programa objeto de protección por las normas de propiedad intelectual siempre que sean originales. En todo caso, aun cuando es un argumento a mayor abundamiento, lo cierto es que los navegadores tienen una opción que se llama ver código fuente de la página visualizada (Crome, Edge, Firefox). Es posible que ese código tenga otro nombre, pero es indiscutible que también se conoce como 'código fuente HTML' como dice el perito Sr. Adolfo.

28. El art. 96.1 TRLPI establece que 'a los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación'. Por lo tanto, la secuencia de instrucciones elaboradas para que una página web pueda ejecutarse en el navegador de un ordenador y acceder a las funciones que dicha web ofrece, es un programa de ordenador, protegido por la Ley si es original. Lo que se discute es si la demandada con su extensión infringe los derechos que la Ley reconoce a su titular, en este caso a WKE.

29. Antes hemos definido la extensión como un pequeño programa, desarrollado en leguaje Javascript, que permiten añadir funcionalidades a un navegador, en el caso que nos interesa únicamente a Google Crome, o bien modificar el comportamiento de dicho navegador en múltiples maneras. En concreto lo que permite la extensión vLex es examinar (escanear) el texto de la página visitada mediante el navegador Crome y cuando detecta una cita jurídica, por ejemplo el artículo de una Ley, comprueba en las bases de datos de VLEX las referencias que encuentra en ellas de esa cita y abre una ventaba en la que ofrece al usuario la opción de dirigirse a dichas bases para comprobar la información ofrecida. Si se trata de un programa, tal y como es definido por el perito de la actora Sr. Adolfo, ello supone que contienen una secuencia de instrucciones que se ejecutan cuando el usuario activa la extensión.

30. La actora sostiene que dichas instrucciones modifican el código de las páginas web, y en prueba de ello, aporta una imagen en la que se reproduce el código fuente de la web 'la Ley Digital 360' propiedad de WKE, tal y como es mostrado por el navegador Crome con la opción 'inspeccionar el elemento' (así lo aclaró en su declaración), a pesar que en su dictamen habla de la opción 'código fuente de la página' (pag. 21 del informe del Digital Forester, Sr. Adolfo). Como podemos ver, cuando la función vCite de la extensión vLex está activada el navegador muestra además del código fuente de la página web las instrucciones que añade la extensión para realizar sus específicas funciones, instrucciones que están subrayadas en amarillo: 34d485fb-8e7f-4106-a57f-51f8436fa766_005.png

31. Por el contrario, la demandada, cuyo perito reconoció la exactitud de dicho cambio, lo que sostiene es que no modifica el programa de la actora y que dicha intervención no está prohibida por la Ley.

32. La actora igualmente sostiene que la introducción del código de seguimiento de Google Analytics UA-54571463-12, tal y como hemos relatado en los hechos no controvertidos, supone igualmente una trasformación no autorizada del código de las páginas web de WKE. Resumiendo, la actora sostiene que la extensión de la demanda supone una trasformación no autorizada de su código HTML.

33. La actora cita en su favor lo dispuesto en el art. 99 b) en el que se establece que: ' Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de esta Ley los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular con arreglo al artículo 97, incluirán el derecho de realizar o de autorizar: b) La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador'.

34. Hemos de aclarar que la actora no sostiene que VLEX haya modificado o pretenda modificar el código fuente originario (o código objeto) de sus WEBs. Lo que sostiene es que la extensión modifica el código HTML de las páginas de WKE, tal y como es enviado por los servidores de WKE e interpretado y ejecutado por el navegador del usuario con la extensión vLex activa. El código HTML está protegido por los derechos de autor de WKE, que puede prohibir a un tercero que lo trasforme, aunque sea para reproducirlo (ejecutarlo) en su propio ordenador. Un usuario al visitar el contenido de las web de WKE reproduce el código HTML propiedad de WKE, para ello cuenta con su autorización, bien por ser suscriptor de sus servicios, bien por tratarse de servicios de libre acceso. Cuando reproduce dicho código sin el extensión activada, sus instrucciones se reproducen tal y como han sido programadas por WKE, su titular, y los parámetros que le proporciona su propio navegador. Sin embargo, cuando el usuario ha activado la extensión las instrucciones de la página no se reproducen tal y como han sido diseñadas por su titular, sino que la extensión modifica dichas instrucciones, parar escanear el texto, identificar las citas legales, consultar las bases de datos de LVEX, abrir la ventana en la que proporciona al usuario la opción de elegir entre las bases de datos de VLEX y las bases de datos de WKE. En definitiva, la actora sostiene que con esas instrucciones lo que hace la extensión de vLex es modificar el código fuente HTML de las páginas de WKE

35. Es cierto que un programa se reproduce cuando el usuario lo ejecuta en su ordenador. Esa reproducción, solo puede ser autorizada por el titular de los derechos de propiedad intelectual. Por eso el art. 99. a) TRLPI establece que 'sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de esta Ley los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular con arreglo al artículo 97, incluirán el derecho de realizar o de autorizar: a) La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria'. Pues bien, la autorización de titular solo permite al usuario la reproducción del software, tal y como ha sido diseñado por su autor. Por ello, el art. 99 b) TRLPI, como hemos visto, prohíbe a terceros, incluyendo al usuario legítimo, introducir en su ejecución cualquier transformación. Igual que la reproducción puede ser permanente o transitoria, también esa modificación prohibida puede ser permanente o transitoria. La cuestión estriba en saber si la instalación de una extensión, que modifica las instrucciones de ejecución de la página web de WKE, es una trasformación particular y temporal del programa ejecutado y, si esa modificación constituye una infracción de los derechos de autor de WKE.

36. Aunque reconocemos la dificultad técnica y jurídica de la cuestión, al menos desde los datos que nos han proporcionado los peritos, no creemos que la extensión modifique el programa de la actora. Es cierto que añade instrucciones durante su ejecución, pero ello es a consecuencia de la ejecución de la extensión y no como consecuencia de la trasformación del programa de la actora. Si definimos, como hace el Sr. Adolfo, una extensión como 'un pequeño programa, desarrollado en lenguaje Javascript, que permite añadir funcionalidades a un navegador', la ejecución de ese programa implica la ejecución de sus instrucciones que añaden funciones al navegador. Lo que muestra la imagen del perito, son las instrucciones derivadas de la ejecución de la extensión de vLex cuando está activa. Esas instrucciones que serán las mismas, cualquiera que sea la página que se visite, sea de WKE o de otra compañía, lo que nos permite afirmar que la extensión añade funciones, para lo cual ha de añadir instrucciones a la ejecución de las instrucciones que nos remite la página web, pero no transforma el código de la página web.

37. El navegador Crome interpreta el código ejecutado de la página web y esa interpretación es diferente si tiene activada o no la opción vCite de la extensión vLex. Ahora bien, creemos que no transforma el programa que ejecuta (reproduce). Lo que nos lleva a desestimar el recurso.

38. Aun en la hipótesis rechazada que existiera una transformación, se trataría de una trasformación permitida, que cae dentro de los límites de los derechos de unos que le corresponde al usuario.

39. El art. 100 TRLPI establece una serie de límites a esa prohibición general de trasformación, excepciones que al mismo tiempo definen los derechos del usuario legítimo. En su primer apartado el citado precepto dispone que 'no necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta'. Realmente, la demandada no ha alegado que su actuación esté justificada por estas excepciones, básicamente se ha limitado a afirmar que su extensión no modifica el código HTML original de las páginas web de WKE. Ahora bien, creemos que la congruencia no nos impide analizar esos límites. Recuérdese que el art. 99 TRLPI comienza diciendo que 'sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de esta Ley'. Si el art. 100 TRLPI, tal y como dice en su epígrafe, define los límite de los derechos de explotación del titular de un programa de ordenador, la cuestión de su la transformación cae dentro de sus límites, es una cuestión jurídica que el Tribunal ha de analizar, cuando se alega su infracción.

40. Pues bien, creemos que la modificación que introduciría la extensión al ejecutar el código HTML de las páginas visitadas, sería una trasformación necesaria 'para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta', que es ser interpretado por un navegador, lo que debe de incluir las extensiones o complementos que incluya dicho navegador.

41. Lo mismo podemos decir del hecho de incluir el citado código Google Analyticspara hacer una seguimiento de las páginas visitadas,ya que dicho código se introduce al activar la extensión y aceptar la cesión de dichos datos por parte del usurario. Ello nos lleva a desestimar el recurso y rechazar la infracción de los derechos de propiedad intelectual de WKE.

OCTAVO.- Violación de secretos empresariales de WKE.

42. La actora sostiene que por medio del código que seguimiento de Google AnalyticsUA-54571463-12 que la extensión introduce en las páginas visitadas por el usuario, VLEX se apropia de secretos empresariales de WKE, mediante un procedimiento similar al espionaje.

43. En relación a la infracción alegada son hechos no controvertidos, tal y como han sido determinados por el juez de primera instancia, los siguientes:

'La Extensión vLex incorpora el código de seguimiento de Google Analytics UA-54571463-12 desde la versión 1.9.7 disponible desde el 24 de noviembre de 2016. A través de este código de seguimiento, vLex adquiere datos de navegación respecto de los usuarios de las páginas de WKE, así como de otras webs que visite el usuario con la aplicación instalada, y los envía y almacena en tiempo real en la consola de Google Analytics de VLEX, según los parámetros establecidos por la propia vLex.'

'La prueba pericial de la parte demandante, centrada en el informe inicial del Sr. Adolfo y la ampliación una vez practicado un análisis del código de seguimiento de vLex en la sede de la demandada, indica que las categorías de datos respecto de las visitas a los sitios web titularidad de WKE (identificados en el ANEXO 1 del presente Informe) que han sido recopilados por vLex a través del código de seguimiento UA-54571463-12 de Google Analytics son los siguientes:

* Fecha, hora y minutos exactos de la visita.

* Dominio visitado.

* Página concreta visitada.

* Los parámetros de tipo GET adicionales, como el parámetro 'params' utilizado en algunos sitios web de WKE.

* Datos de configuración del navegador, como la resolución de pantalla, el tamaño de ventana o el idioma del navegador'

44. El periodo durante el cual la demandada ha recopilado esos datos va del 13 de marzo de 2017 al 26 de marzo de 2018, salvo para el dominio noticias jurídicas.com respecto del que se registran datos hasta el 2 de agosto de 2018. La inclusión del citado código de seguimiento se incluye en la versión de la extensión vLex 1.9.7 que tiene fecha de 24 de noviembre de 2016.

45. El art. 13 de la LCD, vigente en durante el periodo de la presunta infracción, establecía que:

'1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo'.

46. La legislación nacional no definía qué era secreto empresarial, por lo que este Tribunal se remitía a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 4 de enero de 1995), que utiliza el término de información no divulgada. Sin embargo, actualmente ese vacío se ha cubierto con la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), en vigor desde el 13/03/2019, que ha traspuesto la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Es obvio que la Ley no puede aplicarse de manera retroactiva a situaciones anteriores si con ello perjudicamos los derechos de las partes implicadas, tal y como prevé la DT 1 del Código Civil, pero en la medida que esta norma viene a cubrir un vacío legal resulta lógico aplicarla, en tanto que no contradiga la interpretación que de secreto empresarial se venía haciendo. A lo que hay que añadir que la regulación, lógicamente respeta lo dispuesto en el citado ADPIC.

47. El art. 1 LSE establece que 'a efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.'

48. Un secreto empresarial es pues una 'información' que tiene que cumplir tres requisitos: ser secreta, tener un valor económico por sí misma y respecto de la cual se hayan adoptado medidas razonables para mantener su confidencialidad.

48. La actora sostiene que la información recopilada por Google Analytics para VLEX sobre los usuarios de WKE es una información secreta, que tiene un valor comercial, respecto de las cuales WKE ha adoptado medidas para proteger su confidencialidad.

49. La pretensión ha de ser rechazada. En primer lugar, VLEX no accede a la información recopilada por WKE respecto de sus usuarios, suscriptores o no de sus productos, que navegan por sus páginas. VLEX accede a los datos de los usurarios que activan su extensión, es decir, a los datos que 'voluntariamente' le proporcionan dichos usuarios. Los usuarios de WKE que tienen activada la litigiosa extensión ceden voluntariamente sus datos a Google Analytics para que esta compañía se los ceda a VLEX. No son datos obtenidos desde la información recopilada por WKE, sino de datos proporcionados por Google Analytics respecto de los usuarios de la extensión vLex. Esa información comprende parte de la información que también obtiene WKE, por el mismo medio (Google Analytics), ahora bien el hecho que coincida la información (datos de los usuarios) no le da a WKE ningún derecho en exclusiva. VLEX obtiene dicha información a través del código que Google Analytics inserta en páginas que visitan los usuarios de la extensión. Los datos son propiedad de los usuarios y estos pueden cederlos a quienes quieran. En el caso enjuiciado los usuarios los ceden a Google Analytics y éstaa las dos compañías. Secreta podría ser la información cedida confidencialmente a WKE por Google Analytics, pero VLEX no accede a dicha información sino que recoge sus propios datos, algunos de los cuales coinciden con los de WKE. Hay que recordar que el art. 2 LSE establece que 'la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes: a) El descubrimiento o la creación independientes'. En nuestro caso, VLEX recopila la información de forma independiente.

NOVENO. Costas.

50. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado en parte el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

Fallo

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por Wolters Kluwer España S.A. contra la resolución del Juzgado Mercantil núm. 7 de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2020, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca en parte, y en consecuencia, se estima parcialmente la demanda y se condena a VLEX a realizar las operaciones técnicas necesarias para que la extensión vLex no pueda ser activada cuando el usuario navegue por las páginas propiedad de la actora, desestimando el resto de pretensiones, sin hacer especial imposición de las costas del recurso y con devolución del depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.