Sentencia CIVIL Nº 803/2020, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 422/2020 de 17 de Julio de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 422-U16/20
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 726/18
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-2
SENTENCIA NÚM. 803/20
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a diecisiete de julio de dos mil veinte.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen,
actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 726/18
sobre infracción de marca de la Unión Europea (MUE), seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea
Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud de sendos recursos entablados, de un lado, por la
parte actora-reconvenida, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE (en lo sucesivo, ENAIRE), representada
por el Procurador Don José Antonio Saura Ruiz, con la dirección del Letrado Don Antonio José Vela Ballesteros
y; de otro lado, la parte demandada-reconviniente, CAMPERS ENAIRE, S.L. (en lo sucesivo, CAMPERS) y Don
Conrado (en lo sucesivo, Sr. Conrado ), representada por el Procurador Don Vicente Flores Feo, con la dirección
del Letrado Don Aitor Ambrosio Boneta Jiménez.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 726/18 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm.

2 se dictó Sentencia de fecha veinte de enero de dos mil veinte, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda interpuesta por don José Antonio Saura Ruiz, Procurador de los Tribunales y de ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE contra CAMPERS ENAIRE, S.L. y don Conrado por lo que, en consecuencia: A) DECLARO que los demandados carecen del derecho para la utilización en el territorio de la Unión Europea de la denominación ENAIRE, sola y/o en compañía de su denominación social CAMPERS, en la distinción de productos y/o servicios, así como en los nombres de dominio.

B) CONDENO: A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar en todo el territorio de la UE en el uso del signo/ ENAIRE, solo y/o en compañía de su denominación social CAMPERS, en la distinción de productos y/o servicios objeto del procedimiento que fabrica y/o importa y/o distribuye y/o comercializa y a abstenerse en el futuro.

A retirar del mercado, incluido el mercado on line y las redes sociales y a destruir a su costa, dejando cumplida constancia, todos los productos, folletos, videos, anuncios, tweets, post, carteles y demás medios publicitarios que reproduzcan la marca ENAIRE, sola y/o en compañía de su denominación social CAMPERS, en todo el territorio de la UE.

Al pago de una multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS DIARIOS (600€) por cada día en que subsista la infracción.

Al resarcimiento de los daños y perjuicios en la cuantía que se fije en ejecución de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el Fundamento Quinto de la presente.

Al pago de las costas.

Que debo estimar y estimo la demanda reconvencional interpuesta por don Vicente Flores Feo, Procurador de los Tribunales y de CAMPERS ENAIRE, S.L. contra ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE de tal manera que declaro la caducidad parcial de las marcas de la Unión Europea nº 011737863 (denominativa) 'ENAIRE' nº 011880705 (figurativa) 'ENAIRE' ambas en clase 39 para 'servicios de transporte, especialmente transporte aéreo, organización de viajes'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia interpusieron ambas partes sendos recursos y, tras tenerlos por interpuestos, se dio traslado de cada uno de ellos a la parte adversa, la cual presentó el correspondiente escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 422-U16/20, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día nueve de julio, en el que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda principal y en la demanda reconvencional.

I) En la demanda principal, ENAIRE, en su condición de titular de las MUE's siguientes: 1) MUE número 11.737.863, denominativa, ENAIRE, solicitada el día 15 de abril de 2013 y concedida el día 26 de agosto de 2013, para designar productos y servicios de las siguientes clases: 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39 (servicios de transporte, en especial transporte aéreo; organización de viajes), 41, 42 43; 2) MUE número 11.880,705, figurativa, solicitada el día 7 de junio de 2013 y concedida el día 30 de octubre de 2013, para designar productos y servicios de las siguientes clases: 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39 (servicios de transporte, en especial transporte aéreo; organización de viajes), 41, 42 43, con la siguiente representación gráfica ejercita la acción de infracción de sus marcas fundada en el riesgo de confusión prevista en el artículo 9.2.b) y en la protección reforzada de las marcas renombradas prevista en el artículo 9.2.c) del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, RMUE) en relación con los artículos 41 y siguientes de la Ley de Marcas (LM), frente a CAMPERS y, a su Administrador único, el Sr. Conrado , porque, a sabiendas de la existencia de las marcas de la actora, utiliza en su denominación social el término 'ENAIRE', en su página www.campersenaire.net identifica a la empresa como 'ENAIRE' cuya actividad principal es el carrozado de vehículos para su transformación en autocaravanas, comercializa y publicita autocaravanas rotuladas con el siguiente signo y ha solicitado en la OEPM el día 12 de julio de 2018 la marca española número 3727869 (X), mixta, para designar productos de la clase 12 vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; caravanas; autocaravanas, a cuya solicitud se ha opuesto la actora, con la siguiente representación gráfica A tal fin, interesa: i) la declaración de que los demandados carecen del derecho para la utilización en el territorio de la Unión Europea de la denominación 'ENAIRE', sola y/o en compañía de su denominación social 'CAMPERS' en la distinción de sus productos y/o servicios así como en los nombres de dominio; ii) la condena de los demandados a la cesación y a la abstención en el ámbito territorial de la Unión Europea del uso del signo infractor 'ENAIRE' con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo de 600 euros por día en caso de desobediencia; iii) la condena de los demandados a retirar del mercado, incluido el mercado on line y las redes sociales, los productos y medios publicitarios que reproduzcan el signo 'ENAIRE' solo y/o unido a su denominación social 'CAMPERS' en el territorio de la Unión Europea, con apercibimiento de indemnización coercitiva mínima de 600 euros por día en caso de desobediencia; iv) la condena de los demandados a la indemnización de daños y perjuicios en la cuantía equivalente al 1% de la cifra de negocio obtenida con los productos infractores; v) la condena a la publicación de la Sentencia en la página web de la demandada, en un periódico de ámbito nacional y en una publicación específica del sector de la distribución de autocaravanas, a elección de la actora y a costa de la demandada; vi) la condena al pago de las costas.

II) En la demanda reconvencional articulada exclusivamente por la codemandada CAMPERS, al fundar la demandante principal la acción de infracción en el uso de los servicios de la clase 39, interesa la declaración de caducidad parcial por falta de uso en virtud de lo previsto en el artículo 58.1.a RMUE, de las MUE's 11.737.863 y 11.880.705 en los servicios de la clase 39 que designan, debiendo quedar reducidos a 'servicios de control del tráfico aéreo, servicios de navegación (posicionamiento y trazado de rutas y rumbos), explotación de estaciones usadas para el transporte aéreo, facilitación de información sobre vuelos, facilitación de instalaciones aeroportuarias para la aviación, organización de transporte aéreo, prestación de servicios de información de aeropuerto relacionados con la aviación, servicios de aeropuerto.'

SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones de los dos recursos de apelación.

La Sentencia de instancia: 1) estimó la demanda reconvencional al no resultar acreditado el uso de los servicios designados de la clase 39.

2) estimó sustancialmente la demanda principal: i) declaró la infracción de las MUE's fundada en el riesgo de confusión al apreciar similitud con los servicios designados de la clase 42 relacionados con los servicios de ingeniería; rechazó la infracción de la protección reforzada de las marcas renombradas porque, a pesar de declarar la notoriedad de las MUE's de ENAIRE, no apreció en los demandados aprovechamiento de su notoriedad; ii) acogió las peticiones de condena a la cesación, remoción, indemnización coercitiva e indemnización de daños y perjuicios al pago del 1% de la cifra de negocio y, al pago de las costas, pero rechazó la petición de condena a la publicación de la Sentencia.

La Sentencia no razona el pronunciamiento condenatorio del codemandado Sr. Conrado , el cual había alegado en su contestación la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam.

Ambas partes se han alzado contra la Sentencia de instancia: La demandante principal y reconvenida interesa la desestimación de la demanda reconvencional al haber acreditado el uso de los servicios designados de la clase 39.

Los demandados y reconviniente interesan i) la estimación de la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam del codemandado Sr. Conrado ; ii) la declaración del ejercicio antisocial de la acción por la entidad actora; iii) la ausencia de notoriedad de las MUE's de ENAIRE; iv) la inexistencia de infracción marcaria ante la distancia aplicativa entre los productos y servicios en liza y la incongruencia al haber declarado la infracción respecto de los servicios de la clase 42, nunca alegado en la demanda principal; v) subsidiariamente, inexistencia de infracción de la protección reforzada de las marcas renombradas; vi) improcedencia de la condena a la indemnización de daños y perjuicios.

Empezaremos con el examen del recurso interpuesto por la demandante principal y reconvenida.



TERCERO.- Recurso de apelación de la demandante principal y reconvenida, ENAIRE.

La Sentencia de instancia fundamenta la estimación de la demanda reconvencional en que la actividad realizada por ENAIRE es secundaria y auxiliar en relación con el servicio de transporte y, además, pudo concretar otros servicios previstos en la clase 39 que se corresponden en mayor medida con los prestados por ENAIRE.

El recurso de apelación impugna la estimación de la demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de las MUE's 11.737.863 y 11.880.705 para designar en la clase 39 los servicios relativos a 'servicios de transporte, especialmente transporte aéreo, organización de viajes' al apreciar una errónea valoración de la prueba y una interpretación estricta del concepto 'servicios de transporte'.

La Sala estima el recurso en atención a las siguientes razones: En primer lugar, los servicios efectivamente prestados por ENAIRE vienen determinados por el artículo 18.2 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre que creó a la entidad ENAIRE y señaló que ejercerá exclusivamente las competencias 'en materia de navegación aérea y espacio aéreo y, además, la coordinación operativa nacional e internacional de gestión del tráfico aéreo y otras relacionadas con los usos para la gestión eficiente del espacio aéreo teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y las funciones derivadas de su condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores en materia de aeropuertos.' En segundo lugar, sus servicios pueden resumirse con la afirmación realizada por su representante en el acto del juicio, Sr. Benjamín , al definirlos como 'proveedor de servicios de gestión de la navegación aérea'.

De los documentos números 3 de la demanda principal y 5 y siguientes de la contestación a la demanda reconvencional se desprende que los destinatarios de sus servicios son la aviación en general, las compañías aéreas y los pilotos comerciales y los gestores aeroportuarios al facilitarles la gestión de la navegación aérea sin la cual no es posible la realización del transporte aéreo. El transporte aéreo no puede limitarse estrictamente a la actividad de desplazamiento de personas y bienes de un lugar a otro sino también a los servicios que hacen posible ese servicio de transporte al resultar imprescindibles para la actividad de los gestores aeroportuarios y de las compañías aéreas.

En tercer lugar, las clases designadas por las dos MUE's como son 'transporte aéreo' y 'organización de viajes' amparan los servicios prestados por ENAIRE (proveedor de los servicios de gestión de la navegación aérea) porque siendo aquéllas unas categorías tan amplias permiten la existencia de subcategorías con existencia autónoma de tal manera que el uso de los servicios de esa subcategoría estaría amparado por la designación de la categoría más amplia. Así lo reconoce la STS de 14 de noviembre de 2019: ' Por consiguiente, la eficacia legitimadora del uso de la marca se desenvuelve entre dos posiciones. De una parte, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos jurídicos de ese uso a todos los productos de la clase (en este caso, la clase 29) ni a otros de distinta clase pero similares, como resultaba del tenor literal del art. 4.4 de la anterior Ley de Marcas . El uso efectivo de la marca para alguno de los productos para los que ha sido registrada implica la protección solo de la subcategoría a las que pertenece el producto para los que la marca de la Unión ha sido efectivamente utilizada. Por tanto, la amplitud de la categoría para la que la marca ha sido registrada es relevante, pues si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. Pero, de otra parte, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.' Así pues, mediante los servicios amplios designados para la clase 39 por las MUE's 11.737.863 y 11.880.705 amparan a ENAIRE en el uso de la subcategoría de proveedor de servicios de navegación aérea.

En conclusión, al estimar el recurso de apelación procede desestimar la demanda reconvencional.



CUARTO.- Recurso de apelación deducido por los demandados y la reconviniente, CAMPERS y el Sr. Conrado .

La primera alegación del recurso denuncia la falta de motivación de la condena del codemandado Sr. Conrado en cuya contestación había opuesto su falta de legitimación pasiva ad causam.

Hemos de acoger esta alegación por las siguientes razones: En primer lugar, en el Auto de fecha 9 de noviembre de 2018 se adoptaron las Medidas Cautelares (autos 744/18) y expresamente fue excluido el Sr. Conrado de la condición de infractor porque no actuaba en el mercado como persona física que utilizara el signo infractor. No se ha expuesto en la Sentencia ningún argumento nuevo o adicional que permita modificar su exclusión de su condición de infractor.

En segundo lugar, todas las conductas infractoras son imputables a la mercantil CAMPERS ENAIRE, S.L. y, ninguna de ellas puede atribuirse al Sr. Conrado como persona física y, ni siquiera, en su condición de Administrador único en virtud de la responsabilidad por daños prevista en los artículos 236 y 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En tercer lugar, la página número 10 de la demanda principal atribuye al Sr. Conrado una 'actuación parasitaria' porque en las distintas mercantiles de las que es Administrador se comercializan autocaravanas con el signo 'ENAIRE'. Sin embargo, el último párrafo del ordinal cuarto de la Sentencia ahora recurrida declara expresamente que 'no se pretende una actividad parasitaria por cuanto que el uso ya era anterior y en modo alguno se ha pretendido asociar o acercarse al signo de la demandada (sic)...' En cuarto lugar, los requerimientos extrajudiciales previos a la demanda se dirigen a la mercantil CAMPERS ENAIRE, S.L. como el sujeto infractor y no se atribuye ninguna conducta ilegal al codemandado Sr. Conrado .

En conclusión, estimamos esta alegación del recurso de modo que procede revocar la Sentencia recurrida en el sentido de desestimar la demanda principal frente al Sr. Conrado .



QUINTO.- Alteramos el orden de las alegaciones del recurso y pasamos directamente a examinar las alegaciones del recurso que tienen por objeto impugnar la estimación de la acción de infracción por riesgo de confusión y, subsidiariamente, la infracción fundamentada en la protección reforzada de las marcas renombradas.

En primer lugar, examinaremos la acción de infracción fundada en el riesgo de confusión prevista en el artículo 9.1.b RMUE.

La doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar la concurrencia del riesgo de confusión, entre otras, la STJUE de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, asunto C-342/97, recogida en la STS de 17 de abril de 2017, exige examinar los siguientes elementos: 1) el público pertinente; 2) la comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual a los efectos de su identidad o similitud; 3) la comparación de los productos designados por las MUE's de ENAIRE y los productos designados con el signo infractor a los efectos de su identidad o similitud; 4) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas de la actora; 5) la posible aplicación del elemento de la interdependencia.

1) En primer lugar, hemos de determinar el público pertinente, esto es, el sector del público destinatario de estos productos y servicios que pueden padecer el riesgo de confusión.

Sobre este extremo, la Sentencia de instancia solo hace una alusión genérica al concepto de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz sin aplicarlo al caso concreto.

Los destinatarios de los servicios de ENAIRE son, como indica su página web, la aviación en general, las compañías aéreas y los pilotos comerciales y los gestores aeroportuarios. Es decir, sus destinatarios no son los numerosos usuarios de los servicios del transporte aéreo sino unos destinatarios muy limitados caracterizados por su elevado nivel de especialización y de conocimientos en el sector aeronáutico.

De otro lado, los destinatarios de los productos de CAMPERS son, como regla general, los interesados en la adquisición de una autocaravana que, por su elevado precio, podemos considerar que se trata de un gasto extraordinario y, en absoluto, frecuente o cotidiano.

Tanto unos como otros destinatarios actúan de manera reflexiva y no impulsiva, bien por su especialización en el sector de la aviación, bien por el elevado precio de las autocaravanas, lo que determina que el grado de atención sea muy elevado cuando solicitan los servicios de gestión del espacio aéreo o cuando inician el proceso de compra de una autocaravana.

2) En segundo lugar, respecto de la comparación de los signos en liza hemos de centrarnos en el plano fonético, gráfico y conceptual.

Desde el punto de vista fonético-denominativo existe plena identidad.

Desde el punto de vista gráfico existe cierta similitud con la marca figurativa de ENAIRE por el hecho de que en ambos casos los signos denominativos van acompañados de un elemento ornamental de color azul de una misma tonalidad. Ahora bien, el elemento ornamental de ENAIRE es de fantasía y está al final del elemento denominativo y, en el caso de CAMPERS representa un ave en vuelo y está al inicio del elemento denominativo.

Desde el punto de vista conceptual, en el caso de ENAIRE, su signo denota una relación con el mundo de la navegación aérea y; en el caso de CAMPERS, objetivamente, permite relacionarlo con la vida al aire libre que representa el uso de la autocaravana.

Hemos de concluir, pues, en la existencia de un elevado grado de similitud de los signos en conflicto determinado por la identidad del elemento denominativo.

3) Seguidamente, abordamos la comparación entre los servicios designados por las MUE's de ENAIRE y los productos identificados con el signo infractor.

Antes de entrar a examinar este aspecto hemos de señalar que los servicios designados expresamente en la demanda como infringidos son los designados en la clase 39, esto es, 'servicios de transporte, especialmente transporte aéreo, organización de viajes.' Sin embargo, la Sentencia recurrida, quizás condicionada por la previa declaración de caducidad por falta de uso de estos servicios de la clase 39, declaró que la actividad infractora imputable a CAMPERS está relacionada con los servicios de la clase 42, en concreto, con el servicio de ingeniería, también designado por las MUE's de ENAIRE. Al declarar la Sentencia de instancia que la conducta de la demandada infringe los servicios de ingeniería relacionados en la clase 42 incurre en una manifiesta incongruencia porque ni en la demanda principal ni durante la sustanciación del litigio se hizo ninguna mención a los servicios de esta clase 42 como infringidos por CAMPERS, causando a esta parte una evidente situación de indefensión. Así pues, al haber alterado el fundamento de la acción de infracción por riesgo de confusión, la Sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia, proscrita en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y, hemos de seguir considerando que los servicios designados por las MUE's son los de la clase 39, cuya declaración de caducidad hemos revocado.

Una vez establecido que los servicios designados por las MUE's que han resultado infringidos por la conducta de CAMPERS son los designados de la clase 39 'servicios de transporte, especialmente transporte aéreo, organización de viajes,' hemos de declarar que existe una gran disparidad aplicativa entre estos servicios y los productos designados por el supuesto signo infractor (vehículos camperizados, caravanas y autocaravanas).

Hemos de traer a colación lo antes expuesto respecto de la subcategoría autónoma de los servicios de la clase 39 designados realmente por las MUE's de ENAIRE, en especial, la provisión de servicios de gestión de navegación aérea.

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que la no pertenencia a las mismas clases del Nomenclátor no impide ( STJUE 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97) que exista similitud entre los productos y servicios confrontados si los mismos participan de la misma naturaleza, destino, forma de utilización, si compiten en el mercado o son complementarios entre sí, admitiéndose también como elementos que contribuyen a determinar la proximidad entre los productos los canales de distribución, contexto de su consumo o público destinatario (STJUE de 21 de enero de 2016).

En primer lugar, existe una diferencia no determinante pero significativa como es la pertenencia a distintas clases: los de ENAIRE se adscriben a los servicios de transporte de la clase 39 y los de CAMPERS a los productos de la clase 12 relacionada con vehículos.

En segundo lugar, resulta evidente la manifiesta diferencia en la naturaleza de los servicios y productos en liza: de un lado, servicios de gestión de la navegación aérea y, de otro lado, la venta de caravanas y autocaravanas, sin que exista ninguna posibilidad de sustituirse entre sí en el sentido de ser competitivos.

En tercer lugar, el destino y su forma de utilización son manifiestamente distintos en ambos casos: en el caso de ENAIRE persiguen garantizar la seguridad y la información en la navegación aérea y, en el caso de CAMPERS es el arrendamiento y venta de autocaravanas que es un medio de locomoción terrestre.

En cuarto lugar, no son complementarios desde el momento en que para la adquisición de una autocaravana le resulta irrelevante la gestión e información en la navegación aeronáutica.

En quinto lugar, los canales de distribución, contexto de su consumo y su público destinatario son muy distintos porque los interesados en la subcategoría autónoma de la clase 39 relativa a la provisión de servicios de navegación aérea son los usuarios de la aviación en general, las compañías aéreas y pilotos comerciales y los gestores aeroportuarios, los cuales no mantienen ninguna relación con los interesados con la adquisición de autocaravanas.

En conclusión, existe una gran distancia aplicativa entre los productos y servicios confrontados, como pone de manifiesto la apelante al aportar numerosos ejemplos de varias resoluciones que han admitido la coexistencia en el mercado de marcas con idéntico signo cuando los productos y servicios confrontados pertenecían a las clases 39 y 12.

4) A continuación, otro de los elementos a considerar dentro del juicio sobre el riesgo de confusión es el carácter distintivo intrínseco y extrínseco de las MUE's de ENAIRE porque a mayor distintividad, mayor es el riesgo de confusión.

La distintividad desde el punto de vista intrínseco significa que debe atenderse a la relación del signo de la marca con la naturaleza o con las características o los elementos del producto, en nuestro caso, si el signo denominativo 'ENAIRE' evoca alguna de sus características. Analizado desde este punto de vista, el término 'ENAIRE' sugiere o evoca cierta relación con el sector aéreo, lo que revela poca distintividad.

La distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de servicios. Adelantamos que, a diferencia de lo declarado en la Sentencia de instancia, hemos de considerar que las MUE's de ENAIRE no pueden calificarse de renombradas al no resultar acreditado un conocimiento generalizado por una parte significativa del público interesado.

Nos remitimos a lo argumentado respecto de este extremo cuando examinemos la acción de infracción fundamentada en la protección reforzada de las marcas renombradas.

5) Por último, sobre el riesgo de confusión tiene incidencia el llamado criterio de la interdependencia, esto es, la compensación entre la similitud de los signos y la semejanza entre los productos o los servicios designados de tal manera que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En nuestro caso, ni siquiera el criterio de la interdependencia permite compensar el elevado grado de similitud de los signos con la absoluta disparidad aplicativa so pena de infringir el principio de especialidad que rige la regulación marcaria.

En definitiva, a pesar del elevado grado de similitud de los signos confrontados, si ya hemos dicho que el público pertinente presta un elevado grado de atención bien por la especialidad de los servicios de navegación aérea, bien por la onerosidad en la compraventa de las autocaravanas y, si también hemos dicho que existe una gran distancia aplicativa entre los productos y servicios en liza, así como que las MUE's de ENAIRE no tienen un elevado grado de distintividad, por fuerza hemos de concluir que no concurre el riesgo de confusión como fundamento de la acción de infracción.



SEXTO.- La apelante impugnó, con carácter subsidiario, la desestimación de la acción de infracción de las MUE's de ENAIRE fundamentada en la protección reforzada de las marcas renombradas prevista en el artículo 9.1.c RMUE.

La Sentencia de instancia, después de calificar como notorias a la MUE's de ENAIRE, rechazó la acción de infracción basada en este precepto al considerar que no existía una 'actividad parasitaria por cuanto que el uso ya era anterior y en modo alguno se ha pretendido asociar o acercarse al signo de la demandada (sic)...' Hemos de hacer una corrección terminológica a las partes y a la misma Sentencia de instancia en el sentido de que el artículo 9.1.c RMUE no se refiere a las marcas 'notorias' sino a las marcas 'renombradas'.

La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto T-629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: ' 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27).' Como ya hemos anticipado más arriba, la Sala no puede calificar como renombradas a las MUE's de ENAIRE porque la prueba aportada con la demanda principal sobre el elevado grado de conocimiento por la parte significativa del público interesado no permite llegar a esta conclusión: En primer lugar, la naturaleza de entidad pública empresarial no le atribuye de manera necesaria y directa la condición de marca renombrada a su denominación 'ENAIRE' porque la calificación jurídica desde el punto de vista institucional y administrativo es distinta del grado de conocimiento del signo distintivo utilizado para ser identificado por el público destinatario.

En segundo lugar, el hecho de que ENAIRE tenga la participación mayoritaria en el capital social de AENA, S.A., la cual está realmente encargada de la gestión y explotación de los aeropuertos y directamente relacionada con multitud de pasajeros, no le atribuye la condición de marca renombrada. La relación orgánica entre ENAIRE, como sociedad dominante del grupo y, AENA como sociedad dependiente, no puede aprovechar a aquella para considerarse marca renombrada 'por delegación' porque AENA es titular de signos distintivos propios que no guardan relación alguna con los de ENAIRE.

En tercer lugar, la afirmación de que en las cuentas consolidadas del grupo dominado por ENAIRE correspondientes al ejercicio de 2015 (documento número 2 de la demanda principal) reflejan una inversión publicitaria por importe de 6,3 millones de euros no resulta, por sí sola significativa, al no poder distinguir si corresponden a la publicidad exclusivamente de ENAIRE o también de sus sociedades dependientes.

En cuarto lugar, se aportan como pruebas los documentos números 3 a 6 de la demanda principal que incluyen impresiones de la página web de ENAIRE y reseñas aisladas en periódicos de ámbito nacional, así como los 12.000 resultados tras la búsqueda de ENAIRE en Google. Esta prueba documental es manifiestamente insuficiente para acreditar un elevado grado de conocimiento de las MUE's de ENAIRE. A igual conclusión hemos de llegar respecto de la presencia de ENAIRE en Internet y en las redes sociales y en Facebook y en Twitter que reflejan los documentos números 7 y 8 de la demanda principal.

En quinto lugar, no se entiende que el Auto de medidas cautelares descartara la calificación de 'notorias' y que la Sentencia de instancia, por el contrario, sí le atribuyera esta condición sin explicar cuáles son las pruebas adicionales que le han llevado al cambio de posición.

En sexto lugar, la Sentencia recurrida utiliza como argumento del carácter notorio de las MUE's de ENAIRE la resolución adoptada por la OEPM de 15 de abril de 2019 que denegaba la concesión de la marca española número 3727869 solicitada por parte de CAMPERS y calificaba como notorias las MUE's opuestas por ENAIRE.

Sin embargo, olvida que la OEPM estimó el recurso de alzada mediante resolución de fecha 7 de octubre de 2019 (aportada por la demandada- reconviniente antes del acto del juicio) y, entre sus pronunciamientos se incluye la falta de prueba del carácter notorio o renombrado de las MUE's de ENAIRE.

En séptimo lugar, el mismo representante de ENAIRE en el acto del juicio explicó que los servicios de transporte y de movilidad son prestados directamente a los usuarios por parte de AENA, S.A. identificada con sus signos propias, lo que impide que los signos distintivos de ENAIRE sean percibidos por la generalidad del público destinatario de los servicios de transporte aéreo.

En conclusión, no concurriendo el presupuesto del carácter renombrado de las MUE's de ENAIRE tampoco puede acogerse la acción de infracción fundada en la protección reforzada de las marcas renombradas prevista en el artículo 9.1.c RMUE.

Por último, al rechazar las acciones de infracción deducidas en la demanda principal resulta inane entrar a examinar las dos alegaciones restantes sobre el ejercicio antisocial de la acción y la improcedencia de la condena a la indemnización de daños y perjuicios.

SÉPTIMO.- Costas causadas en la instancia.

La desestimación de la demanda principal y de la demanda reconvencional lleva consigo la imposición a cada uno de los demandantes de las costas causadas en la instancia en cada uno de los procesos originados por las respectivas demandas, todo ello en aplicación del criterio objetivo del vencimiento previsto en el artículo 394.1 LEC.

OCTAVO.- Costas causadas en esta alzada.

La estimación de los dos recursos de apelación lleva consigo que no proceda efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada originadas por sus respectivos recursos, todo ello en aplicación de lo previsto en el artículo 398.1 LEC.

NOVENO.- Destino de los depósitos.

Se acuerda la devolución de los depósitos constituidos para la interposición de los respectivos recursos al haber sido estimados según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con estimación de los dos recursos de apelación deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 2 de fecha veinte de enero de dos mil veinte, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, 1) con desestimación de la demanda principal deducida por el Procurador Don José Antonio Saura Ruiz, en nombre y representación de la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE, contra CAMPERS ENAIRE, S.L. y Don Conrado , debemos absolver y absolvemos a los demandados de las peticiones deducidas en su contra, imponiendo a la actora las costas causadas en la instancia originadas por esta demanda; 2) con desestimación de la demanda reconvencional deducida por el Procurador Don Vicente Flores Feo, en nombre y representación de CAMPERS ENAIRE, S.L., contra la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE, debemos absolver y absolvemos a ésta de todas las pretensiones deducidas en su contra, imponiendo a la demandante reconvencional las costas causadas en la instancia originadas por la demanda reconvencional; 3) no se efectúa especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada; 4) se acuerda la devolución de los depósitos constituidos para la interposición de ambos recursos de apelación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días desde la notificación de la presente.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marcas de la Unión Europea celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-