Sentencia CIVIL Nº 82/2019, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 597/2017 de 15 de Febrero de 2019

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0136904
Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0136904
Materia: marcas y competencia desleal. Incongruencia omisiva y necesidad de complemento. Confusión
y aprovechamiento de la reputación ajena. Complementariedad relativa. Valoración de las pruebas. Inducción
la infracción contractual. Actos contrarios a la buena fe objetiva. Registro de nombres de dominio.
Indemnización.
ROLLO DE APELACIÓN: 597/17
Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 637/14
Órgano de procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Madrid
Parte apelante: CLOVER BAYES S.L.
Procurador: D. José Manuel Díaz Pérez
Letrado: D. Felipe García Hernández
Parte apelada: DON Salvador , DON Santos Y CLOVER MARKET RESEARCH S.L.
Procurador: Dña. Ana Espinosa Troyano
Letrado: D. Mariano López Arribas
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ
D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA
SENTENCIA NÚM. 82/2019

En Madrid, a quince de febrero de 2019.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los Ilustrísimos Señores D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ , D. PEDRO MARÍA GÓMEZ
SÁNCHEZ y D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA , ha visto en grado de apelación, bajo el nº de
rollo 597/17 los autos del procedimiento ordinario nº 637/2014 provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 9
de Madrid, el cual fue promovido por CLOVER BAYES S.L. contra DON Salvador , DON Santos Y CLOVER
MARKET RESEARCH S.L. siendo objeto del mismo acciones en materia de marcas y competencia desleal.
Han sido partes en el recurso como apelante, CLOVER BAYES S.L. y como apelada DON Salvador
, DON Santos Y CLOVER MARKET RESEARCH S.L.; todos ellos representados y defendidos por los
profesionales indicados en el encabezamiento.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 19 de septiembre de 2014 por la representación de CLOVER BAYES S.L. contra DON Salvador , DON Santos Y CLOVER MARKET RESEARCH S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente: ' ... en su día dictar sentencia por la cual: 1.- Se declaren los actos descritos en la demanda (HECHOS

SEGUNDO A

QUINTO) como actos de competencia desleal, condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración.

2.- Se condene a los demandados a la modificación de la denominación social de la sociedad CLOVER MARKET RESEARCH S.L. suprimiendo de la misma la palabra 'CLOVER' y otorgándose en ejecución de sentencia los documentos notariales para la efectividad de este pronunciamiento.

3.- Se declare el carácter abusivo de los dominios registrados clovermr.es,clovermr.com.es y cloverbayes.es y cloverbayes.com.es condenándose a los demandados a su cancelación. O de modo subsidiario, la prohibición de usuarios cancelando y/o cesando en el uso de la totalidad de las cuentas de correo asociadas a ellos.

Y asimismo se declare la prohibición a los demandados de registrar cualquier otro nombre de dominio que incluya, sola o combinada con otras palabras o letras, las palabras 'clover', 'Bayer' y 'clover bayes'.

4.- Se declare el carácter abusivo de la denominación web www.cloremr.com condenándose a los demandados a su cancelación, o a su modificación excluyendo de la misma la palabra 'Clovre'; o subsidiariamente, la prohibición de usar la citada denominación web.

5.- Se declare la propiedad de mi representada sobre las marcas denominativas M-3113294 (6) CLOVER y M-3113293 (6) CLOVER BAYES . Subsidiariamente se declare la nulidad absoluta de las marcas mencionadas realizada por los demandados Srs. Santos y Salvador .

6.- se declare la nulidad de la marca M- 3113295 (2) CLOVER ANALISIS E INVESTIGACION, registrada por los mismo demandados, ordenándose la cancelación de su registro.

7.- Se condene a los demandados solidariamente en concepto de daños y perjuicios, a abonar a mi representada: a).- 374.364, 44 euros (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) más intereses legales desde la fecha de la demanda hasta la de su pago efectivo.

b) La indemnización del art. 43.5 de la Ley de Marcas , a tenor de lo solicitado en los puntos 5 y 6 del Suplico, desde el 1/4/14 y hasta la fecha de cese en el uso de las marcas por los demandados, según se cuantifique en ejecución de sentencia, y tomando como cifra de negocios la que establece el art. 35.2II C Com .

8.- Se acuerde la publicación de la sentencia a costa de los demandados mediante los anuncio s y notificaciones en los lugares, forma y a las personas interesadas que se indiquen en ejecución de la sentencia.

9.- Costas del juicio'

SEGUNDO.- La parte demandada presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas de contrario.



TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid dictó sentencia, con fecha 31 de marzo de 2017 cuyo fallo era el siguiente: 'Que estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador Sr. Díaz Pérez en nombre y representación de la entidad CLOVER BAYES, S.L., contra Don Salvador y la entidad CLOVER MERKET RESERARCH, S.L., representados por la Procuradora Sra. Espinosa Troyano, debo declara y declaro la propiedad de la demandante sobre las marcas denominativas M-3113294 (6) 'CLOVER', M-3113293 (6) 'CLOVER BAYES', y la nulidad de la marca M- 3113295 (2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN', ordenando la cancelación del registro de ésta, y debo condenar y condeno a los demandados a indemnizar solidariamente a la demandante en un 1 por ciento de la cifra de negocios realizada con los productos y servicios ilícitamente marcados.

No se hace expresa condena al pago de las costas procesales

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de CLOVER BAYES S.L. se interpuso recurso de apelación que fue admitido y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte.



QUINTO.- Recibidos los autos en fecha 27 de junio de 2017 se procedió a la formación del presente rollo ante esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

Se han personado en esta alzada tanto la parte apelante como la parte apelada.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 14 de febrero de 2019.



SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, que expresa el parecer del tribunal.

Fundamentos

PRIMERO: DESARROLLO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA.- CLOVER BAYES S.L. (en adelante CLOVER) entabló demanda contra DON Salvador , DON Santos Y CLOVER MARKET RESEARCH S.L., en ejercicio acumulado de acciones relativas a reivindicación y nulidad de marca, así como competencia desleal e impugnación de nombres de dominio.

En la demanda se indica que los Sres. Salvador y Santos ostentan el 48% del capital de CLOVER, correspondiendo el 52% restante a ANALISIS E INVESTIGACIÓN S.L. (en adelante ANALISIS). El consejo de administración estaba compuesto por tres miembros designados por ANALISIS más los indicados demandados Sres. Salvador y Santos . Estos dos últimos fueron designados Consejeros Delegados.

CLOVER contaba con seis empleados para el desempeño de su actividad, que consistía básicamente en la realización de estudios de mercado.

La actora señala que desde finales de 2013 hasta principios de 2014 los codemandados dispusieron arbitrariamente de fondos sociales, lo que motivó la remoción de sus cargos el 22 de abril 2014 y la denuncia ante la jurisdicción penal (diligencias previas 2897/14 del Juzgado de Instrucción núm. 20 de Madrid).

Con fecha 20/02/2014 los codemandados registraron como marcas denominativas las siguientes: M-3113294(6) 'CLOVER' M-3113293(6) 'CLOVER BAYES' M-3113295(2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN' Con fecha 20/03/2014 los Sres. Salvador y Santos constituyeron la mercantil CLOVER MARKET RESEARCH S.L. (en adelante CLOVER MARKET).

El día 1/4/2014, el Sr. Santos , en nombre y representación de CLOVER, arrendó una oficina en la calle Infanta Mercedes de Madrid, a la que trasladaron todos los equipos informáticos, documentación y empleados de la actora. El 21/4/2014, un día antes del cese, los codemandados firmaron con la propiedad la subrogación del arrendamiento en favor de CLOVER MARKET.

Los codemandados crearon una web con el nombre www.clovermr.com. Asimismo, se indica en la demanda que registraron y empezaron a usar en sus correos electrónicos el nombre de dominio clovermr.es, cuyo portal están rediseñando.

La demanda también refiere que los codemandados indujeron a la totalidad de los empleados de CLOVER a poner fin intempestivamente en sus contratos sin respetar el plazo de preaviso. El día 23/4/2014, día siguiente a la remoción de los Sres. Salvador y Santos , todos los trabajadores presentaron cartas de dimisión con un texto idéntico.

Los trabajadores pasaron sin solución de continuidad a la nueva sociedad CLOVER MARKET. Cinco días después, consta que una empleada, doña Nuria , remitió un correo en el que informaba que desde ese día ya no funcionaba el correo DIRECCION000 y pasaría a ser DIRECCION001 .

La demanda también refiere que con la estrategia de suplantación efectuada, desviaron a la nueva sociedad sus principales clientes. Se trata de 13 clientes que suponen el 80,07% de su facturación. Los perjuicios ocasionados se cifran en 374.364,44 €, por los rendimientos estimados de los clientes sustraídos.

Las acciones ejercitadas al amparo del art. 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD) son la declarativa de deslealtad, cesación, prohibición de reiteración futura y resarcimiento de daños y perjuicios. Se solicitó asimismo la condena a modificar la denominación social de CLOVER MARKET para eliminar la primera palabra y la declaración del carácter abusivo de los dominios y de la web registrados clovermr.es, clovermr.com.es, cloverbayes.es y cloverbayes.com.es.

La constitución de una sociedad con el nombre identificativo de CLOVER, el registro de las marcas con esta denominación, así como el registro y comunicación a terceros de nombre de dominio indicados se consideran incardinables en el tipo desleal de confusión previsto en el art. 6 LCD .

Los hechos también se tipifican como aprovechamiento de reputación comercial de CLOVER, al amparo del art. 12 LCD , por apropiarse de su denominación e imagen.

Se invoca asimismo el art. 14 LCD por inducción a la infracción contractual, que reveló, según la actora, la intención de sumir a la actora en una situación de imposible cumplimiento de sus compromisos en curso y de apropiarse de sus clientes. Se destaca a tales efectos que los actos se iniciaron desde dentro de CLOVER, aprovechando la condición de consejeros delegados de los codemandados.

Los actores consideran que los hechos son incardinables en el art. 4 LCD como actos contrarios a la buena fe por la forma en que consiguieron transformar la oficina de CLOVER en la oficina de CLOVER MARKET.

Finalmente, la actora entiende que el registro y uso de los nombres de dominio a que se ha hecho referencia es abusiva porque colisiona con los derechos previos de CLOVER y por haber sido registrados de mala fe.

En la demanda se interesó asimismo la reivindicación o subsidiariamente, la nulidad de las marcas CLOVER y CLOVER BAYES, por haber sido registradas con fraude y mala fe, al amparo de los artículos 2.2 y 51 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (en adelante LM). Asimismo se solicita la nulidad de la marca CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN.

En consecuencia, se solicita una indemnización de 374.364,44 € por la realización de actos de competencia desleal, así como la indemnización prevista en el art. 43.5 LM . Igualmente se solicita la publicación de la sentencia en la forma que se determine en ejecución de sentencia.

Los demandados señalaron que los que desarrollaban la actividad propia de la sociedad fueron los Sres. Salvador y Santos como profesionales de estudios de mercado. Dichos codemandados fueron los que aportaron los clientes a CLOVER y los que captaron otros en su favor.

Los demandados niegan haberse apropiado de cantidad alguna de la sociedad, pues todos los pagos están soportados en las correspondientes facturas.

En la contestación se expresa que los socios mantuvieron conversaciones para la transmisión a los Sres.

Salvador y Santos de las participaciones que ostentaba ANALISIS en CLOVER. La condición impuesta fue que CLOVER cambiara de denominación para dejar claro la separación de ANALISIS. Por el motivo indicado se creó CLOVER MARKET.

Se resalta asimismo que el nombre CLOVER y el signo del trébol era el que venía usando el Sr. Santos desde el año 2008.

Señalan los demandados que ante la remoción de sus cargos de los codemandados tuvieron que continuar su actividad a través de CLOVER MARKET.

Los codemandados niegan inducción alguna para que los trabajadores pasaran de una sociedad a otra. Se indica que el texto de la carta de dimisión es el redactado por el administrador de ANALISIS, el Sr. don David . Asimismo, se afirma que los trabajadores decidieron cambiar de empresa porque tenían el convencimiento de que ANALISIS no continuaría desarrollando la actividad de CLOVER. Se destaca además, el trato denigrante del socio mayoritario para con los empleados.

El alquiler del nuevo local por parte de los codemandados también tiene su origen en las negociaciones habidas entre las partes para la adquisición de la participación de ANALISIS en CLOVER. Posteriormente, se hizo la subrogación a favor de CLOVER MARKET y esta entidad siempre ha reconocido que existe una deuda a favor de CLOVER por el material y los suministros existentes en el inmueble.

En relación a los clientes, se afirma que, o bien son clientes preexistentes de los codemandados o bien son clientes captados por CLOVER MARKET de forma lícita; o incluso se trata de clientes, como IBERDROLA, que el propio representante de ANALISIS derivo al codemandado Sr. Santos en Mayo de 2014.

La sentencia de la anterior instancia estimó las acciones de reivindicación de las marcas CLOVER y CLOVER BAYES; la de nulidad de marca CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN; y la indemnización derivada de tales acciones, consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente marcados. Sin embargo, se desestimó la publicación de la sentencia y también desestimaron las acciones ejercitadas al amparo de la LCD.

La imputación de actos desleales de confusión y de aprovechamiento de reputación se desestimaron porque según la juez 'a quo' no habían quedado acreditados.

Tampoco se estima concurrente el tipo consistente en la inducción a la infracción contractual, por falta de justificación de las circunstancias previstas en el art. 14.2 LDC , es decir la explotación de un secreto industrial, el engaño o la intención de eliminar a un competidor.

La Juez de lo Mercantil también rechaza la comisión de actos contrarios a la buena fe porque la suscripción del contrato de arrendamiento y su posterior subrogación en favor de CLOVER MARKET debían valorarse en el contexto de las negociaciones de venta de participaciones a que se ha hecho mención.

En relación a la pretensión de que se declare la abusividad del registro y uso de nombres de dominio conforme al Reglamento Red.es, la juzgadora de la anterior instancia cita el auto de 26 de junio de 2015 dictado por esta Sala en la pieza de medidas cautelares, en el que dijimos que tal pretensión debía articularse a través de la legislación de marcas o de competencia desleal.

Frente a la mentada sentencia ha formulado recurso de apelación la representación de CLOVER.



SEGUNDO: INCONGRUENCIA OMISIVA.- El recurrente denuncia incongruencia omisiva porque el Fallo de la sentencia recurrida omite pronunciarse sobre la modificación de la denominación social.

Esta Sala viene afirmando con reiteración que las omisiones de la resolución recurrida deben ser planteadas ante el órgano 'a quo' a través del mecanismo del complemento de sentencia, sin que sea admisible utilizar directamente la vía del recurso de apelación a tales fines. En nuestra sentencia 592/2018 de 29 de octubre recordamos al efecto lo siguiente: 'Como establece, entre otras, la STS 336/2017, de 29 de mayo , el artículo 215.2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Su utilización es requisito para denunciar la incongruencia de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC , y extraordinario por infracción procesal, conforme al artículo 469.2 LEC , de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva'.

No consta que la parte interesada haya utilizado el citado mecanismo del complemento de sentencia, por lo que el alegato de incongruencia omisiva no puede ser aceptado.



TERCERO: ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN Y APROVECHAMIENTO DE REPUTACIÓN AJENA.- En relación con los actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, la recurrente no comparte la afirmación de que la creación de la sociedad CLOVER MARKET no suponga ningún comportamiento desleal, ya que el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) establece el deber de lealtad de los administradores sociales y el art. 229.1 f ) LSC prohíbe a los administradores competir con la sociedad.

Ante todo debemos tener en cuenta que no se han entablado en autos las acciones de responsabilidad societaria, por lo que las infracciones que los demandados realizaron en su calidad de administradores sociales no forman parte del objeto del proceso.

La relevancia de la conducta imputada desde la óptica de la competencia desleal estará determinada por la participación de los demandados en los ilícitos que tipifica su normativa reguladora. Sin embargo, ya dijimos en nuestro auto resolutorio de las medidas cautelares, núm. 141/2015 de 26 de junio , que el hecho de constituir una sociedad con una determinada denominación no es, aisladamente considerada, una conducta desleal, pues depende del uso que se haya conferido a dicha denominación.

La actora considera que en este caso concurren los tipos desleales de confusión ( artículo 6.1 LCD ) y de aprovechamiento de la reputación ajena ( art. 12 LCD ). Esta tipificación se vincula a los siguientes hechos: constitución de CLOVER MARKET con idéntico objeto social que CLOVER; registro de las marcas que la sentencia de primera instancia ha trasferido a la actora o bien ha anulado; uso de la marca CLOVER con la misma tipografía e imagen de un trébol; y creación de la página web www.clvermr y registro de los nombres de dominio clovermr.es/clovermr.com.es/cloverbayes.es/cloverbayes.com.es.

En definitiva, todas las conductas se asocian al uso de los términos CLOVER y CLOVER BAYES, que constituyen las marcas que han sido declaradas propiedad de la actora en la sentencia que ahora se recurre.

La cuestión estriba en determinar si la protección frente a estas conductas está suficientemente amparada por la legislación de marcas. Es conocido el principio de complementariedad relativa entre ambas legislaciones, de modo que las conductas desleales sólo podrán ser objeto de represión autónoma, cuando el desvalor correspondiente no se encuentre debidamente amparado por la legislación marcaria. Al respecto, la sentencia núm. 504/2017 de 15 de septiembre de 2017 declara lo siguiente: 'Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una 'complementariedad relativa' ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : ' [e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

En la demanda se imputó a los demandados la realización de actos desleales de confusión y de aprovechamiento indebido de su reputación precisamente por el uso de las marcas que se han declarado propiedad de CLOVER. En consecuencia, entendemos que tales conductas se encontrarían suficientemente protegidas por la legislación marcaria, por lo que no puede pretenderse su protección también desde la perspectiva de la normativa reguladora de la competencia desleal.

Al respecto debemos indicar que junto a la función esencial de indicación del origen del producto o servicio cubierto por la marca, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha considerado que existen otras funciones que resultan protegidas por la legislación marcaria, como es la de adquirir reputación con vistas a obtener fidelidad en el consumidor. Al respecto, la sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011 (caso interflora) ha declarado lo siguiente: ' 39 En lo que respecta a las funciones de la marca distintas a la indicación de la procedencia, debe destacarse que tanto el legislador de la Unión, a través del empleo del término 'primordialmente' en el décimo considerando de la Directiva 89/104 y en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, como el Tribunal de Justicia, mediante el empleo de los términos 'funciones de la marca' a partir de la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, han señalado que la función de indicación del origen de la marca no es la única función de ésta digna de protección frente a los menoscabos por parte de terceros. También han tenido en cuenta el hecho de que, además de una indicación del origen de los productos o de los servicios, una marca constituya a menudo un instrumento de estrategia comercial empleado, en particular, con fines publicitarios o para adquirir buena reputación con vistas a obtener la fidelidad del consumidor'.

Señala el recurrente que el testimonio aportado en el acto de la Audiencia Previa procedente del Juzgado de Instrucción núm. 20 de Madrid (diligencias previas 2275/15) revela que se produjeron trasvases de archivos de CLOVER a CLOVER MARKET. También se indica que los demandados se apropiaron de las oficinas de la actora en la calle Infanta Mercedes núm. 90.

Sin perjuicio de considerar estas conductas a otros efectos, lo cierto es que las mismas no se asociaron en la demanda con actos de confusión o de aprovechamiento de reputación ajena. En consecuencia, el argumento no puede ser hábil a los fines pretendidos porque implicaría una 'mutatio libelli' (cambio de demanda).

Se habla asimismo de la confusión creada con las comunicaciones dirigidas a clientes como ALCAMPO o MAHOU SANMIGUEL. El uso indebido de las marcas realizado en estas comunicaciones ya está protegido por la legislación marcaria. Por otro lado, la conducta captatoria de clientela, se asoció en la demanda al tipo del artículo 14 LCD y no al del art. 6 LCD .



CUARTO: INFRACCIÓN A LA RUPTURA DE LOS CONTRATOS LABORALES.- En la demanda se denunció la ilicitud consistente en inducir a la totalidad de la plantilla de CLOVER a poner fin súbitamente a sus contratos de trabajo el 22 de abril de 2014, sin respetar el preaviso previo, para incorporarse sin solución de continuidad a la sociedad CLOVER MARKET.

El recurrente resalta la declaración testifical de doña Bernarda , quien reconoció haber sido acompañada personalmente a entregar la carta de dimisión por el Sr. Salvador y que a todos les ofrecieron una subida salarial del 10%.

Este tipo de conducta es completamente ajena a la infracción marcaria, lo que permite entrar en su análisis bajo la óptica de la Ley de Competencia desleal.

Con carácter previo, los apelados señalan que la valoración de la prueba se encuentra dentro del ámbito de soberanía del juzgador, de modo que ha de ser respetadas por el tribunal superior salvo que pongan de manifiesto errores evidentes o resulte incompleta, incongruente o contradictoria.

No compartimos esta afirmación. En nuestro auto 141/2015 de 22 de junio de 2015 , que resolvió las medidas cautelares interesadas en la demanda origen de este procedimiento, dijimos lo siguiente: 'Con carácter previo, respecto a las atribuciones del tribunal de apelación en el ámbito de los recursos hemos de precisar, como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, que el órgano de apelación puede y debe revisar ilimitadamente la valoración de la prueba realizada en la primera instancia, debiendo corregirla aun cuando no se hubieran producido en aquella infracciones susceptibles de ser incluidas en el ámbito de la violación del artículo 24 de la Constitución Española ( STS de 15 de junio de 2010 , con cita de otras anteriores)'.

La sentencia recurrida admite como probado que todos los trabajadores de la demandante presentaron carta de dimisión con el mismo texto, al día siguiente de la remoción de los demandados en sus cargos de la sociedad y días después, pasaron a integrar la plantilla de CLOVER MARKET. Sin embargo, la juzgadora de la anterior instancia desestimó la pretensión por no concurrir las circunstancias excepcionales previstas en el art. 14.2 LCD .

La recurrente aclara que la concurrencia de las circunstancias adicionales prevista en el artículo 14.2 LCD no es necesaria en este caso, pues el incumplimiento del plazo de preaviso supone la infracción de un deber contractual básico, lo que situaría la infracción en el art. 14.1 LCD .

La Sala no comparte este razonamiento, pues el criterio que hemos mantenido al respecto es que la infracción del plazo de preaviso no constituye un deber contractual básico en el sentido a que se refiere el artículo 14.1 LCD . En nuestra sentencia núm. 225/2017 de 5 de mayo dijimos al respecto lo siguiente: 'El simple trasvase de trabajadores, individualmente o en grupo, a otra empresa, que se funda o ya en funcionamiento, con la misma actividad industrial o comercial, no es por sí solo suficiente para generar un ilícito de competencia desleal ( sentencia de la Sala 1ª del TS de 16 de junio de 2009 ). Para teñirlo de deslealtad, conforme a la previsión del nº 1 del artículo 14 de la LCD , haría falta que ello fuera anudado a la inducción a la infracción de las obligaciones básicas que el trabajador tenga con el competidor y no constituye tal el que simplemente, en el seno de relaciones que admiten el desistimiento unilateral del trabajador, éste proceda a su dimisión, aunque haga ésta efectiva sin preaviso (que es en lo que hace hincapié la recurrente), pues este último no constituye un deber de carácter esencial ( sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2007 ), por más que ello pueda incidir en la cuantía de la liquidación que reciba el dimisionario'.

Sentado lo anterior, la Sala considera que sí concurre una de las circunstancias a que el art. 14.2 LCD se refiere, en relación a la ruptura terminación regular del contrato, concretamente la intención de eliminar a un competidor del mercado, aspecto que fue expresamente invocado en la demanda.

La Sala considera que la intención de eliminar a CLOVET del mercado puede inferirse indiciariamente del hecho de que todos los trabajadores actuaron simultáneamente de forma organizada bajo la dirección de los codemandados, lo que se desprende del hecho de que todos lo hicieron de forma simultánea al día siguiente de la remoción de aquellos en el cargo, dejando a la actora irremediablemente sin capacidad de maniobra. En este estado de cosas, no puede ponerse en cuestión que los demandados eran conscientes de que su maniobra suponía la expulsión del mercado a la demandada, pues suponía dejarla en en una situación de imposible cumplimiento de sus compromisos.

No puede ponerse en discusión que los demandados intervinieron personalmente en estos hechos, pues ambos ambos han actuado de consuno y consta que el Sr. Salvador acompañó a alguno de estos trabajadores a presentar su correspondiente carta de dimisión.

El apelante también se refiere a otras circunstancias, como la transmisión de la información que portaban los empleados, circunstancias que no se desarrollaron debidamente en la demanda, lo que nos impide acometer su análisis en esta sede.



QUINTO: ACTOS CONTRARIOS A LA BUENA FE.- En la demanda se exponía que el 21 de abril de 2014, un día antes de la destitución de los demandados como consejeros delegados, subrogaron el arrendamiento de la oficina de CLOVER de la calle Infanta Mercedes de Madrid en favor de CLOVER MARKET, apoderándose, por la vía de hecho, de todos los equipos, enseres e información de la actora. De ese modo consiguieron una virtual conversión de la oficina de la actora en la oficina de CLOVER MARKET.

La sentencia de la anterior instancia declara estos hechos como ciertos, pero estima que no son contrarios a la buena fe objetiva a que se refiere el art. 4 LCD , porque debían interpretarse en el contexto de la situación que atravesaba la sociedad. La juez 'a quo' se refiere con ello a la negociación que los Sres.

Salvador y Santos mantenían con el socio mayoritario, ANALISIS, para la compra de sus participaciones sociales, según se desprende de los documentos 6 a 15 de la contestación a la demanda.

El apelante refiere en primer lugar que los documentos 6 a 15 de la contestación recogen propuestas de arreglo posteriores a los hechos (mayo a julio de 2014). Sin embargo, según se desprende del acta de la Junta General de 22/04/2014 la beligerancia existente entre los socios en esos momentos era evidente. No en vano, en dicha Junta se acordó ejercitar la acción social de responsabilidad de los codemandados.

Muestra de la situación existente entre las partes es que los codemandados han sido condenados penalmente, en sentencia 28 de diciembre de 2015 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid , por la realización de diversas trasferencias realizadas los días 21 y 22 abril de 2014, que dejaron la cuenta corriente de la sociedad en 334,40 €.

La condena penal también incluye la apropiación de la fianza del contrato de arrendamiento del local de la calle Infanta Mercedes, que fue constituida con fondos de CLOVER, así como diversos bienes y enseres que fueron adquiridos con fondos de la actora y que se encontraban en el local.

La Sala considera que la actuación realizada, que supuso materialmente la ocupación de bienes, equipos y documentación de la actora por parte de CLOVER MARKET es una conducta objetivamente contraria a la buena fe, pues no se basa en el mérito de las propias prestaciones. Antes al contrario, se sustenta en la apropiación de lo ajeno, que además colocó al competidor en una situación de imposibilidad de continuar desarrollando su actividad con normalidad. En este sentido, el Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente en su sentencia núm. 64/2017 de 2 de febrero : ''La deslealtad de la conducta tipificada en este art. 5 LCD es un ilícito objetivo, en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en torno a parámetros objetivos. Y, al mismo tiempo, no deja de ser un ilícito de riesgo o de peligro, porque no se hace depender de concretos efectos ocasionados por la conducta enjuiciada, sino sólo de su compatibilidad con las exigencias del modelo o estándar aplicable.

'En cualquier caso, como pone de relieve la doctrina, esta cláusula general de represión de la competencia desleal ha de ser objeto de una interpretación y aplicación funcional. Esto es, después de identificar la conducta objeto de enjuiciamiento, debemos valorar su compatibilidad con el modelo de competencia económica tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia basado en el 'mérito' o 'bondad' (precio, calidad, servicio al cliente...) de las propias prestaciones, entendiendo por tales no sólo los productos o servicios ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer a los clientes de la bondad de la oferta.

'Esta actividad, de apreciación de las circunstancias que permiten estimar la contravención de las exigencias de la buena fe, es eminentemente valorativa y prudencial, pues no puede perderse de vista el carácter represor de la normativa sobre competencia desleal, por lo que tiene de limitada de la actividad económica desarrollada en el mercado'.

El hecho de que se hubieran iniciado contactos para la adquisición de las participaciones del socio mayoritario de CLOVER por parte de los codemandados no justifica en modo alguno el proceder de los codemandados, que no se condujeron con arreglo a Derecho, sino que actuaron por propia autoridad, de forma unilateral y por la vía de los hechos consumados.



SEXTO: LOS NOMBRES DE DOMINIO.- Señala el recurrente que la sentencia de la anterior instancia se limita a transcribir parcialmente el auto dictado por esta Sala en la pieza de medidas cautelares en que dijimos que la protección frente a un registro abusivo del nombre de dominio debe articularse por la vía de la Ley de Marcas o en su caso por la Ley de Competencia desleal.

En el recurso de apelación, el recurrente entiende que el fundamento de la pretensión respecto a los nombres de dominio cloverbayes.es y cloverbayes.com.es, se encuentra en la Ley de Marcas, y subsidiariamente, en la Ley de Competencia Desleal, habida cuenta de la finalidad inequívoca del conjunto de actos en que se inscribe la realización de los registros abusivos. Estas mismas consideraciones se efectúan respecto al registro clovermr.es y clovermr.com.es.

Es conocido que el tribunal de apelación tiene facultades para un enjuiciamiento completo proceso, pero siempre dentro del marco de las pretensiones deducidas en la demanda. Así lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, v.gr., en nuestra sentencia núm. 213/2018 de 9 de abril , que es del siguiente tenor: 'Ello implica que se está ante cuestiones novedosas suscitadas en apelación, respecto de lo que fue el objeto del proceso, conformado en la primera instancia de acuerdo al contenido de las pretensiones y resistencias fijadas por las partes litigantes en los únicos momentos procesales oportunos para dicha cristalización del objeto procesal. Por tanto, tal invocación de hechos o cuestiones nuevas, no integradas en el objeto del proceso durante la primera instancia del mismo, sino traídas extemporáneamente en el recurso de apelación, a fin de aportar argumentos distintos de los analizados y rechazados por la Sentencia recurrida, supone una reacción tardía y oportunista de la parte, generada precisamente para tratar de esquivar, no de combatir, las objeciones advertidas por la resolución judicial en los argumentos originalmente articulados por la parte.

Por tal razón, ese planteamiento novedoso debe ser rechazado de plano, como se hace ya en la primera instancia por efecto de la prohibición de la mutatio libelli, art. 412 LEC , por razones de tutela de los derechos de defensa. Pero además, respecto de la segunda instancia, en el sistema procesal español opera la denominada apelación limitada, que impide suscitar cuestiones nuevas que no fueron objeto debidamente introducido en la primera instancia. Cuando se habla, respecto al recurso ordinario de apelación, de novum iudicium no se hace referencia a una apelación plena que permita ampliar el ámbito de la segunda instancia, sino de un nuevo conocimiento respecto del asunto tal y como se conformó anteriormente en la primera instancia, revisio prioris instantiae, el cual ya no puede ser ampliado, aunque sí reducido, tantum devolutum quantum apellatum, lo que autoriza a limitar el nuevo conocimiento del asunto en apelación a los aspectos del objeto procesal únicamente recurridos por las partes, y no abrir la revisión a todos ( SsTS 3 febrero 1973 , 6 junio 1978 y 25 febrero 1995 o 12 de septiembre de 2007 entre otras), además de infringir lo dispuesto en el art. 456 LEC '.

Siguiendo estos parámetros, en la resolución de esta Sala que resolvió las medidas cautelares interesadas en este mismo asunto ( auto 141/2015 de 26 de junio de 2015 ) efectuamos determinadas consideraciones sobre la cuestión debatida desde la perspectiva de los actos confusorios previstos en el art.

6 LCD , que era la que se proponía por el actor en los Hechos de la demanda. Concretamente dijimos lo siguiente: 'Y otro tanto cabe señalar de la creación de una página web 'www.clovermr.com' que la propia demanda reconoce que solo dispone de página de inicio que indica que están 'rediseñando el portal' y en la que no se ofrece servicio alguno (doc. núm. 9 de la demanda, f. 656). Y a la situación fáctica al momento de interposición de la demanda hemos de sujetarnos.

Y para sustentar la existencia de un acto de confusión se alude igualmente al registro de los nombres de dominio 'clovermr.es', 'clovermr.com.es' y 'cloverbayes.es' y 'cloverbayes.com.es' sin que se indique nada sobre la utilización de dichos nombres de dominio más allá de la referencia a una dirección de correo electrónico 'clovermr.com' asociada que se 'supone' (pg. 7 de la demanda) se ha comunicado a todos los clientes.

Lo relevante como acto de confusión es determinar si los citados nombres de dominio sirven para distinguir productos o servicios y la demanda sustenta como acto de confusión el hecho mismo del registro de nombres de dominio con el término ' clover'. Por eso se ha señalado que la eventual función distintiva del nombre de dominio (SLD en este caso) dependerá de la relación concreta que establezca su titular respecto de las actividades o prestaciones que aparezcan en la web correspondiente, debiendo rechazarse una capacidad distintiva abstracta y apriorística, pues la distintividad debe ponerse siempre en relación con productos o servicios (el contenido del sitio web localizado con el dominio).

En el recurso de apelación el recurrente interesa que hagamos el análisis de los indicados registros de nombres de dominio, no ya desde el punto de vista de la competencia desleal, sino desde la perspectiva marcaria, pero consideramos que se trata de un exceso respecto a las pretensiones de la demanda porque en la misma se solicitó la declaración de abusividad de los registros de nombres de dominio por considerarlos actos de competencia desleal.

Situados por tanto, en el ámbito de la competencia desleal, hemos de traer a colación la doctrina ya mencionada que se contiene en la sentencia del Tribunal Supremo núm. 504/2017 de 15 de septiembre , con arreglo a la cual ' la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal' y ' Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos'.

En este caso, la protección marcaria hubiera podido ser sede adecuada para combatir el registro de los nombres de dominio que contienen las marcas denominativas cuya propiedad se ha reconocido a la actora en la sentencia recurrida. Sin embargo la legislación de competencia desleal no ofrece la misma protección.

En este sentido, hemos de reafirmarnos en los razonamientos contenidos en el auto dictado por esta Sala en sede de medidas cautelares, que han sido transcritos parcialmente más arriba. Entonces dijimos que los alegatos contenidos en la demanda acerca del carácter desleal del registro de nombres de dominio con la denominación 'clover', no eran suficientes para apreciar una conducta desleal, en la medida que no hay constancia del contenido de la web correspondiente y sin que a estos efectos sea bastante la referencia al correo electrónico clovermr.com. Nos remitimos a lo que hemos trascrito con anterioridad.

OCTAVO: LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- La estimación de actos de competencia desleal al amparo de lo dispuesto en los art. 4 y 14.1 LCD nos obliga a fijar la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios consecuentes, para lo cual el recurrente se remite al informe emitido por el perito judicial, don Avelino (folios 1273 y siguientes).

El perito señala en su informe, respecto a los clientes objeto de análisis que la facturación de CLOVER cayó desde los 766.745,97 € de 2013 a 430.005,26 € en 2014 y a 5.097 € en 2015. Se significa asimismo que la facturación de CLOVER MARKET en 2014 corresponde en un 93,27% a clientes que en el ejercicio anterior formaban parte del fondo de comercio de CLOVER.

El perito señala que CLOVER MARKET no ha aportado toda la documentación necesaria. Esto no obstante, efectúa sus conclusiones señalando en primer lugar que CLOVET ha perdido facturación en los años 2014 y 2015 por importe de 761.648,97 €; que la diferencia en el valor en venta de CLOVER se ha reducido e unos 320.000 € en el periodo 2014-2015; que el desvío de facturación a CLOVET MARKET ha sido de 394.088,98 €; y que ello implicó una desviación en los resultados de 2014 de 280.669,44 €. En conclusión, el lucro cesante se cifra en 565.670 €.

Estas conclusiones no se combaten por la parte apelada, que se limita a decir que es un petición que debería ser desestimada para el caso que se desestimasen los motivos del recurso.

En consecuencia, hemos de acoger las conclusiones del perito y estimar íntegramente la pretensión deducida en la demanda, consistente en una indemnización de 374.364,44 € por la realización de actos de competencia desleal.

NOVENO: INTERESES Y COSTAS.- Los intereses se regularán conforme disponen los artículos 1.100 , 1.101 y 576.1 LEC .

En vista de la estimación parcial del recurso de apelación, no procede efectuar especial pronunciamiento de las costas causadas en esta alzada, de conformidad con el núm. 2 del art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Las costas de primera instancia tampoco se imponen a ninguna de las partes, toda vez que no todas las pretensiones contenidas en la han sido estimadas, conforme dispone el art. 394.2 LEC .

Fallo

1º.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de CLOVER BAYES S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, con fecha 31 de marzo de 2017 en el seno del procedimiento ordinario nº 637/2014 2º.- Revocamos dicha resolución y estimamos parcialmente la demanda deducida por CLOVER BAYES S.L. contra DON Salvador , DON Santos Y CLOVER MARKET RESEARCH S.L.

3º.- DECLARAMOS que los demandados han incurrido en los actos de competencia desleal a que se refieren los Fundamentos de esta sentencia.

4º.- CONDENAMOS a los demandados a que abonen a la actora la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (374.364,44 €), más intereses legales, que se incrementarán en dos puntos a partir de la notificación de esta sentencia. Esta condena se acumulará a la establecida en primera instancia por la infracción del derecho de las marcas de la actora.

5º.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas tanto de primera como de segunda instancia.

6º.- En todo lo no afectado por los anteriores pronunciamientos, confirmamos la sentencia de primera instancia.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procédase, en su caso, a la devolución del depósito consignado para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente sentencia no es firme. Las partes podrán interponer ante este tribunal recurso de casación y/o recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. El recurso se presentará en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.