Sentencia Civil Nº 87/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 111/2013 de 11 de Marzo de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 111/2013-3ª

Juicio Ordinario núm. 116/2012

Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona

SENTENCIA núm.87/2014

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUÍS GARRIDO ESPA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

En la ciudad de Barcelona, a once de marzo de dos mil catorce.

VISTOSen grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 8 de esta localidad, por virtud de demanda de José Olivé Carbonell, S.A. contra L'Oliva Gran Vía, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado la demandada la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 15 de noviembre de 2012.

Han comparecido en esta alzada la apelante L'Oliva Gran Vía, S.L., representada por el procurador de los tribunales Sr. Simó y defendida por la letrada Sra. Marchán, así como la actora en calidad de apelada, representada por la procuradora Sra. Fuentes y defendida por la letrada Sra. Garcés.

Antecedentes

PRIMERO.La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO:" Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de JOSEP OLIVÉ CARBONELL S.A. y DECLARO:

- Que la compañía mercantil L'OLIVA GRAN VIA S.L. infringe los derechos exclusivos de JOSEP OLIVÉ CARBONELL S.A. al identificar los restaurantes sitos en la calle Jovellanos 2 de Barcelona y en Gran Vía de les Corts Catalanes 596 de Barcelona con el signo L'OLIVA.

- Condeno a L'OLIVA GRAN VIA S.L. a cesar definitivamente en el uso de la denominación L'OLIVA para distinguir servicios de restauración o identificar establecimientos de restauración.

- Condeno a L'OLIVA GRAN VIA S.L. a retirar del comercio y destruir todo el material publicitario, físico y electrónico que contenga el signo L'OLIVA, debiendo ser estas medidas ejecutadas a expensas de la demandada.

- Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada">.

SEGUNDO.Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación L'Oliva Gran Vía, S.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 29 de enero pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.

Fundamentos

PRIMERO. Términos en los que aparece planteado el conflicto en esta alzada

1.José Olivé Carbonell, S.A., que se atribuye la titularidad sobre tres marcas, a las que más adelante nos referiremos de forma más detallada y que tienen en común que utilizan la expresión «L'OLIVÉ», marcas que tiene registradas para las clases 42 y 43, esto es, servicios de restauración y bares, ejercitó acciones en defensa de sus signos frente a L'Oliva Gran Vía, S.L. a quienes imputaba estar infringiéndolos al utilizar el signo «L'OLIVA» en dos restaurantes que explota en la localidad de Barcelona, concretamente en c/. Jovellanos, 2 y en Gran Vía de les Corts Catalanes, 596, y solicitó la cesación de las conductas y la remoción de los efectos.

2.La demandada se opuso a la demanda alegando que únicamente el local de avenida Gran Vía es explotado por ella, pues el de Jovellanos es explotado por otra empresa del grupo, que en ambos se utiliza la expresión «L'OLIVA» para designarlos, si bien ello no induce a confusión con el restaurante de la actora, que está dirigido a un público muy distinto, más elitista. También negó que existieran similitudes entre la marca que usa en su restaurante y las que invoca la actora pues mientras unas evocan la designación en catalán del olivo ( oliver o olivera, no Olivé )la que usa hace referencia al fruto del olivo, razón por la que no puede considerarse que existan similitud conceptual y no puede pretenderse que el registro como marca del término Olivé comporte la imposibilidad de utilizar por los competidores cualesquiera signos que estén relacionados con el olivo, sus frutos o derivados. También estima que existen grandes diferencias fonéticas entre uno y otro signo y que no existen similitudes en la forma de presentación de unas marcas y otras, ni es posible que se induzca al consumidor a confusión.

3.La resolución recurrida estimó íntegramente la demanda considerando que existía riesgo de confusión entre los signos, atendido que los productos o servicios son idénticos en uno y otro caso y que la parte denominativa de los signos confrontados, que es la predominante, presenta muchos elementos comunes, ya que únicamente difiere en una letra, la última de cada uno de los signos.

4.El recurso de la demandada insiste en sus alegaciones de que no puede ser apreciado riesgo de confusión entre los signos porque conceptualmente evocan cosas diferentes, el término «OLIVA» es genérico y no admite la apropiación por ningún competidor o bien que se pueda impedir su utilización. También alegó que los productos y servicios serían distintos en cada caso porque, aunque se trate de servicios de restauración en ambos casos, el público destinatario es muy distinto. Y por último adujo que la expresión «L'OLIVA» forma parte de su denominación social, razón por la que no se le puede impedir que la utilice para designar su restaurante.

SEGUNDO. Sobre el riesgo de confusión en marcas

5.El riesgo de confusión es un concepto jurídico para cuya apreciación han sido dictadas por el TJCE diversas pautas (entre otras, en Sentencias de 11 de noviembre de 1997, Sabel c. Puma ; de 28 de septiembre de 1998, Canon c. MGM; de 22 de junio de 1999, Lloyd c. Klijsen; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club c. Matthew Reed ; de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S . A. ; de 10 de abril de 2008 , Convenio Colectivo de Empresa de PLAYA NEGRA, S.A./07, Adidas AG v. Adidas Benelux, entre otras), que son los siguientes:

a) El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, introducido a nivel comunitario por la Directiva 89/104/CEE y recogido por la LM en su art. 6.1 b ).

b) El examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstractode los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto. Es decir, debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos.

c) La compatibilidad entre los signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios que con ellos se trata de distinguir. Y menos tolerable cuanto más próximos entre sí se encuentren los servicios distinguidos.

d) La comparación entre las marcas debe hacerse de acuerdo con una primera impresión, de manera que son irrelevantes las circunstancias que no se aprecian a primera vista.

e) La comparación entre los signos debe hacerse en una visión de conjunto de los elementos enfrentados, si bien los elementos denominativos suelen predominar sobre los gráficos.

f) En la comparación deben ser excluidos los elementos puramente descriptivos. Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor ( STJCE de 28 de septiembre de 1998 , Canon c. MGM)'.

g) El eje de referencia de la comparación debe ser el consumidor medio de los productos o servicios que distinguen las marcas comparadas, al cual se supone un 'consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz'(como indica la STS, Sala 1ª, de 10 de mayo de 2004 , que recoge la doctrina del TJCE).

6.Es completamente irrelevante, desde la perspectiva del examen del riesgo de confusión en este ámbito, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la competencia desleal, el carácter y la categoría de cada uno de los establecimientos que usan el signo. Lo único relevante es que la actora tiene registrados sus signos para los servicios de restauración y bar y que la demandada lo usa precisamente en un establecimiento de restauración. Por tanto, los productos y servicios no son distintos sino idénticos a efectos de enjuiciamiento del riesgo de confusión en el ámbito marcario, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos.

Por lo demás, lo significativo son los signos y no el establecimiento; son los signos los que se deben comparar, no los establecimientos, razón por la que no interesan a estos efectos las características de los establecimientos en los que se usan los signos confrontados.

7.No es tampoco relevante la forma en la que la actora usa sus signos o los presenta a sus propios clientes, sino que lo único trascendente son los signos en sí mismos considerados, en la forma en que los tiene registrados.

8.Es cierto lo que alega la recurrente, que la comparación entre los signos debe hacerse a partir de su visión de conjunto, no tanto a partir de los concretos detalles. No obstante, cuando se trate de signos mixtos, como es el caso de dos de los que invoca la actora, son los elementos denominativos los preponderantes.

TERCERO. Los signos enfrentados

Los signos que la actora tiene registrados son los siguientes:

a) La marca M 1063400, denominativa con gráfico, solicitada el 12 de marzo de 1984 para distinguir productos de bar y restaurante de la clase 42:
Para ver la imagenpulse aquí.

b) La marca M 2344821, denominativa con gráfico, solicitada el 20 de septiembre de 2000 para distinguir productos de servicios de bar y restaurante de la clase 42:
Para ver la imagenpulse aquí.

c) La marca denominativa «L'OLIVE», NÚMERO M 2928955, solicitada el 6 de mayo de 2010 para distinguir productos de restauración de la clase 43.

10.El signo que usa la demandada tiene la siguiente representación gráfica, tal y como aparece en la puerta de sus establecimientos, ya que no se trata de un signo que tenga registrado:
Para ver la imagenpulse aquí.

Valoración del tribunal

11.A pesar de que no podemos negar la proximidad que existe entre el elemento denominativo que integra el signo de la demandada respecto del signo de la actora (L'OLIVA - L'OLIVÉ) no creemos que la misma sea razón suficiente para determinar la existencia de riesgo de confusión entre ellos, por las siguientes razones:

a) La diferencia gráfica no es muy importante pero existe.

b) La diferencia fonética es bastante considerable. En un caso se trata de una palabra aguda y en el otro de una palabra llana, que suenan de forma considerablemente diferenciada.

c) También la diferencia conceptual que evoca el elemento denominativo y gráfico de cada uno de los signos es netamente diferenciado, aunque presenten cierta cercanía. La grafía «L'OLIVÉ» es indicativa de un apellido catalán y evoca L'OLIVERA, esto es, el conocido árbol mediterráneo al que en castellano se denomina «OLIVO». En cambio, la expresión «L'OLIVA» está referida al fruto del olivo, la aceituna, que a la vez constituye un alimento frecuente en la cocina mediterránea.

d) La presentación que la demandada hace de su signo pone el acento en el elemento conceptual, la aceituna, que presenta ensartada en un palillo, con lo que evoca el importante papel que ese alimento desempeña dentro de la restauración como tapa. Este es un elemento importante que distingue el signo de la demandada contribuyendo de manera notable a distinguirlo de los signos de la actora.

12.Y, por encima de todas esas diferencias concretas, la impresión de conjunto entre uno y otros signos creemos que nos lleva a descartar que pueda existir entre ellos el riesgo de confusión que le atribuye la parte actora.

No podemos ignorar que la distinción debe ser efectuada, como constantemente recuerda la jurisprudencia, desde la perspectiva de un consumidor medio de los productos y servicios, si bien diligente y perspicaz, para el cual estimamos que no pasarían desapercibidas las diferencias que entre sí presentan los signos, que son suficientemente significativas como para evitarle pensar que entre ellos pueda existir el riesgo de confusión o asociación a que hemos hecho referencia.

CUARTO. Sobre la comparación con otros precedentes

13.La actora estima que el presente caso guarda analogía con el resuelto en nuestra Sentencia de 1 de septiembre de 2009 (ROJ: SAP B 9259/2009 ) por la que resolvimos la demanda planteada por la propia actora de este procedimiento frente a un tercero que usaba el signo «CAN OLIVÉ».

No creemos que exista entre el caso resuelto en aquel proceso y el que es objeto del presente una identidad o proximidad que puedan justificar que sea el mismo el signo de la decisión en uno y otro. Por consiguiente, que la solución sea dispar no significa que los criterios que aplicamos a resolver el conflicto sean distintos. Los criterios son los mismos y la disparidad de soluciones solo obedece a que no son las mismas las circunstancias de hecho que concurren entre ambos casos.

QUINTO. Costas

14.A pesar de que la demanda se desestime íntegramente, creemos que el caso plantea dudas de hecho suficientes para justificar que no se impongan las costas de la primera instancia.

15.Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

Fallo

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por L'Oliva Gran Vía, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 15 de noviembre de 2012 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos y en su lugar desestimamos íntegramente la demanda de José Olivé Carbonell, S.A. contra L'Oliva Gran Vía, S.L. y absolvemos a la demandada de todas las pretensiones de la demanda sin hacer imposición de las costas, al apreciar dudas de hecho.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Tampoco imponemos las costas del recurso y ordenamos la devolución del depósito constituido al recurrir.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.