Sentencia Civil Nº 92/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 58/2013 de 17 de Marzo de 2014

Encabezamiento

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓ 15a

ROTLLE n. 58/2013-2a

JUDICI ORDINARI 795/2010

JUTJAT MERCANTIL 1 BARCELONA

SENTÈNCIA núm. 92/2014

Magistrats:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUIS GARRIDO ESPA

Barcelona, 17 de març de 2014.

Vistes en grau d'apel·lació, davant la Secció 15a d'aquesta Audiència Provincial, les actuacions de judici ordinari número 795/2010, seguides davant el Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona.

Ha estat part demandant EJ EMEA, S.A. (abans NORINCO, S.A.), representada pel procurador Sr. Antonio María de Anzizu Furest i defensada per la lletrada Sra. Anna Autó Casassas i part demandada FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L., representada pel procurador Sr. Daniel Font Berkhemer i defensada pel lletrat Sr. David Pellise Urquiza.

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L. va formular reconvenció contra:

- EJ EMEA, S.A. (abans NORINCO, S.A).

- CLAVEGUERAM DE BARCELONA, S.A., representada pel procurador Sr. Ignacio López Chocarro i defensada pel lletrat Sr. Montiano Monteagudo Monedero.

- AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel procurador Sr. Jesús Sanz López i defensat pel lletrat Sr. Flavio Soares.

Aquest tribunal coneix de les actuacions en virtut del recurs d'apel·lació interposat per FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L., contra la sentència de 31 de juliol de 2012 , impugnada també per EJ EMEA, S.A.

Antecedentes

1.La sentència del jutjat diu, en la part dispositiva:

' ACUERDO:

1. Estimar parcialmente la demanda interpuesta por NORINCO, S.A. contra FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L. con los siguientes pronunciamientos:

1.1. Declarar que las rejas Barcelona R0304 importadas y comercializadas por la demandada FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L. vienen comprendidas en el objeto de la Patente europea EP 1553233 (ES 2282060T3) de la actora NORINCO, S.A. y suponen lesión e infracción de los derechos de exclusiva que derivan para la actora de dicha Patente.

1.2. La condena a la demandada a abstenerse en lo sucesivo, directa o indirectamente, de importar, comercializar o efectuar cualesquiera otros actos de explotación de la Reja Barcelona R0304 que viene comprendida en el objeto de la Patente europea nº EP 1553233 (ES 2282060T3).

1.3. La condena a la demandada a destruir las rejas Barcelona que se hallan en su poder a que se refiere la presente demanda.

2. Desestimar la demanda reconvencional interpuesta por FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L., contra NORINCO, S.A., AJUNTAMENT DE BARCLONA y CLAVEGUERAM DE BARCELONA, S.A., con expresa condena al actor al pago de las costas del proceso'.

2.FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L. va interposar recurs d'apel·lació contra la sentència, la qual va ser impugnada també per EJ EMEA, S.A. Admesos els recursos a ambdós efectes i citades a termini les parts, les actuacions es van remetre a aquesta sala. Comparegudes les parts, es van seguir els tràmits legals i es va assenyalar per a votació i decisió el dia 4 de desembre de 2013.

Ponent: la magistrada MARTA RALLO AYEZCUREN.

Fundamentos

1. Plantejament de la controvèrsia

I. EJ EMEA, S.A. (al temps de la demanda s'anomenava Norinco, S.A.) va demandar Fundició Dúctil Benito, S.L. (en endavant, BENITO). Sol·licitava sentència que:

1. Declarés que les reixes Barcelona R0304importades i comercialitzades per la demandada BENITO infringien la patent europea de l'actora EP 1553233 (ES 2282060T3).

2. Condemnés BENITO a abstenir-se d'actes d'explotació de la reixa esmentada; a destruir-ne aquelles que es trobessin en poder de BENITO; a indemnitzar a l'actora pels perjudicis ocasionats -en la quantitat que es determinés a partir de determinades bases indicades al cos de la demanda- i a pagar les costes del judici.

II. BENITO, en la contestació a la demanda, va reconèixer com a fet no controvertit la coincidència entre la reixa Barcelonaoferta per aquesta demandada i la patent ES 2282060 de l'actora. Afegia que, fins i tot coincidia la denominació comercial de la reixa ( Barcelona, la de BENITO, i Barcino, la de NORINCO). Segons BENITO, l'eix del conflicte no era aquest, sinó que se centrava en dues qüestions: a) la justificació legítima d'aquelles coincidències i b) l'exercici abusiu per l'actora dels drets de patent, un cop hi havia renunciat implícitament.

BENITO al·legava que la demanda de NORINCO constituïa un exponent clar d'una nova fenomenologia en l'àmbit del dret de patents -emboscada de patent o patent ambush-, en col·lisió amb el dret de la competència, que sorgeix quan els estàndards tècnics adoptats en matèria d'infraestructures, telecomunicacions, etc. per autoritats normalitzadores, amb finalitats d'homogeneïtzació, incorporen característiques tècniques patentades per un particular. BENITO afirmava que, en el cas en examen, després que NORINCO autoritzés, i potser promogués, que l'Ajuntament de Barcelona i entitats del seu àmbit d'influència normalitzessin i prescrivissin, per instal·lar en la xarxa pública de clavegueram, determinat model de reixa que NORINCO havia patentat, lluny de plantejar a les autoritats d'estandardització la possible pertinença d'una llicència obligatòria, es dedicava a perseguir sigil·losament els competidors més directes, tot impedint-los concórrer a les licitacions del model que, suposadament, són en règim de concurs obert.

Segons BENITO, NORINCO, quan va acceptar la normalització o estandardització de la reixa Barcelona, va renunciar implícitament a fer efectius els drets de patent. Amb la demanda, pretendria prevaler-se d'una posició de domini adquirida o ampliada amb la normalització i prescripció per l'administració pública d'un producte patentat al seu nom. La demandada considerava significatiu respecte d'això, l'absència de requeriment judicial previ a la demanda; l'absència, contra la pràctica habitual en els litigis sobre infracció de patent, de la sol·licitud de condemna a publicar la sentència -per tal de no alarmar les autoritats de normalització i defensa de la competència- i la desproporció entre la indemnització en joc i els costos del litigi, molt superiors a aquella. L'explicació seria, en la tesi de BENITO, que el judici perseguiria no la distribució intranscendent de la reixa Barcelonaefectuada per BENITO fins a la data, sinó la perspectiva que aquesta companyia pogués accedir a un mercat de subministrament públic que NORINCO considera com a un vedat de la seva propietat.

Per aquestes raons, BENITO sol·licitava la desestimació de la demanda i formulava reconvenció contra NORINCO, l'Ajuntament de Barcelona i CLABSA, tot sol·licitant que la sentència:

1. Declarés que les demandades en reconvenció havien generat una falsa aparença de lliure explotació de la reixa Barcelonai incitat a BENITO a infringir la patent de NORINCO, i que l'actuació de les demandades té per efecte restringir la lliure competència per tal d'excloure els competidors de NORINCO de l'aprovisionament del model normalitzat de reixa Barcelonaa l'Ajuntament de Barcelona i/o a CLABSA.

2. Condemnés les demandades en reconvenció a indemnitzar BENITO pels danys causats per l'actuació fraudulenta, amb inclusió de la restitució de les inversions realitzades i no recuperades per tal de subministrar la reixa Barcelona, en import no inferior a 5.916,24 euros; a publicar la sentència en dos diaris i al pagament de les costes processals.

2. Sentència del jutjat mercantil

I.En la sentència del jutjat s'examina, en primer lloc, si és possible l'existència d'un model de reixa que, sense infringir la patent de NORINCO, satisfaci els criteris municipals de la reixa identificada com a Barcelona 7(més tard, Barcelona 10). El jutge entén que si s'acredita que és així, els fets base de la demanda reconvencional i la contestació a la demanda inicial quedarien privats de fonament i exonerarien de més anàlisis.

Després d'analitzar les característiques tècniques de la realització de la patent de NORINCO i les especificacions de l'Ajuntament de Barcelona, conclou que ambdós plantejaments responen al mateix problema: disposar de boques de claveguera que, en els carrers en pendent, es puguin utilitzar indistintament en ambdós costats de la calçada amb independència del sentit de l'escorrentia de les aigües. Però -precisa el jutge- una cosa és que el problema subjacent sigui el mateix i una altra que només hi hagi una solució. El Sr. magistrat considera que són possibles solucions alternatives, diferents de la invenció patentada per NORINCO:

a)Fa esment, en primer lloc, al model d'utilitat número 200602655 sol·licitat per BENITO, el qual, segons el jutge, donaria resposta, entre d'altres, al mateix problema tècnic. Qüestió diferent, precisa la sentència, és que hagin estat acreditades en el judici solucions concretes, però el fet que BENITO proposi un model d'utilitat que hi dona resposta, permet deduir que les solucions poden existir i l'actor reconvencional se les planteja.

b)També invoca la solució inventiva no infractora de la patent aportada per NORINCO i corroborada pel seu perit. La possible infracció per equivalència de la patent originària de NORINCO seria dubtosa, segons el jutge, que exclou, un examen més enllà, en aquest procés.

c)La sentència afegeix que el Sr. Maximo , Director Tècnic de CLABSA, insisteix en que hi ha alternatives no infractores.

II. El Sr. magistrat raona també que el criteri municipal no és, en cap cas, una exigència que limiti les possibilitats de competir de l'actor reconvencional.

a)En primer lloc, afirma que no consta que hagin estat adoptats actes o resolucions dirigits a aquella finalitat, més enllà de la fixació dels criteris que afirmen que tendiran a l'homologació del producte entre diferents fabricants per facilitar les tasques de manteniment. L'homologació no s'ha produït, d'acord amb la contestació de l'Ajuntament al requeriment enviat pel jutjat.

b) Per altra banda, el jutge té en consideració l' article 101.4 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) -la Llei 30/2007, de 30 d'octubre , vigent en el moment de la demanda- conformement amb el qual, ' el órgano de contratación no podrá rechazar una oferta basándose en que los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a las especificaciones a las que se ha hecho referencia, siempre que en su oferta el licitador pruebe, por cualquier medio adecuado, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos en las correspondiente prescripciones técnicas. A estos efectos, un informe técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido podrán constituir un medio de prueba adecuado'.

c)La sentència impugnada també al·ludeix als criteris de normalització i homologació dels elements auxiliars del clavegueram en la ciutat de Barcelona, en la versió al·legada per l'actor reconvencional, que permeten variants o modificacions per acord entre l'Ajuntament i/o CLABSA i el subministrador o fabricant.

d)Finalment, el jutge es refereix a l'Informe sobre la Certificación de Calidad y de Seguridad, de juliol de 2010, de la Comisión Nacional de la Competencia, recomanació quarta. Segons la sentència, CLABSA nega que exigís certificació AENOR, encara que admet que ho feia en els esborranys inicials, en 2005.

La conclusió de la sentència de la primera instància és que els remeis legals esmentats, davant el que no passa de ser una conjectura, permeten excloure l'efecte limitador de la competència invocat per BENITO. Desestima així la reconvenció.

Quant a la demanda inicial de NORINCO, el jutge descarta la mala fe i l'abús de dret invocat per BENITO i la participació en benefici de l'actora en els criteris tècnics de la reixa Barcelona 10. Considera acreditat que BENITO coneixia la patent de l'actor des de desembre de 2007 i conclou que havia d'haver adequat la conducta als drets ja existents i, si tenia dubtes -generats o no per CLABSA-, havia de resoldre'ls amb el titular de la patent. Estima la demanda, amb l'excepció de la pretensió d'indemnització. El jutge entén que la indemnització reclamada ho és per lucre cessant, no per dany emergent, i que la demandant no al·lega en la demanda la més mínima vinculació entre el guany deixat d'obtenir i la indemnització pretesa.

3. Recursos d'apel·lació

BENITO apel·la contra la sentència del jutjat i en sol·licita la revocació, amb desestimació de la demanda i estimació de la reconvenció. Reitera bàsicament les al·legacions de la primera instància, posades ara en relació amb els raonaments de la sentència sobre les diferents qüestions plantejades.

NORINCO també apel·la contra la sentència i impugna concretament la desestimació de la pretensió indemnitzatòria.

4. Recurs d'apel·lació de BENITO. Abast del procediment

En un fonament anterior s'ha resumit el contingut de la contestació i la reconvenció de BENITO. L'actora reconvencional exposava que, òbviament, atès l'àmbit de competència objectiva del jutjat mercantil, no era aquest el moment ni el lloc per analitzar les infraccions legals de la normalització, per prescripció en règim de concurs obert, d'un producte sobre el qual determinat proveïdor ostentava privativament un dret de patent i la participació d'aquest proveïdor en les licitacions ulteriors convocades per al subministrament del producte normalitzat -i patentat-.

El que resultava rellevant, segons la mateixa BENITO, era que l'Ajuntament de Barcelona i NORINCO, en els documents respectius, van silenciar l'existència de la patent, tot generant una falsa confiança en els fabricants, els quals, instigats per la normalització i la prescripció del model de reixa Barcelona, l'havien incorporat al seu catàleg de productes.

Quan parlava dels documents respectius, BENITO es referia, d'una banda, als documents de l'Ajuntament de Barcelona i CLABSA en el procés de normalització i homologació de la reixa -que silenciarien l'existència de la patent de NORINCO-, i, d'altra banda, a l'ocultació per NORINCO, en la documentació comercial i, en particular, en el catàleg de productes i en la web, del fet que la reixa Barcinoestava protegida per patent, el que contrastaria amb els oberts advertiments de NORINCO sobre els seus drets d'exclusiva en relació amb altres productes inclosos en el mateix catàleg.

Segons BENITO, aquest silenci és admissible mentre es consideri que el titular ha renunciat de dret o de fet a esgrimir la patent enfront dels competidors, és a dir, ha renunciat a exercir les facultats derivades del ius prohibendique la patent confereix. Dit d'una altra manera -en paraules de BENITO-, allò reprovable no és l'existència d'una patent referida a la reixa Barcelona, sinó el fet que el titular exerceixi sorprenentment contra els competidors les facultats prohibitives mentre, paral·lelament, accepta i promou que el model de reixa sigui normalitzat, homologat i prescrit per l'Ajuntament de Barcelona, tot generant l'aparença que es tracta d'un model d'explotació lliure.

La demandant reconvencional precisa que va ser l'any 2008 quan va decidir incorporar al catàleg de BENITO les reixes del model Barcelonanormalitzat per l'Ajuntament d'aquesta ciutat i que, com es veu en el document 11 de la contestació, la reixa en qüestió no apareix inclosa en l'apartat inicial del catàleg dedicat a les reixes, en general, sinó que és relegada a un apartat especial, el qual, sota el nom de 'Zonas', incorpora els productes normalitzats per diferents administracions locals (Madrid, València...) i, per tant, destinats a aquelles zones. Tampoc hauria estat inclosa en l'edició per França del mateix catàleg. Això evidenciaria que la reixa Barcelona va ser incorporada per BENITO amb la indicació expressa del destí i l'especificitat, sense pretendre generalitzar-la a altres zones o aplicacions.

Aquestes al·legacions de BENITO han de delimitar la controvèrsia, que queda circumscrita bàsicament a determinar si l'actuació de les demandades va generar una falsa aparença de lliure explotació de la reixa Barcelonai va incitar a l'actuació infractora de BENITO, amb els perjudicis conseqüents per a aquesta. En la reconvenció també es demana que es declari que l'actuació de les demandades ha restringit la lliure competència, tot excloent els competidors de NORINCO de l'aprovisionament del model de reixa Barcelona. Respecte d'aquesta petició s'ha de tenir en compte, en primer lloc, que descansa en els fets referits en la contestació i la reconvenció de BENITO i no en altres fets. En segon lloc, que, com va puntualitzar la mateixa BENITO, aquest no és l'àmbit adequat per analitzar les eventuals infraccions legals del procediment administratiu de normalització de la reixa.

5. La patent de NORINCO

No es discuteix la titularitat de NORINCO sobre la patent europea EP 1553233, que té per objecte una boca de claveguera, sol· licitada el 8 de desembre de 2004, amb prioritat francesa de 23 de desembre de 2003, validada a Espanya amb el número ES 2282060.

Com observa la sentència del jutjat, la descripció de la patent identifica el problema que es vol solucionar. Diu: ' Se conoce una boca de alcantarilla que incluye un marco generalmente rectangular que puede incorporarse a una calzada, preferiblemente a lo largo de un bordillo de acera que delimita la calzada. Dicho marco incluye, en uno de sus lados, el lado longitudinal adyacente al bordillo de la acera, elementos de articulación que cooperan con elementos de articulación situados en uno de los lados de cada una de las dos rejillas cuadradas dispuestas una al lado de otra de cierre del marco, incluyendo cada rejilla barrotes paralelos inclinados según el sentido de circulación del agua de escorrentía a lo largo de la calzada para absorber el agua de escorrentía entre los barrotes de las rejillas.

Dicha boca de alcantarilla tiene como inconveniente que requiere dos modelos de rejillas cuadradas con barrotes inclinados para tener en cuenta el sentido de circulación del agua de escorrentía a lo largo de la calzada, es decir una rejilla cuadrada que puede estar articulada en el lado correspondiente del marco de soporte de manera a orientar los barrotes inclinados en un sentido de circulación del agua de escorrentía y otra rejilla cuadrada que puede estar articulada en el lado del marco de manera que los barrotes estén inclinados en sentido inverso al de circulación del agua de escorrentía. Este problema se plantea asimismo para un mismo marco de soporte instalado al borde de la acera opuesta de la calzada y cuyas dos rejillas cuadradas con barrotes inclinados articuladas en el lado del marco adyacente al bordillo de la acera deben ser distintas de las dos rejillas articuladas con relación al marco de la otra acera a nivel del emplazamiento de sus articulaciones en este lado del segundo marco, para que los barrotes inclinados de las rejillas estén orientados en el sentido correspondiente al sentido de circulación del agua de escorrentía.

La reivindicació 1 -independent- de la patent -que té cinc reivindicacions més, dependents- diu: ' Equipamiento viario, tal como una boca de alcantarilla, que comprende un marco (1) en forma de cuadrilátero que puede ir incorporado en una calzada (C) y que comprende en uno solo (1a) de sus lados, elementos de articulación (2), y al menos una rejilla cuadrada (4) de cierre del marco (1) que comprende barrotes paralelos inclinados (5) y primeros elementos de articulación (3) en uno de sus lados que cooperan con los (2) del lado del marco (1) para permitirle ambién segundos elementos de articulación (3) dispuestos en uno de los lados de la rejilla (4) adyacente al que comprende los primeros elementos de articulación (3) para permitir que la rejilla (4) vaya montada articulada en el lado (1a) del marco (1) por uno u otro de sus lados adyacentes para que los barrotes (5) de la rejilla (4) estén inclinado respecto del lado (1a) del marco (1) en el sentido de circulación del agua de escorrentía a lo largo de la calzada para absorber el agua entre los barrotes (5) de la rejilla (4).'

6. Els criteris de normalització i homologació dels elements auxiliars del clavegueram en la ciutat de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, en l'exercici de les competències del servei públic de clavegueram, va encarregar la prestació de l'activitat d'explotació tècnica, planificació i control del clavegueram a la codemandada CLABSA, societat d'economia mixta que era participada per socis públics (l'Ajuntament de Barcelona i l'EMHSTR -Entitat del Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona-) i privats (Societat General d'Aigües de Barcelona i Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.). Ho va fer mitjançant un contracte administratiu de gestió de serveis públics, en règim de concessió -segons sembla, finalitzat el 31 de desembre de 2013, en que l'activitat hauria passat a prestar-la Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.-.

El document 7 aportat a les actuacions per BENITO, datat a juny de 2005, amb l'encapçalament de l'Ajuntament de Barcelona, el logotip de CLABSA i l'escut oficial de la ciutat, es titula ' Criterios de normalización y homologación de los elementos auxiliares del alcantarillado en la ciudad de Barcelona (tapas, rejas y pates).' En l'apartat 1, sobre l'objecte i l'àmbit d'aplicació, es diu: ' el objeto del presente documento es la definición de los requisitos constructivos, funcionales, técnicos y de calidad que deben asumir los fabricantes de Registros de Cubrimiento y Cierre y pates, para el adecuado suministro de tapas, rejas y pates destinados a la red subterránea de alcantarillado del Ajuntament de Barcelona.'

En altres paràgrafs del mateix apartat es fa constar: ' Sobre las condiciones estipuladas en el presente documento se podrán admitir variantes o modificaciones siempre que haya un acuerdo entre Ayuntamiento y/o CLABSA y suministrador o fabricante sin que esto pueda ir en detrimento de la calidad final del producto.'

' En aras de facilitar las labores de mantenimiento, el Ayuntamiento de Barcelona asegurará la uniformidad de un mismo producto entre distintos fabricantes. Para ello, homologará determinados elementos particulares a partir del procedimiento de homologación descrito en el Anejo 2.'

En la pàgina 17 del document, es defineixen les especificacions tècniques de la reixa Barcelona:

' Interceptora model Barcelona 7 detalle página web de CLABSA: 'Mòdul de reixa interceptora de barres inclinades en calçada'

- Peso mínimo total: 115 kg.

- Peso mínimo cada rejilla de 50x50 cm: 38,5 kg.

- Clase D-400

- Material: Fundición dúctil.

- Cumplimiento norma EN-124 y del reglamento AENOR RP00.23.

- Pintura anticorrosiva epoxídica o hidrosoluble.

- Dimensiones reja: 2 x 50 x 50 cm.

- Rotulación integrada con la clase, la norma EN-124 y la N de AENOR con número de dossier.

- Reja capaz de trabajar como biga biapoyada sobre sus lados largos, y triapoyada sobre un lado corto y sobre las mitades de los lados largos más alejadas del lado corto en el que se apoya.

- Reja extraíble y articulada.

- Marco sin aleta de apoyo en uno de los lados largos (para disposición adosada longitudinal a la acera).

- Aleta perimetral mínimo de 10 cm el marco sobre la canaleta de fábrica.

- Reja con posibilidad de girarla 90º en su marco sobre un plano horizontal, con tal de que se pueda colocar el lado largo de los orificios en la dirección del agua.'

El document 8 aportat per BENITO és un plànol, datat a març de 2005, del 'mòdul de reixa interceptora de barres inclinades en calçada' (a mà s'ha afegit ' Barcelona 7'). Hi apareixen dibuixos en secció i planta i uns exemples de disposició de bateries de reixes (transversal i en 'L').

Segons BENITO, la reixa descrita en el document 7 (de l'Ajuntament de Barcelona) té essencialment les mateixes característiques del model de reixa patentada per NORINCO. Conclou que tota reixa que compleixi les prescripcions tècniques del model normalitzat per l'Ajuntament reprodueix inexorablement les característiques tècniques reivindicades en la patent.

7.L'Ajuntament de Barcelona i CLABSA al·leguen que els documents 7 i 8 aportats per BENITO eren només documents de treball utilitzats per l'Ajuntament i CLABSA en les relacions amb els fabricants habituals que acudien a les licitacions per aquests subministraments, entre els quals BENITO, a qui CLABSA hauria enviat aquella documentació. El document definitiu seria el document 6 de CLABSA, titulat igualment ' Criterios de normalización y homologación de los elementos auxiliares del alcantarillado en la ciudad de Barcelona (tapas, rejas y pates)', datat a maig de 2006.

Es tracta d'un document pràcticament idèntic al document 7 de BENITO. Difereix la data (onze mesos posterior), el nom de la reixa (de Barcelona 7passa a ser Barcelona 10) i, quant a les especificacions de la reixa Barcelona, pel fet que el document de maig de 2006 suprimeix les mencions a AENOR com a única entitat de certificació.

No s'ha acreditat, però, que el document de maig de 2006, a diferència del de juny de 2005, fos aprovat per l'Ajuntament com a plec de criteris de normalització. No s'ha aportat a les actuacions absolutament cap documentació de l'acte d'aprovació invocat ni cap dada de la qual es desprengui la dada invocada per l'Ajuntament i CLABSA: que el document de 2006 tenia una categoria i eficàcia superior al document de 2005.

Ja hem dit que les característiques formals de tots dos plecs són idèntiques, malgrat que, en la documentació de l'expedient de normalització de la reixa Barcelona 10, aportada per CLABSA -a requeriment del jutjat, instat per BENITO-, només s'ha conservat la caràtula de l'Ajuntament de Barcelona, amb el títol ' Criterios de normalización y homologación de los elementos auxiliares del alcantarillado en la ciudad de Barcelona (tapas, rejas y pates)', pel que fa al document de maig de 2006 (número 36 del document complex 12 de CLABSA) i s'ha amputat la mateixa caràtula del document de juny de 2005 -que sí consta, en canvi, sense impugnació de l'autenticitat, en el document 7 aportat per BENITO-, en el que sembla un intent, tan pueril com inútil, de rebaixar l'abast del document de 2005 (document 33 del document complex 12 de CLABSA).

En conseqüència, hem de concloure, quant als documents dels criteris de normalització, que tant el de juny de 2005, com el de maig de 2006, van ser emesos tots ells per l'Ajuntament de Barcelona i CLABSA i tenien com a finalitat definir els requisits de les reixes a subministrar. Possiblement, des de juny de 2005, regien els criteris del document de 2005 i, a partir de juny de 2006, van regir els del document d'aquesta última data. El dictamen pericial aportat per NORINCO, poc després de la contestació a la reconvenció, pren precisament com a antecedents els criteris de normalització de juny de 2005 (annex A2 de l'informe, f. 1221 de les actuacions).

8.En qualsevol cas, la distinció entre els criteris de 2005 i els de 2006, que tanta atenció ha merescut dels litigants, no la considerem de transcendència en la controvèrsia objecte del judici, segons va quedar delimitada en la demanda, la reconvenció i les contestacions respectives.

Ja s'ha dit que les úniques diferències entre els criteris de 2005 i de 2005, pel que fa a la reixa que ens ocupa, són les relatives a la denominació de la reixa ( Barcelona 7i Barcelona 10) i la supressió, en el document de 2006 de les mencions a AENOR com a única entitat de certificació.

La Guía sobre Contratación Pública y Competenciapublicada por la Comisión Nacional de la Competencia l'any 2011 subratlla la importància de tenir en compte la competència en els processos de contractació pública. La guia recorda que la competència entre els licitadors és la manera d'assegurar que les entitats del sector públic, i la societat en última instància, es beneficiïn de les millors ofertes en termes de preu, qualitat, innovació dels béns o serveix finalment contractats. Unes condicions de competència deficients comporten un superior esforç econòmic per a les entitats del sector públic que contracten béns i serveis i, per tant, per als ciutadans. La promoció de la competència en aquest àrea d'activitat és consistent amb els principis que informen la mateixa normativa sobre contractació pública: la llibertat d'accés a les licitacions, la publicitat i transparència dels procediments, la no discriminació i la igualtat de tracte entre els candidats, la recerca d'una utilització eficient dels fons públics mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

La guia dedica un epígraf específic (apartat 2.5) a l'exigència de certificacions de qualitat. Exposa que la LCSP permet exigir que el licitador compleixi determinades normes de garantia de qualitat. D'acord amb aquesta llei, les administracions públiques que decideixin exigir certificats de qualitat en els plecs de contractació pública han d'acceptar la certificació emesa per qualsevol entitat de certificació acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació, o per qualsevol dels organismes d'acreditació amb els quals aquesta té subscrits acords de reconeixement mutu. A més, en els plecs no s'ha d'esmentar cap entitat de certificació concreta. La LCSP estableix, així mateix, que l'exigència d'una determinada certificació de qualitat per demostrar la solvència de l'empresa ha de constituir una mera alternativa d'acreditació, sense que això impliqui l'exclusió de possibilitats d'acreditació per altres mitjans.

En aquest mateix sentit es pronuncia l' Informesobre la certificación de calidad y de seguridad, de juliol de 2010, de la Comisión Nacional de la Competencia, part del qual, com de la guia abans esmentada, va aportar BENITO entre la documentació presentada en l'audiència prèvia del judici.

Ara bé, sense posar en dubte la necessitat d'una pràctica correcta en l'exigència de certificacions de qualitat per les administracions públiques, cal precisar que, com posa en relleu CLABSA, en la demanda reconvencional no es va dir absolutament res en relació amb aquesta qüestió i, en concret, a les certificacions de qualitat AENOR a que fan referència els criteris de 2005, qüestió a la qual BENITO dedica, en canvi, bona part del recurs d'apel·lació.

Introdueix la qüestió en la segona instància tot afirmant que les demandades reconvencionals van adduir, de manera més o menys explícita, en contestar la reconvenció, que la justificació que NORINCO fos l'única proveïdora de la reixa Barcelonaobeïa al fet que només NORINCO comptava amb la certificació de qualitat requerida. No és així. No van tractar la qüestió -com no l'havia tractat la reconvenció-.

Concretament, pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, el que va dir, en el paràgraf de la contestació a la reconvenció que transcriu el recurs d'apel·lació de BENITO, és que l'argumentació de la demanda reconvencional de BENITO permetia interpretar un fet subjacent: que no tenia la capacitat tecnològica suficient i necessària per investigar, desenvolupar i fabricar una reixa de clavegueram que satisfés, de manera convincent i competitiva, els requisits tècnics i d'homologació exigits per l'Ajuntament i CLABSA. No sabem si l'Ajuntament es referia a les protestes de modèstia de la companyia BENITO enfront de la potència empresarial que la reconvenció atribuïa a NORINCO. En qualsevol cas, no entrava en el tema de les certificacions de qualitat - com tampoc ho feien la reconvenció ni les contestacions a la reconvenció-.

Aquest tema, per tant, no pot ser objecte d'examen en aquesta segona instància, atesa la norma de l' article 456 de la Llei d'enjudiciament civil (LEC), en coherència amb la naturalesa revisora del recurs d'apel·lació i el dret de defensa de les parts.

9. L'al·legació de coincidència entre els criteris de normalització de les reixes i la patent de NORINCO

El nucli de la contestació i de la demanda reconvencional de BENITO el constitueix l'afirmació que qualsevol reixa que compleixi les prescripcions tècniques establertes per l'Ajuntament de Barcelona per a la reixa Barcelona 10(o Barcelona 7) reprodueix invariablement i inexorable les característiques tècniques que reivindica la patent europea EP 1.553.233, és a dir, la patent de NORINCO.

Aquest fet no el podem donar per establert, a la vista de les al·legacions i de les proves del judici. Quant a les al·legacions, totes les demandades reconvencionals neguen rotundament la proposició. Pel que fa a les proves, malgrat la copiosa documentació dels sis volums que integren les actuacions del procés, no hi ha cap document ni cap prova pericial -ni d'altra naturalesa- que permeti declarar com a acreditat aquell fet rellevant.

BENITO no va aportar cap informe pericial per acreditar el fet en el qual basava les seves pretensions, malgrat que, per la naturalesa de la controvèrsia, eren necessaris coneixements tècnics per valorar adequadament els fets rellevants en l'assumpte o adquirir-ne certitud, en els termes de l' article 335 LEC . Cal fer dues puntualitzacions respecte d'això:

i. BENITO va aportar un dictamen pericial, en l'audiència prèvia del judici. La finalitat no era, però, acreditar el fet invocat en la contestació i la demanda reconvencional -la inexorabilitat de la vulneració de la patent si es volia complir els criteris tècnics de l'Ajuntament-, la càrrega de la prova del qual pesava sobre BENITO, conformement a les regles generals ( article 217 LEC ), sinó només desvirtuar l'informe pericial aportat per NORINCO poc després de la contestació a la reconvenció -ens hi referirem a continuació-.

ii. No es tracta d'exigir una prova impossible d'un fet negatiu, sinó elements que donin suport suficient al que no és sinó una afirmació unilateral -per bé que contundent- de l'actora reconvencional.

10. El nou model aportat per NORINCO a les actuacions

NORINCO va anunciar, en la contestació a la reconvenció, un informe pericial -aportat poc més tard- per demostrar que era possible un model de boca de claveguera que complís els criteris de l'Ajuntament i no vulnerés la patent de NORINCO invocada en aquest judici. L'informe pericial del Sr. Isidro (f. 1191 i ss.) tenia per objecte un nou model de boca de claveguera dissenyat per NORINCO. Segons l'annex A1 de la pericial, conformement amb la descripció tècnica, el model ' es del tipo de los que comprenden:

- un marco (1) en forma de cuadrilátero que puede ir incorporado en una calzada (C) y que comprende en uno (1a) de sus lados unos primeros elementos de articulación (2), y

- al menos una rejilla cuadrada (4) de cierre del marco (1) que comprende barrotes paralelos inclinados (5) con relación a los lados de la rejilla (4) y unos elementos de articulación (3) en uno de sus lados que cooperan con los primeros elementos de articulación (2) del lado (1ª) del marco (1) para permitir que dicha rejilla (4) vaya montada articulada a dicho lado (1ª) del marco (1).

El perit de NORINCO, després de l'examen del nou model, concloïa que complia les especificacions dels ' Criterios de normalización y homologación de los elementos auxiliares del alcantarillado en la ciudad de Barcelona (tapas, rejas y pates)'i estava fora de l'abast de la patent de NORINCO EP1553233.

En canvi, l'informe pericial del Sr. Millán , aportat per BENITO (f. 1299 i ss.) arribava a les conclusions contràries: a) el nou model de NORINCO no era conforme a les prescripcions tècniques de l'Ajuntament i, en particular, als requisits detallats en el plànol de CLABSA i, per tant, la nova reixa no era intercanviable amb la reixa del model prescrit per l'Ajuntament i CLABSA, i b) la solució proposada en la nova reixa havia de qualificar-se com equivalent respecte de la reivindicada per la patent ES 2282060T3 de NORINCO.

Si confrontem el nou model de boca de claveguera aportat per NORINCO amb les reivindicacions de la patent amb base en la qual aquest societat insta el judici (EP 1553233 - ES 2282060T3), no podem descartar la tesi de BENITO i del seu perit sobre la infracció per equivalència de la patent de NORINCO. Com hem dit en resumir la sentència impugnada, el jutge mercantil considera aquest punt dubtós, tot i que estima que l'objecte del procés no pot abastar aquest punt. En el nostre criteri, la pericial de NORINCO -examinada amb l'ajut de la pericial aportada per BENITO- no permet establir que el nou model de NORINCO compleixi el doble requisit que la demandada reconvencional perseguia en invocar-lo en el procés.

11. El model d'utilitat de BENITO

En aquest punt, la sentència del jutjat es refereix també al model d'utilitat número 200602655 sol·licitat per BENITO, el qual, segons el jutge, donaria resposta, entre d'altres, al mateix problema tècnic i oferiria una solució acomodada als criteris municipals.

El recurs d'apel·lació sosté que, contràriament al que afirma la sentència, el model d'utilitat de BENITO no és un exemple vàlid de l' evitabilitatde la infracció de la patent de NORINCO, ja que precisament NORINCO hauria basat la demanda en el fet que la reixa Barcelonaoferta per BENITO coincideix substancialment amb el model d'utilitat i incideix en l'àmbit de protecció de la patent europea prèvia de NORINCO. Segons BENITO, el procés s'hauria desenvolupat des d'un inici, sota l'assumpció que la reixa fabricada per ella coincideix amb el seu model d'utilitat. La sentència seria incoherent -a criteri de l'apel·lant- perquè addueix l'existència del model d'utilitat de BENITO com a exemple de solució tècnica alternativa a la patent de NORINCO i, al mateix temps, decreta que l'explotació del model d'utilitat constitueix infracció de la patent.

Cal rebutjar el retret d'incoherència adreçat a la sentència impugnada. Els termes de la controvèrsia, pel que fa al model d'utilitat de BENITO, no són els que s'exposen en el recurs d'apel·lació.

La demanda de NORINCO en cap moment al·lega, directament ni indirecta, que la reixa de BENITO que considera infractora de la patent sigui la realització del model d'utilitat 200602655 de BENITO. Tot el contrari. La demanda refereix que, el dia 1 de març de 2007, pel Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, NORINCO va conèixer la sol·licitud del model d'utilitat de BENITO, l'objecte del qual estava anticipat per la patent europea de NORINCO. Com a conseqüència, NORINCO va formular oposició, després de la qual, BENITO va presentar un nou joc de reivindicacions que va motivar la concessió del model amb limitacions importants. La demanda afegeix expressament que el model d'utilitat concedit no afecta la demanda d'aquest procés, motivada, segons al·lega, per haver localitzat NORINCO la importació i comercialització per part de BENITO d'una reixa 'que cau dintre de l'àmbit de protecció de la patent europea de NORINCO i no concorda amb el model d'utilitat en qüestió' (en castellà a la demanda).

La contestació-reconvenció de BENITO guarda silenci absolut sobre el model d'utilitat i, com ja hem dit, justifica la comercialització de les reixes infractores no en aquell model d'utilitat -que, repetim, ni tan sols esmenta-, sinó en la falsa confiança que hauria generat NORINCO sobre la lliure explotació del model de reixa, atesa la normalització per l'Ajuntament de Barcelona.

La sentència del jutjat no diu que BENITO infringeixi la patent de NORINCO per l'explotació del model d'utilitat, sinó per la comercialització de les reixes que reprodueixen les reivindicacions de la patent de NORINCO, reproducció que, com també hem referit, admet obertament la contestació a la demanda.

12. Falta de prova de la coincidència entre els criteris de normalització de les reixes i la patent de NORINCO

Fins i tot si s'admet que, com sosté BENITO, ni el seu model d'utilitat ni el nou model de reixa que -de manera més o menys improvisada- aporta al judici NORINCO constituïssin una solució apta per complir els criteris municipals, hem de reiterar que pesava sobre BENITO, que ho al·legava, i no sobre les demandades, acreditar el fet rellevant: que no era possible una reixa, diferent de la patentada per NORINCO, que complís els criteris d'especificació de l'administració.

El plànol que BENITO aporta com a document número 8, document de l'Ajuntament de Barcelona i CLABSA, datat a març de 2005, reprodueix uns dibuixos de reixa molt semblants -no idèntics- als dibuixos de la patent de NORINCO. Considerem, però, que els dibuixos són la il·lustració dels criteris especificats en la descripció escrita, que més amunt hem reproduït.

Dins aquesta descripció, és la mateixa BENITO la que va subratllar, en la contestació-reconvenció, les característiques: ' Reja extraíble y articulada' i ' Reja con posibilidad de girarla 90º en su marco sobre un plano horizontal, con tal de que se pueda colocar el lado largo de los orificios en la dirección del agua' com a més significatives dins els criteris tècnics de normalització. Per tant, no entenem que el recurs d'apel·lació denunciï també com a error de la sentència que el jutge hagi atès especialment a aquelles característiques remarcades per BENITO.

En qualsevol cas, com també ha tingut en compte el Sr. magistrat, hem d'estar al que disposa l' article 101.4 LCSP, de 2007 , vigent en el moment de la demanda, d'acord amb el qual, l'òrgan de contractació no pot rebutjar una oferta tot basant-se en el fet que els productes oferts no s'ajusten a les especificacions a les quals s'ha fet referència, sempre que, en l'oferta, el licitador provi, per qualsevol mitjà adequat, que les solucions que proposa compleixen de manera equivalent els requisits definits en les prescripcions tècniques corresponents. A aquests efectes, un informe tècnic del fabricant o un informe d'assajos elaborat per un organisme tècnic oficialment reconegut podran constituir un mitjà de prova adequat.

No consta cap rebuig d'oferta ni cap actuació de BENITO o de tercers en aquest sentit. Per tant, hem de confirmar el pronunciament de la sentència del jutjat que desestima la demanda reconvencional i rebutjar el recurs d'apel·lació de BENITO en aquest punt.

13. La demanda per infracció de la patent i l'al·legació de BENITO de renúncia implícita de NORINCO al dret d'exclusiva

Establerta la conclusió anterior, resta examinar l'al·legació de BENITO d'acord amb la qual, NORINCO va silenciar en tot moment l'existència de la patent i va crear en els competidors l'aparença que es tractava d'un model d'explotació lliure.

També en aquest punt hem de compartir la conclusió del jutge mercantil, no discutida en la segona instància del judici, segons la qual, BENITO coneixia l'existència de la patent de NORINCO. Si més no, des de l'oposició de NORINCO a la sol·licitud del model d'utilitat de l'actora reconvencional, l'any 2007. En conseqüència, com raona el jutge, BENITO havia d'adequar la conducta als drets existents i si tenia dubtes respecte de la matèria, havia de resoldre-les amb el titular del dret afectat per l'actuació. Per les mateixes raons exposades en la sentència de la primera instància, ha de confirmar-se l'estimació de la demanda de NORINCO, amb desestimació, per tant, del recurs d'apel·lació de BENITO.

14. Recurs d'apel·lació de NORINCO

NORINCO, mitjançant la impugnació de la sentència, sol·licita que es revoqui la del jutjat en aquells punts que desestima la demanda i, en concret, pel que fa a la indemnització dels danys causats.

I.La sentència ha partit del informe pericial de les diligències preliminars instades per NORINCO, d'acord amb el qual, BENITO va adquirir 200 reixes, per un preu total de 13.446,32 euros (preu mig per unitat de 67,23 euros).

Va vendre 86 reixes (per import total de 11.784 euros) i va regalar-ne 25.

No consta que la resta es comercialitzessin: el jutjat n'ordena la destrucció.

Ateses les dades anteriors, el perit fixa el preu mig de venda en 137,02 euros i el marge total obtingut per BENITO, per les 86 vendes, en 4.254,24 euros, mentre que el jutge estableix el benefici obtingut per BENITO amb la comercialització d'aquelles peces en 6.002,21 euros.

Per altra banda, l'actor acredita un benefici per reixa de 88,32 euros, segons la prova documental no impugnada ni desvirtuada.

II. La sentència impugnada raona que el limitat nombre de reixes venudes per BENITO; la falta de prova que NORINCO hagués concorregut a algun dels concursos en els quals BENITO va subministrar-les; el fet que les boques de NORINCO portin per nom Barcino(que mostraria que l'acció comercial s'ha centrat a la ciutat de Barcelona) i no consti que BENITO les hagi venut a l'Ajuntament de Barcelona, condueix al jutge a excloure que les vendes efectuades hagin estat a costa i en perjudici de l'actor i que de la mera infracció se'n derivi el perjudici que es pretén.

III. NORINCO invoca l'article 66.2.a) de la Llei de patents, que té en compte, per fixar la indemnització de danys i perjudicis, les conseqüències econòmiques negatives, entre les quals, els beneficis que el titular de la patent infringida hauria obtingut previsiblement de l'explotació de la invenció patentada si no hagués existit la competència de l'infractor i els beneficis que aquest últim hagi obtingut de l'explotació de l'invent patentat.

No han estat aportades a les actuacions dades que permetin establir automàticament com a beneficis previsibles de NORINCO els derivats del total de les vendes dutes a terme per BENITO. Ara bé, la pericial referida facilita elements suficients per establir en 4.254,24 euros els beneficis obtinguts per BENITO amb l'explotació de l'invent patentat, suma en la qual indemnitzarà a NORINCO. En aquest sentit, s'estima, en part, el recurs d'apel·lació de NORINCO.

15. Costes

L'estimació, en part, del recurs d'apel·lació de NORINCO determina que no se n'imposin les costes, mentre que la desestimació del recurs d'apel·lació de BENITO comporta la imposició a la part apel·lant de les costes derivades del seu recurs ( article 398 LEC ).

No es modifiquen els pronunciaments sobre costes de la sentència del jutjat, atesa la confirmació dels pronunciaments, inclòs el d'estimació només en part de la demanda de NORINCO ( article 394 LEC ).

Fallo

Desestimar el recurs d'apel·lació interposat per FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L. contra la sentència dictada pel Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona, el 31 de juliol de 2012 , en el judici ordinari número 795/2010, instat per EJ EMEA, S.A. (abans NORINCO, S.A.), contra FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L.

Estimar, en part, el recurs d'apel·lació d'EJ EMEA, S.A. contra la sentència.

Revocar la sentència només pel que fa a afegir-hi el pronunciament de condemna de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L. a pagar a EJ EMEA, S.A. la suma de 4.254,24 euros.

Confirmar la sentència en la resta de pronunciaments.

Imposar a FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L. les costes generades pel seu recurs d'apel·lació, amb pèrdua del dipòsit prestat per recórrer.

No imposar les costes del recurs d'apel·lació d'EJ EMEA, S.A.

Contra aquesta resolució les parts legitimades podran interposar recurs de cassació i/o extraordinari per infracció processal, davant d'aquest tribunal, en el termini de 20 dies, de conformitat amb els criteris legals i jurisprudencials d'aplicació.

Un cop ferma aquesta resolució, es tornaran les actuacions originals al Jutjat de procedència, amb testimoni per al compliment.

Així per aquesta sentència, de la qual s'unirà certificació al rotllo, ho pronunciem, manem i signem.

PUBLICACIÓ.-L'anterior sentència ha estat llegida i publicada per la Sra. magistrada ponent el dia de la seva data i en audiència pública.