Sentencia CIVIL Nº 98/2019, Juzgados de lo Mercantil - Murcia, Sección 2, Rec 283/2016 de 25 de Marzo de 2019

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2

MURCIA

SENTENCIA: 00098/2019

S E N T E N C I A

En Murcia, a veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos por mí, D. Javier Quintana Aranda, Magistrado-Juez de Refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 283/16, a instancia de MKTO Catal Importaciones, S.L., representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Miras López y con la asistencia letrada del Sr. Serrano Irurzun, frente a CIFRA (Compañía Internacional de Fabricantes de Reclamos y Afines, S.L.), representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Sevilla Flores, y con la asistencia letrada del Sr. Guillamón Candel, sobre propiedad intelectual y competencia desleal.

Antecedentes

PRIMERO:En fecha 14 de junio de 2016 el Procurador de los Tribunales Sr. Miras López, actuando en nombre y representación de la mercantil MKTO Catal Importaciones; S.L., interpuso demanda de cuantía indeterminada contra la compañía CIFRA (Compañía internacional de fabricantes de reclamos y afines, S.L.).

Admitida a trámite la demanda, se emplazó a las demandadas a fin de que en el plazo de 20 días compareciera en autos y contestara a aquélla, lo que fue verificado en legal forma como consta en autos, oponiéndose al fondo e interesando, tras alegar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, la desestimación de la demanda.

SEGUNDO:Convocadas las partes a la celebración de la Audiencia Previa a que se refieren los artículos 414 y siguientes de la LEC, se celebró la misma el día 18 de diciembre de 2017 y tras ello se señaló el acto del juicio que tuvo lugar el 8 de octubre de 2018, practicándose la prueba propuesta por las partes y declarada pertinente, realizándose posteriormente las alegaciones y conclusiones que estimaron oportunas, todo ello conforme consta en el soporte informático grabado y en el acta levantada al efecto, quedando las actuaciones pendientes de la práctica de diligencia final.

TERCERO:En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo de dictado de sentencia, habida cuenta de la complejidad del asunto y la carga de trabajo de los Juzgados objeto de refuerzo, así como la dificultad para el visionado de la gran cantidad de documentos en soporte informático.

Fundamentos

PRIMERO. ACCIONES EJERCITADAS Y OBJETO DE LITIGIO.

En fecha 14 de junio de 2016 el Procurador de los Tribunales Sr. Miras López, actuando en nombre y representación de la mercantil MKTO Catal Importaciones; S.L., interpuso demanda de cuantía indeterminada contra la compañía CIFRA (Compañía internacional de fabricantes de reclamos y afines, S.L.).

Ejercita las siguientes acciones:

1.Acción por infracción de propiedad intelectual al amparo de los artículos 10, 48 y 138 de la LPI;1.2- subsidiariamente acción por infracción de la propiedad intelectual al amparo de los artículos 48, 128 y 138; 1.3- subsidiariamente, acción por competencia desleal al amparo de los artículos 11.2 y 33 de la LCD;

2. De forma no subsidiaria sino acumulativa (sobre hechos distintos), acción por competencia desleal al amparo de los artículos 5 y 33 de la LCD.

Interesa que se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:

a) Respecto de la apropiación de fotografías titularidad de mi representada por parte de CIFRA:

a.1) Al amparo de los artículos 10 , 48 y 138 de la Ley de Propiedad Intelectual :

· Que declare que corresponde a MKTO la propiedad de los derechos de explotación sobre las once fotografías referenciadas en los hechos de la presente demanda, al amparo del artículo 348, segundo párrafo, del Código Civil y, por tanto, declare que la explotación no autorizada de las once fotografías por parte de CIFRA a través de las modalidades y medios descritos infringe los derechos de explotación de MKTO de reproducción, distribución y comunicación pública.

· Que condene a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración.

· Que condene a la demandada a cesar en su infracción, prohibiendo la reanudación de la explotación o actividad ilícita, conforme al artículo 139.1, b), de la Ley de Propiedad Intelectual .

· Que condene a la demandada a retirar del comercio los ejemplares de catálogos 'AVANCE DE NOVEDADES 2016' y 'CATALOGUE PROMOTIONAL GIFTS 2016' y a destruirlos a sus expensas, conforme al artículo 139, c), de la Ley de Propiedad Intelectual . Subsidiariamente a lo anterior, que condene a la demandada a enviar una comunicación a todos sus clientes y consumidores, a su propiacosta, en la que se especifique que las fotografías objeto del presente litigio son titularidad de MKTO, de cara a remover, en lo posible, los efectos de la infracción y recuperar la situación anterior a la misma.

· Que condene a la demandada a indemnizar a mi representada, bajo la modalidad de la 'regalía hipotética' contemplada por el artículo 140.2, b), de la Ley de Propiedad Intelectual , en la cuantía de 97.092€, lo que incluye los daños morales sufridos, como debidamente se ha probado y justificado en la presente demanda.

a.2) Subsidiariamente a la acción 'a.1' anterior, al amparo de los artículos 48 , 128 y 138 de la Ley de Propiedad Intelectual , en el caso de que este Ilustre Juzgado entendiera que las once fotografías no cumplen con los requisitos del artículo 10 de la Ley para constituir obra:

· Que declare que corresponde a MKTO la propiedad de los derechos de explotación sobre las once fotografías referenciadas en los hechos de la presente demanda, al amparo del artículo 348, segundo párrafo, del Código Civil y, por tanto, declare que la explotación no autorizada de las once fotografías por parte de CIFRA a través de las modalidades y medios descritos infringe los derechos de explotación de MKTO de reproducción, distribución y comunicación pública.

· Que condene a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración.

· Que condene a la demandada a cesar en su infracción, prohibiendo la reanudación de la explotación o actividad ilícita, conforme al artículo 139, b), de la Ley de Propiedad Intelectual .

· Que condene a la demandada a retirar del comercio los ejemplares de catálogos 'AVANCE DE NOVEDADES 2016' y 'CATALOGUE PROMOTIONAL GIFTS 2016' y a destruirlos a sus expensas, conforme

al artículo 139, c), de la Ley de Propiedad Intelectual . Subsidiariamente a lo anterior, que condene a la demandada a enviar una comunicación a todos sus clientes y consumidores, a su propia costa, en la que se especifique que las fotografías objeto del presente litigio son titularidad de MKTO, de cara a remover, en lo posible, los efectos de la infracción y recuperar la situación anterior a la misma.

· Que condene a la demandada a indemnizar a mi representada, bajo la modalidad de la 'regalía hipotética' contemplada por el artículo 140.2, b), de la Ley de Propiedad Intelectual , en la cuantía de 97.092€, lo que incluye los daños morales sufridos, como debidamente se ha probado y justificado en la presente demanda.

a.3) Subsidiariamente a las dos acciones 'a.1' y 'a.2' anteriores, al amparo de lo previsto en los artículos 11.2 y 33 de la Ley de Competencia Desleal , en el supuesto de que este Ilustre Juzgado entendiera que no asisten a MKTO derechos de propiedad intelectual sobre las once fotografías:

· Que declare que la apropiación por parte de CIFRA de las once fotografías titularidad de MKTO y su inclusión, con ligeras modificaciones insignificantes, en sus propios catálogos y en su propia página web, constituye un acto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, desleal conforme al artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal , lo que se ejercita al amparo del artículo 32.1, 1ª, de la Ley.

· Que condene a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración.

· Que condene a la demandada a cesar en su infracción y que prohíba a la demandada a su reiteración futura, conforme al artículo 32.1 , 2ª, de la Ley de Competencia Desleal .

· Que condene a la demandada a la remoción (al amparo del artículo 32.1, 3ª, de la Ley) de los efectos producidos por su conducta desleal, lo que se traduce en retirar del mercado y destruir, a su costa, los catálogos 'AVANCE DE NOVEDADES 2016' y 'CATALOGUE PROMOTIONAL GIFTS 2016' distribuidos. Subsidiariamente, el ejercicio de esta acción deberá suponer la condena a CIFRA de enviar una comunicación a todos sus clientes y consumidores, a su costa, en la que se especifique que las fotografías objeto del presente litigio son titularidad de MKTO, de cara a remover, en lo posible, los efectos de la infracción y recuperar la situación pacífica anterior a la misma.

· Que condene a la demandada a indemnizar a mi representada, conforme al artículo 32.1, 5ª, de la Ley, en la cuantía correspondiente a los beneficios obtenidos por CIFRA con la venta de productos ofrecidos y presentados con las fotografías titularidad de mi representada, para lo que se requiere a la demandada que aporte la documentación contable y facturas de venta de tales productos, al amparo del artículo 328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . A tal cuantía deberá adicionársele un 20% en concepto de daños morales, conforme a los criterios y circunstancias expuestos y probados a lo largo del presente escrito.

b) Respecto de la declaración falsa en la página web de CIFRA de tener las tarifas más competitivas respecto de más del 90% de productos coincidentes con las principales empresas españolas y europeas del sector y el envío de emails en este sentido a sus clientes:

· Que declare que esta conducta es desleal por constituir un acto de engaño, conforme al artículo 5.1, e), de la Ley de Competencia Desleal .

· Que condene a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración.

· Que condene a la demandada a cesar en la conducta desleal y que prohíba su reiteración futura, conforme al artículo 32.1, 2ª.

· Que condene a la demandada a rectificar la información falsa, de acuerdo al artículo 32.1, 4ª, lo que se traduce en la modificación de la declaración a porcentajes que se correspondan con la realidad de los hechos y de las tarifas de otros competidores del sector.

· Que condene a la demandada a indemnizar a mi representada, conforme al artículo 32.1, 5ª, de la Ley, en la cuantía correspondiente al 20% de los beneficios obtenidos por CIFRA en el año 2015 con la venta de los 362 productos coincidentes con MKTO, para lo que se requiere a la demandada que aporte los documentos financieros, comerciales, libros de IVA y facturas emitidas de tales productos, al amparo del artículo 328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . A tal cuantía deberá adicionársele un 20% en concepto de daños morales, conforme a los criterios y circunstancias expuestos y probados a lo largo del presente escrito.

c) Respecto de todas las acciones ejercitadas:

· Que imponga las costas del presente procedimiento a la demandada.

· Que condene a la demandada al pago en favor de mi representada de los gastos de investigación en que ha incurrido para iniciar este procedimiento, de conformidad con el artículo 140.1 de la Ley de Propiedad Intelectual y la jurisprudencia en materia de competencia desleal ya expuesta, lo que se ha cuantificado debidamente en 463,71€, habiéndose aportado las facturas correspondientes.

· Que ordene la publicación de la sentencia estimatoria, total o parcial, en dos diarios oficiales de tirada nacional, al amparo del artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Propiedad Intelectual , y del artículo 32.2 de la Ley de Competencia Desleal .

Las pretensiones se fundan en los siguientes hechos.

Las partes son empresas dedicadas al sector del regalo promocional.

En cuanto a la acción por infracción de la ley de propiedad intelectual, expone lo siguiente.

Manifiesta la actora es titular en exclusiva de los derechos de explotación sobre 11 fotografías (reproducción, transformación, distribución y comunicación pública) con alcance territorial universal y por todo el tiempo de duración de dichos derechos. Las fotografías se contienen en las páginas 9 a 13.

Una fotografía del producto 'Lenard':

Dos fotografías del producto 'Telson'

Dos fotografías del producto 'Runtox'

Una fotografía del producto 'Candel'

Dos fotografías del producto 'Climer'

Una fotografía del producto 'Traveller'

Una fotografía del producto 'Trailer'

Una fotografía del producto 'Bayon'

La demandada habría incluido fotografías propiedad de la actora del catálogo 'Stock Catalogue Promotional Products 2016' (documento 14 de la demanda), en Ifema Promogift 2016 y CTCO Lyon. Se habrían incluido en el catálogo de novedades de CIFRA 'Avance de Novedades 2016' (documento 15). Se adjuntan fotografías de los productos en las páginas 13 a 18.

Imagen del producto 'Powerbanksolar' (rojo, negro, azul)

Imagen del producto 'Bolígrafo con funda corcho natural'

Imagen del producto 'Libreta con anillas corcho natural'

Imagen del producto 'Bloc corcho natural'

Imagen del producto 'Estuche papel adhesivo corcho natural'

El catálogo de la demandada también fue promocionado en Twitter.

También la demandada los habría promocionado en su propia página web: www.cifra .es. las fotografías de los productos constan en los folios 22 a 29.

La demandada habría incluido fotografías en el catálogo definitivo.

A pesar del requerimiento de la actora, la demandada habría remitido las fotografías del catálogo de MKTO a clientes (páginas 32 a 38 de la demanda).

La infracción habría sido reconocida, pues la propia demandada habría retirado o sustituido algunas de las fotografías expuestas tanto en su página web como en su catálogo online, lo que supone un claro reconocimiento de su ilícito. No obstante, aun conociendo su infracción, habría lanzado al mercado el catálogo definitivo en formato físico para sus clientes (documento 20).

En la página 41 la parte actora resume las infracciones cometidas por la demandada.

La demandante es titular de los derechos de las fotografías por cesión de sus autores (documentos 23 y 24).

En cuanto a la reclamación por competencia desleal, el relato es el siguiente.

La demandada habría emitido información falsa relativa al precio de sus productos, que no tendría una tarifa más competitiva en más del 90% de los productos coincidentes.

Por medio de escrito de 3 de octubre de 2016, la demandante informa de hechos nuevos (acont. 16): el 26 de septiembre de 2016 la demandada habría modificado en su página web su declaración de ser 'los más competitivos del sector en el 90% de productos coincidentes', declaración que ha sido sustituida por la siguiente:

'Actualmente disponemos de un catálogo de más de 5.000 referencias, en donde podrá encontrar cualquier producto de regalo publicitario y promocional. Nuestra tarifa posiblemente sea la más competitiva de todo el sector'.

El Procurador de los Tribunales Sr. Sevilla Flores actuando en nombre y representación de CIFRA, presentó escrito de contestación el 17 de octubre de 2016 (acont. 26 del visor).

En cuanto las fotografías cuya titularidad dice ostentar la parte actora, la parte demandada las cataloga como meras fotografías reguladas en el artículo 128 y no como obras fotográficas del artículo 10.

Las fotografías además fueron suministradas por un proveedor de China. Y al ser meras fotografías podrían ser transformadas creando una obra diferente (artículo 21).

En este sentido los realizadores de meras fotografías carecen de derecho de transformación.

Las fotografías además, reitera, se las habría proporcionado un proveedor chino. A tal efecto se acompaña declaración jurada como documento 18.

Las fotografías serían distintas (en este sentido compara las fotografías del bolígrafo con funda de corcho; las del llavero con forma de camión; las de la gorra...). La comparativa se realiza en las páginas 20 a 35 de la contestación.

En cualquier caso, ante la primera comunicación de MKTO, con carácter preventivo, por respeto a los derechos de propiedad intelectual, retiró y sustituyó de modo inmediato las fotografías denunciadas, salvo las del catálogo definitivo de 2016 que ya se había distribuido.

Considera no acreditada la titularidad de las fotografías. El título de la actora derivaría de una cesión de obra colectiva creada por la iniciativa y bajo la coordinación de MKTO. Al tratarse de meras fotografías, debió probarse su efectiva realización, así como de un contrato de cesión común.

No sería de aplicación el acto de competencia desleal establecido en el artículo 11 de la LCD, al tratarse de fotografías distintas las usadas en el catálogo de CIFRA.

Seguidamente considera desproporcionadas las indemnizaciones solicitadas.

En cuanto a los actos de competencia desleal, mantiene la veracidad de la información relativa a las tarifas.

Se transcriben los siguientes artículos de la LPI:

Artículo 10. Obras y títulos originales.

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

(...)

h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

Artículo 48. Cesión en exclusiva.

La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter y atribuirá al cesionario, dentro del ámbito de aquélla, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio cedente, y, salvo pacto en contrario, las de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. Asimismo, le confiere legitimación, con independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido.

Esta cesión constituye al cesionario en la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.

Artículo 138. Acciones y medidas cautelares urgentes.

El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.

Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor. Lo anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en la medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en dicha ley para su aplicación.

Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 141.

Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Artículo 128. De las meras fotografías.

Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas.

Este derecho tendrá una duración de veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción.

Dice así el artículo 5 de la LCD:

1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

(...)

e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.

(...)

2. Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios.

SEGUNDO. INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

La parte demandada pone en duda la titularidad de las fotografías por parte de MKTO. Esta excepción debe ser desestimada. Consta en los documentos de cesión de los derechos por parte de los autores, Sr. Segundo y Sr. Simón, empleados de la actora y que ratificaron la cesión en el acto del juicio.

Se ha planteado igualmente si las fotografías titularidad de MKTO son fotografías en sentido artístico o meras fotografías. La distinción tiene relevancia para la parte demandada por cuanto las fotografías incluidas en sus catálogos y en sus páginas webs serían transformaciones, y el derecho de transformación no podría estar amparado por el artículo 128.

Expone lo siguiente la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 5 de abril de 2011:

'En el motivo primero se alega infracción del art. 10.1 de la LPI , de la Directiva 93/98, de 29 de octubre , y de la doctrina delTribunal Supremo - Sentencias de 26 de octubre de 1.992 , 29 de marzo de 1.996 , 7 de junio de 1.995 y 22 de abril de 1.998 -, en relación con el criterio de la Sentencia recurrida que exige, para calificar las fotografías como obra fotográfica, una doble exigencia, originalidad y suficiente altura creativa.

El motivo se desestima porque este Tribunal considera correcta la doctrina aplicada por la resolución recurrida, de modo que, bien la falta de originalidad, o bien la de creatividad, privan a la fotografía de la condición de obra fotográfica ( art. 10.1.h LPI ), y consecuentemente de los derechos de autor, y la degradan a la condición de mera fotografía con la protección de propiedad intelectual limitada del art. 128 LPI .

El criterio expuesto es conforme a la noción de «creación original» del art. 10.1 de la LPI , que cabe entender como ' originalidad creativa ', cuya interpretación, que resulta reforzada por la referencia de la Disposición adicional décima de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial , Ley 20/2003, de 7 de julio , 'a grado de creatividad y de originalidad necesario' para ser protegido como obra artística, es la posición común de la doctrina, y, además, es especialmente relevante en materia fotográfica para distinguir las creaciones artísticas -obras fotográficas- de las meras fotografías.

No hay conculcación del Derecho de la Unión Europea porque si bien la postura unitaria en la protección de las fotografías se mantuvo en la Propuesta de Directiva, según señala la doctrina 'únicamente justificada por la dificultad de establecer un criterio de distinción de la obra fotográfica de la mera fotografía', tal exigencia no pasó a la Directiva 93/1988/CEE relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, por lo que el diferente régimen de protección que limita la protección del derecho de autor a la obra fotográfica -«creación original»- es conforme al Derecho de la Unión.

Tampoco cabe sostener que la doctrina jurisprudencial que se cita en el recurso es contraria al criterio expuesto. En las Sentencias citadas, como también en la más reciente de 24 de junio de 2.004 no mencionada, más allá de centrar la terminología en la originalidad, en absoluto se desconoce la necesidad de la creatividad, e incluso se resalta su relevancia. Dejando a un lado la Sentencia de 22 de abril de 1.998 , cuya cita es irrelevante porque la alusión transcrita no es de la Sentencia del Tribunal Supremo, sino de la entonces recurrida, y, además, sin ninguna trascendencia, y asimismo la de 7 de junio de 1995 (relativa a unos cuadernos pedagógicos) que se limita a señalar como realidad fáctica incólume en casación el elemento de la originalidad y su fundamentación (estructura de la obra y presentación de los conocimientos) puesta de relieve en las resoluciones del Juzgado y de la Audiencia, de las dos restantes - SS. 26 de octubre de 1.992 y 29 de marzo de 1.996 - no cabe deducir, sino más bien todo lo contrario, la innecesidad de la nota de creatividad. La Sentencia de 26 de octubre de 1.992 hace referencia desde una perspectiva subjetiva a la exigencia de un 'esfuerzo creativo' y que 'se refleje la personalidad del autor', y en el plano de la novedad objetiva a la trascendencia de la obra que, rechaza, en el caso que examina, por la forma de utilización de los motivos ornamentales -gran simplicidad y reducido tamaño-. Cierto que el examen se realiza con base en el concepto de 'originalidad', pero se pondera con la extensión de comprender la creatividad y relevancia de la novedad. Y lo mismo cabe decir, o con más razón todavía, de la Sentencia de 29 de marzo de 1.996 que alude 'al carácter artístico de la reproducción [en realidad representación] fotográfica, que los usos sociales y la ley sólo estiman concurrente cuando el fotógrafo incorpora a la obra el producto de su inteligencia, un hacer de carácter personalísimo que trasciende de la mera reproducción de la imagen de una persona bella...', y que incluso se refiere más adelante, en texto no transcrito en el motivo, a la 'labor de creación e ideación artística en el hacer del fotógrafo'.

La creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual, -talento, inteligencia, ingenio, invectiva, o personalidad que convierte a lafotografía en una creación artística o intelectual-. La singularidad no radica en el objeto fotográfico, ni siquiera en la mera corrección técnica, sino en la fotografía misma, en su dimensión creativa'.

Considero que estamos ante meras fotografías. Cierto es que el acto de juicio los fotógrafos empleados por MKTO refirieron el proceso de realización de las fotografías, que llevaría un trabajo de tres horas trabajando en 360°, interviniendo en la elaboración fotógrafos con formación específica.

La parte demandada considera que son sólo fotografías realizadas a través de la técnica de la caja de luces, explicada por su perito don Vidal.

En cualquier caso se trata como digo de meras fotografías, sin que por ello deba desmerecer la pericia técnica de sus autores. Son fotografías encaminadas a formar parte de un catálogo para ilustrar posibles compradores del producto. Estas fotografías se sustraen del concepto de artísticas de que no expresan la personalidad del autor y no están caracterizadas por provocar ningún tipo de sensación o evocar sentimientos. Ello sin perjuicio, reitero, de que sea muestra del buen oficio de sus autores.

Hemos de centrarnos en la protección dispensada en el artículo 128 de la LPI.

Para determinar si estamos ante reproducción o transformación de las fotografías las partes aportan informes periciales, aparte de los documentos gráficos.

La demandada aporta como documento 14 (parte uno y parte dos) el catálogo MKTO Stock Catalogue Promotional Products 2016.

Como documento 15 se aporta el catálogo Cifra Avance Novedades 2016.

Como documento 20 obra el catálogo Cifra Catalogue Promotions 2016.

Para tratar de acreditar que las fotografías incluidas en los catálogos de CIFRA son transformaciones, la parte demandada cuenta con la pericial a cargo don Vidal, fotógrafo de profesión (documento 19 de la contestación, acont. 51).

Comparando las fotografías, pone de relieve diferencias derivadas de las texturas, del color, de la disposición, y de la iluminación.

Y en efecto se aprecian esas variaciones. Pero estas variaciones no son más que meros matices de luminosidad, de color, que hace que estemos ante unas imitaciones disimuladas y equiparables a la reproducción. En este sentido el posicionamiento de los productos es igual, hasta la sombra en algunos casos es coincidente. Al igual que coincide la forma en que están abiertos por ejemplo los productos consistentes en cuadernos.

En este sentido, debemos remitirnos al informe de la actora a cargo de don Jose Pedro (acont. 113).

El informe ofrece una comparativa gráfica, con su correspondiente explicación. En el acto de la vista hizo referencia a las diferencias que pudieran existir entre las fotografías, y consideró que ello se debía a la utilización del programa Photoshop, por medio de superponer imágenes. Se trataría de meros retoques, pero los rasgos estructurales son los mismos. En este punto, el perito de la demandada Sr. Vidal, en el acto de juicio manifestó que con el citado programa se podría hacer cualquier modificación.

Sirvan las siguientes muestras contenidas en el informe de la parte actora para verificar que no estamos ante transformaciones, sino simulaciones equiparables a una reproducción.

Producto Lenard

Producto bayón

Producto Runtox

Producto Climer

Se aporta también acta de manifestaciones del 4 de febrero de 2016 (documento 17 de la demanda). Se compara el contenido de la web www.cifra.es con fotografías que aparecen en el Catalogue Promotional Gifts avance novedades 2016.

También consta otra acta de manifestaciones del 16 de febrero de 2016 (documento 21 de la demanda), en el que se hace comparación de las fotografías que aparecen en el link http//promotional.publicatalogue.com con las fotografías del catálogo de MKTO.

En ambos casos el fedatario constata la coincidencia. Por ejemplo respecto del producto Lenard, que aparece en la página 15 (11 del catálogo) del MKTO Stock Catalogue 2016 (doc. 14 parte 2), con el producto que aparece en la página 3 del documento 15 (catálogo de CIFRA). Esto se desprende de las páginas 26 y 32 del acta de 4 de febrero. Lo mismo ocurre con el producto Bayón (página 23 o 746 del catálogo de la actora), que coincide con él obrante en la página 36 del documento 21 (acta de 16 de febrero). Igualmente con el producto Climent (página 126, o 123 del catálogo de la actora), con el producto de la página 5 del catálogo de CIFRA, según constata el acta obrante como documento 17 (página 38).

La infracción se refuerza por el hecho precisamente de que a requerimiento de la parte actora la demandada procediese a eliminar algunas fotografías, o reeditar catálogos, para evitar la problemática de la propiedad intelectual.

No puede servir de excusa el hecho de que las fotografías le fueran enviadas por un proveedor chino. Y es que además debe ponerse en duda de que se trataría de un producto tan novedoso que no pudiera obtenerse una fotografía de un modo más diligente. Esto lo prueba el hecho de que la actora hiciese fotografías expresamente de los productos.

Tampoco el hecho de que pudieran descargarse las fotografías de la página web de la actora puede servir de excusa la responsabilidad de la parte demandada. Ello no es un modo de proceder admisible entre empresarios.

Se estima por tanto la acción subsidiaria por infracción de la propiedad intelectual al amparo de los artículos 48, 128 y 138 de la LPI. La imitación de las fotografías, y su difusión, suponen la infracción de los derechos de reproducción, distribución, y comunicación pública que asisten a MKTO.

TERCERO. INDEMNIZACIÓN RECLAMADA.

En las páginas 80 y siguientes de la demanda, y con fundamento en el sistema de regalía hipotética, la parte actora reclama una indemnización por los perjuicios patrimoniales y morales causados por la demanda.

Funda esta pretensión en la infracción de los tres derechos, y en que la infracción ha trascendido el ámbito nacional. Refiere también la inversión que MKTO ha realizado en las fotografías. Asimismo ambas empresas, actora y demandada, concurren en el mismo sector del regalo promocional. Los catálogos están dirigidos a un público muy amplio, en su mayoría profesionales, y el uso indebido ha sido muy variado.

Acude para la cuantificación a las tarifas fijadas por una entidad de gestión: VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos).

Tras los cálculos expuestos en la demanda, MKTO interesa el pago de 80.910 €. Esta cantidad se incrementa en un 20% por daño moral. En total, la cantidad reclamada es de 97.092 €.

CIFRA se opone a la pretensión (páginas 48 y siguientes de la contestación). A tal efecto considera que la indemnización es desproporcionada, y niegan todo caso los perjuicios morales.

Aduce que la actora no pertenece a la entidad VEGAP.

La cifra de ejemplares emitidos sería arbitraria.

La infracción además se refiere sólo a 11 fotografías de las más de 5000 referencias del catálogo de MKATO.

No tiene en cuenta que las fotografías fueron retiradas de la web una vez se recibió el burofax de 16 de febrero de 2016.

Impugna también la multiplicación por dos y por tres realizada.

Con carácter subsidiario se solicita que se modere la indemnización.

Acreditada la infracción, la demandada debe responder por la lesión al derecho de propiedad intelectual de la actora.

No obstante, se aprecian circunstancias por las cuales tiene moderarse la cuantía reclamada.

En primer lugar, los cálculos realizados por MKTO el principio se refiere a las fotografías como obra fotográfica. Esos mismos cálculos los extrapola para el supuesto en que fueron consideradas meras fotografías. Dado que las meras fotografías tienen una menor protección de las obras fotográficas, esta circunstancia es de gran relevancia en cuanto al perjuicio patrimonial reclamado, por lo que se reducirá la cuantía reclamada por esta causa.

También debe tenerse en cuenta que el ámbito de difusión ha sido limitado, debido a la retirada de ejemplares y de fotos en la web por la demandada. La multiplicación por dos y por tres, carece de la suficiente justificación y da lugar a un resultado desproporcionado.

Por otro lado, en cuanto al daño moral, éste no se justifica, pues no se acredita un perjuicio al crédito o prestigio de la actora. Así, vagamente se hace referencia a que se podría haber considerado a la actora como la infractora de los derechos, lo que no deja de ser una mera suposición.

Por ello habrá de estarse únicamente al daño patrimonial, y la cantidad reclamada de 80.910 €, habrá de reducirse prudencialmente a un 20% en razón a lo expuesto. Se condena a la demandada a pagar la cantidad de 16.182 €.

CUARTO. POSIBLE COMPETENCIA DESLEAL.

Denuncia MKTO una práctica desleal consistente en la difusión de una declaración sobre la tenencia de la tarifa más competitiva del sector en más del 90% de los productos coincidentes con otras empresas españolas y europeas, remitida por CIFRA a clientes y también publicada.

Por medio de comparativas obrantes en las páginas 44 y siguientes de la contestación, refiere la actora la falsedad de dicha información.

La demandada afirma en la veracidad de la información (páginas 51 y siguientes de la contestación). A tal efecto se hace referencia a un estudio interno realizado por el departamento de calidad y marketing de CIFRA, en el que se analizaron resultados de ventas y beneficios de las empresas mejor situadas durante 2013.

Como documento 29 se acompaña dicho informe. Fue ratificado el juicio por doña Beatriz, subdirectora general, jefa del departamento de calidad y marketing de la demandada.

La falta de veracidad de la información suministrada no queda acreditada, toda vez que se aportan comparativas realizadas por las partes, contradictorias entre sí, y a las que no se le puede atribuir mayor valor probatorio a una que a otra.

Pero además, en el presente caso tiene gran relevancia el concreto tipo de cliente aquí dirigen sus productos tanto MKTO como CIFRA. Se trata de profesionales, en definitiva empresarios cuyo objetivo es obtener un mayor rendimiento económico en una transacción. En este sentido aun cuando la información hubiera sido falsa o exagerada, dado el perfil de los clientes, no se ha acreditado que éstos hubieran variado su comportamiento, discriminando unos productos por otros, por cuanto no son solo consumidores, sino profesionales con un mayor celo y experiencia en compraventas al por mayor de productos. Se desestima la acción relativa a la competencia desleal.

QUINTO. COSTAS.

Estimada parcialmente la demanda, como prevé el artículo 394 de la LEC, no se imponen costas a ninguna de las partes.

Fallo

Se ESTIMA PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Miras López, actuando en nombre y representación de la mercantil MKTO Catal Importaciones; S.L., y en su consecuencia:

· Declaro que corresponde a MKTO la propiedad de los derechos de explotación sobre las once fotografías referenciadas en los hechos de la demanda, al amparo del artículo 348, segundo párrafo, del Código Civil y, por tanto, declara que la explotación no autorizada de las once fotografías por parte de CIFRA a través de las modalidades y medios descritos infringe los derechos de explotación de MKTO de reproducción, distribución y comunicación pública.

· Condeno a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración.

· Condeno a la demandada a cesar en su infracción, prohibiendo la reanudación de la explotación o actividad ilícita, conforme al artículo 139, b), de la Ley de Propiedad Intelectual.

· Condeno a la demandada a retirar del comercio los ejemplares de catálogos 'AVANCE DE NOVEDADES 2016' y 'CATALOGUE PROMOTIONAL GIFTS 2016' y a destruirlos a sus expensas, conforme al artículo 139, c), de la Ley de Propiedad Intelectual.

· Condeno a la demandada a indemnizar a la demandante, bajo la modalidad de la 'regalía hipotética' contemplada por el artículo 140.2, b), de la Ley de Propiedad Intelectual, en la cuantía de 16.182 €.

Sin imposición de costas a ninguna de las partes.

Contra ésta sentencia cabe recurso de apelación, que se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, en el que se deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna, y tener constituido un DEPOSITO DE CINCUENTA EUROS en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA.- La anterior Sentencia fue redactada por el Magistrado-Juez que la suscribe, uniéndose el original de la misma al Libro de Sentencias de este Juzgado. Doy fe.-