Sentencia CIVIL Nº 1721/2019, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 916/2019 de 20 de Diciembre de 2019

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000916/2019
V
SENTENCIA NÚM.:1721/2019
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA DON LUIS
SELLER ROCA DE TOGORES
En Valencia a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo.
Sr. Magistrado DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA, el presente rollo de apelación número
000916/2019, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000127/2018, promovidos ante el JUZGADO
DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a MGC CREATING IDEAS S.L.,
representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ANA MARTINEZ GRADOLI, y de otra, como apelados
a EDICIONES VERSATIL SL representado por el Procurador de los Tribunales don/ña IGNACIO MONTES REIG,
en virtud del recurso de apelación interpuesto por MGC CREATING IDEAS S.L..

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 13 de marzo de 2019, contiene el siguiente FALLO : 'Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Montés Reig en la representación que ostenta de su mandante EDICIONES VERSATIL S.L. contra la demandada MGC CREATING IDEAS S.L., y desestimando como desestimo la demanda reconvencional sostenida por el Procurador Sra. Martínez Gradolí en la representación que ostenta de MGC CREATING IDEAS S.L. contra EDICIONES VERSATIL S.L. se efectúan los siguientes pronunciamientos: 1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que EDICIONES VERSATIL S.L. debe ser la legítima propietaria de la marca española num. 3654721 'VERSATIL', ordenándose su subrogación en la titularidad de la citada marca, procediendo librar al efecto para su efectividad el pertinente oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, firme que sea esta Sentencia.

2.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que el envio del requerimiento exigiendo el cese en el uso del signo VERSATIL constituye un acto de competencia desleal.

3.- En su virtud, se condena a la demandada MGC CREATING IDEAS S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como al cese de los actos desleales indicados.

4.- Se absuelve a la demandada por via reconvencional EDICIONES VERSATIL S.L. de las pretensiones deducidas en su contra.

5.- Todo ello con imposición a la entidad mercantil MGC CREATING IDEAS S.L. del pago de la totalidad de las costas procesales causadas.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por MGC CREATING IDEAS S.L., dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO. - La Sentencia del Juzgado Mercantil 1 de Valencia de 13 de marzo de 2019 estima la demanda promovida por la representación de EDICIONES VERSATIL SL contra la entidad MGC CREATING IDEAS SL en ejercicio de acción reivindicatoria de marca, y desestima la demanda reconvencional instada, todo ello en los términos transcritos en el primero de los antecedentes de esta resolución, que damos por reproducidos para evitar innecesarias repeticiones.

La representación de la entidad demandada reconviniente formula recurso de apelación con arreglo a las siguientes alegaciones: 1) Principio de legalidad procesal. Argumenta en este apartado que el Juzgador no ha respetado este principio porque no ha valorado la totalidad de las pruebas aportadas al proceso y ha dado prevalencia a una denominación social sobre una marca válidamente registrada, sin que se haya tomado en consideración los documentos aportados por su representada y la declaración testifical.

2) Error en la apreciación de las pruebas. Solicita que la sala revise la actividad probatoria desplegada en el juicio y argumenta que la prueba de la demandante (documentos) no puede prevalecer sobre el registro de la marca que ostenta su representada. La adversa no ha cumplido con la carga de la prueba que le incumbe porque no tiene prueba fiable que acredite su pretensión, máxime cuando su representada ha puesto en duda la veracidad de las pruebas adversas.

3) Competencia desleal. Se ha reputado desleal su comportamiento cuando la demandante no ejercitó su derecho de oposición al registro de su marca, sin que pueda prevalecer la denominación social frente a su derecho inscrito. E invoca los pronunciamientos judiciales que estima de aplicación al caso.

Termina por suplicar la desestimación de la demanda y la estimación de la reconvención con la finalidad de que se declare que su representada debe ser la legítima propietaria de la marca española 3654721 'VERSATIL', y se declare que el envío del requerimiento exigiendo el cese de la marca no es un acto de competencia desleal.

También solicita la declaración de nulidad de la solicitud de registro efectuada por la adversa para las clases 09 y 16, declarando desleal el intento de registro de la marca. Subsidiariamente, postula que se le declare titular de la marca solicitada por la actora, con imposición de todas las costas causadas en el procedimiento.

La representación de la entidad actora se opone al recurso de apelación con los siguientes contraargumentos: 1) La sentencia está suficientemente motivada y razonada. Con valoración de la prueba documental aportada al proceso concluye que: a) el administrador de la demandada ha registrado fraudulentamente la marca y dicho administrador es el hijo de uno de los socios de la actora, b) la demandante venía utilizando el signo VERSATIL para la distinción de sus servicios editoriales, c) el requerimiento practicado por la demandada frente a la demandante para que cese en el uso de la marca es un acto contrario a la buena fe, por obstaculización.

E invoca los pronunciamientos judiciales que considera de aplicación al caso para la defensa de la tesis confirmatoria de la sentencia, que postula.

2) La Sentencia apelada cumple con el deber de motivación conforme a los principios generales que rigen tal deber.

3) Niega el error de valoración probatoria y argumenta que la demandada, al cuestionar ahora la veracidad de los documentos, está impugnando extemporáneamente su autenticidad. Los documentos fueron admitidos sin que se dedujera recurso alguno, por lo que no cabe en sede de apelación poner en duda su autenticidad. Y en lo que concierne a la testifical, el Sr. Indalecio reconoció que la actora utilizaba VERSATIL para sus servicios editoriales. No hay prueba de que el padre (ya fallecido) autorizará a su hijo Heraclio al uso de la marca, pero, además, una cosa es la pretendida autorización de uso, y otra la del registro del signo en perjuicio de la actora.

4) El acto de competencia desleal ha sido correctamente apreciado en la sentencia apelada.

5) La entidad demandada introduce, extemporáneamente, peticiones declarativas absolutamente nuevas vetadas en la alzada, con arreglo a las citas jurisprudenciales que transcribe en el escrito de oposición al recurso.

Y solicita la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia, con imposición a la recurrente de las costas procesales causadas en la alzada.



SEGUNDO. - Delimitados los términos del debate en la forma precedentemente expuesta y revisada por el Tribunal la actividad alegatoria y probatoria desplegada en la instancia - conforme a lo ordenado en el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en conexión con los artículos 218 y 465.5 del mismo cuerpo legal - hemos llegado a las conclusiones que seguidamente pasamos a exponer: 2.1. - Sobre la falta de motivación en relación con el error de valoración probatoria.

No podemos acoger el motivo de apelación, pues la sentencia apelada no incurre en el defecto procesal que se le imputa en el recurso por la representación de la parte recurrente. Y no podemos acogerlo, por las siguientes razones: 1) Porque de la lectura de la sentencia apelada se desprende el cumplimiento de los requisitos jurisprudencialmente exigibles respecto a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, i) el primero de los fundamentos contiene la descripción de las respectivas posiciones de las partes, con identificación de los temas de debate. ii) En el segundo de los fundamentos se ocupa del análisis del sistema marcario nacional y de la normativa aplicable al caso, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003 relativa a las vertientes positiva y negativa del derecho de marca. iii) En los Fundamentos tercero a sexto se define el marco de protección que resulta del artículo 40 de la Ley de Marcas, el análisis de las prohibiciones absolutas y relativas, y la doctrina dimanante del TJCE y del Tribunal Supremo para la confrontación de los signos distintivos en conflicto. Y en lo que concierne al caso concreto concluye en la identidad de VERSATIL con VERSATIL, para pasar seguidamente al análisis de quien tiene mejor derecho, si la entidad demandada (titular del registro marcario) o la actora que ejercita acción reivindicatoria. iv) El fundamento quinto (rectius, séptimo) se ocupa de confrontación entre la denominación social y la marca registrada, con análisis de la normativa y decisiones judiciales que considera aplicables, v) En el sexto (rectius, octavo) se argumenta sobre los actos de competencia desleal, y se resuelve finalmente sobre la estimación de la demanda y desestimación de la demanda reconvencional.

2) El hecho de que no se citen los concretos medios de prueba en los que el magistrado a quo sustenta su decisión estimatoria no implica que no haya mediado la oportuna valoración de la prueba aportada por cada una de las partes litigantes, máxime cuando es admisible la fijación de las conclusiones judiciales dentro del marco de una valoración conjunta de la prueba practicada en el proceso, como se desprende, entre otras resoluciones del Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2017 (ROJ: ATS 3461/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3461A), o de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 1 de diciembre de 2016 ROJ: SAP BI 2390/2016 - ECLI:ES:APBI:2016:2390 cuando dice: 'no le será factible al recurrente, en los casos de valoración conjunta de la prueba, desarticularla para ofrecer sus propias conclusiones o deducciones ( Sentencias de 10 de diciembre de 2008, recursos 2389/2003 y 2901/2008 - dictadas bajo la vigencia de la LEC 2000 -, 8 de febrero de 2008 y 8 de marzo de 2007, con cita de las de 14 de abril de 1997, 17 de marzo de 1997, 11 de noviembre de 1997, 30 de octubre de 1998, 30 de noviembre de 1998, 28 de mayo de 2001, 10 de julio de 2003 y 9 de octubre de 2004). En fecha más próxima, la sentencia de15 junio 2009 (Rec. 1623/2004), seguida por las de 2 julio 2009 (Rec. 767/2005) y 30 septiembre 2009 (Rec. 636/2005) proclama que la revisión de la valoración probatoria 'no es admisible ante este Tribunal ni siquiera bajo el subterfugio de citar el artículo 120 de la Constitución Española relativo a la motivación de la sentencia. El artículo 469 de aquella ley enumera como 'numerus clausus' los motivos en que puede fundarse el recurso por infracción procesal y ninguno de ellos se refiere a la valoración de la prueba; sólo en caso excepcional en que se diera una clara y hasta grosera desviación del resultado probatorio podría pensarse en vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, que contempla el número cuatro de dicho artículo; pero nunca, como se pretende en este motivo, puede llevarse a este recurso el valorar de nuevo la prueba y tampoco nunca cabe mezclar el concepto de motivación de las sentencias con la valoración de la prueba practicada en la instancia''.

2.2. Sobre las alegaciones nuevas en el escrito de interposición del recurso de apelación.

Punto de partida de nuestra resolución es el criterio jurisprudencial que establece que es en la demanda y en la contestación donde únicamente pueden quedar fijados definitivamente los términos del debate litigioso ( SS. del T.S. de 15-6-82, 10-10-84, 30-5-86, 6-3-90, 10-11-90, 20-12-94 y 25-2-95, entre otras), siendo reiterada la jurisprudencia (SS. del T.S. de 8-6-98, 15-6-98, 18-9-99, 25-9-99, 28-12-99, 28-3-00, 19-4-00 y 10-6-00, entre otras) que declara que han de quedar al margen de la alzada las cuestiones nuevas por infringir los principios de contradicción y defensa, al comportar una alteración de los términos en que quedó planteado litigio, de manera que no pueden ser tomadas en consideración en la alzada, aquellas cuestiones que entonces quedaron fuera de discusión, so pena de conculcar los principios de preclusión, contradicción y defensa, reflejados en el principio latino 'pendente apellatione, nihil innovetur'.

No atenderemos, por tanto, a las nuevas declaraciones que se postulan en el recurso de apelación, limitándonos al examen de los aspectos debatidos en la primera instancia.

2.3. Sobre la petición de revisión de la prueba practicada que postula la recurrente.

La representación de la entidad demandada solicita de la Sala la revisión de todo lo actuado, y ello es conforme al contenido del artículo 456.1 de la LEC, porque es la función propia de la alzada a tenor del precepto, que dice: '1. En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación.' A lo que debemos añadir ahora la cita de los artículos 218 y 465.5 del mismo cuerpo legal.

Dicho esto, de lo actuado en el procedimiento y de la prueba practicada en el proceso se desprende: a) La Constitución de la sociedad EDICIONES VERSATIL SL el 22 de enero de 2009, siendo socios integrantes de la misma, Doña Francisca , Doña Graciela , Don Ezequiel , Doña Irene , Doña Juana , y Don Florentino . Los dos últimos vendieron sus participaciones sociales en fecha 30 de julio de 2013 (folios 80 y 81 de las actuaciones).

b) El uso del signo distintivo VERSATIL y VERSATIL EDICIONES para la edición y distribución de publicaciones, y otros actos culturales, resulta de la documental adjunta a la demanda, admitida en la Audiencia Previa, en fechas muy anteriores a la constitución de la sociedad (documento 6.3 de la demanda, al folio 99 de las actuaciones, por referencia al año 2010, con continuidad en años sucesivos). También en el marco de la liquidación de derechos de autor, según se desprende de los documentos a los folios 134 y siguientes, con liquidaciones aportadas de fechas comprendidas entre 2011 y 2017. Igualmente, el uso de VERSATIL por la editorial demandante resulta de publicaciones en prensa (documento 18 a los folios 180 y sucesivos), algunos de tirada regional como EL PERIODICO DE ARAGÓN o LEVANTE (El mercantil valenciano), en los que consta la fecha de publicación.

c) La sociedad demandada se constituyó en el año 2013, resultando del documento a los folios 186 y 187 de las actuaciones, que su administrador único es Don Heraclio . Dicha entidad se dedica a actividades de formación (capacitación, marketing, inteligencia emocional, ...) y consultoría según se desprende del documento 20 a los folios 190 y siguientes.

d) Dicha entidad solicitó y obtuvo (2 de marzo de 2017) el registro de la marca VERSATIL a su favor, para la clase 41 EDITORIALES (folio 216 de las actuaciones).

e) Unos meses después - el 6 de septiembre de 2019 - requirió a la demandante para que cesara en la denominación de VERSATIL y para que reconociera la titularidad de la marca a su favor, con advertencia, incluso, de ejercicio de acciones penales (además de las civiles). Invocaba los artículos 40 y 41 de la Ley de Marcas para que dejaran de utilizar en la web la denominación EDICIONES VERSATIL, y también en su establecimiento. El requerimiento alcanza a que le faciliten listados de clientes al objeto de cuantificar una indemnización de daños y perjuicio a favor de la requirente.

f) Don Heraclio es hijo del fallecido Don Indalecio e hijastro de Doña Graciela (documento 21 al folio 213).

También la testigo Doña Sagrario , cuyo testimonio debe valorarse con la prudencia que resulta del vínculo existente entre ella y el legal representante de la entidad demandada.

g) La Sra. Graciela es socia de la mercantil demandante, a tenor de lo que resulta del apartado a) de esta relación de hechos probados. Y de la respuesta al requerimiento descrito en el apartado e), se constata - por reconocimiento de la demandante - que el Sr. Indalecio fue el impulsor de la editorial actora, actualmente propiedad de la Sra. Graciela (folio 229) viuda del mismo. Ya en esa respuesta se manifiesta por la actora (folio 229) que Don Heraclio ' sabía, en el momento de registrar la marca, y sabe perfectamente que es la marca usada por el negocio de su padre y que hoy, por voluntad expresa del mismo, ostenta su viuda', alegando el registro efectuado de mala fe, con cita de las resoluciones judiciales que, a su juicio, avalaban la nulidad del mismo. Y a su vez requerían se aviniera e las pretensiones que se explicitan al folio 231 de expediente.

h) La documental aportada por la parte demandada (folio 260 y siguientes) consta a los folios 260 a 269 y se integra por la relación de 3 libros editados por EDICIONES VERSATIL SL, dos portadas de la revista científica CRÓNICA con su consejo editorial, de la que aparece como director el legal representante de la demandada (año 2016 y 2017). Y al folio 268 la solicitud de registro de la marca VERSATIL para las clases 09 y 16, de 20 de septiembre de 2017, por EDICIONES VERSATIL SL.

i) La oposición a dicha solicitud de registro efectuada por la demandada reconviniente se presentó fuera de plazo (folio 299).

Conclusiones del Tribunal.

Primera: No apreciamos al caso error de valoración de la prueba en lo que concierne a la estimación de la acción reivindicatoria de marca, a tenor de cuanto acabamos de exponer y atendida la relación existente entre el legal representante de la entidad demandada y la sociedad demandante (a través de los vínculos familiares descritos), lo que permite la estimación de la acción ejercitada, con sustento en la doctrina que resulta de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2018 ROJ: STS 417/2018 - ECLI:ES:TS:2018:417. Dicha resolución declara: '1.- El art. 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, establece: 'Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca'.

2.- La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio ) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art.

2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual'. Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo , al decir que: '[c]uando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art.

2.2 LM, nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria'.

También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y en la sentencia 70/2017, de 8 de febrero, que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos 'de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto''.' Teniendo presente la doctrina expresada, no cabe acoger los argumentos esgrimidos por la recurrente en el segundo de sus motivos de apelación, con la consecuente confirmación de los pronunciamientos dictados en la primera instancia en lo que concierne a la estimación de la acción reivindicatoria y desestimación de la reconvención formulada por la demandada.

2.4. Sobre la calificación de deslealtad vinculada al requerimiento practicado a la demandante.

La parte actora sustentó su pretensión en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal - comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe - y argumentó que la actuación de la demandada tenía por objeto obstaculizar su propia actividad sin justificación. Considera que se trata de un acto de expolio que justifica su pretensión declarativa.

Compartimos la argumentación jurídica de la resolución apelada y la afirmación de que la cláusula general del artículo 4 de la LCD sólo es de aplicación en los casos en los que la conducta no encuentre acomodo en la tipología de las conductas tipificadas en el artículo 5 siguientes. Pero no compartimos la conclusión que se establece en el Fundamento Jurídico Sexto en lo que concierne a la calificación del requerimiento practicado a la demandante el 6 de septiembre de 2017 (documento 23), por lo que en este punto acogemos el recurso de apelación, pues una cosa es la inoportunidad del mismo y otra que pueda - en sí mismo - calificarse como comportamiento desleal, cuando no sale del ámbito interno de las relaciones entre las partes, y permite al demandante tener conocimiento de la actuación adversa y ejercitar, seguidamente, su acción reivindicatoria.

No apreciamos, sin embargo, motivos para modificar el pronunciamiento sobre costas de la primera instancia, atendida la estimación sustancial de las pretensiones articuladas por la demandante, en relación con la conducta desplegada por la demandada, que ha determinado la necesidad de plantear este litigio.



TERCERO. - La parcial estimación del recurso de apelación implica, respecto de las costas de la alzada y de acuerdo con el artículo 398 de la LEC, que cada una de las partes soporte las causadas a su instancia y las comunes por mitad, con restitución al recurrente del importe del depósito constituido para apelar a que se refiere la Disposición Adicional 15 de la LOPJ.

Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAMOS parcialmente el recurso de apelación formulado por la representación de MGC CREATING IDEAS SL contra la sentencia del Juzgado Mercantil 1 de Valencia de 13 de marzo de 2019, que revocamos en el único particular por el que se declara como acto de competencia desleal el envío del requerimiento exigiendo el cese de uso del signo VERSATIL. Confirmamos los demás pronunciamientos dictados en la instancia.

Respecto de las costas de la apelación, cada una de las partes soportará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, con restitución a la recurrente del importe del depósito constituido para apelar.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el art. 207.4 L.E.C., una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.