Sentencia Civil Nº 238/2009, Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 4, Rec 36/2007 de 29 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

JUZGADO MERCANTIL N° 4 DE MADRID (refuerzo)

JUICIO ORDINARIO 36/2007

SENTENCIA 238/09

En Madrid, a 29 de diciembre de 2009.

Vistos por mí, Don Miguel Ángel Román Grande, Juez sustituto del Juzgado de Lo Mercantil 4 (refuerzo) de Madrid, los presentes autos de Juicio Ordinario número 36/2007, seguidos a instancia del Procurador Don Fernando Ruiz de Velasco, en nombre y representación de "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA", contra "WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA", representada por la Procuradora Doña Almudena Delgado Gordo, sobre PROPIEDAD INTELECTUAL, COMPETENCIA DESLEAL.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el referido Procurador, en la representación de "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA" e "INNOVA JURÍDICA SA", se interpuso escrito de demanda de Juicio Ordinario contra "EUROPEA DE DERECHO SA", demanda que fue turnada y registrada en este Juzgado con el número 36/2007. En ella, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables al caso y aquí se dan por reproducidos para evitar reiteraciones innecesarias, terminaba suplicando el dictado de una sentencia por la que se declare: 1º que "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA" y/o "INNOVA JURÍDICA SA", como propietarios de una obra intelectual consistente en una forma de selección de contenidos en su base de datos de jurisprudencia denominada "a favor", tienen el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de la misma; 2º que la demandada "EUROPEA DE DERECHO SA" con la ilícita utilización de dicha estructura y forma de disposición de datos, interfiere y lesiona los derechos de propiedad intelectual de "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA" y/o "INNOVA JURÍDICA SA"; 3º que "EUROPEA DE DERECHO SA" con la ilícita utilización de dicha estructura y forma de disposición de datos, produce Un acto de competencia desleal frente a las demandantes "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA" e "INNOVA JURÍDICA SA"; 4º que la demandada, por medio de la utilización no autorizada de la obra titularidad de las adoras, ha originado a las mismas unos perjuicios de los cuales deberán ser indemnizadas en la cantidad que se establezca sobre la base de los parámetros establecidos en el cuerpo de la demanda; por todo ello deberá condenarse: 1º a la demandada "EUROPEA DE DERECHO SA" a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a cesar de forma automática y en el futuro de toda actividad que viole o perturbe los derechos de propiedad intelectual titularidad de las demandantes sobre su buscador "a favor"; 2º a que dicha demandada retire del tráfico y destruya los productos en los que se incluya el criterio de selección de sentencias "a favor / en contra"; 3º a la demandada a indemnizar los daños y perjuicios producidos a las adoras a consecuencia de sus ilícitos actos en sobre la base de los parámetros establecidos en el cuerpo de la demanda; 4º a la demandada a la publicación de la sentencia a su costa en un diario de tirada nacional y en una revista especializada en temas jurídicos también de tirada nacional; 5º a la demandada a las costas del procedimiento.

SEGUNDO,- Por auto de 30-5-07 se admitió a trámite la demanda, acordando su sustanciación por los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el Juicio Ordinario, acordándose igualmente dar traslado de la demanda a la parte contraria, emplazándole para que la contestara en el plazo de veinte días, con advertencia de que si no lo hacía en el término señalado, sería declarada en rebeldía.

TERCERO.- Emplazada la demandada, esta se personó bajo la representación de la Procuradora Doña Paloma de la Torre Cilleros, formulando oposición mediante escrito de 6-7-07, por las razones que aquí se dan por reproducidas del mismo a fin de la mayor brevedad, señalándose a la vez la fecha del 22-4-2008 para que tuviera lugar el acto de la audiencia previa.

CUARTO.- Mediante proveído de 21-1-08 se tuvo por sustituida a la Procuradora Doña Paloma de la Torre Cilleros por la Procuradora Doña Almudena Delgado Gordo en la representación del demandado, por las razones que constan en los autos.

QUINTO.- El 9-4-08 por la Procuradora Doña Almudena Delgado Gordo se comunicó al Juzgado que "EUROPEA DE DERECHO SA" había sido disuelta por acuerdo de su Junta de 15-11-07, cediéndose de modo simultáneo todo su activo y pasivo a "WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA", aportándose el anuncio del BORME.

SEXTO.- El día señalado tuvo lugar la audiencia previa a la que asistieron las partes, sin que éstas llegaran a acuerdo alguno, como obra en el CD donde quedó grabado el acto, dándose aquí por reproducido a tal efecto, por lo que la actora y demandado ratificaron sus escritos iniciales, contestando la actora a la excepción de falta de legitimación activa, en el sentido de que en febrero de 2007, cuando se presentó la demanda, "INNOVA JURÍDICA" aun existía, si bien luego fue absorbida por la otra demandante, denunciando en ese momento la actora la falta de capacidad y representación de la demandada, dado que "EUROPEA DE DERECHO" se encuentra absorbida por "WOLTERS KLUWER" estando aquélla extinta, por lo que la última debe subsanar su falta de capacidad y representación en el pleito, contestando la demandada según es de ver en el precitado CD, que también a tal efecto damos por reproducido, acordándose en dicho momento por SSª tener como partes del pleito a "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA" y a "WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA", manteniendo la actora la denuncia de falta de representación de esta última mercantil al no haberse personado en forma con poder de la nueva sociedad al Procurador (sic), por lo que por SSª se concedió un plazo para subsanar el defecto de representación, según es de ver en el CD del acto, que damos por reproducido, realizando luego alegaciones la parte actora, que solicitó la rectificación de errores aritméticos y materiales del auto de admisión, a la vez que redujo la reclamación indemnizatoria a 15 euros por base de datos vendida, siendo que luego las partes fijaron los hechos objeto de litigio, de acuerdo con el art. 428 de la Ley procesal, impugnando la parte actora los documentos 3, 5, 25 y 42 de la contestación del demandado y éste el n° 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 21 de la demanda, solicitando ambos el recibimiento a prueba, por lo que a continuación se recibió el pleito a prueba, proponiéndose por ambas partes la que consideraron oportuna, admitiéndose la que se valoró pertinente y útil, en concreto prueba documental, interrogatorios, testifical y pericial, señalándose luego para juicio el 19-2-09.

SÉPTIMO.- El 9-5-08 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA aportó poder de representación confiriéndola a la Procuradora actuante, solicitando la actora que no se le tuviera por comparecida, al ser él poder de fecha posterior a la audiencia previa, lo que se resolvió por auto de 12-2-09, el cual fue recurrido el 10-3-09 por la parte actora, recurso del que se dio traslado a la contraparte, que lo impugnó, resolviéndose en sentido desestimatorio en el acto del juicio, según consta en el DVD donde se grabó dicho acto, que aquí se da por reproducido a tal efecto.

OCTAVO,- Con fecha de 2-6-08 se dictó auto rectificando el de 30-5-07.

NOVENO.- El día señalado hubo de suspenderse el juicio por las razones que son de ver en autos, señalándose nuevamente el 27-3-09.

DÉCIMO.- El día acordado tuvo lugar el acto del juicio, practicándose las pruebas que, propuestas, estaban admitidas, a excepción de determinada testifical, formulando a continuación ambas partes las conclusiones sobre la misma, interesando la demandada la práctica de determinada diligencia final, todo ello como obra en el DVD donde quedó grabado el acto, dándose aquí por reproducido a tal efecto, quedando finalmente conclusos los autos, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse sobre la diligencia final solicitada por la demandada.

UNDECIMO.- El 13-4-09, tras cumplir la solicitante de la diligencia final determinado requerimiento, se acordó la práctica de dicha prueba, resolución que sería recurrida por la actora el 6-5-09, recurso del que se dio traslado a la contraparte, que lo impugna, resolviéndose por auto de 17-7-09 que lo estimó en parte, en concreto en el sentido de acordar dicha diligencia final en la sede del tribunal y no por exhorto, fijándose como fecha el 22-9-09, fecha en la que tuvo lugar la práctica de dicha prueba, como consta en el CD donde fue grabada que aquí se da por reproducido a tal efecto, dando luego a las partes cinco días para conclusiones por escrito sobre la diligencia final, habiéndose verificado en plazo, uniéndose los escritos por diligencia de ordenación de 6-10-09.

DUODÉCIMO.- En la tramitación de las actuaciones se han observado las prescripciones legales, salvo lo relativo al plazo para dictar resolución, dada la complejidad por su extensión de la redacción y volumen de las actuaciones, unido al despacho y resolución diaria del resto de asuntos.

Fundamentos

PRIMERO.- De las pretensiones de la parte adora.

Por la parte actora del presente pleito se ejercitan acumuladamente acciones de infracción de los derechos de autor y de competencia desleal, articulando el suplico de la demanda con el tenor literal transcrito en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, al que desde aquí nos remitimos, debiendo advertirse que como el suplico se estructura en dos secciones separadas" pero no numeradas, la declarativa y la de condena, abarcando cada una de "ellas diversas peticiones con igual numeración, cuando en esta sentencia se haga referencia al suplico, a fin de diferenciar una y otra secciones, la primera será designada con la letra A y la segunda con la letra B, siguiendo para las diversas peticiones propias de cada una la misma numeración de la demanda.

Los hechos en que se basa la demanda, que se transcriben literalmente de dicho escrito para el mejor desarrollo de esta resolución, son los siguientes:

...en 1.997, se editaron unas bases de datos o "workers" de Contratación Civil y Mercantil en los que se recopilaban los formularios de contratos y documentos varios más útiles en este sector.

En aquella recopilación se introdujo una especial y novedosa forma de estructuración de sus contenidos (formularios de contratación), se germinó, maduró y plasmó a cabo la idea de dividir estos formularios entre contratos con clausulado favorable a una parte o a la contraria.

Así nos encontrábamos, por ejemplo, con contratos de arrendamiento de vivienda con "clausulado favorable al propietario/arrendador o al arrendatario" o contratos de subarriendo de vivienda con "clausulado favorable al arrendatario- subarrendador o al subarrendatario".

La idea fue madurando y como consecuencia de ello, cuando llegó la hora de crear una base de datos informática de Jurisprudencia, este sistema de selección de contenidos fue aplicado y adaptado por el Grupo Difusión a la estructura, forma de disposición y selección de las sentencias contenidas sus bases de datos.

Así, sobre la base de la idea germinal de los "Workers" de contratación civil y mercantil, el Grupo Difusión ideó, creó y puso en marcha por primera vez una base de datos en la que, además de los criterios de búsqueda habituales, se estructuraba la Información entre sentencias que fallaban "a favor" de la posición jurídica que en ese momento estaba defendiendo el abogado.

Se destaca la I) NOVEDAD de este buscador que no existe en ninguna otra base de dalos salvo en la del Grupo Difusión y II) su UTILIDAD por cuanto, sobre todo para el abogado.(más que para un Juez o fiscal) que siempre defiende una parte en concreto (Arrendador o arrendatario, cedente o cesionario, comprador o vendedor..), acota de forma espectacular el tiempo de búsqueda.

La tarea de creación de las bases de datos fue ardua, costosa y para ello se encargó la realización de los trabajos técnicos a una empresa especializada (GESTE) a través del correspondiente proyecto de desarrollo de los bases de datos... Este proyecto del año 2001 es el documento 4 de la demanda.

En la página 1 del proyecto ya se indica que, entre tas características más importantes de las bases de datos, se buscará la clasificación de sentencias "según varios criterios creados por (Difusión Jurídica y Temas de Actualidad) para permitir un acceso más preciso a la Información".

Al objeto de facilitar el trabajo técnico y que su original idea fuera fielmente reflejada, mi representada facilitó una "Propuesta de pantalla" para estructurar la base de datos y los métodos de selección de contenidos. En esta primera propuesta, tal y como se desprende del Proyecto de Desarrollo, el buscador "a favor" o "favorables a" resulta ser una pieza clave y original de la estructuración y disposición de las sentencias.

La creación y puesta en marcha del sistema sufrió en su día numerosos a va tares debido a las dificultades técnicas (y por lo tanto ajenas a Difusión Jurídica) que la empresa GESTE tuvo para realizar su encargo de manera óptima... ya que, por ejemplo, "al acceder a las sentencias "favorables a", aleatoriamente presenta un número de sentencias diferente al número de sentencias aparentemente encontradas".

Las inversiones realizadas fueron enormes, y como botón de muestra adjunto se acompaña al presente escrito de demanda como DOCUMENTO N° 6 copia de las facturas giradas en aquel entonces por la empresa Geste a mi representada, junto con las giradas por la empresa Nestrec, que se hizo cargo con posterioridad del proyecto a la vista de las dificultades encontradas con la primera.

Finalmente, fa Base de Datos se lanzó con éxito en el año 2.002, Se reproduce a continuación las pantallas de búsquedas en las que se ve con claridad la estructura y división de datos en sentencias "favorables a" previa selección de los clásicos criterios en la primera pantalla de búsqueda.

Primera pantalla de búsqueda con criterios clásicos

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Selección realizada en "jurisdicción" civil y "Voces" abogado del estado

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En el resto de las bases de datos existentes en el mercado, la búsqueda habría terminado y con estos criterios estaríamos ya frente a las sentencias que aúnan las palabras clave introducidas. Sin embargo, las bases de datos del Grupo Difusión van un poso más allá permitiendo al usuario, tal y como se reproduce a continuación, afinar aún más su búsqueda puesto que llega a estructurar sus datos entre aquellas sentencias favorables a las partes que puedan intervenir. En este caso, y a modo de ejemplo, hemos seleccionado dentro de la jurisdicción civil relativa a procedimientos con abogados del estado aquellas sentencias "favorables a" arrendador o recurrido.

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En un principio, la Base de Datos resultante del acuerdo anterior fue gestionada por ambas empresas (Difusión Jurídica e Innova). Posteriormente Difusión Jurídica y Temas de Actualidad adquiría la cartera de clientes de Innova y se convertía en la única de las empresas que comercializaría la base de datos en cuestión bajo otro nombre.

Con posterioridad, la mercantil Difusión Jurídica se interesó en la difusión de la anterior base de dalos a través de Internet, motivo por el cual suscribió un tercer contrato con Innova, la cual aceptó.

En la actualidad, y sobre la base y desarrollo de todos estos trabajos preparatorios, la base de datos ha sido mejorada presentando una configuración más atractiva y avanzada en la que el usuario puede, desde la primera pantalla, acotar su búsqueda con el criterio "a favor", tal y como se demuestra en los siguientes extractos de pantallas de la base de datos de jurisprudencia actual del Grupo Difusión:

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Realizamos dentro de este sistema una búsqueda por voces "arrendamientos urbanos" y nos arroja un resultado de 1.076 Documentos.

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Sin embargo, utilizando la especial estructura de la base de datos de mis representadas, podemos acotar la búsqueda por "voces" arrendamientos urbanos, "A favor de": arrendatario.

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Y observamos como el número de sentencias a examinar y por lo tanto el tiempo que se debe Invertir en esta tarea se reduce de forma muy considerable (de 1.076 hasta 330 documentos):

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Una vez perfeccionados los trabajos, se comercializó la base de datos con esta estructura y comprobado su éxito, la misma quedó depositada ante el Notario de Madrid D. Pedro Herrán Matorras en fecha de 19 de Junio de 2.003.

En definitiva, lo cierto es que, tal y como hemos demostrado, el Grupo Difusión ha creado, a partir de la idea germinal surgida de y plasmada por primera vez en aquellos formularios o "Workers" de Contratación Civil o Mercantil una especial novedosa y original forma de selección y estructuración de los contenidos de sus bases de datos de jurisprudencia que hacen que esta base sea diferente del resto de las bases de datos existentes en el mercado.

De hecho, la afirmación de que es precisamente la especial forma de selección y estructuración de sentencias de la base de datos del Grupo Difusión lo que la hace atractiva y diferente a las demás no es algo que afirmemos de forma gratuita.

Al objeto de aportar una prueba más de esta originalidad, el Grupo Difusión ha llevado a cabo diversas encuestas entre profesionales cuyo resultado confirma plenamente los pretensiones contenidas en el cuerpo del presente escrito.

La metodología seguida ha sido la de dividir a los encuestados, siempre abogados ejercientes, en dos grupos (clientes del Grupo Difusión y no clientes) y de entre muestras localizadas en diferentes ciudades (Madrid, Barcelona y Sevilla) con la finalidad de que los resultados arrojados por estas encuestas fueran lo más objetivos posibles.

Tal y como se desprende de estos interesantes documentos, de entre los cincuenta abogados ejercientes clientes del Grupo Difusión encuestados en las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla, el 100% utilizaban o habían utilizado diferentes bases de datos en el normal ejercicio de su actividad profesional.

Pues bien, resulta como mínimo esclarecedor que el segundo motivo en importancia (señalamos que el primero, como no, es el precio) por el que los encuestados habían optado por la base de datos del GRUPO DIFUSIÓN era precisamente la inclusión del criterio de búsqueda seleccionado "A FAVOR", De hecho, la Importancia que daban al criterio de búsqueda era de 4.04 sobre 5 y, dada su utilidad práctica, el 90% afirmaba que dicho criterio era utilizado habitualmente.

Por otro lado, de entre los abogados ejercientes no clientes del Grupo Difusión encuestados en las mismas ciudades, de nuevo el segundo motivo por el que elegirían esta particular base de dalos frente a cualquier otra existente en el mercado era precisamente la inclusión del criterio o sistema de búsqueda "A Favor".

De hecho, una vez más, la inmensa mayoría de los encuestados reconocían que un motivo esencial para compra de una base de datos de Jurisprudencia podía ser el que Incorporara un criterio de búsqueda que le localizara y clasificara de forma directa las sentencias favorables a la posición jurídica que estaban defendiendo ya que dicho criterio le aportaría Importantes ventajas en el desarrollo de su actividad profesional.

A la vista de lo anterior, se puede afirmar que el motivo fundamental (exceptuando el precio) del enorme éxito de la base de datos comercializada por mis representadas se debe a lo atractivo y lo original de haber incluido entre los criterios de selección, disposición y recuperación de documentos el parámetro "A FAVOR" pues resulta precisamente la pieza clave, novedosa y diferente del resto de las bases de datos existentes en el mercado.

Y es de destacar que en un mercado tan saturado en nuestro país como es el de las bases de datos de jurisprudencia, donde todas las empresas ofrecen prácticamente el mismo tipo de servicio, la incorporación de una estructura inhabitual y un buscador original en una base de datos de Jurisprudencia marca una gran diferencia en determinar la elección del usuario.

Al objeto de acreditar lo anterior y la originalidad de estas bases de datos hemos realizado una búsqueda entre las bases de datos Jurídicas más representativas de nuestro país e incluso algunas de países de la Unión Europea. Este muestreo es, como puede comprobarse, muy representativo ya que hemos incluido la práctica totalidad de bases de datos Jurídicas existentes en nuestro país e incluso algunas de otros países de la Unión Europea y del mismo se desprende que ninguna de ellas utiliza un criterio de búsqueda y una estructura de sentencias ni tan siquiera parecido al que es objeto de este procedimiento. Es más, los responsables de las bases de datos más importantes afirman con rotundidad que tal criterio no existe en sus bases de datos.

En definitiva, la especial disposición de sentencias y datos bajo el criterio "a favor de" constituye una absoluta novedad en las bases de dalos jurídicas, novedad, originalidad y utilidad que han derivado en el gran éxito de las mismas.

La demandada, Europea del Derecho, S.A., es una entidad dedicada, según su objeto social, a la "edición, publicación, difusión y comercialización de periódicos, cualquier otras publicaciones en soporte físico o electrónico.".

Más concretamente, la demandada es competidora directa de mis representadas.

Hasta ahí nada que objetar si no fuera porque, y este es el objeto del procedimiento, la base de dalos de Europea del Derecho ha Incorporado recientemente un buscador denominado "Favor/contra" que reproduce así la estructura de disposición de datos y sentencias Ideada, creada y desarrollada por el Grupo Difusión, situación susceptible de ser calificada de Infracción de derechos de propiedad Intelectual y, asimismo, acto de competencia desleal.

Se reproducen las pantallas de búsqueda de las bases de datos de Europea del Derecho. En las que aparece en la sección de jurisprudencia en buscador "Favor/contra".

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Una vez expuesto y acreditado lo anterior, mediante el presente escrito de demanda denunciamos tanto la infracción de los derechos de propiedad Intelectual que ostenta el GRUPO DIFUSIÓN sobre el buscador "A favor", en cuanto forma de expresión y selección de los contenidos de su base de datos de jurisprudencia, como la causación por parte de la demandada de actos constitutivos de competencia desleal.

En definitiva, toda base de datos tiene una estructura lógica, la de ofrecer una selección por fecha o contenido. Pero el hecho de ir más allá y ofrecer un servicio adicional, especial y original de estructuración y, por lo tanto, de obtención de los daños es merecedor de protección sobre la base del derecho de autor con una prerrogativa de un derecho de exclusiva que premia así la labor creativa y de promoción del autor de este especial sistema de selección de contenidos.

Ante la evidencia de la infracción, esta representación se puso en contacto con la demandada al objeto de solucionar de manera amistosa el conflicto que las enfrenta. A tal efecto, envió en fecha de 14 de Febrero de 2005 una carta de requerimiento. A la vista de que la Infracción se seguía produciendo, esta representación realizó un segundo intento de acercamiento mediante carta de fecha 14 de Julio.

Con la ilegítima utilización que la demandada está llevando a cabo de del buscador y por lo tanto, de la disposición de sentencias ideada y creada por el Grupo Difusión, se le están ocasionando a mis representadas un importante perjuicio.

Para su cuantificación acompañamos informe pericial que deberá ser completado y actualizado con la fecha hasta fa cual se comete la infracción a día de sentencia (y posteriormente en su caso de ejecución) y concretado a tenor de la prueba que en su día se practique.

Por ello, la cifra indemnizatoria será la resultante de restar un porcentaje "X" a la cifra dada por el Señor Perito D. Agapito , porcentaje que será determinado tras la fase probatoria oportuna una vez sometidas a contradicción las periciales aportadas y practicadas.

La fundamentación jurídica en que se sustenta dicha demanda se transcribe también literalmente de dicho escrito, a fin de dar respuesta a todos y cada uno de los planteamientos de la parte actora, siendo dicha fundamentación del siguiente tenor:

FUNDAMENTOS DE DERECHO MATERIAL

Mediante el presente escrito de demanda denunciamos la Infracción de tos derechos de Propiedad intelectual de mis mandantes sobre su sistema de búsqueda y disposición de contenidos de las bases de datos de jurisprudencia de lo que extensamente hemos hecho méritos en los Fundamentos de Hecho de la presente demanda y la realización por parte de la demandada de Actos de Competencia Desleal.

A.- SOBRE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

En efecto, el objeto de protección de la Propiedad Intelectual es, tal y como se reconoce en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, toda creación original literaria, artística o científica expresada por cualquier medio o soporte.

Esta ley ha sido recientemente modificada y mejorada doblemente. En primer lugar, a través de la Ley 19/2006 de 5 de junio , por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios y en segundo lugar, gracias a la Ley 23/2006, de 7 de julio , por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Lo que no ha variado el es artículo 12 de la meritada Ley en el que se recoge de forma rotunda y firme la protección a la especial estructura de las bases de datos:

"1.- También son objeto de propiedad intelectual en los términos del libro I de la presente Ley, los colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y bases de datos que por la selección y disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.

La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.

2- A efectos de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática y metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.

3. La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente articulo no se aplicará a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de las bases de datos accesibles por medios electrónicos."

La inclusión del presente artículo en el ordenamiento español fue consecuencia de la directa transposición de la directiva comunitaria 96/9 /CEE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de las bases de datos y no fue la única novedad introducida pues también se Incluyó un nuevo artículo 34 (utilización de las bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones a los derechos de explotación del titular de una base de dalos), los artículos 133 y siguientes (reguladores del denominado "derecho sui generis" al que luego haremos referencia) y la incorporación del artículo 164 (beneficiarios de la protección del "derecho sui generis").

De este modo, la Directiva respondía a los objetivos que la Comunidad Europea se planteó en el Libro Verde sobre Desafío Tecnológico de 1988 en el cual se recogían distintos desafíos surgidos a raíz del espectacular desarrollo de la técnica, todo ello con la finalidad de armonizar los aspectos más Importantes relativos a la Propiedad Intelectual.

Como resultado de la adopción al derecho interno español de la meritada Directiva, en la actualidad la protección que el ordenamiento otorga a una base de datos queda articulada por dos vías distintas: la del derecho de autor y la del denominado "derecho sui generis", por lo que los dos elementos que integran una base de dalos (estructura y contenido), y que se encuentran íntimamente relacionados, quedan perfectamente protegidos.

Por un lado, el contenido de la base de datos y la información que se va a utilizar dentro de la misma quedará salvaguardado por el "derecho sui generis", un derecho que, sí bien se encuadra en el marco de la propiedad Intelectual, no puede considerarse como derecho de autor. De hecho, la creación de este "derecho sui generis" sobre el contenido del que es titular el fabricante o inversor de la base de datos es la característica principal de la mencionada Directiva Comunitaria de 1996 y es la característica que define y diferencia a las legislaciones europeas frente a las del resto del mundo.

Sin embargo no es esto lo que ha pasado en la presente litis. La conducta de la demandada no se ha encaminado al aprovechamiento de los contenidos de la base de datos titularidad de mis representadas sino a utilizar una estructura, un buscador, una disposición especial y original de contenidos creada, ideada y desarrollada por el Grupo Difusión tal y como hemos acreditado en los Fundamentos de Hecho del presente escrito de demanda.

Por tanto y en concordancia con lo explicado, nuestro supuesto se encuadra en lo violación del segundo de los elementos que integran una base de datos: su estructura; es decir, la forma de disposición en la base de datos de los elementos que Integran el contenido de la misma.

Siguiendo esta línea y tras el detallado análisis que ha llevado a cabo esta representación del artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual , interesa al derecho de esta parte poner en conocimiento de este juzgado una serie de consideraciones con la finalidad de poner de manifiesto la especial gravedad de las actuaciones llevadas a cabo por la demandada en perjuicio de mis representadas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12,1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , es objeto de protección intelectual (concretamente del derecho de autor) las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales.

Es, y así se ha demostrado en los fundamentos de derecho de la presente demanda, evidente que la especial selección de contenidos de la base de datos de mi representada cumple a rajatabla la condición de novedad y, por tanto, de originalidad por cuanto hasta la fecha no había existido otra base de datos en la que los criterios de selección, recepción, ordenación, almacenamiento y recuperación de documentos fuera si tan siquiera semejante ya que la inclusión de un parámetro de recopilación, ordenación y recuperación de legislación, jurisprudencia y/o doctrina basado en el criterio "A FAVOR" sólo fue llevada a cabo por mis representadas, como ya se ha tenido oportunidad de demostrar.

Resulta, por consiguiente, que !a actuada llevada a cabo por la demandada consistente en la producción y comercialización de una base de dalos que incluye entre sus criterios de ordenación y disposición el parámetro característico y original de la estructura de mis representadas atenta, sobre la base del artículo 12 antes citado, contra los derechos de propiedad intelectual que ostentan mis mandantes sobre su obra original.

Además de lo anterior, los hechos denunciados encajan en la figura doctrinal del "plagio", concepto este no recogido en la Ley pero sí utilizado, explicado y madurado por la magistratura de nuestro país en sentencias tales como la dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el 26 de Noviembre de 2003 :

"Por plagio hay que entender, en su aceptación más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en ¡o sustancial. Se presenta más bien como una actividad material mecanicaza y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio. Las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como tas encubiertas, pero que descubren, al despojarse de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo".

Asimismo y en este sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de Octubre de 1997 , 23 de Marzo de 1999 y 23 de Octubre de 2001 .

En su consecuencia, deberemos invocar la aplicación de las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

A la vista de lo anterior, los derechos de propiedad Intelectual (concretamente los patrimoniales) sobre una obra atribuyen a su titular un derecho exclusivo de explotación, recogido en el artículo 17 de dicho cuerpo, a tenor de cual:

"Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, tos derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en tos casos previstos en la presente Ley".

Siguiendo esta línea, mis mandantes son litulares de una obra intelectual en los términos especificados con anterioridad y, precisamente por ello, el ordenamiento confiere a la esta parte actora la titularidad sobre los mencionados derechos de propiedad Intelectual recogidos en los artículos 17 y concordantes del Texto Retundido así como la legitimación para iniciar acciones legales contra quienes utilicen de manera no autorizada tal obra como así se reconoce específicamente en et artículo 138

"El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que el correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140 . También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.

Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 141 .

Tanto tos medidos de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1 .g) como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra tos intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta Ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio , de servicios de la sociedad de la Información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias."

Por consiguiente, y de acuerdo a lo establecido en el citado artículo, interesa al derecho de esta parte la aplicación al presente supuesto de los artículos que se trascriben a continuación:

"139.-1. El cese de la actividad ilícita podrá comprender.

a) La suspensión de la actividad infractora.

b) La prohibición al Infractor de reanudarla.

c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorización la información electrónica para la gestión de derechos o cuya protección tecnológica haya sido eludida. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d)La retirada de los circuitos comerciales, inutilización, y, en caso necesario, la destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

e) La remoción o el precinto de tos aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada..."

Una de las modificaciones más Importantes que ha tenido lugar en materia de Propiedad Intelectual lo constituyen los métodos de cuantificación de los daños y perjuicios condensados en la nueva redacción del artículo 140 a tenor del cual:

"140.- 1.- La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, tos gastos de investigación en los que haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2.- La indemnización de daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de tos criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

3.- La acción para reclamar los danos y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla."

Tal y como esta parte ya ha tenido ocasión de manifestar y probar en la parte táctica y en los fundamentos de derecho material anteriores, la demandada, mediante su actuación consistente en la utilización no autorizada de la estructura de una base de datos caracterizada por incluir entre sus criterios de selección, ordenación, disposición y recuperación de documentos el parámetro de búsqueda original titularidad de mis representadas ("A favor"), está causando a mis mandantes unos daños y perjuicios de los cuales han de resarcirse.

En este sentido, el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, anteriormente trascrito concede a mis representadas el derecho de recuperar tales perjuicios en vía civil disponiendo su artículo 140 que los perjuicios pueden ser evaluados, a elección del perjudicado, por los beneficios que el mismo hubiera percibido de haber autorizado la utilización ilícita o por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

De entre los criterios establecidos y con el objetivo de determinar los perjuicios que se les han irrogado, mis representadas han seleccionado el establecido en el último de los mismos; es decir, la remuneración que hubieran percibido de haber autorizado la explotación ilícita, que no es otra cosa que la remuneración que las actoras hubieran percibido de haber concedido una licencia.

Sin perjuicio del informe pericial acompañado al presente escrito de demanda que sienta las bases de la cuantificación, esto representación podrá determinar la cifra exacta una vez sea concretada tras la práctica de la correspondiente prueba.

B.- RESPECTO DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.-

Por otro lado, e Independientemente de la infracción de los derechos de Propiedad Intelectual titularidad del Grupo Difusión, la actuación llevada a cabo por la entidad Europea del Derecho constituye asimismo un supuesto susceptible de ser calificado como Competencia. Desleal.

Sirva de introducción decir que la Constitución Española de 1978 hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por prácticas desleales, susceptibles eventualmente de perturbar el funcionamiento concurrencia! del mercado

La puesta en práctica de la Iniciativa anterior dio como resultado la creación de la Ley 3/91, de 10 de Enero, de Competencia Desleal, la cual, en su artículo 2 regula los presupuestos necesarios y suficientes para determinar la existencia de un acto de competencia desleal. Así claramente se establece que,

Artículo 2 . Ámbito objetivo.

1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en las que se realice, se revela objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero."

En el precepto que acabamos de transcribir se establecen los dos requisitos legales fundamentales para que un acto pueda ser considerado como acto de competencia desleal. A mayor abundamiento, la citada Ley en su Preámbulo viene a sentar que para que exista un acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del artículo anterior, a la sazón, a) que se trate de un acto dotado de trascendencia externa y b) que dicho acto tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Si dichas circunstancias concurren, el acto podrá ser perseguido en el marco de la nueva Ley, sin ser necesaria ninguna otra condición ulterior.

Los dos presupuestos legales que acabamos de transcribir concurren en el presente caso pues la entidad demandada comercializa una base de datos que incluye entre sus criterios de selección, disposición y recuperación el parámetro "A favor" titularidad de mis representadas, tai y como nos hemos encargado de demostrar con anterioridad, calificándose sin género de duda como actos con trascendencia externa y, por otra parte, con una evidente finalidad concurrencial toda vez que resultan idóneos para promover y asegurar la difusión en el mercado de los productos que comercializa, obstaculizando la afirmación de las actoras en el mismo mercado en el que concurren y restando ventas de los mismos artículos de mis representadas.

Pues bien, una vez que ya ha quedado demostrado que la actuación llevada a cabo por la demandada constituye un acto de competencia desleal, interesa al derecho de esta parte invocar la aplicación de las normas contenidas en la Ley 3/91, de 10 de Enero, de Competencia Desleal , y concretamente tos que se trascriben a continuación:

Artículo 5 - Cláusula General

"Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a tos exigencias de la buena fe".

Artículo 11 .- Actos de Imitación

"1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido porta Ley.

2. No obstante lo anterior, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de tos consumidores respecto de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena, excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá ¡a consideración de desleal la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor, cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que las circunstancias, puede reputarse una respuesta natural del mercado".

En este sentido, el artículo 5 de la citada Ley contiene una cláusula general que introduce como parámetro para valorar la existencia de deslealtad de un determinado acto su contrariedad objetiva con las exigencias de la buena fe, entendida en el presente caso no por oposición a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, sino el criterio más actual de la inadecuación a los principios del ordenamiento económico (libre competencia, tutela del consumidor, competencia por eficiencia, etcétera) o el abuso del derecho de libertad de empresa.

No obstante lo anterior, en la propia Ley se especifican conductas concretas que pueden considerarse desleales. Así, la razón prohibitiva del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , es la de evitar situaciones concurrenciales que Impliquen una imitación de prestaciones y que sea idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación o comporten un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno y/o cuando se traten de imitaciones de forma reiterada, estas supongan un obstáculo para el normal desenvolvimiento en el mercado.

En este sentido, la imitación puede definirse como la reproducción idéntica o sustancialmente similar de los resultados del trabajo ajeno y ésta, en un principio, es libre siempre y cuando no exista un derecho de exclusiva que las ampare, esto es, un derecho de propiedad industria! y/o un derecho de propiedad intelectual, o no caigan en las limitaciones establecidas en la propia Ley.

Así las cosas, y a la vista de los anteriores fundamentos de derecho material por los que esta parte ha demostrado más que suficientemente que la estructura de una base de datos caracterizada por incluir entre sus criterios de ordenación y disposición el parámetro "A favor" es una creación susceptible de ser protegida por la Ley de Propiedad Intelectual y que, por tanto, Grupo Difusión ostenta sobre la meritada estructura un derecho exclusivo y excluyente, resulta más que evidente que la conducta llevada a cabo por la demandada constituye un supuesto que se encuadra perfectamente en la prohibición del trascrito apartado primero del artículo 11 .

Pero es que, aun a pesar de que la estructura de la base de datos objeto de la presente litis no estuviera amparada por un derecho de propiedad Intelectual, la imitación de la misma llevada a cabo por Europea del Derecho es, asimismo, constitutiva de un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

El modo en que se aprovecha el esfuerzo ajeno determina la deslealtad de la imitación sólo en la medida en que se rompe la par conditio concurrentium, y en particular en la medida en que el imitador eluda los costes correspondientes a la creación y comercialización de la prestación de que se trate (en nuestro caso la ilícita utilización de una estructura de base de datos caracterizada por Incluir entre sus buscadores el parámetro "A favor") truncando el proceso de innovación. Siendo esto así, es un aprovechamiento indebido por se la apropiación de las prestaciones ajenas entendida como la reproducción de las prestaciones originales mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste.

A raíz de lo anterior, la Ley de competencia Desleal articula un arsenal de acciones con el objetivo de lograr la efectiva represión de la competencia desleal a través de una compleja regulación de su contenido material y de sus aspectos procesales, acciones que interesa al derecho de esta parte traer a colación.

Así, esta representación solicita la aplicación al presente supuesto del artículo que se trascribe a continuación:

Artículo 18 . Acciones.

Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse los siguientes acciones:

1. Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste.

2. Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, sí todavía no se ha puesto en práctica.

3. Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.

4. Acción de rectificación de tas informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, sí ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia.

6. Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

Es evidente la perfecta aplicabilidad de los preceptos señalados a lo que aquí se debate, puesto que del examen de los elementos coincidentes de la estructura de las bases de datos en pugna, tal y como se recoge en el expositivo de nuestro escrito de demanda, revela una conducta susceptible de ser calificada como competencia desleal.

SEGUNDO.- De la oposición del demandado.

La parte demandada se opone a la demanda, invocando la excepción de falta de legitimación activa de "INNOVA JURÍDICA SA", si bien dicha cuestión fue resuelta en la audiencia previa, como hemos dejado constancia en el antecedente de hecho sexto de esta resolución, al considerar SSª que como dicha mercantil había sido absorbida por la otra demandante, "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA", extremo admitido por la parte demandada en el folio 28 de su contestación a la demanda, ésta -la sociedad absorbente- era la única demandante en el proceso. También hemos dicho, en los antecedentes de hecho sexto y séptimo de esta sentencia, que la demandante invocó en la audiencia previa la falta de representación de "WOLTERS KLUWER ESPAÑA", siendo resuelta dicha cuestión en el momento procesal correspondiente, previo a esta sentencia.

Pero además, se afirma en la contestación al folio 28, que el Grupo Difusión en modo alguno fue el creador del buscador "a favor" en sus bases de datos, pues se encomendó a otra sociedad, por lo que las actoras no pueden actuar en calidad de creadoras del buscador "a favor" para interponer una demanda que de origen al presente procedimiento, y, dado que en su calidad de comercializadoras de bases de datos que incluyen dicho criterio de búsqueda, tampoco estarían legitimadas activamente para ejercitar esta acción, se debe declarar la falta de legitimación activa de las demandantes -ya hemos dicho que ahora, según lo resuelto en la audiencia previa, es solo una demandante: "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA"-.

Al margen de las excepciones dichas, se opone el demandado en base a los hechos que a continuación se transcriben de su escrito de contestación, también para el mejor desarrollo de esta resolución:

...En otro orden de cosas, las demandantes se arrogan atributos y un estatus que, realmente, no ostentan, puesto no se puede afirmar, gratuitamente, que "Economist & Jurist" fuera la "primera revista jurídica en España", cuando, por ejemplo, la "Revista Crítica de Derecho Inmobiliario" se editaba va en Diciembre de 1899.

No debe obviarse que las propias sociedades demandantes, datan el inicio de su actividad en la edición jurídica en el año 1992, y, más concretamente, manifiestan que su andadura dentro del ámbito de la comercialización de sus bases de datos de "contenidos jurídicos generales" se produjo en el año 2001 y 2002, fecha en la que diversos operadores, incluyendo mi representada, ya contaban en el mercado con bases de datos jurídicas de consolidados contenidos y de reconocida solvencia e implantación.

Esta precisa circunstancia determina que cuando las actoras lanzaron sus bases de datos al mercado, éstas no presentaran un sistema de disposición y estructura de contenidos que la diferenciase sustancialmente del resto de productos similares que ya eran objeto de comercialización.

Efectivamente, las actoras se presentan como, quienes en el año 1997, editaron unos "workers" de Contratación Civil y Mercantil, recopilatorios de formularios de contratos, en los que manifiestan que introdujeron "una especial y novedosa forma de estructuración de contenidos", ya que los expresados formularios distinguían entre contratos "con clausulado favorable a una parte o a la contraria".

Citan, además, como ejemplo de dicha "novedad", los formularios de contratos de arrendamiento de vivienda con "clausulado favorable al propietario/arrendador o al arrendatario" o los contratos de subarriendo de vivienda con "clausulado favorable al arrendatario-subarrendador o al subarrendatario".

Sin embargo, lo cierto es que, desde, al menos, el año 1995, existían en el mercado trabajos jurídicos que presentaban esta misma disposición de formularios de contratos.

...ejemplo al respecto

Con ocasión de la entrada en vigor de la LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS URBANOS , a principios de 1995, el diario económico CINCO DÍAS entregó con su publicación mi total de ocho volúmenes, elaborados por ERNST & YOUNG, en los que se contenía el texto legal referido, se realizaba un análisis de dicha ley, y, en los que se contenía una serie de formularios sobre arrendamientos, estructurados y organizados bajo la fórmula de separación de formularios de contratos con clausulado redactado a instancia del arrendador o del arrendatario, según el caso.

...el índice analítico de la obra citada, así como la página correspondiente a un formulario de contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, donde aparecen las siguientes menciones:

En la página 90:

Indemnizaciones

Del arrendador al arrendatario, 66, 70 y 116

Del arrendatario al arrendador, 56

En la página 92

Resolución del arrendamiento

A instancia del arrendador, 114

A instancia del arrendatario, 115 y 116

Resolución del subarriendo

A instancia del subarrendador, 117

A instancia del subarrendatario, 117

Subarriendo de locales de negocio

Autorización del arrendador, 22

Prohibición del subarrendador, 20

Asimismo, aportamos, según decimos, fotocopia de modelos de contratos redactados desde la perspectiva del arrendatario y del arrendador, con notas como la siguiente: "Este modelo es meramente orientativo; el mismo está redactado desde la perspectiva del arrendatario...".

En consecuencia con lo expuesto, la demanda no se ajusta a la verdad cuando afirma que las demandantes fueron las responsables de la introducción de una "primera idea de estructuración de datos" en un instrumento editorial en el ámbito jurídico.

A mayor abundamiento, se observa que los "workers" de Contratación Civil y Mercantil citados como novedosos instrumentos del mundo del derecho, en su recopilación de formularios de contratos, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE contenían una diferenciación de clausulado favorable a una o a otra de las partes intervinientes en los mismos, en materia de arrendamientos y esto, según se ha probado con fehaciencia, ya lo habla hecho el diario "CINCO DÍAS" dos años antes, de modo que parece que, más bien, las adoras fueron las que se limitaron a imitar la "idea" materializada objetivamente por el diario "CINCO DÍAS".

Tampoco es cierto, siquiera, que el Grupo Difusión "ideara, creara y pusiera en marcha por primera vez una base de datos en la que además de tos criterios de búsqueda habituales, se estructuraba la información' entre sentencias que faltaban "a favor" de la posición jurídica que en ese momento estaba defendiendo el abogado".

Recordemos que las propias mercantiles demandantes fechan en el año 2002 la salida al mercado de sus bases de datos por ordenador, y que según obra en el documento 5 acompañado a la demanda, en Agosto de 2002 su aplicación no era aún operativa.

Pues bien, ya en Febrero del año 2002. la EDITORIAL ARANZADI utilizaba en sus bases de datos Westlaw, para las relaciones entre documentos de jurisprudencia, entre otras, las expresiones: "cita resolución y aplica en el mismo sentido", "cita resolución y aplica en sentido contrario" o "confronta en el mismo sentido" y "confronta en sentido contrario".

Igualmente, la EDITORIAL LA LEY, disponía, desde el mes de Octubre del año 2002 , de un servicio que denominaba "LA LEY DOCUMENTA", cuya publicidad puede accederse desde la página de internet http://cfs.laley.net/documenta/presentación.cfm, a la qué nos remitimos a efectos probatorios, y en la que podemos encontrar el tenor literal siguiente:

"LA LEY Documenta pone a su servicio el experimentado equipo de documentalistas y toda la información contenida en la Base de Datos de la Editorial para ayudarle a documentar y preparar sus casos, con la intención de ahorrarle tiempo y permitirle dedicarse a atender a sus clientes y a estudiar y preparar la estrategia, pruebas y escritos del asunto en cuestión.

Elaboramos un informe con la síntesis del supuesto planteado, la fundamentación jurídica (posibilidad de seleccionar la legislación vigente aplicable al caso, de ámbito europeo, estatal y autonómico), la jurisprudencia a favor y en contra: las opiniones doctrinales relevantes y la bibliografía.

La selección será rigurosa y exhaustiva, evitándole reiteraciones y lecturas innecesarias, pues nuestra intención es hacerle ganar tiempo. Con todo ello, a Ud. le dejamos, como experto, el análisis e interpretación de esa documentación.

El servicio que le proponemos ya ha sido descubierto por otros profesionales: médicos que utilizan a otros colectivos como auxiliares en sus diagnósticos (análisis, radiografías etc); arquitectos que subcontratan el cálculo de materiales, los estudios geológicos etc.

Nuestro éxito será ahorrarle tiempo, facilitarle el tratamiento de temas que se salen de los que habitualmente constituyen su actividad profesional, en definitiva, convertirnos en su mejor colaborador.

VER IMAGEN EN EL ORIGINAL

Por su parte, la editorial EL DERECHO EDITORES cuenta, desde hace meses, en sus bases de datos, con un criterio de búsqueda de sentencias según resulten favorables o desfavorables a las partes intervinientes en las diversas causas, de modo que, pese a lo que manifiestan las demandantes, en el mercado existen varias bases de datos que cuentan con un criterio de búsqueda y una estructura de sentencias similar a la definida por las actoras.

Por si lo anteriormente expuesto no fuera suficiente, tenemos constancia de que los distintos autores y editores trabajaban con la idea de sistematizar la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Supremo, en función de que las resoluciones fallasen a favor o en contra de los intervinientes en el proceso, desde hace más de 100 años.

Tanto es así que, en la obra de RAMÓN SIERRA "SINFONÍA BILBAÍNA EN TRES TIEMPOS", editada por la Caja de Ahorros Vizcaína Bilbao en 1967, con Depósito Legal M. 104-1967, en sus páginas 98 y 99 se comenta que "Don Tomás Eguidazu -que tenía el Código Civil Marginado, a la derecha, con tas sentencias del Supremo que sostenían una determinada interpretación, y, a la izquierda, las que defendían la contraría- solía decir...".

Así pues, queda absolutamente claro que el Grupo Difusión no introdujo en sus bases de datos ningún criterio de búsqueda de información novedoso u original, puesto que la competencia ya contaba con uno equivalente, al menos, con dos años de antelación y que, por lo tanto, ni siquiera puede reconocérseles la autoría de lo que denominan una "original idea" en su demanda.

Cosa distinta es el esfuerzo, material y humano, que significa introducir un criterio de búsqueda en una base de datos. Evidentemente el establecimiento de cualquier criterio de búsqueda ha de significar la tarea de revisar todo el fondo de sentencias con que cuenta la base de datos, a los efectos de su clasificación.

De cualquier manera, entendemos procedente traer a colación una cuestión relativa a la extensa explicación que de la puesta en marcha de su base de datos hacen las demandantes.

El proceso detallado en el hecho correlativo de la demanda, y reflejado en los Documentos n° 4, 5 y 6 que la acompañan, se refiere al desarrollo de una base de datos en formato CD-ROM de sentencias jurídicas seleccionadas y clasificadas según varios criterios para permitir un acceso más preciso a la información.

Es decir, dicho proceso no ha de enmarcarse, exclusivamente, en el marco de la introducción en la base de datos de un criterio de búsqueda de sentencias "favorable a", como podría llegar a deducirse de la lectura de la demanda, sino que la introducción de este criterio ha de significar UNA PARTE PROPORCIONAL del proyecto de desarrollo de la base de datos de que se trate, así como de su coste.

Otro tanto cabe manifestar de las campañas publicitarias desarrolladas con ocasión del lanzamiento de aquellas bases de datos.

En cuanto a las características de la base de datos lanzada al mercado el año 2002 por las actoras, que tan concienzudamente se describen en la demanda, creemos prudente y razonable, en lugar de perdernos entre obviedades, remitirnos a la propia experiencia del Magistrado al que nos dirigimos, como usuario de bases de datos de contenido jurídico. Y lo hacemos bajo el firme convencimiento de que su comparación con cualesquier otro de los productos similares que operan en el mercado, habrá de poner de relieve que, sustancialmente, presentan, todos ellos, prestaciones equivalentes.

Esta consideración nos ubica, además, en la antesala de un debate que se suscita de adverso en la demanda, al plantear cuáles son los motivos que pueden inducir a un usuario de bases de datos de contenidos jurídicos a adquirir un producto concreto en detrimento de otros.

En primer lugar, debe señalarse que el propio cuestionario teóricamente facilitado a los potenciales encuestados, se encuentra extremada y deliberadamente dirigido a la consecución de una de unas concretas respuestas, lo que, desde luego, devalúa ostensiblemente su credibilidad.

En segundo lugar, y en aras a ponderar encuesta y resultados en sus justos términos, debemos poner de relieve que, ab initio, la eficacia de las respuestas facilitadas, bajó los condicionantes anteriormente detallados, en términos jurídicos, serían, ajuicio de esta parte, nulos.

En tercer lugar, es especialmente significativo que, en todo caso, dichos muestreos ponen de manifiesto que, según los encuestados, EL PRECIO resulta el factor determinante para distinguir-preferir la base de datos del Grupo Difusión frente a las de la competencia, resultando este parámetro en el que dicho producto resulta especialmente competitivo, ante la identidad sustancial de funcionamiento con otros similares.

Sin embargo, pueden ser otros factores los que inciden en los consumidores de bases de datos de contenido jurídico (fundamentalmente letrados) a la hora de optar por una obra en detrimento de otras.

De hecho, uno de los criterios más extendidos entre la profesión para valorar la utilidad práctica de una base de datos jurídica, es el de su "homologación" por el Consejo General del Poder Judicial para su utilización por los miembros de la Carrera Judicial.

Tanto es así que mi representada está en posición de aportar un dato objetivo respecto a la relevancia que para sus clientes supone el buscador citado. Se trata del porcentaje de uso del criterio A FAVOR/EN CONTRA, por parte de sus clientes. El dato es, como decimos, absolutamente objetivo, si bien referido al uso de clientes suscritos a la versión de la base de datos on line (no incluye los movimientos de búsquedas efectuadas por los clientes que la usan en versión DVD). No obstante, consideramos extrapolables los resultados.

Pues bien, desde marzo de 2006 (fecha posterior a la primera demanda) Europea de Derecho utiliza los denominados "ficheros de registro", log files o logs. Se trata de registros históricos muy útiles porque permiten observar y almacenar todo lo que sucede en un sitio web: entrada y salida de usuarios a través de sus direcciones IP, sitios web de los que proceden, fechas, país, etc.

Pues bien, los resultados estadísticos que esa información ofrece en relación al uso del criterio "A favor/en contra" nos parecen de absoluta relevancia, en relación al tema que nos ocupa.

Así, teniendo en cuenta los datos de 2007 (de enero a junio) nos encontramos con:

1º) 163.322 logs totales. Podemos asimilar ese número al total de entradas que se han producido.

Cada unos de estos logs genera lo que los informáticos denominan acciones, que se dividen en:

a) Entradas de usuarios,

b) peticiones al servidor, y

c) salidas de usuarios.

2º) Pues bien, esos 168.322 logs totales generaron, en los primeros 6 meses del ejercicio 2007, 3.059.357 peticiones al servidor (lo que podríamos equiparar a "búsquedas").

De esos más de 3 millones, sin embargo, sólo 5,926 son peticiones efectuadas a través del criterio "A favor/en contra".

El porcentaje es irrisorio, equivalente a un 0,19% del total de peticiones.

Para finalizar, el depósito de la base de datos del Grupo Difusión ante el Notario de Madrid D. Pedro Herrán Matorras, en fecha 19 de Junio de 2003, la cual suponemos tuvo lugar, pues así se desprende del propio texto del documento n° 11 de la demanda, para facilitar la protección del derecho "sui generis" sobre la misma que brinda el art. 133 de la LPI , al estar destinada al detectar copias de los documentos en sí.

En su consecuencia, entendemos esta circunstancia irrelevante a los efectos del presente procedimiento, pues, en la demanda, en modo alguno se refiere que esta parte haya vulnerado aquel derecho "sui generis" en relación a la base de datos del Grupo Difusión.

EUROPEA DE DERECHO fue una de las cuatro ÚNICAS editoriales, junto con ARANZADI, LA LEY, y EL DERECHO EDITORES, homologada por el Consejo General del Poder Judicial como tipo de bases de datos de legislación y jurisprudencia GENERALES para su utilización por los miembros de la Carrera Judicial, aunque la editorial EL DERECHO EDITORES perdiera dicha condición (DOCUMENTO N° 21),

Por supuesto, es también, una de las 16 editoriales que ha visto adoptadas como tipos de bases de datos especializadas, para su utilización por los miembros de la Carrera Judicial, sus bases de datos en soporte DVD, sus Consultores Civil, Social, Mercantil, Penal, Contencioso Administrativo, Fiscal, así como su base de datos de Sentencias de Órganos jurisdiccionales autonómicos (todas ellas en formato CD-ROM), así como su versión en Internet.

Las bases de datos del Grupo Difusión no se encuentran, sin embargo, "homologadas" por el CGPJ para su utilización por la judicatura, ni como bases de datos generales, ni como bases de datos especializadas.

En su consecuencia, y además, por los motivos que más adelante detallaremos, no puede predicarse, como hacen las demandantes, que EUROPEA DE DERECHO sea competencia directa del Grupo Difusión en cuanto a sus bases de datos jurídicas se refiere, puesto que ni por precio, ni por contenido, ofrecen productos equiparables ya que los mismos ocupan segmentos de mercado claramente diferenciados.

No obstante, es cierto que las bases de datos de EUROPEA DE DERECHO, cuentan con un criterio de búsqueda de jurisprudencia en función de que las resoluciones recaigan "a favor" o "en contra" de los agentes intervinientes en el procedimiento judicial que se trate.

La "idea" de establecer este criterio de búsqueda de resoluciones judiciales ha rondado desde hace muchos años en las más importantes editoriales del mundo jurídico, y, en absoluto, el sistema de clasificación de sentencias en función de a qué parte ha amparado el fallo, ha sido introducido en el mercado, por vez primera, por las demandantes.

Recordemos, nuevamente, que ya en el año 2002, WESTLAW introdujo este criterio de búsqueda en sus bases de datos, y el mismo criterio pudo verse en ferias especializadas en el sector desarrolladas en los Estados Unidos de América o en la Feria de Frankfurt (Alemania) a la que mis mandantes asistieron en Octubre de 2000.

De hecho la "idea" de clasificar las resoluciones judiciales de esta manera, como decimos, ha estado, desde entonces "in mente" de muchos editores, si bien su materialización se ha producido a partir del año 2002.

Tanto ha sido así, que la editorial EL DERECHO EDITORES ha incorporado recientemente a sus bases de datos de contenido jurídico, el criterio de búsqueda de sentencias favorables o desfavorables a las partes intervinientes en el proceso,

La dificultad de introducir el criterio de búsqueda de jurisprudencia "a favor" o "en contra" de un agente concreto no es, sin embargo, sólo técnico. De facto, lo que ocurre es que, cuanto mayor sea el "fondo de sentencias" con que cuente la base de datos ese esfuerzo es, evidentemente, mayor. Así, es necesario disponer de las personas que, una a una, revisen la parte dispositiva de todas las sentencias para determinar a favor o en contra de quien fallan, y, después, informatizar aquel proceso.

La base de datos del Grupo Difusión contaba en el año 2002, al introducir su criterio de búsqueda "favorable a", con un "fondo" de unas 16.000 sentencias. Así se desprende del CD-ROM de la base de datos remitido a esta parte junto con la demanda en el año 2005.

La base de datos general de EUROPEA DE DERECHO contaba en el año 2004, en el momento de establecer como criterio de búsqueda de resoluciones judiciales los parámetros "a favor" y "en contra", con 313.510 sentencias, además de 10.394 normas jurídicas, 6.046 formularios y 254 temas doctrinales.

Ello ha dado lugar a que existan, por lo tanto, notables diferencias en el modo de ejecución de estos proyectos por parte de las demandantes y la demandada.

El Grupo Difusión "externalizó", según refirió, el proyecto de desarrollo de su base de datos en el año 2002, con el coste DE IMPLANTACIÓN GLOBAL del formato CD de bases de datos, del que el establecimiento de criterios de búsqueda de sentencias es una parte, que obra en el DOC. 6 acompañado a la demanda.

EUROPEA DE DERECHO quien, por su parte, ya contaba con bases de datos de contenido jurídico en formato CD desde 1996, es decir, había asumido previamente el ingente esfuerzo económico de cambiar el formato "papel" por el soporte CD. en aras a dar a su obra el contenido de que dispone, debió sumar al equipo de siete redactores que forman parte del Departamento Jurídico un importante número de colaboradores con que contaba en virtud de contratos con distintos despachos de abogados y del Convenio de Colaboración que tiene suscrito con la Universidad de Deusto (Bilbao), e incorporar a su original equipo informático (compuesto por dos personas), un total de 9 nuevas personas que asumieran el desarrollo interno del proyecto con el esfuerzo material y humano que ello supuso.

Es decir, la demanda parece dar a entender que mi representada se limitó a "copiar" "su idea" y vender bases de datos de forma desleal. Pero, con independencia de los considerandos jurídicos que merece este planteamiento, los cuales se determinarán profusamente con posterioridad, ya hemos visto que, la "idea" a que tanta mención hace, ni siquiera fue original de las demandantes, y que, desde luego, lo que realmente exige esfuerzo, recursos y medios no es tener una VULGAR IDEA, sino desarrollar su incorporación a las bases de datos en los términos antes relacionados y especificados.

Con posterioridad a que EUROPEA DE DERECHO introdujera como criterios de búsqueda de sentencias en sus bases de datos, las expresiones "a favor", "en contra" y "resolución parcial", las bases de datos de las demandantes modificaron su criterio de búsqueda "favorable a" por el de "a favor de". Obsérvese, además, y esto es un importante elemento de distinción entre ambas bases de datos, que, mientras la base de datos de mi mandante cuenta con los criterios de búsqueda "a favor", "en contra" y "resolución parcial", la base de las actoras únicamente cuenta, ahora, con el criterio " a favor de".

Pero las diferencias entre ambas bases de datos en este concreto ámbito van mucho más allá.

La base de datos de EUROPEA DE DERECHO permite un filtro previo a la selección de sentencias, permitiendo seleccionar sólo el sujeto, sin indicar si la resolución es favorable o en contra. La base de datos del Grupo Difusión ha introducido esta posibilidad con posterioridad a que EUROPEA DE DERECHO comercializara sus bases de datos en estos términos.

Las bases de datos de EUROPEA DE DERECHO permiten, además, un filtro posterior a la selección de sentencias, a petición desde las listas de resultados, y ello tantas veces como se quiera. La base de datos del Grupo Difusión sólo lo permite una única vez en el resultado final de la búsqueda.

También permite la base de EUROPEA DE DERECHO la posibilidad de identificar varios sujetos "a favor" o "en contra" para la misma sentencia, aspecto que NO posibilita la base del Grupo Difusión, en la que la suma de la lista de sentencias favorables es igual al total de las sentencias.

Por último, en la base de EUROPEA DE DERECHO aparece la información "a favor"/ "en contra" (indicando si ha recaído una resolución parcial) en los resúmenes de todas las sentencias. Al contrario, en la base del Grupo Difusión sólo aparece esta reseña en la ficha resumen, pero no en la lista de resultados ni en el texto completo.

Las actoras reivindican la titularidad de una "IDEA" que consideran " absolutamente novedosa y original", considerándose como la únicas que han incorporado al sistema de selección de sentencias de su base de datos un criterio de búsqueda de sentencias "a favor de" una de las partes procesales.

Esta afirmación debe matizarse, sin embargo, en atención a los siguientes factores fundamentales:

1) las "ideas", como tales, no se consideran por el legislador como "creaciones intelectuales" susceptibles de protección al abrigo de la Ley de Propiedad Intelectual. Es más, puede predicarse que las "ideas", CARECEN "PER SE" DE PROTECCIÓN INTELECTUAL EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO distinta de la protección que puedan obtener como "texto literario", ya que deben poder circular en libertad y sin restricciones;

2) la "idea" de sistematizar un criterio de búsqueda de sentencias en bases de datos, en tomo a su sentido favorable/desfavorable a alguna de las partes intervinientes en el proceso, es una idea VULGAR, en tanto cuanto que ha sido una idea EXTENDIDA, desde hace muchos años, entre todos los profesionales del sector;

3) debe, necesariamente, distinguirse entre lo que es la idea vulgar de ordenar las sentencias de una base de datos en base a un criterio, de lo que supone desarrollar la aplicación lógica, informática e intelectual para hacer operativa aquella idea, proceso éste infinitamente más complejo, difícil y costoso que el mero hecho de proponer un criterio sistematizador de sentencias;.

4) en todo caso, la "idea" de sistematizar un criterio de búsqueda de sentencias en bases de datos, en torno a su sentido favorable a alguna de las partes del proceso NO ES ORIGINAL DEL GRUPO DIFUSIÓN, puesto que, según se ha acreditado, otros operadores en el sector (ARANZADI, LA LEY, EL DERECHO EDITORES, CINCO DÍAS...) han comercializado productos que incluían esta prestación o aplicación con anterioridad;

5) el Grupo Difusión NO viene ofreciendo, a través de su base de datos, un servicio adicional, especial y original que se haga acreedor de una protección sobre la base del derecho de autor;

6) la editorial EUROPEA DE DERECHO comercializa una base de datos general con su propia impronta, y claramente diferenciada de la editada por el Grupo Difusión, por contenidos, prestaciones y precio.

No ha habido, por lo tanto, explotación no autorizada de un derecho de autor de las actoras, y deviene superfluo cuantificar el importe de indemnización alguna derivada de dicho concepto.

En todo caso, y en relación al criterio de valoración del hipotético daño señalado en la demanda, y a su concreta cuantificación, nos remitimos al informe que elaborado al respecto el perito DON Ismael , Titulado Mercantil y Auditor de Cuentas, (DOCUMENTO N°42), prueba pericial de la que pretendemos valemos en el acto del juicio, lo que anunciamos formalmente a los efectos legales oportunos.

No obstante, procederemos a exponer una sucinta consideración sobre la pretensión económica del Grupo Difusión, desde la perspectiva de la equidad.

Y es que, evidentemente, en modo alguno, puede considerarse equitativo, como lo hacían las actoras en su anterior demanda, pretender percibir, como remuneración por la autorización de la explotación de un único criterio de búsqueda en una base de datos, que cuenta con cientos de dichos criterios, un importe equivalente al precio de percepción de venta total de todas las bases de datos comercializadas, pues la eventual autorización de uso de un único criterio de búsqueda de sentencias en una base de datos, ha de significar un mínima proporción del costo o de la eventual percepción por la comercialización de la base de datos en cuestión.

Y ello, máxime cuando la valoración en cuestión se basa en un contrato pretendidamente suscrito entre DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD, S.A, e INNOVA JURÍDICA, S.A. el 1 Julio de 2003, y en el mismo se determina que "En el año 2004 DIFUSIÓN pagará la cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE (526.146,65 ?)", cantidad que sorprendentemente se corresponde EXACTAMENTE con el precio del número de ejemplares de bases de dalos que se comercializaron, efectiva y realmente, durante el año 2004, según los datos obrantes en el informe pericial que se adjunta con la demanda.

Se nos antoja IMPOSIBLE que en un contrato redactado en Julio de 2003 pueda establecerse con precisión cuál va a ser el importe exacto de bases de datos que se han comercializado, efectivamente, en el año 2004. y -su precio. I.V.A. incluido. Curiosamente, los firmantes del contrato en cuestión, presentan, además, vínculos familiares.

Así pues, ha de resultar censurable el propio punto de partida del que, sobre la cuantificación de perjuicios, inician su planteamiento las demandantes.

Por otro lado, y en cuanto al tanto porcentual relativo al importe total establecido en el dictamen del SR. Agapito , a que se hace alusión como impone de los perjuicios originados a juicio de las actoras, nos remitimos al dictamen realizado por la entidad REDLINE ASESORES y referido como DOCUMENTO N° 25 adjunto con este documento, a tenor del que "el añadido de un nuevo campo no crítico no supone un proceso costoso en absoluto y podríamos estimarlo en una hora escasa suponiendo que no hacemos ninguna otra cosa".

A esto debemos añadir la escasa significación REAL, en términos objetivos, que la utilización del buscador de sentencias "favorables o desfavorables a" tiene en relación al total de consultas que se plantean en la base de datos de "EROPEA DE DERECHO" (0,19 % del total de consultas realizadas a la base), lo que evidencia, en definitiva, que la relevancia del buscador de sentencias en el conjunto de la base de datos de legislación y jurisprudencia tan referida, es, realmente nimia, de suerte que la valoración realizada de adverso no deja de ser arbitraria y absolutamente desproporcionada.

La fundamentación jurídica en que se sustenta la contestación a la demanda se transcribe también literalmente de dicho escrito, a fin de dar respuesta igualmente a los planteamientos de la parte demandada, siendo dicha fundamentación del siguiente tenor:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS COMO DERECHO DE AUTOR

La protección que el Ordenamiento Jurídico Español brinda a las bases de datos es doble:

1º) mediante un derecho sui generis, que es, en realidad, una protección económica que defiende la inversión de los fabricantes de bases de datos contra la apropiación de los resultados obtenidos, ya que con el actual desarrollo tecnológico es muy fácil obtener el contenido de una base de datos ajena y someterlo a criterios distintos de almacenamiento, indicación, etc.

Encontramos esta protección en los arts. 133 a 13,7 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y al que, en lo sucesivo, nos referiremos por sus siglas, TRLPI.

2º) a través de la protección de los derechos de autor, regulada en el art. 12 TRLPI , que es la protección que nos interesa analizar en la presente litis, dado que es la que los demandantes consideran vulnerada por los actos cuya ilícita comisión atribuyen mi representada.

El actual marco legal, al que ya nos hemos referido, tiene sus concordancias en la Ley 5/1998, de 6 de marzo , en virtud de la que se incorporó al ordenamiento jurídico nacional, la Directiva 96/9 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mareo de 1996 , sobre la protección jurídica de las bases de datos.

Como resultado de la reforma legislativa, se introdujeron (entre otras novedades) los nuevos arts. 133 al 137 de la TRLPI, en los que se regula el denominado "derecho sui generis" de los fabricantes de las bases de datos, como una protección adicional y alternativa a las creaciones intelectuales del art. 12 TRLPI .

El legislador comunitario se percató, pues, de la deficiente protección que dicho precepto otorga a los fabricantes de bases de datos, al protegerse exclusivamente la originalidad en la selección o disposición de las materias, dado que es obvio que lo más costoso en la elaboración de una creación del art. 12 TRLPI no es el acto, original o no, de determinar la selección o disposición que los datos u otros elementos vayan a tener, sino el proceso de elección de los registros, campos, selección de datos, organización de los mismos, su análisis y clasificación, localización e introducción de aquellos en la base de datos.

Por ello, el legislador comunitario decidió otorgar al fabricante el derecho a prohibir la extracción o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido, evaluando tal sustancialidad tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Asimismo, prohibió la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales del contenido.

Una vez introducidas las consideraciones antecedentes, procede, ahora, traer a colación las diferencias entre ambos derechos susceptibles de tutela (derecho de autor y derecho sui generis).

Expresándonos en términos de extraordinaria simpleza pero singularmente expresivos, podríamos afirmar que el derecho de autor protege a los autores de obras originales, mientras que el derecho sui generis defiende a los fabricantes.

Es decir, el primer sistema protege las bases de datos originales, y el segundo las bases de datos que sean el resultado de una inversión sustancial.

Ello obedece a que el derecho de autor en el sistema continental no sólo ampara los intereses patrimoniales de los autores, sino también los morales, y, por el contrario, el derecho sui generis únicamente salvaguarda los primeros y, además, con un contenido y unos límites distintos.

Por último, incluso el período de protección presenta notables diferencias tanto en su extensión como en la forma de computarlo.

En el presente supuesto no, ha de ser objeto de discusión esta protección del derecho sui generis, dado que lo que se manifiesta constantemente en la demanda es que, lo que ha de considerarse como objeto de protección a criterio de los demandantes, y lo que éstos estiman vulnerado por la demandada, es un sistema de selección del contenido de la base de datos de jurisprudencia que la actora denomina "A FAVOR" en algunos momentos y "FAVORABLE A" en otros, y no el desarrollo de su aplicación para "buscar" las resoluciones almacenadas, que es precisamente lo complicado y costoso en tiempo y medios, materiales y humanos.

Y entendemos que esta diferenciación que hemos apuntado en torno a la denominación del sistema de selección cuya protección persiguen las actoras ora "a favor", ora "favorable a", no ha de resultar baladí, pues obedece a un proceso al que hacíamos referencia en el relato de los hechos que se contienen en la presente contestación y oposición a la demanda.

Y es que en la demanda formulada, de modo reiterado, así como en su suplico, las actoras reivindican una titularidad de "derechos de propiedad intelectual", en favor del Grupo Difusión, sobre el buscador "A favor" de su base de datos de jurisprudencia. Sin embargo, en el HECHO SEGUNDO de la misma demanda, se relata con todo lujo de detalles que la base de datos de jurisprudencia del Grupo Difusión ideó, en el año 2002, como criterio de búsqueda de sentencias original especial y novedoso, la voz "favorables a".

Esto no hace sino poner de manifiesto que sólo con posterioridad a que EUROPEA DE DERECHO introdujera como criterios de búsqueda de sentencias en sus bases de datos, las expresiones "a favor", "en contra" y "resolución parcial", las bases de datos de las demandantes modificaron su criterio de búsqueda "favorable a" por el de "a favor de", por lo que quienes tratan de presentarse como autores de una "idea " fantástica, bien pudieron, simplemente, copiar la voz "a favor" del criterio de búsqueda de la demandada, por resultar éste más operativo en el normal desenvolvimiento del proceso de consulta de sentencias en las bases de datos de contenido jurídico.

1.1.- Sobre la protección de las bases de datos como derecho de autor

Según se ha expuesto con anterioridad, la protección de las bases de datos como derecho de autor se centra, pues, en la creación intelectual, que es lo que se encuentra protegido por el derecho de autor.

Así, establece el art. 12.1 TRLPI "También son objeto de propiedad intelectual... las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales...".

Así pues, lo que ha de resultar trascendente, a los efectos de la recta resolución de esta litis, es acotar el sentido jurídico de la expresión "creaciones intelectuales".

Un primer acercamiento a lo que ha de definirse como "creación intelectual", nos conlleva a definir lo que la Jurisprudencia y la Doctrina al uso, han venido a considerar como presupuesto objetivo primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, de modo que se estima que para dicha creación merezca esa consideración, aquella debe ser original, siendo exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima.

En estos concretos términos se expresa, por ejemplo la STS 24-6-2004 (E. de D. 3001947809) al determinar que "(...)Según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es laque determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador.

En cualquier caso, es exgible que esa originalidad tenga una relevancia mínima, lo que no aparece en el supuesto debatido (...)".

Pero para que una actividad humana resultara acreedora de la protección que tutela el art. 12 del TRLPI a las bases de datos, no sería suficiente que la actividad en cuestión resultara, simplemente, original.

Téngase en cuenta que lo que el art. 12 TRLPI protege son las BASES DE DATOS, y la creación intelectual aludida por el precepto es la propia base de datos.

Así, la creación intelectual en que consiste una base de datos viene definida por la doctrina más relevante en la materia, según lo hace, por ejemplo, DAVARA RODRÍGUEZ, entre otros, en su obra Anuario de Derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 2005. Ed. Davara & Davara Asesores, Madrid 2005, pág. 370.) como un proceso por el cual el autor "selecciona los documentos que van a formar parte de la misma, en una función intelectual propia de su actividad creativa; busca los caminos lógicos de recepción de los datos, de acuerdo con la calidad de las vías de información de que dispone, eligiendo un camino óptimo de recepción e un flujo de información determinado; procede a la ordenación y clasificación de los mismos, con unos criterios intelectuales propios, que asocian informaciones y datos, y asimilan, igualan o identifican unos datos con otros en consonancia con su contenido; almacena física y lógicamente los datos, somete a los mismos, de acuerdo con una definición de unidades de información, a un tratamiento que permita su recuperación -en una respuesta pertinente y óptima, en cuanto a calidad y cantidad, a la consulta del usuario-, y mantiene y actualiza todo este ciclo de tratamiento de la información.

Además, ha tenido que confeccionar e idear, con unas técnicas de análisis documental, un formato específico de selección de contenidos, una clasificación por conceptos de la que ha resultado un diccionario de términos y una posibilidad de ecuación de consulta, así como la definición de unas técnicas de análisis de recuperación de la información; todo ello, en conjunto, conforma la base de datos que es objeto de protección por su carga de obra creativa, intelectual y original que la sitúa, clara y específicamente dentro de la protección del derecho de autor".

Es decir, la creación intelectual es un proceso que supone todo un despliegue de actividad creativa. No la mera idea de introducir un buscador.

Así lo reitera el ya citado DAVARA RODRÍGUEZ al considerar que "(...) El creador de una base de datos tiene que diseñar una estructura de la misma mediante la elección, ordenación y disposición de los elementos, registros con sus campos, y disposición del contenido que va a constituir la propia base para poder optimizar la futura consulta; esta elección de registros, campos y elementos que van a conformar la estructura básica del contenido de la base de datos, antes de que sean rellenados con información o contenido de la información, constituyen una creación intelectual de su autor que es objeto de protección mediante los derechos de autor.(...)".

Llegado este momento procede confrontar la actividad que el Grupo Difusión ha venido manifestando desarrollar en el proceso de creación de su base de ciatos y por el que demanda le sea reconocido su derecho de autor susceptible de resultar protegido al amparo del art. 12 del TRLPI .

Pues bien, como iremos detallando a continuación, el Grupo Difusión, simple y llanamente, declara haber tenido una, según ellos, especial, original y novedosa idea de introducir, en su base de datos, un criterio de selección de sentencias "favorable a" alguna de las partes procesales.

Son constantes las alusiones que se realizan en la demanda en este sentido, por ejemplo, en las páginas 5, 6, 21, 22, 23 del escrito referenciado.

En definitiva, la adoras se arrogan la titularidad de la idea de introducir, simplemente, lo que no es más que un mero criterio de búsqueda en su base de datos, criterio que, además, y según se ha probado con total solvencia, NI SIQUIERA ES ORIGINAL.

De este hecho se derivan las siguientes consecuencias:

a) que la "idea" de las demandantes, de introducir un criterio de búsqueda en una base de datos no es ni puede ser objeto de protección como derecho de autor puesto que no es más que una mera y vulgar idea que no supone una creación intelectual en los términos en que debe ponderase el presente caso;

b) que, en el hipotético supuesto de que pudiera llegar a considerarse que un criterio de búsqueda en una base de datos puede ser objeto de propiedad intelectual, el utilizado por la demandante no cuenta con el requisito de originalidad, indispensable para la protección de cualquier creación intelectual, y

c) que el sistema de búsqueda, en sus bases de datos, de sentencias que beneficien a alguna de las partes intervinientes en cada proceso, utilizado por demandante y demandada, no es exactamente el mismo, ni el criterio de selección supone en sí mismo creación intelectual, como ya adelantábamos.

1.1.1.- Las ideas no son objeto de protección como derecho de autor

En nuestro ordenamiento jurídico, como en el resto de los ordenamientos jurídicos del mundo, las ideas no son protegibles como derechos de autor. Las ideas como tal no pueden ser objeto de derecho de autor ya que deben poder circular en libertad, sin restricciones.

Las ideas por sí solas no son protegibles, la protección se centra en la expresión de una idea de una forma determinada. Así, y según expresa la STS 26-10-92 (E. de D. 1993177309) "(...) El contenido del derecho a la propiedad intelectual no viene constituido por la idea o las ideas plasmadas en las obras, sino por la forma en que se plasman: se protege la forma.(...)"

Los demandantes, sin embargo reiteran, hasta la saciedad en su demanda, que lo que consideran imitado por EUROPEA DE DERECHO es sólo eso, la idea de seleccionar las sentencias por el citado criterio de "FAVORABLE A", en función de la posición en que se encuentre un eventual usuario. En ningún momento se aduce que Europea se haya apropiado de todo el proceso creativo que el desarrollo y forma de plasmación de la misma supone, como no podía ser de otra manera, puesto que, ni una ni otra apropiación han existido.

Traemos a colación alguna de las alusiones formalizadas de adverso al respecto, en las que se acusa (sin fundamento), a la demandada, de haber incurrido en la imitación de una mera idea:

a) pág. 21, párrafos anteúltimo y último: "Una vez más, nos referimos a la propia experiencia del Juzgador al afirmar y acreditar que las bases de datos jurídicas existentes en nuestro país incorporan todas ellas los buscadores habituales y naturales de sentencias (tesauro, fecha, marginal oponente).

Sin embargo, la idea (además es destacado en negrita) de distribuir los contenidos entre la parte jurídica a la que favorecen (y a sensu contrario, a la que perjudican) es absolutamente novedosa y original, y como prueba suficiente de ello es que desde su creación por el GRUPO DIFUSIÓN (a partir de la idea surgida en los "Workers" de contratación civil y mercantil), ésta ha sido la única base de datos que la ha incorporado a su sistema de selección...".

b) pág. 23, párrafo 3º: "Por ello, el resto de las empresas que luchan por mantenerse y hacerse un hueco en este sector deben utilizar el ingenio y desarrollar nuevas y diferentes ideas que hagan a los profesionales del derecho decidirse por una u otra base". (También aquí la negrita es original).

c) Resulta especialmente revelador lo señalado en la pág. 23, párrafo final: "El Grupo Difusión ha conseguido precisamente lo que acabamos de describir gracias a innumerables esfuerzos y largos años del desarrollo y perfeccionamiento de esta idea y por ello debe ser protegida (la idea, se entiende) frente a terceros que utilicen en beneficio propio una idea y un derecho que no les pertenece y que, como hemos visto, marca la diferencia".

d) Pág. 34, párrafo 2º; "Resulta, por consiguiente, que la actuación llevada a cabo por la demandada consistente en la producción y comercialización de una base de datos que incluye entre sus criterios el de ordenación y disposición el parámetro característico y original de la estructura de mis representadas atenta, sobre la base del artículo 12 antes citado, contra los derechos de propiedad intelectual que ostentan mis mandantes sobre su obra original".

Es decir, estiman las demandantes, en todo caso y en todo momento, que la actividad infractora imputada a EUROPEA DE DERECHO, es sólo eso: incluir un criterio de búsqueda común.

Se insiste, pues, en esa imitación de una mera idea (imitación que, además, no ha existido) como acto ilícito.

Es significativo a este respecto que del acta de depósito notarial acompañada a la demanda como DOCUMENTO Nº 11, sólo se desprende que la preconstitución probatoria para la que iba destinada era cara a detectar, simplemente, copias de los documentos, o datos obrantes en la base de datos, buscando la protección económica que defiende la inversión como fabricante de bases de datos contra la apropiación de los resultados obtenidos.

Si lo que se perseguía era proteger una "idea" ¿por qué no se acudió directamente al Registro de la Propiedad Intelectual? Es cierto que la inscripción en dicho Registro no tiene carácter constitutivo, pero es más cierto que dicha inscripción de ninguna de las maneras podía efectuarse, por e! motivo citado: porque las ideas no son objeto de protección, así que tampoco pueden serlo de inscripción en ese Registro.

De hecho, la propia web del Registro de la Propiedad Intelectual incluye entre sus preguntas más frecuentes (las denominadas FAQ's), la siguiente: "¿Qué se excluye de ¡a protección de la propiedad intelectual?" Respondiendo a la misma: "Se excluyen las ideas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, aunque no la expresión de los mismos". (http:/www.mcu.es/jsp/plantillaAncho_wai.jsp?area=propint&id=52)

Respecto a la diferenciación teórica entre ideas y la forma de expresión de éstas, a fin de dar protección a aquéllas por vía del derecho de autor, recomendamos la lectura del interesante artículo publicado por el profesor SÁNCHEZ ARISTI en la Revista de Propiedad Intelectual n° 4, enero-abril 2000 , págs. 25 y ss. El autor es partidario de la protección de las ideas, dentro del marco legal que exige su expresión formal.

A tal fin, señala, lo que el derecho de autor protege no son los contenidos susceptibles de ser expresados por el autor, sino la concreta forma elegida por él para expresarlos. Se impone, pues, la necesidad de determinar cuál es el grado de formulación expresiva que permite hablar de "forma" en lugar de "idea".

SÁNCHEZ ARISTI incide en la posibilidad de que una misma idea pueda ser desarrollada en sendas obras por dos autores, de modo que el recurso a una misma idea o método puede aproximar los resultados formales de ambas, sin que quepa apreciar plagio entre las mismas.

Y destaca la ORIGINALIDAD como único factor a tener en cuenta para proteger tanto la forma como los contenidos de una obra, señalando que el primer obstáculo que puede plantear todo demandado por plagio es el de sostener que no ha llevado a cabo ninguna copia de la obra del demandante, sino que por el contrario ha desarrollado, como ocurre en el supuesto que nos ocupa, su labor creativa de manera independiente y espontánea.

Ello llevará, en la práctica, a analizar el grado de difusión que aquélla (la idea) hubiese conocido dentro del ámbito de actuación del demandado. Además, insiste, de nada servirá al demandante por plagio acreditar la existencia de una posibilidad suficiente y razonable a su obra por parte del demandado, si entre las dos creaciones en litigio no se aprecian semejanzas que hagan pensar en un comportamiento usurpatorio. Pero incluso, "... la falta de originalidad de la obra... o al menos de aquella porción de la misma con la cual la obra del demandado presenta semejanzas sustanciales, podría deberse en primer lugar a la existencia de obras anteriores -incluso todavía protegidas- que resulten igualmente similares tanto a la obra del demandado como a la del demandante. En semejante tesitura es claro que no podría establecerse que el demandado ha tomado como referencia la obra de demandante, en vez de cualquiera otra de esas obras igualmente similares. Tanto el uno como el otro no habrían hecho sino acudir a fuentes comunes de inspiración. Tratándose de un eventual plagio de ideas, el recurso a esta vía de defensa por parte de demandado exigiría la aportación al proceso de creaciones concretas, en las que ya apareciese plasmada y aplicada la idea del demandante.

En segundo lugar, podría ocurrir que la obra del demandante se mantuviese excesivamente próxima a elementos pertenecientes al dominio público... Así las cosas el demandado, llegando a un resultado creativo semejante al suyo, se habría limitado a servirse de elementos no pertenecientes a ningún sujeto en particular".

1.1.2.- La Originalidad de las bases de datos según el art. 12 TRLPI

Entiende esta parte que la originalidad que se exige en el art. 12 TRLPI no es la postulada de contrario, que alude más bien a su presunta novedad en el mercado, novedad que, además ha quedado sobradamente probado, nunca ha representado.

A nuestro juicio, la originalidad que debe predicarse de las bases de datos para que éstas puedan estar amparadas por los derechos de autor, es la señalada, entre otras, en la Sentencia AP Barcelona, Sección 15ª, de 25 de abril de 1996 que indica, respecto al criterio de la originalidad, que "(...) ya se justifique en la razón subjetiva de ser la misma un reflejo de la personalidad de su autor, ya en la razón objetiva de constituir un medio de enriquecer el acervo cultural de la sociedad, la protección que la Ley confiere está legalmente condicionada a la existencia y exteriorización en la obra de la imprenta o huella del autor, que, aunque no es necesario le otorgue novedad - exigida por alguna doctrina, pese a todo- ha de singularizarla o destacarla del resto, como resultado de las ideas particulares o individuales del creador (...)".

Es decir, que la base de datos como objeto de protección a través de los derechos de autor precisa en todo caso su EXTERIORIZACIÓN. La mera idea de introducir un criterio de búsqueda debe pasar a materializarse, y es esta expresión formal de la misma la que queda protegida.

En el asunto que nos ocupa un criterio de búsqueda similar ("FAVORABLE A" en la versión de las demandantes; "A FAVOR/ EN CONTRA" en la de la demandada) ha dado lugar a sendos sistemas de búsqueda integrados en las correspondientes bases de datos de jurisprudencia de las partes enfrentadas, diferentes cualitativa y cuantitativamente:

a) cualitativamente, puesto que el sistema de operar de cada criterio en cada base de datos es diferente (en términos ya manifestados en nuestro relato fáctico, pero que ahora reiteramos, al recordar cómo, por ejemplo las demandantes sólo asocian un sujeto jurídico a cada sentencia, mientras que mi representada asocia tantos como encuentre y se hallen predeterminados en el listado de sujetos elaborado por sus redactores), y

b) Cuantitativamente en lo que a jurisprudencia se refiere, ya que, como ha quedado acreditado, el volumen de sentencias es sustancialmente superior en mi patrocinada que aglutina en su base de datos general, en la actualidad, más de 583.000, frente a las, más o menos, 180.000 que referencia la base de datos del Grupo Difusión.

Ello da lugar a que ambas bases resulten diferentes, y por lo tanto originales, puesto que cada una de ellas ha efectuado su proceso lógico y selectivo de manera diferente a la otra.

En este sentido conviene tener en cuenta la ya célebre Sentencia de 24 de julio de 2001 del Juzgado de Primera Instancia n° 13 de Madrid (E. de D. 3013490508). en la que la EDITORIAL ARANZADI demandaba a EL DERECHO EDITORES por vulneración del derecho sui generis de las bases de datos de la primera, y cuyo Fundamento de Derecho Duodécimo reconoce, a ambas bases de datos como creaciones intelectuales, y por lo tanto originales, susceptibles de ser protegidas por el art. 12 TRLPI . Cada una con sus sistemas de búsqueda.

Así, DAVARA RODRÍGUEZ, en su Manual de Derecho Informático (Ed. Thomson Aranzadi, 6ª ed, 2004), argumenta que "El criterio que se va a aplicar para que una base de datos sea objeto de protección, es el de creación intelectual de su autor, con la carga de ORIGINALIDAD... Se están protegiendo las bases de datos.... por tanto, no se puede hacer extensiva la protección a ninguno de los elementos que componga la base de datos de forma independiente".

Es decir, se protegen las creaciones intelectuales. El art. 12 TRLPI se refiere a las bases de datos como creaciones intelectuales como resultado de todo un proceso o itinerario lógico de la información que podría desglosarse en los siguientes pasos:

- la selección (qué datos son los que interesan o resultan idóneos para la optimización del producto);

- la recepción (cómo se pueden recabar esos datos de forma que configuren un todo utilizable o "más o menos perfecto");

- la organización (de acuerdo con unas normas o pautas de asociación de conceptos en las que intervienen, incluso como muy importante, el orden en que se solicitan o recaban los datos);

- el análisis (que implica un estudio de la oportunidad de obtención o no de un determinado tipo de dato, su relación con el resto y su mayor o menor intensidad de beneficio en el producto final), y

- la clasificación (con un alto contenido intelectual que hace que cada dato vaya a su lugar y en su orden de acuerdo con una decisión preestablecida que ha sido consecuencia de un riguroso estudio de necesidades o conveniencias en el análisis de una determinada problemática).

El derecho de autor, por tanto, no protege la inversión necesaria para realizar la base de datos, sino que protege la CREACIÓN, quedando la inversión protegida por el denominado derecho sui generis.

Pues bien, el apartado 4º del art. 7 de la Directiva 96/9 / CE, de 11 de marzo , sobre la protección jurídica de las bases de datos, abordó la compatibilidad del derecho sui generis con otras formas de protección de las bases de datos y de los elementos que la integran, de modo que el sistema de protección no es subsidiario, sino de acumulación: en situaciones de doble protección, el titular de la base de datos podrá utilizar el sistema que más le convenga, probando que la base es original o probando que es el resultado de una inversión sustancial.

Se protege, también, la "estructura" de las bases de datos en cuanto a forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos

Selección, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, es la acción y efecto de elegir una cosa u otra entre varias posibilidades, y disponer es, según la misma fuente, colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente, arreglar, ordenar.

De esta manera, la clasificación necesaria de los datos (no de su contenido), en un registro, bajo la óptica de ordenar o disponer por clases (hay que buscar las clases, hay que someter a un análisis), realizando un análisis, distinción y separación de las partes de un todo, hasta llegar a conocer sus principios o elementos, es una labor de un alto contenido intelectual necesaria en la realización de una base de datos y merecedora, sin duda, de protección bajo la figura jurídica de los derechos de autor.

Se protegen, por último, los tesauros y los sistemas de indexación.

Debe tenerse en cuenta, a estos efectos, que la Directiva 96/9 / CE, de 11 de marzo protege la totalidad de la base de datos, concepto que comprende no sólo todos los datos almacenados, sino también aquellos elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de la base, como por ejemplo el tesauro y los sistemas de indexación.

La demanda, se limita, simplemente, a meritar estos conceptos, pero de una forma absolutamente descontextualizada, ya que la alusión a los mismos no debe confundirse con la protección a un mero criterio de búsqueda. La protección de dichos tesauros o sistemas de índices, se realiza porque, como señala BOUZA LÓPEZ, éstos pueden ser también bases de datos, en tanto cuanto, en ocasiones, la inversión sustancial se destina a su elaboración y, en otras, el índice ya incluye cierta información, y por esta razón su consulta puede estar sometida al pago de una remuneración.

En todo caso, téngase en cuenta que el art. 12 TRLPI no hace mención a estos elementos auxiliares, los cuales aparecen relacionados en el párrafo 7 de la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998 , que es la que transpone la citada Directiva 96/9 /CE. De forma extraña este párrafo declara la posibilidad de aplicar la protección del derecho de autor a los elementos auxiliares, eso sí, en los términos y por los motivos apuntados por el doctrinario BOUZA LÓPEZ, ya reseñados en el párrafo antecedente.

1.1.3.- El sistema de búsqueda utilizado por demandante y demandada no es exactamente el mismo.

Manifestábamos, en epígrafes antecedentes, que existían notables diferencias entre las bases de datos de las actoras y de la demandada en este concreto ámbito del buscador de sentencias favorables a una parte procesal.

De hecho, recordemos, en primer lugar, que mientras la base de datos de mi mandante cuenta con los criterios de búsqueda "a favor", "en contra" y "resolución parcial", la base de las actoras únicamente cuenta, ahora, con el criterio " a favor de", expresión que modificó a partir de su originaria "favorable a" después de que EUROPEA DE DERECHO introdujese los criterios de búsqueda referidos.

También, la base de datos de EUROPEA DE DERECHO permitía un filtro previo a la selección de sentencias, pudiendo seleccionar sólo el sujeto, sin indicar si la resolución es favorable o en contra y que la base de datos del Grupo Difusión ha introducido esta posibilidad con posterioridad a que lo hiciera EUROPEA DE DERECHO y en esos mismos términos.

Traigamos a colación también que las bases de datos de EUROPEA DE DERECHO permiten, además, un nitro posterior a la selección de sentencias, a petición desde las listas de resultados, tantas veces como se quiera, mientras que la base de datos del Grupo Difusión sólo lo permite una única vez en el resultado final de la búsqueda. Y que también permite la base de EUROPEA DE DERECHO la posibilidad de identificar varios sujetos "a favor" o "en contra" para la misma sentencia, aspecto que NO posibilita la base del Grupo Difusión.

Por último, no podemos omitir que en la base de EUROPEA DE DERECHO aparece la información "a favor"/ "en contra" (indicando si ha recaído una resolución parcial) en los resúmenes de todas las sentencias y en la base del Grupo Difusión sólo aparece esta reseña en la ficha resumen.

No obstante lo anterior, es evidente que, aunque el buscador de la demandante y de la demandada no suponen exactamente el mismo sistema, las diferencias de matiz entre un método y otro abonan lo vulgar de la idea, y la insignificancia del ingenio para dar con ella, aunque si ponen de relieve la radical diferencia del proceso de su concreta materialización operativa y puesta en funcionamiento.

Dividir las sentencias dictadas por el signo favorable a una parte, en los juicios arrendaticios en favor del arrendador o del arrendatario, en los de responsabilidad civil del tráfico en favor del perjudicado o de la compañía de seguros, o en los de propiedad horizontal en favor de las comunidades o de los copropietarios, por ejemplo, resulta algo que, en si mismo, puede ocurrírsele a cualquier operador del mundo del Derecho que conozca las posiciones usuales de buena parte de los campos objetivos de los diferentes juicios.

Por ello, las consecuencias comerciales de una vulgar idea no pueden considerarse creación intelectual. Lo protegible es, según venimos reiterando, el contenido éxitoso de lo que se comercializa, como derecho "sui generis" del titular de la base de datos, pero no la idea vulgar que se emplea en una parte del mismo.

Existen muchos otros criterios en el mercado que facilitan las búsquedas de los usuarios, por ejemplo el de búsqueda por sentencias estimatorias o desestimatorias; o el del iter procesal que muestre las sentencias de segundo o ulterior grado jurisdiccional que resultan revocatorias o confirmatorias, o que lo sean parcialmente (criterio éste existente tanto en las bases WESTLAW de ARANZADI como en las bases de LA LEY).

Como sucede con los criterios de "favorable a", "hoy a favor" de (en la denominación de las demandantes) o "a favor/ en contra" (en las bases de la demandada), ninguno de ellos pueden ser considerados, de manera aislada, como meros criterios de búsqueda, como creaciones del art. 12 del TRLPI . Serla algo tan absurdo como diseñar un sistema de búsqueda que clasifique las sentencias dictadas por jueces o juezas con una búsqueda predeterminada por "Don-Dña" e impedir usarlo a otras editoriales del sector.

1.2.- A modo de conclusión

La protección de las bases de datos como derecho de autor se sustenta, pues, en la creación intelectual, que es lo que se encuentra protegido por el derecho de autor.

La originalidad constituye una premisa básica que debe atesorar toda creación intelectual a los efectos de resultar protegible dentro del espectro de los derechos de autor, originalidad a la que, además, se le exige tenga una relevancia mínima.

Los hechos aducidos y probados en esta contestación a la demanda, han probado, sin fisuras, que el citado criterio de búsqueda de sentencias en una base de datos "favorable a" invocado por la demandante como algo propio, novedoso y original, no es original en el sentido aducido por la misma. Y ello porque no se analiza aquí la originalidad de las bases de datos de la demandante, sino de manera independiente la de su sistema "A favor", y el ingenio necesario a la hora de la creación del régimen concreto de distribución de sentencias es insignificante.

Recordemos, por último, que la originalidad de su "producto" no aparece en el sentido aducido de contrario, que trata de presentar su criterio de búsqueda "favorable a" como algo absolutamente nuevo en el mercado.

Dicha novedad no ha existido, como se ha relatado y probado en el Hecho Segundo de la presente contestación. Han sido varios los agentes operantes en el mercado de las editoriales jurídicas quienes han optado materialización de la idea de proporcionar información según la posición en que se encontrase el agente jurídico, con anterioridad al Grupo Difusión.

Reiteramos los ejemplos de la EDITORIAL ARANZADI quien, en Febrero del año 2002, contaba con un sistema de "Documentos Relacionados" en el que se localizan sentencias en el mismo sentido y en sentido contrario; WESTLAW, en su versión americana, cuenta con algo similar; LA LEY proporcionaba esa misma información a través de su servicio DOCUMENTA; algo similar ofrece su homologa francesa LAMYLINE REFLEX; EL DERECHO EDITORES cuenta con un buscador de sentencias favorables y desfavorables a, y, ya en el año 1995, el diario CINCO DÍAS ofreció formularios de contratos redactados, tanto desde el punto de vista del arrendador como desde la óptica del arrendatario.

Y como decimos son sólo muestras, que consideramos suficientes, pero que no pretenden agotar la casuística que seguro existe en dicho mercado editorial.

Por lo tanto la "idea" vehementemente loada por las actoras, como tal idea, es vulgar y por ello, por ser sólo una mera idea, y por no ser original, no merece ser protegida como derecho de autor.

Lo que en realidad protege el art. 12 TRLPI son las BASES DE DATOS como creaciones intelectuales como resultado de todo un proceso o itinerario lógico de la información, y son objeto de protección por considerarse que obedecen a un proceso que supone todo un despliegue de actividad creativa, no haciéndose extensiva dicha protección, por tanto, a ninguno de los elementos que componga la base de datos de forma independiente. Son la estructuración y ordenación de la base lo que verdaderamente constituye auténtica creación intelectual merecedora de protección por la vía del derecho de autor. (BERCOVITZ, Manual de propiedad intelectual, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2004, págs 73 y ss.).

En definitiva, la mera idea de introducir un buscador, que, ni siquiera participa de la nota de originalidad, no puede ser susceptible de protección al amparo de las normas que salvaguardan la propiedad intelectual.

2.- SOBRE LA INEXISTENCIA DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL LLEVADOS A CABO POR LA DEMANDADA.

Con independencia de cuanto se ha manifestado en los epígrafes antecedentes, procede, en último término, dejar de manifiesto que, no ha habido acto de imitación desleal realizado por la demanda contra las mercantiles demandantes, en el sentido del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal aprobada por Ley 3/1991, de 10 de enero (LCD ).

Quede claro por lo tanto, ab initio, que NO HA INCURRIDO. EUROPEA DE DERECHO EN IMITACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL GRUPO DIFUSIÓN. NI. MUCHO MENOS. EN SU VERSIÓN ILÍCITA SEGÚN EL ART. 11 LCD .

En primer lugar, ha quedado acreditado que los datos del desarrollo del proceso de clasificación de sentencias de EUROPEA DE DERECHO con el buscador "A FAVOR /EN CONTRA" revelan que éste es anterior a la publicidad por la demandante de su base de datos.

Pero diremos más aún, y es que el hecho de que la idea de clasificar resoluciones judiciales o formularios en atención a que unas y otros resulten favorables a una parte procesal o a otra, ya se hubiera desarrollado en ARANZADI, WESTLAW, LA LEY, LAMY e, incluso, CINCO DÍAS, echa por tierra, también, la hipótesis de que fueran los demandantes los pioneros en hacer operativa dicha idea y EUROPEA DE DERECHO se convirtiera en una mera imitadora.

No obstante lo anteriormente expuesto, incluso para el supuesto de que una editorial copie de otra un sistema de búsqueda de datos, hay que partir de la base de que nos topamos con que en nuestra sociedad existe, y está ampliamente arraigado, un principio de LIBERTAD DE IMITACIÓN, como manifestación del principio de libertad de empresa, según opina PORTELLANO DIEZ en su obra "La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal", (Ed. Civitas, pags. 43 y ss), que, a su vez, constituye la médula de la economía de mercado. No obstante, es cierto que este derecho, como cualquier otro, tiene un carácter limitado, límite que, en nuestro caso, establece el art, 11 LCD .

Lo realmente significativo de la afirmación del derecho a imitar es que hay que juzgar positivamente la imitación y configurar restrictivamente sus límites.

La razón se encuentra en el hecho de que cualquier innovación se elabora a partir de la herencia del pasado y por ello la libertad de imitación constituye un elemento inexcusable para el progreso. Desde esta perspectiva importa poco que la imitación lleve anexo un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, lo importante desde este punto de vista social es que no se desaproveche el cúmulo de creaciones y conocimientos generadas por los demás.

Por ello, la protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual, y la protección frente a la competencia desleal, se comportan como dos círculos concéntricos, de manera que en el círculo interior, el que protege la propiedad industrial o intelectual, el ilícito tiene lugar por el solo hecho de utilizar el infractor el objeto protegido sin necesidad de entrar a considerar las circunstancias del caso, mientras que en el círculo exterior, el que protege frente a la competencia desleal, es necesario el análisis las particulares circunstancias concurrentes, y como destaca la mejor doctrina, aún cuando no se precisa la infracción de un derecho de exclusiva para poder apreciar la comisión de un ilícito concurrencial, no es infrecuente que la violación del derecho de exclusiva vaya acompañada de un comportamiento desleal cuando quien viola aquél derecho realiza además una actuación tendente a aprovecharse de la posición que el titular del mismo tiene en el mercado.

El art. 11.1 LCD establece, como regla general, que la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

Si hay imitación de prestaciones de tercero, para que sea desleal, por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores, o bien por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (art. 11.2.pfo. 1º LCD ), es preciso que sea evitable, ya que la inevitabilidad en los indicados riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajenos excluye la deslealtad de la práctica (artículo 11.2.pfo 2° ), pudiendo considerarse respuesta natural del mercado artículo 11.3 ."in fine"). ( SAP Madrid, Sección 12ª. 11-5-2004 E . de D. 3009897908)

Las imitaciones no implican, simplemente por el mero hecho de serlo, competencia desleal, por más que puedan resultar incómodas para los competidores.

Para el aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo ajeno no es suficiente la imitación -que, repetimos, es libre-, ni basta cualquier imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno para calificar la competencia de ilícita.

La Ley exige que ese aprovechamiento sea indebido. Este "plus" que atribuye a la imitación el carácter de desleal, por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, es el de la existencia, no de una imitación, sino de una verdadera reproducción, una mera copia sin esfuerzo intermedio.

La doctrina y la jurisprudencia, interpretando el precepto, es unánime en exigir la concurrencia de tres requisitos para la consumación del acto de competencia desleal previsto en el mismo, los cuales resultan acertadamente sistematizados por la SAP Murcia, Sección 1ª, 23-12-2003 (E . de D. 3005547008), y pueden reconducirse a los siguientes:

a) IMITACIÓN, entendida no como una reproducción exacta de la creación ajena; basta con que se introduzcan variaciones inapreciables, incluso, aunque se refieran a elementos accidentales o accesorios.

b) IDONEIDAD DE UN APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO AJENO.

c) EVITABILIDAD del aprovechamiento, y que se materialice en el mercado, no bastando la susceptibilidad teórica o potencial de la misma.

Relacionando dichos requisitos con el supuesto que nos atañe, observamos que no se aduce de contrario, en ningún momento, una explotación, por parte de la demandada, de la reputación o de la fama ajena según el art. 12 LCD .

Y, procede recordar que, en materia de competencia desleal, nuestro ordenamiento opera con un concepto amplio de confusión, que comprende no sólo el llamado riesgo directo, es decir, la confusión por parte del consumidor sobre la identidad de la empresa o del producto designado con una marca, sino también el indirecto, que es aquél que se produce cuando, no habiendo confusión sobre la identidad de la empresa, el consumidor llega a pensar que, de alguna manera ambas empresas están relacionadas, lo que a su vez puede enlazarse con el aprovechamiento indebido de la reputación ajena previsto del predicho art. 12 LCD .

Debe recordarse, por otro lado, que fin o finalidad concurrencial no significa "ir juntos" o "colaborar", sino competir en el mercado con unas prestaciones similares, con la finalidad, aquí, de equiparar el producto propio al ajeno, de los otros editores de bases de datos jurídicas, en busca de conseguir la misma clientela, bajo la propia protección que brinda la normativa de referencia, de los intereses de todos los que participan en el mercado.

Además, según tiene declarado la SAP Barcelona. Sección 15ª, 3-12-2003 (E . de D. 3000755708) "(...) el aprovechamiento del esfuerzo ajeno es referido por la doctrina a la reproducción de las prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permitan la multiplicación del original a bajo coste, de modo que la apropiación de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación conlleva la destrucción de la posición ganada por el pionero.

Por contra, no comportará aprovechamiento indebido la imitación que sólo se sirve de la prestación ajena como modelo para configurar la propia prestación, lo que conlleva un esfuerzo propio.(...)"

Como ha quedado acreditado, mi representada ha afrontado el coste económico, intelectual y humano que le ha supuesto la introducción del criterio de búsqueda de sentencias "A favor/ en contra" en su base de datos, tanto en el momento inicial como en las correspondientes actualizaciones. Por lo tanto, incluso en el caso de que se determinase que ha habido imitación, ésta no podría nunca considerarse ilícita puesto que no se da el requisito del aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Y no puede existir imitación, que suponga aprovechamiento indebido de reputación o esfuerzo, sin la presencia, al menos, de un mínimo riesgo de confusión, no sólo porque el Tribunal Supremo lo descarta "aun referida a tema marcario: "tal aprovechamiento queda excluido cuando no existe riesgo alguno de confusión o asociación. Esto es, según reiterada jurisprudencia, esta infracción presupone un mínimo riesgo de confusión o asociación sin el cual no podría haber en ningún caso aprovechamiento de la reputación ajena, al no suscitar en la mente del consumidor la imagen o marca cuya reputación se alega (Sentencias de 13 de octubre y 31 de diciembre de 2003, y de 16 de marzo de 2004)" (STS Sala 3ª, E. de D. 3002716509), sino porque sin la producción de tal error en el consumidor no es posible establecer conexión entre productos que convergen en el mercado.

Si estos productos no se vinculan entre sí, no cabe deducir que las características beneficiosas de uno de ellos (el ya implantado en el mercado, supuestamente el de la demandante) puedan también alcanzar al otro, esto último es, realmente, lo que fundamenta el aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno, donde el consumidor final cree, erróneamente, y de ahí su carácter de indebido, que el producto emulador (el de nueva implantación en el mercado) posee idénticas o similares características que el imitado. Si el consumidor no es inducido a equívoco, al entender que las cualidades favorables de un producto (el imitado) también las posee otro (el imitador) no puede este último, en modo alguno, aprovecharse de la fama adquirida por el primero y, en consecuencia, tampoco del esfuerzo desplegado para lograr tal reputación, y esta explotación exige, como presupuestó, que el consumidor piense que el producto imitador resulta ser similar al imitado, o lo que es lo mismo, exige la presencia de confusión.

No cabe predicarse por ello, la existencia de aprovechamiento indebido de esfuerzo ajeno cuando el consumidor final sea capaz de discernir no sólo ya el distinto origen empresarial del producto sino, y precisamente por ello, la desigualdad entre ambos. Sin al menos esos riesgos de confusión en el consumidor o de asociación, por tanto, no puede haber aprovechamiento indebido, por parte de una entidad y respecto a un concreto producto, de la reputación o fama de otra y, precisamente, por ello, tampoco del esfuerzo desplegado para alcanzarla.

Y en esta litis, es evidente que ningún cliente potencial de base de datos jurídicos puede confundir la base de datos del Grupo Difusión y la de EUROPEA DE DERECHO.

No existiendo, pues, imitación eficaz para generar aprovechamiento de esfuerzo ajenos, y sí, por el contrario, perfecta diferenciación entre los productos elaborados por ambas litigantes, sin confusión en el consumidor final sobre este último dato, y del diferente origen empresarial de los mismos, así como clara distinción entre las entidades productoras litigantes, no puede, en síntesis, aceptarse la presencia de este riesgo, y la pretensión de prohibición de comercialización, por otras entidades, del sistema de discernimiento de sentencias "FAVORABLE A", no puede prosperar, por pertenecer al ámbito de la libertad concurrencial.

Deviene, pues, en mérito a todo lo expuesto, manifiestamente improcedente el ejercicio por parte de las acto ras de las acciones reguladas en el art. 18 de la LCD .

TERCERO.- Del posible litisconsorcio pasivo necesario.

Primeramente debe quedar reflejado que en el escrito de contestación a la demanda se señala que el fabricante de las bases de datos EL DERECHO incluye en sus bases de jurisprudencia un criterio de búsqueda similar al que aquí constituye objeto de la pretensión principal, siendo un criterio de búsqueda de sentencias según resulten favorables o desfavorables a las partes intervinientes en las diversas causas; y, por la parte actora, se ha puesto de manifiesto durante el desarrollo del procedimiento que habían requerido a dicho fabricante de las bases de EL DERECHO para abstenerse del uso de dicho criterio, pues tal criterio de sistematización y búsqueda es igual al que aquí constituye objeto de la pretensión principal (minuto 18 de la audiencia previa).

De ser cierto esto último, igualdad entre el criterio de sistematización y búsqueda de las bases de datos EL DERECHO con el traído al pleito por la actora, estaríamos ante un litisconsorcio pasivo necesario. Y ello porque, respecto de la acción principal, sobre la que se sustenta el entramado de toda la demanda, o sea, la que cristaliza en el apartado A. 1º del suplico, si efectivamente en las bases de datos de EL DERECHO se incluye el mismo criterio de búsqueda "sentencias a favor de / sentencias en contra de" que, según la demanda, incluyen las de WOLTERS KLUWER ESPAÑA (LA LEY) y las de la actora - se dice que es según la demanda, porque hemos visto que en la contestación se discute la igualdad del criterio de ordenación y búsqueda de la actora y el demandado-, como se decía si el criterio de distribución de contenido y búsqueda de las tres bases fuera igual, la declaración de propiedad intelectual sobre tal criterio que aquí se hiciera, afectaría irremediablemente y de modo directo a esa tercera mercantil (la editorial de las bases EL DERECHO), que no ha sido parte en este pleito.

No obstante lo anterior, considera este Juzgador que lo más conveniente es resolver la cuestión de fondo planteada en la demanda, ello por las siguientes razones:

1º La parte demandada no ha invocado tal excepción, ni el demandante ni el demandado han solicitado la intervención de dicho tercero, ni tampoco dicho tercero, que al parecer tiene conocimiento del pleito según se informó por la actora, ha solicitado su propia intervención. Ello no impediría la apreciación de oficio, pero esa ausencia de peticiones de las partes litigantes trae como consecuencia lo expuesto en el siguiente punto.

2º No hay prueba en autos acerca de si existe plena coincidencia entre el criterio de búsqueda (y sistematización) de aquellas bases de datos EL DERECHO y el aquí traído por actor y demandado de sus respectivas bases de datos, pues nada de ello consta en los autos, al margen de una mera fotocopia de la pantalla de búsqueda de la base de datos EL DERECHO, aportada como documento 6 de la contestación a la demanda, y lo demás que consta es por mera manifestación oral. Y ya se adelanta que en esta sentencia se considerará que el criterio de búsqueda del demandado presenta diferencias sustanciales con el del actor (ver fundamento décimo), lo que nos llevaría a las mismas razones que se exponen en el siguiente punto.

3º La discusión aquí planteada por los litigantes ha dado lugar -con éste-a dos pleitos, como se constata en los autos del presente, por lo que, como quiera que la sentencia, se adelanta, desestimará la demanda del actor, se considera que con arreglo al principio de economía procesal, procede resolver la cuestión de fondo sin remitir a las partes a un tercer pleito.

CUARTO.- Del concreto objeto de la acción principal (apartados A.1º y A.2° del suplico de la demanda).

Debemos precisar que en el presente caso no se dice en la demanda que la parte demandada haya "copiado" el contenido, el fondo jurisprudencial, de sus bases de datos, puesto que la inversión en labores de recopilación y sistematización de datos está protegida por el derecho sui generis, al que luego haremos referencia, que está regulado en los arts. 133 al 137 de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996 ), y la demanda se fundamenta en el art. 12 de dicho Texto legal, o sea, no se dice que todas las sentencias que aparecen seleccionadas según el criterio "a favor de" (o "en contra de", para la base de datos del demandado, que junto con el criterio "a favor de", incluye el criterio "en contra de") sean coincidentes en una y otra base de datos, no se dice que se haya producido un "trasvase" o "extracción" de lo recopilado en una base de datos para la otra.

Tampoco dice el actor que se haya "copiado" la aplicación informática, el software, capaz de estructurar las sentencias a partir del criterio "a favor" de uno u otro intervinientes en el proceso y, a la vez, capaz de localizar o buscar las sentencias según el criterio "a favor" de una u otra parte; procesal, pues en este caso lo que se diría infringido es el derecho de autor del sujeto que ha creado el programa informático necesario para realizar tales operaciones, y según el Considerando 23 de la Directiva 96/9 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11-3-1996 , sobre la protección jurídica de las bases de datos, el término "base de datos" no debe hacerse extensivo a los programas de ordenador utilizados en la elaboración u operación de una base de datos, que seguirán protegidos por la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991 , sobre la protección jurídica de los programas de ordenador (DO nº L 122 de 17.5.1991, p. 42; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 93/98/CEE (DO n° L 290 de 24.11.1993, p. 9 ), encontrando cobijo en nuestra Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996 ) tal protección de la autoría de los programas informáticos en los arts. 10.1.i y 95 al 104 (Título VII del Libro I y preceptos concordantes a que se remite el art. 95 ).

Lo que dice la demandante que ha infringido la demandada es su derecho de propiedad intelectual sobre la forma de ordenar y ofrecer la búsqueda de las sentencias recopiladas en su base de datos de jurisprudencia usando, precisamente, el criterio "a favor" de una u otra parte en el litigio (arrendatario, consumidor, asegurado, etc.), derecho regulado en el art. 12 de la Ley de Propiedad Intelectual . Y solamente a ello debe dar respuesta esta sentencia, junto, lógicamente, con la pretensión relativa a la existencia de actos de competencia desleal.

QUINTO.- De la excepción de falta de legitimación activa de "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA ".

Ya hemos adelantado, al inicio del fundamento segundo, que la parte demandada invocaba la excepción de falta de legitimación activa de "INNOVA JURÍDICA SA", que ya fue resuelta en la audiencia previa, pero además la de "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA", pues dice que en modo alguno fue el creador del buscador "a favor" en las bases de datos del Grupo Difusión, y, dado que en su calidad de comercializadora de bases de datos que incluyen dicho criterio de búsqueda, tampoco estaría legitimada activamente para ejercitar esta acción, se debe declarar su falta de legitimación activa.

La excepción debe desestimarse, por los motivos que ahora sé exponen.

Ya hemos dicho también que el único demandante es "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA", porque no se discute que ha absorbido a "INNOVA JURÍDICA SA", Consta en autos a través de los documentos 4 al 7 y 10 de la demanda que la actora y la sociedad por ella absorbida gestionaban la base de datos de jurisprudencia de "Grupo Difusión", y que "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA" proyectó dicha base, siendo de su cargo la fabricación de la misma, base de datos ésta en la que se incluía desde el año 2002 el criterio "favorable a", admitiendo el testigo Don Alexander que en ese momento no había otras bases de jurisprudencia que usaran ese criterio de búsqueda. En la demanda no se dice en ningún momento que la base de datos de jurisprudencia del "Grupo Difusión", o más concretamente la forma de ordenar y buscar el contenido con el criterio "a favor", fuera creada por una tercera mercantil, ya sea GESTE o NexTret SL, que son las sociedades a las que al formular la excepción, sin mentarlas, se refiere el demandado; en la demanda lo que se dice, al folio 7 y siguientes, es que:

"La tarea de creación de las bases de datos fue ardua, costosa y para ello se encargó la realización de los trabajos técnicos a una empresa especializada (GESTE) a través del correspondiente proyecto de desarrollo de las bases de datos. Este proyecto venía documentado en la correspondiente Propuesta de Desarrollo del año 2.001, que se acompaña como documento 4 del presente escrito de demanda.. En la página 1 del proyecto ya se indica que, entre las características más importantes de las bases de datos, se buscará la clasificación de sentencias "según vanos criterios creados por (Difusión Jurídica y Temas de Actualidad) para permitir un acceso más preciso a la información". Al objeto de facilitar el trabajo técnico y que su original idea fuera fielmente reflejada, mi representada facilitó una "Propuesta de pantalla" para estructurar la base de datos y los métodos de selección de contenidos. En esta primera propuesta, tal y como se desprende del Proyecto de Desarrollo, el buscador "a favor" o "favorables a" resulta ser una pieza clave y original de la estructuración y disposición de las sentencias... la empresa Nestrec se hizo cargo con posterioridad del proyecto a la vista de las dificultades encontradas por la primera" (sic).

Precisamente si acudimos al documento 4 de la demanda, se constata lo anterior -aunque ya veremos al analizar el fondo de la cuestión que no con la significación jurídica que pretende la demandante-. Tal documento 4 de la demanda es el proyecto de desarrollo de un CD-Rom de sentencias jurídicas que GESTE ofertó en el mes de marzo del año 2001 a "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA" (DJTA), por encargo de ésta (DJTA), y que fue aceptado por la última, sirviendo por tanto como contrato de arrendamiento de obra para que, sobre el modelo diseñado por DJTA, GESTE desarrollara el CD-ROM de sentencias jurídicas, encargo que incluía la' base de datos de explotación y la aplicación de entada de datos, así como el diseño gráfico del CD-ROM. En él (folio 120 de los autos) se lee "DJTA a partir de su creación, desea desarrollar una base de datos de sentencias jurídicas seleccionadas como herramienta de consulta... las sentencias serán clasificadas según varios criterios creados por DJTA para permitir un acceso más preciso a la información... DJTA encarga a GESTE la creación y desarrollo de la herramienta informática para el efectivo uso de la base de datos, demás objetos del presente proyecto y su transmisión (incluidos el código fuente y el código objeto) con sus derechos de propiedad industrial e intelectual, salvo el código referente a la compresión de objetos e indexación full-text". Al folio 130 de las actuaciones la aquí demandante acepta la oferta de GESTE en cuanto al desarrollo del CD-ROM de jurisprudencia, la base de datos de explotación y la aplicación de entada de datos, así como el diseño gráfico del CD-ROM, reseñando el folio 121 y 127-128 que el proyecto sería desarrollado por un equipo de trabajo mixto GESTE- DJTA. Como anexo I a dicho contrato se incorpora una propuesta de pantallas formuladas por DJTA, en las que se señalan entre los criterios de búsqueda de las sentencias almacenadas, el criterio que aquí trae la demandante: "favorables a" (véanse folios 133 y 136 de los autos).

Así las cosas, de dicho documento no se puede extraer la conclusión que pretende el demandado, o sea, que el creador del buscador "a favor" en las bases de datos del Grupo Difusión fuera GESTE u otro, y ello por las siguientes razones:

1º En el documento 4 de la demanda no se encarga sin más ¡a creación de una base de datos de jurisprudencia según los criterios propios del contratista, sino que el comitente diseña cómo será la basé de datos, encargando que la mercantil GESTE desarrolle las herramientas (software) para que la base de datos pueda funcionar, es decir, le encarga que implemente su modelo desde el punto de vista informático. Dentro de esas directrices, la demandante concreta que la base de datos habrá de contar con un criterio de búsqueda que clasifica el contenido según la sentencia favorezca a una u otra parte en el proceso. Por tanto sería la demandante quien diseñó la estructura de la base de datos y decidió que contara con ese criterio de búsqueda "favorable a", por mucho que GESTE lo llevara a la práctica informáticamente. Y ya hemos dejado claro que en este proceso no se reclaman los derechos que puedan corresponder sobre la autoría de los programas informáticos (software) usados en el desarrollo de la base de datos. Por tanto, sería la demandante quien en su base de datos introdujo (creó) ese criterio de búsqueda por el que reclama. Lo anterior no significa que ese criterio de búsqueda esté protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, estamos resolviendo la excepción sobre la legitimación activa y no el fondo del asunto, simplemente significa que el criterio fue diseñado por la actora y no por GESTE u otro, que solo lo implemento.

2º En cualquier caso, en el propio contrato, GESTE cede a la demandante los derechos de propiedad intelectual sobre el resultado, salvo el código referente a la compresión de objetos e indexación full-text, ajenos a lo que aquí se reclama. Por tanto, en base a esto, aún cuando el criterio de búsqueda objeto de pleito hubiera sido "creado" por GESTE, a la actora corresponderían sobre dicho objeto los derechos de propiedad intelectual enajenables que pudiere haber en su caso.

3º En todo caso, el proyecto fue desarrollado por un equipo mixto compuesto por personal de GESTE y la demandante (folios 121 y 127 de las actuaciones), luego ambos serían titulares del conjunto, de no ser por lo antes dicho.

Pero es más, aún cuando la demandante hubiera encargado a GESTE o NexTret la creación de una base de datos de jurisprudencia, sin más, lo que no fue así como ya hemos visto, pues bien, aún de haber hecho ese encargo genérico, esto no convertiría a GESTE en titular de los derechos patrimoniales sobre la base de datos creada, ni por tanto sobre los criterios de búsqueda incorporados en ella, según reciente doctrina que a continuación se cita.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2008 (RJ 2009/534) en su Fundamento de derecho 5º: "La ley contempla la transmisión inter vivos y mortis causa de los derechos de explotación de la propiedad intelectual a partir del artículo 42 y el 51 se refiere a la transmisión en caso de contrato de trabajo, que se presume conforme al apartado 2. Pero no contempla el caso del contrato de obra. Se debe entender que esta laguna del derecho debe ser suplida por la analogía y, tal como se mantiene en los recursos y se expone por la doctrina, el artículo 51 se aplica cuando la obra determina la transmisión de los resultados, concurriendo dos presupuestos: creación no espontánea del cedente, contratista, sino a instancia del cesionario, dueño de la obra (así lo llama el código y la doctrina civil) y la enajenación del resultado del trabajo. Todo ello concurre en el presente caso, en que se encargó a los demandantes una determinada obra para la actividad propia del periódico, se ejecutó la obra y se percibió un elevado precio y el resultado, en cuanto al derecho patrimonial, queda transmitido el dueño de la obra, llamada precisamente así, SOCIEDAD VASCONGADA".

Al analizar dicha resolución, el catedrático Don Juan José Marín López concluye en su artículo "La protección de las bases de datos por el derecho de propiedad intelectual en la praxis reciente del Tribunal Supremo", publicado en Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la competencia n° 53 enero-marzo 2009 (pp 49-70), que los derechos patrimoniales de propiedad intelectual sobre las bases de datos creadas por encargo, pertenecen al comitente, y no al autor.

Siguiendo dicho criterio, como en este caso no estaríamos ante una creación espontánea de GESTE, sino a instancia de la demandante, y aquélla enajenó el fruto de su trabajo, los derechos patrimoniales de, propiedad intelectual sobre dicho resultado corresponderían a la demandante.

Por ello, qué duda cabe, la demandante, por derecho propio, es en base a dicho contrato, aportado como documento 4 de la demanda, quien diseñó la estructura de su base de datos, y con ello sus criterios de búsqueda, por mucho que el desarrollo técnico y los programas informáticos necesarios para el funcionamiento de dichas bases los ejecutara inicialmente otra mercantil, ya sea GESTE o NexTret SL, estando legitimada activamente en este pleito en base a lo anterior, y en todo caso lo estaría por la transmisión operada en el mismo de los derechos de propiedad intelectual sobre el resultado, o por su participación en el trabajo; y en última instancia, lo estaría por ser la titular de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual sobre la base de datos hecha por GESTE, en base a la doctrina expuesta.

Así las cosas, debe desestimarse la excepción invocada, pues la actora ostenta la condición que dice tener, cual es la de ser la titular de los derechos de explotación de la propiedad intelectual que pudieran existir sobre la base de datos de jurisprudencia que fabrica y en la que apareció ese novedoso criterio de búsqueda "favorable a" ("a favor") en el año 2002. Cosa distinta es que dicho concreto criterio de sistematización pueda encontrarse protegido por la Ley de Propiedad Intelectual y/o que el de la demandada sea igual. Y esto último es lo que constituye el fondo del asunto, que como tal será analizado después.

SEXTO.- Sobre los "workers" de contratación civil y mercantil editados por la demandante en 1997.

Uno de los hechos en los que se basa la demanda es que, en 1997, la actora editó unas bases de datos o "workers" de Contratación Civil y Mercantil, en los que se recopilaban los formularios de contratos y documentos varios más útiles en este sector, siendo este el precedente del sistema de búsqueda "a favor" que se usa en las bases de datos de jurisprudencia de la actora, porque en aquella recopilación, los "workers", se introdujo una especial y novedosa forma de estructuración de sus contenidos (que ya hemos dicho que eran formularios de contratación), pues se germinó, maduró y plasmó en ellos la idea de dividir estos formularios entre contratos con clausulado favorable a una parte o a la contraria. Así, según la demanda, nos encontrábamos, por ejemplo, con contratos de arrendamiento de vivienda con "clausulado favorable al propietario/arrendador o al arrendatario" o contratos de subarriendo de vivienda con "clausulado favorable al arrendatario-subarrendador o al subarrendatario".

Pues bien, examinados tales "workers" de contratación, cuyos índices son aportados como documento 3 de la demanda, resulta que ninguna relación tienen con lo que es objeto de este proceso, las bases de datos de jurisprudencia, porque:

1º Dichas obras se refieren a una recopilación de formularios de contratos, no de jurisprudencia.

2º Dichas obras son impresas en papel, no digitalizadas informáticamente, luego difícilmente son extrapolables a estas recopilaciones las características de aquéllas.

3º Del examen del índice aportado como documento 3 de la demanda, resulta que no todos los contratos ofrecían esa estructura "a favor" de una u otra parte contractual, sino solo los de arrendamiento (folios 87 y 88 de las actuaciones) y los de compraventa con condición resolutoria (folio 105).

4º En todo caso, como sostiene el demandado, y resulta un hecho notorio, tales obras o "workers" no fueron las primeras que estructuraban sus formularios según fueran favorables a una parte del contrato (arrendador, comprador) o a la otra (arrendatario, vendedor), refiriendo el demandado a modo de ejemplo la obra publicada por ERNST & YOUNG en 1995, junto con el diario económico CINCO DÍAS, cuando entró en vigor la LEY 29/1994, de 24-11, de Arrendamientos Urbanos , obra en la que se contenía el Texto legal referido, y donde se realizaba un análisis de dicha Ley» y se contenían una serie de formularios sobre arrendamientos, estructurados y organizados bajo la fórmula de separación de formularios de contratos con clausulado redactado a instancia del arrendador o del arrendatario, según el caso, cuyo índice se aporta como documento 3 de la contestación; además, como se ha dicho, es un hecho notorio para todos quienes han/hemos realizado estudios jurídicos antes del año 1997, que una de las metodologías de enseñanza de tales disciplinas, es precisamente el estudio de modelos según sean favorables o se refieran a una u otra parte en determinada relación jurídica, luego mal puede decir la actora que fue la primera en el mundo jurídico en estructurar los formularios contractuales según fueran favorables a una parte contractual o a la otra.

Por todo ello, las alegaciones y prueba acerca del contenido de tales "workers" de contratación civil y mercantil, resulta inútil a los efectos de este pleito.

SÉPTIMO.- Del depósito ante Notario efectuado por la parte actora en fecha de 19 de Junio de 2003.

La parte actora afirma que la estructura de su base de datos actual fue depositada ante el Notario de Madrid Don Pedro Herrán Matorras en fecha de 19 de Junio de 2003 para asegurar su protección, según el documento 11 de la demanda. Considera que ello le brinda la protección del derecho de autor.

Examinada dicha escritura notarial aportada como documento 11 de la demanda, resulta que lo que se depositaron ante Notario fueron dos discos digitales conteniendo las bases de datos de jurisprudencia de la actora, discos en los que se habían incluido a propósito una serie de errores, identificando con otro documento depositado tales errores, luego dicho depósito no tenía como finalidad la protección de la estructuración del contenido de las bases, sino del propio contenido en sí, o sea, de la propia recopilación de sentencias, lo que supone que, como nos dice el demandado, tal depósito se llevó a cabo para facilitar la protección del derecho "sui generis" que sobre la base de datos brinda el art. 133 de la Ley de Propiedad Intelectual , al estar destinada a detectar copias de los documentos recopilados en sí, tal y como ocurrió en el conocido proceso que enfrentó a EDITORIAL ARANZADI SA con EL DERECHO EDITORES SA, donde se pretendía la protección del contenido (la recopilación) en sí de las bases de datos (derecho "sui generis"), que terminó por sentencia de 24-7-01 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n° 13 de Madrid .

En todo caso los actos de las partes no pueden brindar más protección que la que deriva del ordenamiento jurídico, con lo que aún cuando por la actora se hubieran depositado notarialmente sus bases de datos de jurisprudencia para proteger su estructura y criterios de búsqueda de la información, ello no podría otorgar más derecho sobre lo que es aquí el objeto de la petición principal, que el que derive de la Ley de Propiedad Intelectual, y ningún precepto de dicha Ley otorga derechos de autoría sobre las bases de datos por el mero hecho de su depósito notarial, es decir, los elementos de las bases no se convierten en objeto de protección por dicha Ley por el mero depósito notarial, si no reúnen los requisitos necesarios para conseguir dicha protección legal.

OCTAVO.- De la protección jurídica de las bases de datos en la legislación comunitaria y española.

Como sostienen ambas partes, la protección jurídica de las bases de datos es doble, arrancando dicha dualidad de la Directiva 96/9 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11-3-1996 , sobre la protección jurídica de las bases de datos (DOCE L 77 de 27 de marzo de 1996) (en adelante, la Directiva). Dicha norma se divide claramente en dos secciones, según lo ya apuntado; por un lado, y a tenor de su Capítulo II, arts. 3 al 6 , las bases de datos estarán cubiertas, en cuanto obras, por un derecho de autor; y, por otro lado, de acuerdo con su Capítulo III, arts. 7 al 11 , se reconoce un nuevo derecho sui generis, paralelo al anterior y acumulable al mismo, que podrá cubrir igualmente aquellos supuestos en los que una base de datos no esté protegida por el derecho de autor, al carecer su estructura del suficiente grado de originalidad para ser considerada propiamente como una obra de creación.

Para determinar el objeto de esa doble protección, el legislador comunitario parte de un concepto amplio definiendo las bases de datos en el art. 1 apartado 2 de la Directiva como "las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma". Se recogen aquí las recopilaciones de todo tipo de material, ya sea de obras literarias, artísticas, musicales o de otro tipo, o de materias tales como textos, sonidos, imágenes, cifras, hechos y datos, si bien siempre debe tratarse de recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes, dispuestos de forma sistemática o metódica y accesibles individualmente, de forma tal que la fijación de una obra audiovisual, cinematográfica, literaria o musical como tal no forma parte del ámbito de aplicación de la Directiva (Considerando 17 de la Directiva); se regulan también como objeto de protección los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos como el Thesaurus y los sistemas de indización, así como el sistema de consulta (Considerando 20 de la Directiva). A lo largo de los informes relativos a la Directiva se introdujeron en el ámbito de protección no sólo las bases de datos electrónicas, sino también las bases de datos "sean cuales fueren sus formas", en contra de la redacción original. No obstante -como ya se ha advertido en el fundamento cuarto de esta sentencia- no se aplica la protección prevista a los programas de ordenador con los que se fabriquen o se pongan en funcionamiento las bases de datos, que seguirán protegidos por la Directiva relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador (Directiva 91/250 CEE del Consejo de 14 de mayo de 1991, DOCE núm. L 122 de 17 de mayo de 1991 , pág. 42; cuya última modificación la constituye la Directiva 93/98 CEE (DOCE núm. L 290 de 24.11.1993, pág. 9 ), por lo que ambas Directivas tienen validez simultánea (Considerando 23 de la Directiva) (STAUD, Online-Datenbanken. Afbau, Struktur, Abfragen, 1991, pág. 22 ),

El primer ámbito de protección al que se refiere la Directiva 96/9 / CE, el derecho de autor, aparece regulado en el Capítulo II de dicha Directiva, que dio lugar por su adaptación a la actual redacción del art. 12 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI), redacción dada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo , de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996 , sobre la protección jurídica de las bases de datos.

De conformidad con lo dispuesto en la primera parte del apartado 1 del art. 3 de la Directiva estarán protegidas, como tal creación, por los derechos de autor las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor; norma que corresponde con la disposición 4 de la Urheberrechtsgesetz alemana (UrhG) y el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual española (LPI). En cuanto al nivel de configuración, prevé la segunda parte del apartado 1 del art. 3 que "no serán de aplicación otros criterios para determinar si tales bases de datos son susceptibles de dicha protección". No obstante, los derechos protegidos, en tanto que pertenecen al contenido mismo de las bases de datos, permanecen intactos. Según el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva es autor de una base de datos la persona física o el grupo de personas físicas que hayan obtenido dicha base, es decir, el creador de la misma.

Consiguen una clara protección mediante los derechos de autor tanto la selección de datos que forman parte integrante de la base como la disposición del material imprescindible para poder acceder de una forma rápida y exacta a la información, Por el contrario, los elementos temáticos contenidos en la base de datos no son susceptibles de la protección por el derecho de autor porque su finalidad y su objeto hacen referencia simplemente a una idea que sobrepasa el contenido de futuras recolecciones y, por ello, no deben ser monopolizados según los principios generales del derecho de autor (Sanciones contra la violación de los derechos de autor en las bases de datos, aut. Dannecker, Gerhard / Bascón Granados, Carmen. Cátedra de la Universidad de Bayreuth (Alemania). Revista del Poder Judicial n° 53. Primer trimestre 1999).

Frente a dicha protección, la Directiva 96/9 / CE dibuja un segundo ámbito, el del derecho sui generis, que aparece regulado en el Capítulo III de dicha Directiva, que dio lugar por su adaptación a la actual redacción del art. 133 al 137 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, redacción dada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo , de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996 , sobre la protección jurídica de las bases de datos.

En este ámbito, es el propio art. 133.1 LPI el que aclara cuál es el objeto de protección al declarar: "El derecho sui generis sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido". Ahora bien, añade el párrafo segundo del mismo art. 133.1 que "mediante el derecho a que se refiere el párrafo anterior, el fabricante de una base de datos, definida en el art. 12.2 del presente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Este derecho podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual". Y señala el núm. 2 del mismo art. 133 "No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior, no estarán autorizadas la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales del contenido de una base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base".

Así las cosas, queda claro que no debe confundirse el derecho sui generis con el derecho de autor sobre la propia base ni con los posibles derechos sobre su contenido, pues lo que aquél protege, como comenta Bouza López, "no es la base de datos resultado de una inversión sustancial, sino la propia inversión sustancial", concluyendo el mismo autor que "por tanto, teniendo en cuanta ambos párrafos (del art. 133.1 ), debemos interpretar que el objeto protegido es la totalidad o una parte sustancial de una base" (Bouza López, Miguel Ángel: "El derecho sui generis del fabricante de bases de datos", Editorial Reus, 2001, pp. 184 y 185).

A esta conclusión se llega, asimismo, teniendo en cuenta la dicción literal del art. 133.4 LPI , el cual reza: "El derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido esté protegida por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de las bases de datos por el derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido". Así pues, queda claro que con el derecho sui generis se busca evitar el daño comercial que puedan producir las extracciones o usos de partes sustanciales de una base de datos, es decir, protege la inversión en la base de datos cuándo alguien se aprovecha de este esfuerzo económico o laboral para confeccionar con el material ajeno, sin su autorización, su propia base de datos, introduciéndola en el mercado, dañando al primer productor.

El citado art. 133 de la Ley de Propiedad Intelectual no protege el derecho a la titularidad de los datos en sí mismo, ya que suelen ser públicos, sino la forma en que se ha confeccionado la base o colección, dando lugar a una creación en cuanto al modo de seleccionar o disponer de tales datos, siempre que en ello se haya invertido, de forma sustancial, dinero, esfuerzo y trabajo que justifiquen tal protección legal.

Por tanto, la diferencia entre la protección brindada por el derecho de autor, por un lado, y el derecho sui generis, por otro, estriba en que en este último la originalidad de su objeto no es condición esencial para que su titular disfrute de la protección, condición indispensable en el primero, como nos dice la exposición de motivos de la Ley 5/1998, de 6 de marzo , de incorporación al derecho español de la Directiva 96/9 /CE, al precisar: "por una parte, el derecho de autor se reconoce sobre la base de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituya creación intelectual, sin perjuicio -en su caso- de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. Se exige, por tanto, al igual que en el resto de las obras incluidas en el libro I del texto refundido, el elemento de la originalidad como requisito "sine qua non" para aplicar la protección mediante los derechos de autor". Frente a ello, aún no siendo original, la obra podría resultar protegida por vía del art. 133 LPI , el derecho sui generis, pues su naturaleza, más acorde con la categoría de derecho afín o conexo, es la consecuencia de aplicar la teoría anglosajona del sudor de la frente (sweat of the brow), persiguiendo el objetivo de arbitrar una leal competencia entre los operadores del mercado.

En el presente caso no es objeto de este proceso ese derecho sui generis que pueda corresponder al demandante como fabricante de una base de datos, sino el derecho de autor.

No obstante, ya hemos visto que según dicha regulación, no están cubiertas por este derecho todas las obras, es decir, no son todas las bases de datos existentes las que se protegen, sino sólo aquéllas que por la selección o la disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor; dicho de otro modo, sólo estarán protegidas, como tal creación, por los derechos de autor, aquellas bases de datos cuya estructura representan una originalidad, o sea, que resulta de la inventiva de su autor, pues este es el significado de tal concepto según el Diccionario de la Real Academia, aplicándolo a una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su autor.

Así la sentencia del Tribunal Supremo de 17-10-1997 (RJ 1997/7468) nos dice: "...no procede confusión con todo aquello que es común, integra el acervo cultural generalizado o está anticipado y al alcance de todos, como señalan las sentencias recurridas sobre los métodos alfabéticos o por provincias y la constancia de datos en registros fiscales, laborales, mercantiles o en las guías publicadas por "Telefónica"; si, pues, faltan creatividad y originalidad, que es lo que ocurre en el caso, mal se pueden infringir los arts. 1, 10 y 12 , aunque las bases de datos a las que se hayan aportado ingenio, originalidad o creatividad sean en abstracto susceptibles de protección, pues lo que ha de acreditarse en el pleito es la concurrencia concreta de tales extremos".

Igualmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 8-7-08 (RJ 2008/3350) "La protección del derecho de autor sobre la base de datos -al amparo de las disposiciones transitorias decimoquinta y decimosexta de la Ley 5/1998, de 6 de marzo , de incorporación al derecho español de la Directiva 96/9 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996 , está condicionada -como había declarado la sentencia de 17 de octubre de 1997 - a la concurrencia del requisito de originalidad de la expresión de la selección o disposición de los contenidos -artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril -, del que no hay reconocimiento alguno en la sentencia recurrida".

La sentencia del Juzgado Mercantil n° 2 de Barcelona, de 11-2-2009 (AC 2009/299 ), nos dice en su FJ 9º "Aplicado cuanto antecede al presente caso, tal y como se argumentó en la sentencia de 21 de enero de 2009, debe descartarse que la base de datos de la demandante, por la selección o disposición de sus contenidos, constituya una "creación intelectual", a los efectos establecidos en el artículo 12 , y, en consecuencia, que la actora pueda invocar derechos de autor. Es necesario un mínimo de originalidad que no concurre en el catálogo ordenado de vuelos incluido en la página web de RYANAIR. Por tanto, la demandante sólo podrá obtener protección a través de los artículos 133 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual , que regulan el derecho sui generis sobre las bases de datos que corresponde al "fabricante". Como se ha indicado, dichos preceptos protegen la "inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente" que realiza el fabricante "para la obtención, verificación o presentación de su contenido". Obviamente la protección no se extiende al contenido de la base de datos. Y la definición que de ésta da el artículo 12 , como "las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma", sirve también a los efectos del artículo 133 . El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 9 de noviembre de 2004 (TJCE 2004321) -el artículo 133.1° reproduce el párrafo 40 de la Exposición de Motivos de la Directiva 96/9 /CE, citada por la demandada en su escrito de contestación y trascrita en lo sustancial en el escrito de demanda, analiza el concepto de inversión sustancial, cualitativa o cuantitativamente, al indicar que por "inversión destinada a la obtención del contenido de una base de datos debe entenderse en el sentido de que designa los recursos consagrados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en la base de que se trate, con exclusión de aquellos recursos utilizados para la propia creación de los datos". La destinada a la "verificación del contenido de la base de datos", por su parte, se refiere "a los recursos que, con vistas a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de que se trate, se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución de la base de datos, como durante el periodo de funcionamiento de ésta". No se incluyen, por el contrario, "los recursos dedicados a operaciones de verificación durante la fase de creación de datos posteriormente reunidos en una base".".

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, secc 28, de 11-1-07 (AC 2007/1041 ), de forma muy similar a la motivación del demandado al contestar a la demanda, señala: "...ha de recordarse que el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril 1996 , que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 22/1987, de 11-11-1987, que regulariza, aclara y armoniza las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante, Ley de Propiedad Intelectual) protege las "creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible" (art. 10.1° ). Lo que se es susceptible de propiedad intelectual, y por tanto de protección a través de la legislación sobre propiedad intelectual, es la obra literaria, artística o científica, pero no las ideas, los conocimientos o la información expresadas a través de tales obras. Aunque la creación científica (en la que habría que encuadrar en todo caso la "obra" de la actora, por exclusión de la literaria y la artística) se relaciona esencialmente con la obtención de información, el descubrimiento de teorías, sistemas, métodos, esta parte esencial es precisamente la que carece de protección a través de la propiedad intelectual, que protege solamente la forma utilizada para su exteriorización en la medida en que la misma, y sólo ella, constituya una creación original. En tal sentido, el art. 9-2° del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Anexo 1-C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (conocido, abreviadamente, como ADPIC), reproduciendo literalmente lo previsto el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor aprobado por la Conferencia Diplomática de Ginebra de diciembre de 1996, establece que "... La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí». En este sentido se ha pronunciado nuestra jurisprudencia. Así, la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal, Supremo núm. 563/1995, de 7 junio , considera erróneo considerar "que el supuesto "contenido pedagógico" de una obra impresa puede ser protegible con carácter de exclusiva mediante la legislación sobre propiedad intelectual". Y la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 1125/2003, de 26 noviembre , afirma que "no importa la idea, ni si los datos históricos reflejados eran conocidos, o novedosos; lo relevante es la forma original de la expresión -exposición escrita-". Como conclusión de lo expuesto, las simples ideas, al no ser susceptibles de apropiación por ser patrimonio común de la humanidad, no pueden, cualquiera que fuere su grado de originalidad, ser objeto de tutela dentro de la órbita de los derechos de autor. Para que pueda gozar de dicha protección es necesario que la idea como tal se haya plasmado de forma relativamente estructurada en algún medio de expresión formal. De lo expuesto se deduce que no puede pretenderse por la actora tener un derecho de exclusiva sobre las teorías, los conocimientos, las ideas contenidos en sus "cursos" y que la única "obra" que puede entenderse objeto de la propiedad intelectual son los manuales elaborados por PERSONA y cuyos derechos de propiedad intelectual han sido cedidos para España a la actora y los que han resultado de la traducción y adaptación realizada por la actora... De la definición del objeto de la propiedad intelectual contenida en el art. 10.11 de la Ley de Propiedad Intelectual se desprende la exigencia de originalidad y creatividad para que una obra sea considerada objeto de la propiedad intelectual y protegida por la legislación reguladora de la misma. Esta exigencia de originalidad requiere un mínimo nivel de singularidad y novedad, de altura creativa suficiente ( Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004 [RJ 20044318] y sentencias de esta Sala de julio de 2006, rollo de apelación 209/2006[JUR 200786018], y 14 de septiembre de 2006 , rollo de apelación 278/2006)".

Fuera de nuestras fronteras, tal requisito de la originalidad también esta presente, y así el Tribunal Supremo de Alemania consideró que los listines de teléfonos no estaban protegidos por el derecho de autor, pero sí amparados por el derecho sui generis. El Tribunal Supremo de Australia concedió protección sui generis a una parte sustancial de las "páginas amarillas" australianas (fuente: "La protección jurídica de las bases de datos", estudio presentado por la Comunidad Europea en la Octava sesión del Comité Permanente de expertos en derechos de autor y derechos conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrada en Ginebra del 4 al 8 de noviembre de 2002).

La dificultad estriba, como señala el citado estudio presentado ante el Comité Permanente de la O.M.P.I., en que ese nivel de creatividad requerido para dicha protección mediante el derecho de autor no está definido en el plano nacional ni el internacional, por lo que como concepto jurídico indeterminado debe ser objeto de precisión en el momento de su aplicación ( sentencia del Tribunal Supremo de 18-12-2008 ). Y para ello, como veremos en el siguiente fundamento con la transcripción de las sentencias que se contienen, se usan dos criterios, el subjetivo y el objetivo, de los que aquí nos interesa el segundo.

NOVENO.- Aplicación al caso concreto del requisito de constituir una creación intelectual original.

La demandante predica su derecho de autor sobre la estructura y un elemento de búsqueda o localización de la información en sus bases de datos de jurisprudencia, cual es el criterio "a favor", lo que como hemos visto es posible, porque en este ámbito de protección no se protege el contenido, o sea, el objeto de la base, ya sean obras, datos u otros elementos que son recopilados en la base de datos, sino que se protege, como dice el art. 12 mentado, la creación intelectual que entraña la estructura de la base de datos, y ese criterio o elemento de localización sobre el que aquí se discute forma parte de la estructura de la base de datos del actor, siendo un elemento del sistema de consulta, al que se refiere como incluido en el ámbito de protección el Considerando 20 de la Directiva, en razón al cual debe interpretarse ésta y con ello la adaptación a nuestro derecho interno, tal y como se refleja en la exposición de motivos de la Ley 5/1998, de 6 de marzo , de incorporación al derecho español de la Directiva 96/9 /CE, al concretar: "Esta protección a través de los derechos de autor podrá aplicarse igualmente a los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos como el tesauro y los sistemas de indexación". A dicha conclusión se llega también leyendo el art. 21.1 2º párrafo LPI .

Ahora bien, ya hemos dicho que la declaración de un derecho de autor sobre tal elemento de consulta exige que éste sea una creación intelectual original. Y esa originalidad, como ya hemos adelantado y veremos más detenidamente a continuación, viene determinada por dos elementos; el subjetivo, que exige que la obra refleje la personalidad del autor; y el que aquí nos interesa, el objetivo, que implica que la obra no incorpora aquello que por ser propio del acervo cultural común, está al alcance de todos.

En este último plano -objetivo-, no puede confundirse el concepto de originalidad con el de "novedad". El fabricante de una base de datos de jurisprudencia puede ser el primero en ofrecer una determinada disposición y localización del contenido, por ejemplo, permitiendo la búsqueda de sentencias por "ponente", sin embargo esta estructuración de los datos no constituye una creación intelectual original, pues es un criterio de ordenación natural, propio de las sentencias, al igual que puede ser su fecha, la jurisdicción en la que se dicta o el tribunal que resuelve el asunto. El que la sentencia favorezca a una u otra parte, o a las dos, es algo consustancial al proceso, como lo sería el criterio de ser estimada, o desestimada, la demanda, sin que la parte actora en este sentido añada nada al propio criterio de búsqueda en cuanto a su ideación. SÍ lo añade, y de eso no cabe duda, con la sistematización de todas las sentencias que constituyen su fondo, a fin de que puedan ser localizadas a partir de dicho criterio, labor esta que igualmente debe realizarla el demandado respecto de su propia base de datos, pero que no está protegida por el derecho de autor, sino por el derecho sui generis, en cuanto se trata de una labor de verificación y presentación del contenido que requiere tiempo y esfuerzo. Sin embargo, se reitera, aquí no se está ejercitando la acción que nace del art, 133 LPI , entre otras cosas porque no ha existido ese "trasvase" de contenido a que se refiere el citado precepto.

Efectivamente, la actora comenzó a usar antes que la demandada ese criterio de sistematización y búsqueda de sentencias en función de la parte a la que favorece el fallo, pero no ha aplicado ingenio humano alguno -sí esfuerzo, reiteramos-, a tal selección y disposición del contenido de sus bases de datos de jurisprudencia, como no lo aplicó la primera mercantil que decidiera recopilar sentencias y ofrecerlas junto con un programa informático que posibilitara localizarlas en función de su fecha y tribunal, siendo absurdo que dicha mercantil hubiera pretendido impedir que cualquier otra de la competencia permitiera localizar las sentencias por fecha y tribunal, alegando ser "autor" de esos criterios de búsqueda, pues por su carácter genérico, nadie puede apropiarse de tales criterios de búsqueda -como el aquí discutido-, pues no presentan matices diferenciadores de lo que es habitual y común en la presentación y búsqueda de un conjunto de sentencias, pues como también se ha dicho en el fundamento sexto de esta sentencia, un modo tradicional de estudiar las disciplinas jurídicas es sistematizando los formularios propios de dicha disciplina, según la parte de la relación jurídica a quien favorecen.

De hecho, el testigo Don Alexander , Director de redacción del Grupo THOMSON ARANZADI, que fue escuchado como diligencia final, manifestó en el minuto 8:45 de su interrogatorio que cuando ARANZADI lanzó al mercado el servicio on line westlaw, en febrero de 2002, o sea, antes de que la demandante comercializara sus bases de datos, estuvieron sondeando entre los clientes la posibilidad de ofrecer en westlaw el criterio de búsqueda "a favor" / "en contra", si bien al final lo desecharon, pues optaron por otro similar, el criterio de segundo grado (accesible desde la página de resultados) por el cual podían confrontarse con una sentencia inicialmente localizada -que da la razón por ejemplo al arrendatario-podían confrontarse sentencias en el mismo sentido -que den la razón al arrendatario- o en sentido contrario -que den la razón al arrendador-.

Por ello, la demandante tan solo podría recabar la protección del derecho sui generis, y ello si la demandada hubiera incluido en esa selección de sentencias "a favor" / "en contra" las mismas resoluciones que el demandante -o una parte sustancial de ellas-, lo que ni es el caso ni se reclama.

En sentido similar, la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa secc. 2ª, de 28-9-2007 (AC 2008/54 ) señala: "El requisito de "originalidad que ha de darse en la creación literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor y desde el punto de vista objetivo que considera la "originalidad" como "novedad objetiva" cuando puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original. En relación con lo expuesto, no se protege lo que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos ( en este sentido, SSTS 20 de febrero [RJ 1992/1329 ] y 26 de octubre de 1992 [RJ 1992/8286 ], 17 de octubre de 1997 [RJ 1997/7468 ] y 26 de noviembre de 2003 [RJ 2003/8098]). Sin embargo, tal y como expresa la STS de 26 de noviembre de 2003 citada en la sentencia impugnada, "lo relevante es la forma original de la expresión", no tanto si la idea o los datos expuestos sean conocidos o novedosos, lo que supone que la originalidad concurre cuando, en términos de la SAP de Barcelona de 10 de marzo de 2000 (AC 2000/325 ), "la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce".

Y la sentencia del Tribunal Supremo de 26-10-1992 (RJ 1992/8286) señala: "La determinación de si las piezas de joyería a que se refiere la demanda son o no "creaciones originales" constituye el punto clave para el reconocimiento a favor de la actora del derecho de propiedad intelectual que postula y la adopción de las medidas por ella solicitadas... es opinión común en la doctrina científica que no constituye objeto de la propiedad intelectual ni las ideas que después se plasman en la obra ni el estilo seguido o creado por el autor, por lo que lo que en la demanda se denomina reiteradamente como "línea de joyería" propia que "puede calificarse como un tipo de género nuevo, atrevido en las formas, distinto en las líneas clásicas, y que se caracteriza por la incorporación de la escultura al arte de la joyería" (hecho segundo), "línea de joyería con características que la individualizan frente a las demás" que se encuentra "como base última de esa reclamación", no puede constituir objeto de la propiedad intelectual merecedores de la protección que otorga la Ley de Propiedad Intelectual ya que con ello está haciendo alusión a un estilo de ejecución de las piezas producidas por la actora; sólo en el caso de que, como se ha dicho, todas o alguna de las obras de joyería posteriormente reproducidas en serie reúna las características necesarias para merecer la repetida protección, el autor o aquéllos a quienes haya transmitido su derecho podrán obtener el reconocimiento de su exclusiva facultad de explotación de la obra. Delimitados así el objeto y extensión de la propiedad intelectual, se hace preciso determinar si en las concretas piezas de joyería a las que se contrae el suplico del escrito inicial, son o no "creaciones originales" en el sentido del párrafo inicial del art. 10 de la Ley ... el requisito de "originalidad" que ha de darse en la creación literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor, (...). Tampoco desde el punto de vista objetivo que considera la "originalidad" como "novedad objetiva" puede afirmarse que nos encontremos ante una creación original, no ya sólo porque la utilización de la figura humana o de partes tan significativas de ella como las manos y la cara, no constituye una novedad en el arte de la joyería, sino porque la gran simplicidad y reducido tamaño de las manos y figuras humanas incorporadas a collares, cadenas, pulseras y sortijas o formando piezas separadas, que limitan considerablemente la libertad del artista para su tratamiento, impide que la utilización en esa forma de tales motivos ornamentales, motivos que no pueden ser objeto de propiedad intelectual, pueda merecer la protección dispensada a las creaciones originales por la Ley de Propiedad Intelectual, so pena de llegar a establecer prácticamente un monopolio sobre la utilización de esos motivos decorativos a favor de quien obtuviese la repetida protección".

Igualmente, a lo dicho por el Alto Tribunal, si accediéramos a la pretensión de la actora, se estaría estableciendo un monopolio sobre uno de los sistemas de clasificación y localización de sentencias utilizados de modo natural y tradicional, dando pie con ello a que otros fabricantes (creadores) de bases de datos de jurisprudencia pretendieran igual pronunciamiento sobre otros tantos de esos criterios propios en la sistematización de las resoluciones judiciales, con la única condición de que hubieran sido los pioneros en su uso (criterios tales como ponente, fecha, jurisdicción, tribunal que la dicta, precepto aplicado para resolver, número de la resolución, número del recurso, estimación/desestimación de la demanda, etc...), o sobre cualesquiera otros imaginables que, más o menos útiles, sean igual de básicos (extensión de la sentencia, confirmación o no de la misma en otras instancias, etc...).

La parte actora afirma que una prueba de la originalidad de dicho criterio de selección y localización es el resultado de las diversas encuestas realizadas entre profesionales del Derecho, aportándose la encuesta y los resultados como documentos 12 al 15 de la demanda, en los que al parecer el segundo motivo en importancia por el que los encuestados habían optado por la base de datos del GRUPO DIFUSIÓN era precisamente la inclusión del criterio de búsqueda seleccionado "A FAVOR".

Lo anterior, sin embargo, no sirve para demostrar la originalidad creativa de un determinado elemento de selección y búsqueda dentro de la estructura de una base de datos, no ya porque no fuera ese el objeto de la encuesta, sino porque no corresponde la determinación de qué deba entenderse como tal a través de una encuesta, sino a través de la interpretación fáctico-jurídica por los tribunales.

Considera el demandante, igualmente, que se acredita la originalidad del criterio "a favor" de sus bases de datos con el documento 15 bis de la demanda, documento que según reza la demanda es un muestreo entre las bases de datos jurídicas más representativas de nuestro país e incluso algunas de países de la Unión Europea, en el que puede comprobarse que ninguna de ellas utiliza un criterio de búsqueda y una estructura de sentencias ni tan siquiera parecido al que es objeto de este procedimiento (sic).

Por los mismos motivos ya expuestos antes debe desecharse tal valoración; ya hemos dicho que efectivamente la actora fue la primera en usar el criterio de clasificación y búsqueda "a favor" en sus bases de jurisprudencia, pero ello no lo convierte, sin más, en un elemento de búsqueda protegido por el derecho de autor de la Ley de Propiedad Intelectual, pues para ello debe tratarse de una creación original del ingenio humano, y no es ser la pionera en incluir el elemento que genera la protección. Y es que a sensu contrario, cualquiera de esos fabricantes de bases de datos de jurisprudencia mencionados, seguramente, introdujo por primera vez algún criterio de sistematización de los que usa el actor -fecha, ponente, jurisdicció- y no por ello es titular del derecho de uso exclusivo y excluyente del mismo.

Por todo ello, al no poder predicarse que el criterio de sistematización y búsqueda objeto del proceso constituya una creación intelectual original, o sea, una obra producto de la actividad inventiva del demandante, debe desestimarse la pretensión incluida en los apartados A.1º y A.2° del suplico, y concordantes de la sección B.

DÉCIMO.- De la inexistencia de identidad plena entre el criterio de sistematización y búsqueda del demandante y el del demandado.

Además, abundando lo anteriormente dicho en el fundamento precedente, a la vista del informe pericial aportado como documento 25 de la contestación a la demanda y la declaración del Perito que lo emite, Don Alfonso , resulta que no existe plena identidad entre el criterio de sistematización y búsqueda existente en las bases de datos del actor y las del demandado, lo que llevaría, de poder existir un derecho de propiedad intelectual sobre la forma de ordenar y buscar las sentencias por el criterio "a favor de", a desestimar la demanda por no ser igual el del demandado.

El Perito que elabora el documento 25 de la contestación, el Ingeniero Técnico en electrónica Don Alfonso , fue tachado por la demandante mediante escrito de 17-2-09, según la alegación contenida en dicho escrito, consistente en que dicho Perito es compañero de trabajo del Letrado del demandado, Sr. Bengoetxea Rementería. Sin embargo, según el propio Letrado, en respuesta a la tacha efectuada al inicio del juicio, se afirma que ciertamente, tras la elaboración del informe aportado como documento 25, fechado el 9-1-06, con posterioridad a dicha fecha, el Letrado ha realizado alguna colaboración profesional con la empresa para la que trabaja el Perito, REDLINE, pero nunca antes de que dicho profesional emitiera el informe, sin que a la vista del documento aportado para fundar la tacha en el escrito de 17-12, así como las respuestas del Perito a las preguntas generales de la Ley, resulte otra cosa diferente, lo que llevaría a la desestimación de la tacha, pues no consta que el Letrado del demandado tuviera dicha colaboración profesional con la empresa para la que trabajaba el Perito el 9-1-2006, máxime cuando el motivo alegado no está previsto real y directamente como causa de tacha en el art. 343 LEC , mientras no se demuestre la existencia de amistad íntima con dicho Letrado o interés en el resultado del pleito, que tampoco constan.

En dicho informe se concluye que la forma en que se realizan las búsquedas con el campo "a favor" / "en contra" en una y otra base de datos es diferente, porque:

1º Los demandantes consideran exclusivamente el concepto de "fallo favorable a" e ignoran el concepto de "fallo en contra de" por lo que no se puede buscar por él.

EUROPEA DEL DERECHO incluye ambos conceptos y permite buscar por cualquiera de ellos.

2º Los demandantes tampoco consideran que un fallo puede ser parcial en la sentencia, ya que por lo que hemos podido ver solo recogen las sentencias que son plenamente favorables a una de las partes.

EUROPEA DEL DERECHO incluye en su programa ese matiz, que permite un criterio de selección mucho más fino.

3º Los demandantes consideran que el concepto de sentencia "favorable a" es singular y único, no permitiendo varias voces como favorecidas por una sentencia, mientras que en el caso de EUROPEA DEL DERECHO, la lista de voces, tanto a favor como en contra, puede ser múltiple.

4º Por último, mientras en el CD Rom de los demandantes observó que solo aparecen unas 16.000 sentencias, en la base de datos de EUROPEA DEL DERECHO aparecen más de 300.000 sentencias al momento de introducir el criterio de búsqueda "a favor" / "en contra".

A pesar de la consideración que del informe se hace por la parte actora, algunas de las diferencias apuntadas en el mismo no resultan intrascendentes.

Respecto de la primera, no puede decirse, como sostiene la demandante al minuto 1:57:00 de la grabación del juicio, que la búsqueda con el criterio "a favor" arrojará los mismos resultados que con los criterios "a favor" y "en contra", porque el criterio "a favor" y "en contra" son excluyentes (sic). A continuación se explica por qué.

Consultadas por el Juzgador las bases de datos enfrentadas, al haberse aportado a las actuaciones, la de la parte demandada permite en la misma pantalla inicial de búsqueda, combinar el criterio "a favor" y el criterio "en contra", luego podrían buscarse sentencias "a favor" del arrendatario, o cualquier otro sujeto, y a la vez "en contra" de la Administración Pública, o cualquier otro sujeto, lo que interesaría por ejemplo a un Letrado que defendiendo en un mismo pleito a un inquilino estuviera litigando contra cualquier órgano de la Administración; dicha combinación y por ello concreción del resultado, no es posible en las bases de la contraparte, en la que habría de limitarse a buscar sentencias "a favor" del arrendatario.

Respecto de la tercera diferencia, consultadas por el Juzgador las bases enfrentadas, resulta que efectivamente las bases de datos de EUROPEA DE DERECHO (WOLTERS KLUWER) permiten, tras realizar una primera búsqueda "a favor" o "en contra", como decimos permiten, además, un filtro posterior desde las listas de resultados, y ello tantas veces como se quiera, mientras que la base de datos del Grupo Difusión sólo permite buscar "a favor" una única vez en la pantalla inicial de búsqueda.

Así, con la base de datos de la demandada, se podrían buscar sentencias "a favor" del arrendatario, y una vez aparecidos los resultados, sobre esos resultados, buscar sentencias "a favor" de otros sujetos, que se despliegan automáticamente en la lista de resultados, por ejemplo una Constructora, de modo y manera que aparecerían sentencias a favor de un arrendatario y una Constructora, pudiendo también combinarse con el criterio "en contra" desde esa misma página de resultados, en cuyo caso se podrían localizar sentencias a favor del arrendatario, la Constructora y en contra, por ejemplo, de una Comunidad de Propietarios; también buscar sentencias a partir de la página de resultados "a favor" del arrendatario y "en contra" de la Comunidad de Propietarios. Todas estas combinaciones no están admitidas en la base de la parte actora, que solamente arrojaría los resultados "a favor" del arrendatario o "a favor" de la Constructora, por separado, pues, y esto es otra diferencia de las bases de datos advertida por el Juzgador, mientras que en la pantalla inicial de búsqueda, la base de la demandada permite buscar por más de un "favorecido", por ejemplo combinando en esa pantalla inicial "arrendatario" y "Constructora", la de la parte demandante no admite buscar por más de un sujeto favorecido, debiendo realizar una búsqueda para localizar sentencias a favor del arrendatario, lo que excluye buscar por cualquier otro sujeto favorecido, o de la "Constructora" lo que excluye buscar cualquier otro sujeto favorecido.

Por último, tampoco se discute que en la base de EUROPEA DE DERECHO (WOLTERS KLUWER) aparece la información "a favor" / "en contra" (indicando si ha recaído una resolución parcial) en los resúmenes de todas las sentencias y en la base del Grupo Difusión sólo aparece esta reseña en la ficha resumen, ni que en la base de datos de la demandada también se han clasificado las sentencias en base al criterio "resolución parcial", no en las de la demandante.

Por todo cuanto se expone en este fundamento, resultaría que el criterio de sistematización y búsqueda de las sentencias de la base de datos del demandado, está más desarrollado, permitiendo una serie de operaciones que el del demandante no permite, operaciones que como dice la parte actora en su demanda, quizá puedan parecer de escasa utilidad para algunos operadores jurídicos a los que la imparcialidad impide pretender la búsqueda por el sujeto que gana el pleito, pero no para otros (abogados, Graduados sociales, et...), quienes deben defender la posición jurídica de ese sujeto, luego mal puede decirse -como quiere el demandante en el apartado A.1º que se declare- que la misma forma de selección de contenidos en su base de datos de jurisprudencia denominada "a favor", está siendo utilizada por el demandado, declaración que no cabe porque éste usa un criterio localizador y de sistematización que presenta todas esas diferencias expuestas, que se consideran a juicio de este Juzgador, sustanciales, aunque solo sea por la aparición en sus bases de datos del criterio "en contra", el cual como hemos dicho permite afinar más aún el resultado de la búsqueda, usado junto con el resto de criterios de búsqueda, incluyendo o no el de "a favor", así como la posibilidad de combinarse en la misma búsqueda el criterio " a favor" con más de un sujeto, posibilidad que también admite el otro, el criterio "en contra".

UNDECIMO.- De la reclamación indemnizatoria.

Debe desestimarse la pretensión indemnizatoria reflejada en los apartados A.4º y B.3º del suplico de la demanda, dado que tal reclamación se hace depender del derecho de propiedad intelectual de la demandante sobre el criterio "a favor", que como se acaba de exponer, no existe.

DUODECIMO.- De la acción por actos de competencia desleal.

La demandante, además de pretender que se declare la titularidad de un derecho de autor sobre el criterio de sistematización y búsqueda "a favor" que aparece en sus bases de datos de jurisprudencia, solicita que se declare que la demandada ha desarrollado una actividad contraria a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD). En concreto solicita que se declare que EUROPEA DE DERECHO SA" con la ilícita utilización de dicha estructura y forma de disposición de datos, produce un acto de competencia desleal frente a las demandantes "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA" e "INNOVA JURÍDICA SA" (apartado A.3º del suplico).

De lo anterior resulta que aunque la demandante trae al pleito, entre los hechos de su demanda, en concreto en los folios 22 al 24, la publicidad desarrollada por la demandada acerca de su base de datos de jurisprudencia, nada se pide sobre tal particular, pues el suplico se refiere sólo a la ordenación de las sentencias y el uso del criterio de búsqueda "a favor" / "en contra" por la demandada, no reflejando pretensión declarativa alguna sobre tal publicidad -motivo por el que el fundamento primero de esta sentencia no se han transcrito las alegaciones de hecho contenidas en los folios 22 al 24 de la demanda, que versan sobre tal publicidad-, llegando a la misma conclusión, además, por el hecho de que la fundamentación jurídica de la demanda se sustenta en el art. 11 LCD , que se pone en relación con el art, 5 , y no se funda pretensión alguna en el art. 7 LCD , que sería el correcto de juzgar esa publicidad desleal.

En primer lugar, considera la actora que como la estructura de una base de datos caracterizada por incluir entre sus criterios de ordenación y disposición el parámetro "a favor" es una creación susceptible de ser protegida por la Ley de Propiedad Intelectual y que, por tanto, Grupo Difusión ostenta sobre la meritada estructura un derecho exclusivo y excluyente, la conducta llevada a cabo por la demandada, al usar los criterios de búsqueda "a favor de" / "en contra de" constituye un supuesto que se encuadra perfectamente en la prohibición del trascrito apartado primero del artículo 11 ("La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley") (sic).

La pretensión debe desestimarse desde el momento mismo en que se declara que la actora no tiene sobre el criterio de selección y búsqueda objeto del pleito ese derecho de exclusiva referido en el precepto como excepción del derecho de imitación, que como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, secc 28ª, de 11-1-07 (AC 2007/1041 ) es el principio del que parte nuestro ordenamiento jurídico, considerando la imitación de las prestaciones ajenas, si no están protegidas por derechos de propiedad industrial o intelectual, no solo lícita, sino como un factor dinamizador del mercado que contribuye al progreso técnico y estético, Ya hemos visto además que sobre la base del criterio "a favor de", el demandado ha creado otro distinto y que mejora el resultado.

En segundo lugar, añade la demandante que, aun a pesar de que la estructura de la base de datos objeto de la presente litis no estuviera amparada por un derecho de propiedad intelectual, la imitación de la misma llevada a cabo por Europea del Derecho es, asimismo, constitutiva de un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, pues el modo en que se aprovecha el esfuerzo ajeno determina la deslealtad de la imitación sólo en la medida en que se rompe la par conditio concurrentium, y en particular en la medida en que el imitador eluda los costes correspondientes a la creación y comercialización de la prestación de que se trate (en nuestro caso la ilícita utilización de una estructura de base de datos caracterizada por incluir entre sus buscadores el parámetro "A favor") truncando el proceso de innovación. Siendo esto así, es un aprovechamiento indebido por se la apropiación de las prestaciones ajenas entendida como la reproducción de las prestaciones originales mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (sic).

La demandante se refiere por tanto, en este caso, a la previsión del apartado 2º del art. 11 LCD , y en concreto a su último añadido, que dice: "No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno", pues lo que denuncia la actora es precisamente ese aprovechamiento indebido de su esfuerzo, no el riesgo de asociación, ni el aprovechamiento de su reputación.

No consta sin embargo que el demandado haya imitado la selección y disposición de contenido de la base de jurisprudencia del actor, pues no consta que las sentencias que se pueden localizar con el criterio "a favor" / "en contra" del demandado sean las mismas que las de la actora. No consta tampoco que el criterio de búsqueda de la actora cuente con la misma estructuración que el del demandado, o sea, que coincidan todos los sujetos "favorecidos" que se despliegan al introducirnos en cada criterio de búsqueda aquí enfrentado, es decir, no consta que al pinchar en uno y otro criterios de búsqueda de cada parte aparezcan exactamente las mismas figuras (arrendatario, consumidor, asegurado, etc...). Y ya hemos dicho en el fundamento décimo de esta sentencia por qué se considera que el criterio de sistematización y búsqueda de una y otra partes procesales son diferentes.

Además, no es un hecho discutido que el fondo de sentencias con que cuenta la base de datos del demandado es muy superior al de la actora, luego difícilmente puede existir ese aprovechamiento, estando acreditado con el documento 25 de la contestación que la base de datos del demandado contaba con más de 300 mil sentencias en junio de 2004, fecha en que introdujo en sus bases de datos el criterio de búsqueda discutido, mientras la del demandante, en la versión aportada en el proceso, correspondiente al año 2006, apenas eran 16 mil las sentencias, informe respecto de cuya tacha hemos de remitirnos al fundamento décimo de esta sentencia.

Por todo ello no es cierto que gracias al esfuerzo del actor el demandado haya conseguido eludir los costes correspondientes a la creación y comercialización de la prestación en lid (el parámetro "a favor") para aplicarla a su propia base de datos, pues lógicamente el demandado ha tenido que sistematizar todo su fondo jurisprudencial, superior al del actor, para adecuarlo al criterio de búsqueda dicho, que como hemos visto presenta diferencias al del contrario, o sea, ha tenido que configurar la prestación litigiosa a su base de datos con su propio esfuerzo, e igualmente, el demandado lleva a cabo la propia comercialización de su producto, lo que admite la demandante según ya se ha señalado en el inicio de este fundamento, atendiendo a los documentos 18 y 19 de la demanda, consistentes en la publicidad a que se refieren los folios 22 al 24 de dicho escrito inicial. Así resulta además no solo por lo expuesto en los dos párrafos precedentes, sino a la vista del documento 40 de la contestación a la demanda, donde se señala que la mercantil demandada tiene a fecha de enero de 2006 y desde febrero de 2004, un acuerdo de colaboración con la Facultad de Derecho de Deusto, en virtud del cual cuenta con becarios que revisan las sentencias de los años anteriores al 2004 para incluir el campo "a favor" / "en contra" en las mismas.

Por ello aún cuando considerásemos que el demandado ha imitado la prestación del demandante al ofrecer el criterio de búsqueda "a favor" / "en contra", como quiera que el demandado lo ha introducido en su producto con su propio esfuerzo e inversión, no podría calificarse de acto de competencia desleal, al no existir más que una imitación que no conlleva aprovechamiento indebido por no haber provecho del esfuerzo ajeno.

En igual sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, secc 15ª, de 26-10-05 (AC 2006/216 ) desestima una pretensión similar indicando: "Lo cierto es que, exista o no imitación, no ofrece duda que la demandada (grupo Exponovias) no ha eludido, ni ha podido hacerlo, los costes de producción de su estructura y sistema de organización empresarial, del establecimiento y mantenimiento de sus áreas de negocio (producción y proveedores), de su ámbito territorial de operatividad, de los canales de venta, diseño de vestidos por parte de diseñadores profesionales de prestigio, red de tiendas y sistema de promoción y marketing. Todos estos elementos han supuesto el correspondiente coste de creación, constitución e implementación, incluso aquellos elementos promocionales que serían susceptibles de reproducción por medios mecánicos, como los catálogos y la página web, y también en lo que respecta al contenido (clausulado) de los contratos de franquicia. No ha habido, en efecto, imitación por reproducción de estos últimos elementos, ni por cualquier otro medio que implique el ahorro de costes que constituye el fundamento de la deslealtad de la imitación. Aunque en ellos pueda adivinarse un formato o estructura similar, o semejantes mensajes promocionales (y no olvidemos que aquí jugaría la cláusula de la inevitabilidad), los catálogos de Exponovias son originales en el sentido subjetivo, que a estos efectos es el relevante, pues han sido producidos y confeccionados por ella misma o por su encargo, soportando los correspondientes costes. En el recurso se contiene especial mención a la página web, denunciando la identidad en su forma de presentación. No se trataría en todo caso de identidad, y mucho menos lograda mediante reproducción del original, sino de simple semejanza en el formato y secuencia de contenido. Pero el mismo argumento ha de servir aquí: ausente un derecho de exclusiva y fuera del caso de una reproducción que, de por sí, comportaría un ahorro de costes de producción, y salvo el caso de que comporte riesgo de asociación (no denunciado), la imitación (en la medida en que pueda afirmarse que la página de Exponovias es imitación, en su formato, de la de Pronovias) es libre. Y en este caso no hay ahorro de costes; de hecho se prueba que se han pagado honorarios por la confección de la página web (documento 14 de la contestación, f. 1660). Además, por el fundamento expuesto, no comportará aprovechamiento indebido la imitación que sólo se sirve de la prestación ajena como modelo para configurar la propia prestación, lo que conlleva un esfuerzo propio".

Debemos con ello desestimar tal pretensión, y con ello las concordantes referidas en la sección B del suplico.

DECIMO TERCERO.- Al ser desestimada la demanda, ha de llevar a que conforme al art. 394.1 , se impongan las costas a la demandante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimando la demanda de Juicio Ordinario número 36/2007, seguida a instancia de la Procurador Don Fernando Ruiz de Velasco, en nombre y representación de de "DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD SA", contra "WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA", representada por la Procuradora Doña Almudena Delgado Gordo, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada de todos los pedimentos contenidos en la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, al no ser firme, podrán interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde la notificación.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública el día 18/1/10, doy fe en MADRID.