Sentencia CIVIL Nº 28/2021, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 2, Rec 462/2019 de 05 de Marzo de 2021

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549462

FAX: 935549562

E-MAIL: mercantil2.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120198005178

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 462/2019 -P

Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 2240000004046219

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Concepto: 2240000004046219

Parte demandante/ejecutante: Roman

Procurador/a: Jesus Miguel Acin Biota

Abogado/a: Jorge Gilabert García Parte demandada/ejecutada: Salvador, ADN EDIFICA, S.L., ACI F2 SON QUINT, S.L., ACI F1 COSTA BRAVA, S.L., ADN EDIFICA MAIORICA S.L.

Procurador/a: Ricard Simo Pascual

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 28/2021

En Barcelona, 5 de marzo de 2021

Vistos por mí, Sofía Gil García, Magistrada del Juzgado Mercantil núm.2 de Barcelona, el procedimiento de Juicio Ordinario núm. 462/2019, seguido entre las siguientes partes:

DEMANDANTE: Roman

Procurador: D. Jesús Miguel Acin Biota. Letrado: D. Jorge Gilabert García

DEMANDADA:ACI F1 COSTA BRAVA S.L., ACI F2 SON QUINT S.L., ADN EDIFICA MAIORICA S.L., ADN EDIFICA S.L. Y Salvador

Procurador: D. Ricard Simó Pascual. Letrada: D.ª Anna Figuerola Moure

Antecedentes

PRIMERO.-En fecha 7 de marzo de 2019, se turnó demanda presentada por la procuradora D. Jesús Miguel Acin Biota en nombre y representación de D. Roman contra Aci F1 Costa Brava S.L., Aci F2 Son Quint S.L., Adn Edifica Maiorica S.L., Adn Edifica S.L. y Salvador, en la que se ejercitaban acciones marcarias y de competencia desleal.

SEGUNDO.-Por medio de decreto de fecha 29 de abril de 2019 se admitió a trámite la demanda y se dio traslado de la misma a la parte demandada.

TERCERO.-En fecha 10 de julio de 2019, el procurador D. Ricard Simó Pascual presentó en nombre y representación de Aci F1 Costa Brava S.L., Aci F2 Son Quint S.L., Adn Edifica Maiorica S.L., Adn Edifica S.L. Y Salvador, escrito de contestación a la demanda en la que se oponía a la estimación de ésta.

CUARTO.-En fecha 30 de julio de 2020, a las 10.00 se celebró el acto de la audiencia previa. Las partes comparecieron en tiempo y forma, formularon alegaciones, propusieron la prueba que estimaron oportuna, que se resolvió conforme obra en el soporte de grabación; tras señalar la fecha del juicio, quedó concluido el acto.

QUINTO.-En fecha 5 de noviembre de 2020, a las 9.30 horas, se celebró el acto del juicio. Se practicó la prueba que se había admitido- interrogatorio de la parte demandante, prueba testifical y pericial, con el resultado que obra en el soporte de grabación. Las partes formularon sus conclusiones y los autos quedaron vistos para sentencia.

SEXTO.-En la tramitación del procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto del procedimiento

Con carácter previo, cabe aludir a los siguientes hechos no controvertidos:

(i) Hechos no controvertidos:

1.- El demandante Sr. Roman es arquitecto y es titular del grupo de marcas de arquitectura ' DNA' a través de las cuales promociona y presta sus servicios profesionales en el mercado.

2.- El demandado Sr. Salvador es un empresario que se dedica al sector de la construcción y promoción inmobiliaria; participa en las distintas sociedades demandadas.

3.- El demandante es titular de las siguientes marcas registradas:

3.1.- Marca mixta núm. M2888194(X) DNA Barcelona Arquitects, registrada para la clase 42, servicios de arquitectura, concedida el 1 de diciembre de 2009.

3. 2.- Marca mixta núm. M 3562933(9) DNA Barcelona Partners, registrada para la clase 42, servicios de arquitectura, concedida el 5 de octubre de 2015.

3.3.- Marca mixta núm. M 3625653(6) DNA Barcelona, registrada para la clase 42, servicios de arquitectura, concedida el 5 de octubre de 2015.

3.4.- Marca mixta núm. M 3625652(8) Group DNA, registrada para la clase 42, servicios de arquitectura, concedida el 6 de febrero de 2017.

Además, para publicitar sus servicios utiliza en nombre de dominio www.dna-barcelona.com

4.- Las partes iniciaron una relación profesional que se inició en el año 2012 y finalizó en torno al año 2017-2018 - se discute la fecha de finalización-; se trataba de una relación de colaboración de forma que el Sr. Salvador captaba proyectos y el Sr. Roman los desarrollaba como arquitecto.

5.- El demandado solicitó el registro en septiembre de 2018 de la marca de las mixta núm. M 3735822(7) ADN Edifica, para la clase 36 ' seguros, operaciones financieras, monetarias; negocios inmobiliarios. Se solicitó el 21 de septiembre de 2018.

(ii) Posición de la parte demandante

La parte demandante ejercitó acciones marcarias, de propiedad intelectual y competencia desleal. En concreto, se manifiesta que se ejercitan las acciones de infracción marcaria previstas en los arts. 40 y 41 LM, y la acción de nulidad absoluta por mala fe y la relativa a la marca registral núm. M 3735822/7) ADN Edifica, prevista para la clase 36, conforme los arts. 51.1 b) y 6.1 a) LM, las acciones previstas en los arts. 138 y siguientes LPI; y por último, se manifiesta que se han realizado actos de competencia desleal por confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

En el suplico de la demanda se solicitaba:

1.- Que se declare que los demandados han infringido la LM y LCD, al utilizar la marca ADN, similar a la marca registrada DNA, propiedad del demandante, por la similitud de ambos signos distintivos; creando confusión en el mercado y aprovechándose de la buena imagen de la marca DNA, así como los derechos de autor respecto de los proyectos identificados en el cuerpo de esta demanda.

2.- Que se declare que han utilizado la imagen de proyectos diseñados por el demandante, sin autorización de este y sin citar a su autor.

3.- Que se declare la nulidad absoluta de la marca registral núm. 3735822(7) ADN EDIFICA, para la clasificación de Viena núm. 27.05.10, 27.05.22 y 29.01.04, clase 36, por haber sido registrada la misma con evidente mala fe, al amparo de lo previsto en el art. 51.1 b), así como la relativa en base al art. 6.1 a) ambos LM, y se ordene su cancelación del RM.

4.- La condena de los demandados a cesar en el uso de la marca ADN, por similitud y confusión con la marca DNA, propiedad del demandante, debiendo abstenerse de cualquier uso de la misma o de signos similares, aunque no estén registrados como marcas, ya sea en su denominación social, publicidad, a través de internet; debiendo usar una marca tanto descriptiva como gráfica que les diferencia de la marca DNA propiedad del actor.

5.- Condena a los demandados a retirar de cualquier medio en el que publiciten sus servicios, ya sea en internet o en cualquier otro soporte, de los proyectos realizados por el arquitecto demandante; así como que se abstengan en el futuro del uso de estos, sin la previa autorización de su autor.

6.- Condena a los demandados para que solidariamente indemnicen los daños y perjuicios causados al demandante por el uso indebido de su marca en el mercado, al 15% de las cantidades facturadas por los demandados desde el 1 de enero de 2015 hasta el cese efectivo del uso de la marca, en base a las cuentas anuales aportadas y a las cantidades que figuren en los respectivos IS.

7.- Condena a los demandados por el uso indebido de los proyectos realizados por el, en una cantidad de 193.118,81 euros.

8.- Publicación de la sentencia en los mismos medios y formas en que han venido usando de forma confusoria la marca DNA.

Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

Los hechos en los que fundamenta su demanda, en términos sintéticos son los siguientes- sin perjuicio de los que se expondrán con mayor detalle respecto de cada acción ejercitada-.

1.- El demandado se aprovechó y utilizó sus marcas, de forma idéntica y confusoria, lo que motivó el fin de la relación profesional;

2.- Creó la sociedad denominada ADN EDIFICA S.L., dos páginas web www.adngroup.esy www.adnedifica.com, en las que se contenían diversos proyectos arquitectónicos del demandante sin su autorización, así como la correspondiente publicidad.

3.- Las relaciones profesionales finalizaron en el año 2017.

(iii) Posición de la parte demandada

En el marco de la relación profesional entre las partes se constituyó la sociedad ' DNA Barcelona & Partners S.L.' para promocionar y ejecutar los servicios de arquitectura y por ello se permitía el uso de las marcas del demandante.

2.- La relación profesional entre las partes finalizó en mediados de 2018.

3.- Durante todo el tiempo que duró la colaboración - desde el 2015 al 2018-, el demandante consintió el uso de las marcas.

SEGUNDO.- Acción de nulidad absoluta por mala fe

(i) Marco legal y jurisprudencial

Cabe traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo núm. 625 /2020 de 23 de noviembre , que explica:

'Como hemos recordado en otras ocasiones ( sentencia 70/2017, 8 de febrero), la nulidad de la marca porque se haya registrado de mala fe, prevista en el art. 51.1.b) LM , en relación con el art. 2.2 LM , constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE, que pasó más tarde al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE ( art. 4.4. g]), y luego al art. 4.2 de la Directiva 2015/2436 . Esta previsión es equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca comunitaria, al art. 51.1.b) del Reglamento CE 40/1994 (RMC) (que más tarde pasó, primero, al art. 51.1.b] del Reglamento CE 207/2009 [RMC ], y también al art. 59.1.b] del posterior Reglamento UE 2017/2001, de 14 de junio , sobre marca de la Unión Europea).

El art. 51.1.b) RMC, fue interpretado por la STJUE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 ), en el siguiente sentido:

'para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita'.

Por su parte, la STJUE 27 de junio de 2013, caso Malaysia Dairy Industries (C-320/12 ), en relación con el precepto equivalente de la Directiva de marcas, el art. 4.4. g) Directiva 2008/95 , después de advertir que 'el concepto de 'mala fe', a efectos de dicha disposición, constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión', respecto de la jurisprudencia anterior apostilla:

'el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para acreditar que concurre mala fe en el solicitante a efectos de dicha disposición, procede tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro. La circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la mencionada disposición, de que concurre mala fe en el solicitante'.[...]

Recientemente, el TJUE ha concretado más el contenido de este concepto de la mala fe en el registro de la marca, en concreto en la STJUE 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik (C-104/18 P), citada en los apartados 74 y 75 de la STJUE de 29 de enero de 2020, Sky (C-371/18 ):

'El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de 'mala fe' presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)'.

'Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca,sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)'.

De conformidad con ello, los requisitos que deben concurrir:

A) De carácter subjetivo:

a) El conocimiento del solicitante de que un tercero utiliza un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Debiendo presumirse el conocimiento cuando la misma pueda resultar de la duración de la utilización o del conocimiento general de la misma en el sector económico de que se trate.

b) La intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

B) De carácter objetivo:

a) Cuando posteriormente resulta que el registro como marca se hizo sin la intención de utilizarla, únicamente con el propósito de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

b) La naturaleza de la marca registrada, cuando el signo consista en la forma o presentación del producto y la libertad de elección de los competidores pueda venir restringida por consideraciones de orden técnico o comercial, de forma que la marca pueda llegar a impedir la comercialización de productos comparables.

c) El grado de notoriedad de que goza un signo en el momento de presentar la solicitud, pues ese grado de notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.

(ii) Resolución de la controversia

En primer lugar, se procede a analizar la acción de nulidad absoluta por mala fe, con carácter previo a la acción de infracción, a pesar del orden y términos en que se redacta la demanda, en la que se mezclan argumentos de forma desordenada y confusa de las distintas acciones ejercitadas, y el suplico; ya que si el registro de la marca núm.3735822 (7) ADN Edifica , determinará necesariamente la imposibilidad de que se continúe en su uso y por tanto, el cese de la infracción marcaria en su caso.

La marca de las demandadas cuya nulidad se insta es la marca mixta núm. M 3735822(7) ADN EDIFICA, para la clase 36 ' seguros, operaciones financieras, monetarias; negocios inmobiliarios. Se solicitó el 21 de septiembre de 2018.

La parte demandante manifiesta que el Sr. Salvador actuó de mala fe cuando instó su registro :

1.- Por la semejanza de diseño, visual, estética y fonética de la marca registrado con las marcas del demandante, que son anteriores.

2.-El registro se ha producido mucho después de que el demandante utilizara y registrara sus marcas.

La parte demandada manifiesta que el registro de la marca no tiene por finalidad impedir a ningún tercero el uso de la marca, ni de usurpar ninguna marca, sino que se trata del registro de una marca que se utiliza para un proyecto. Fue el Sr. Roman el que procedió a solicitar y registrar dos marcas ADN, cuando era consciente de que tales marcas aunque no registradas pertenecían a ADN Edifica.

En el presente caso, esta juzgadora considera que no puede estimarse la acción de registro de mala fe. Y ello porque no concurre el elemento subjetivo.

Si estimo la concurrencia de riesgo de confusión ante la similitud de los signos, así como la conexión entre los servicios que las marcas identifican, que analizaré posteriormente para valorar si se ha producido una infracción marcaria, pero a efectos de resolver sobre la nulidad por el registro de mala fe considero que no concurre el elemento subjetivo y ello es razón suficiente para rechazar la misma.

Como he manifestado, la parte demandante se centra en defender la concurrencia de los presupuestos objetivos porque tal y como se ha expuesto, sostiene la posibilidad de confusión por la similitud de los signos y el conocimiento previo del demandando de las marcas del demandante, que por otro lado, no se niega porque la relación profesional de ambos es previa. Dicha justificación resulta insuficiente para poder estimar la acción de nulidad por registro de mala fe, en tanto que no concurre el elemento subjetivo.

No es controvertido que en el momento de solicitud y concesión de la marca del demandado, el demandante era titular de cuatro marcas, ya que las dos últimas fueron concedidas el 6 de febrero de 2017; y que en el momento del registro, las partes ya habían concluido su relación profesional, que es evidente que no mantenían una buena relación. En mi opinión, la razón que justifica la ausencia de mala fe se deriva de las propias relaciones previas entre las partes. El registro de la marca se realizó cuando la colaboración entre las partes ya había cesado. Sin embargo, debe tenerse en consideración, que las partes empezaron a colaborar en el año 2012 y su relación se prolongó durante años.

En el curso de tales relaciones, inicialmente se constituyó la sociedad DNA Barcelona & Partners S.L. para promocionar y ejecutar los servicios de arquitectura. El Sr. Roman prestaba sus servicios y utilizaba sus marcas, en el marco de su colaboración. La parte demandante manifiesta que en el año 2015 ' el Sr. Salvador creó una estructura societaria paralela en 2015, aprovechándose de la marca DNA y haciéndose pasar por titular de la misma' y que sería en el año 2017, se tuvo conocimiento de ello. Sin embargo, ello ha quedado desvirtuado por la prueba aportada por la parte demandada. El documento núm.6 son correos electrónicos entre las partes que verifican que los demandados actuaban bajo la denominación de ADN Group - que más tarde registraron como marca- y que el demandante era conocedor pues se remite al personal que trabajaba con éste. Además en el correo se refleja el signo gráfico- que es muy semejante al del demandante, que posteriormente fue registrado.

Sobre tales circunstancias, ha quedado acreditado que con anterioridad al registro de la marca y durante las relaciones profesionales de las partes, los demandados intervenían con el signo 'ADN Group' y que el demandante lo conocía. A pesar de que en la demanda se manifiesta que se conoció en el año 2017, no se requirió su cese hasta el 2 de julio de 2018 cuando se remitió un burofax - documento núm.12 de la demanda-. En el mismo se instaba a ' la modificación del logo de ADN Edifica'.

Tales manifestaciones se contradicen con la prueba practicada. Este conocimiento de la denominación y signo distintivo , así como su aceptación por el demandante también se deriva de la prueba testifical. En efecto, ha quedado probado que el demandante acudía a las oficinas de ADN Edifica y su personal también trabajaba en tales oficinas y en las mismas constaba su denominación y logotipo. A efectos probatorios Gervasio explicó que en las oficinas de ADN Edifica estaba su denominación ' en el cristal de la entrada y en la pantalla de cristal, aparece el logo' y que 'la rúbrica aparece en los proyectos'. A su vez Susana que era empleada de DNA Arquitects desde 2010 a 2016 y explicó que las partes ' empezaron a colaborar un par de años antes de que dejara de trabajar' y confirmó que el demandante acudía a las oficinas de ADN Edifica.

Por tanto, de esta valoración probatoria se extrae que el demandante aceptó la denominación y signo que posteriormente se registró como marca, y que dicho signo ya venía siendo utilizado en el tráfico jurídico y económico por los demandados; a consecuencia del cese de las relaciones profesionales, en cuando se manifiesta una oposición por parte del demandante. Sin perjuicio, de la valoración de las restantes acciones, este relato probatorio impide apreciar mala fe por parte del demandado, ya que el registro marcario es consiguiente a la actuación profesional que se venía desarrollando con anterioridad y consentida por el demandante que conocía el signo ADN Group. La existencia de una colaboración profesional, no es óbice para que el demandante pudiera oponerse a una denominación y signo gráfico semejante al suyo, sin embargo no lo demostró sino en el momento de extinción de sus relaciones. Es más, durante las relaciones de las partes lo aceptó, tal y como se deriva del análisis probatorio expuesto y precisamente durante su trabajo conjunto podría generarse una mayor confusión. Ello determina, - aunque pudiera resultar discutible- que no puede apreciarse una actuación de mala fe aplicable al registro de la marca, pues la solicitante únicamente registró el signo que ya venía utilizando en los mismos términos, por tanto, continuando en su uso en su actividad profesional. Un requerimiento por burofax no debe ser suficiente para apreciar la mala fe cuando se ha permitido tener una expectativa de uso durante más de dos años. Además, tampoco puede estimarse que el registro se haya realizado sin la intención de utilizar la marca, ni tampoco ha quedado acreditado que el registro se haya realizado para impedir al demandante el uso de sus marcas, tal y como expone la doctrina del TJUE, con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses del demandante, pues la marca del demandado se utiliza en la actualidad, junto con las empleadas por el demandante como se realizó durante el periodo de colaboración, todo ello sin perjuicio de las restantes acciones ejercitadas.

TERCERO.- Acción de nulidad relativa

La parte demandante acciona la acción de nulidad relativa al amparo del art. 6.1. a) en relación con el art. 51.1 b) LM.

El art. 6.1 a) dispone que:

' No podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos'.

Debe rechazarse esta acción, por cuanto no sería aplicable dicho apartado, sino el previsto en el apartado b), por cuanto los signos de las marcas en conflicto no son idénticos, sino semejantes. La parte demandante tanto en el suplico como en la fundamentación alude al apartado a) que no resultaría de aplicación conforme las circunstancias del caso, por lo que debe desestimarse.

A pesar de que la fundamentación de la demanda se alude a confusión entre los signos, en tanto que se entremezclan argumentos de las distintas acciones, debo desestimar esta acción, por cuanto no existe correlación entre la misma y los fundamentos, sin perjuicio de que estos se deban de tener en consideración para analizar si se ha producido una infracción marcaria.

CUARTO.- Acción de infracción

(i) Marco legal y jurisprudencial

El art. 40 LM dispone que:

'El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.'

El artículo 34, apartado segundo LM dispone que :

'el titular de la marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.'

En la medida que en este caso existe identidad aplicativa, pero no total identidad en los signos, sólo si existe riesgo de confusión podrá prosperar la acción de infracción.

El riesgo de confusión es un concepto normado para cuya apreciación han sido dictadas por el TJUE diversas pautas, que resume la Sentencia 497/2017 del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2017 en los siguientes términos:

'i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre ).

(ii) Resolución

Las marcas del demandante son (1) la marca mixta núm. M2888194(X) DNA Barcelona Arquitects, registrada para la clase 42, servicios de arquitectura, concedida el 1 de diciembre de 2009 , (2) la marca mixta núm. M 3562933(9) DNA Barcelona Partners, registrada para la clase 42, servicios de arquitectura, concedida el 5 de octubre de 2015, (3) la marca mixta núm. M 3625653(6) DNA Barcelona, registrada para la clase 42, servicios de arquitectura, concedida el 5 de octubre de 2015 y (4) la marca mixta núm. M 3625652(8) Group DNA, registrada para la clase 42, servicios de arquitectura, concedida el 6 de febrero de 2017.

Los signos distintivos son los siguientes:

La marca de las demandadas es la marca mixta núm. M 3735822(7) ADN Edifica, para la clase 36 ' seguros, operaciones financieras, monetarias; negocios inmobiliarios. Se solicitó su registro el 21 de septiembre de 2018.

A efectos de proceder al análisis de la posible infracción de los derechos marcarios del demandante, es necesario tener en consideración que las cuatro marcas que corresponden al demandante fueron registradas con anterioridad al registro de la marca de la parte demandada, y este, se produjo en el momento de extinción de la relación profesional entre las partes.

El hecho de que durante la relación profesional de colaboración entre el Sr. Roman y el Sr. Salvador, se pudiera aceptar el uso de las marcas del arquitecto, en distintos ámbitos, no determina que dicho consentimiento o aceptación deba necesaria y tácitamente prolongarse en el tiempo. Si bien, como he explicado, considero que no concurre un elemento subjetivo que justifique un registro de mala fe, porque ADN Edifica como denominación social y como signo distintivo se venía utilizando en el tráfico económico, ello no impide que el demandante pueda instar una infracción de su derecho producido por el nuevo registro marcario. Es decir, que la utilización del signo distintivo ADN Edifica no justifica que se haya registrado necesariamente de mala fe, pero no impide que la marca registrada pueda vulnerar las marcas del demandante.

Y a estos efectos, la respuesta debe ser positiva, conforme el siguiente análisis comparativo de las mismas.

Con carácter previo al presente análisis, debe descartarse que las marcas del demandante tengan la consideración de notorias, en el sentido exigido por la LM. El hecho de que el demandante pueda ostentar cierto prestigio, realizar obras de cierta envergadura o en un ámbito internacional, no justifica que las marcas sean notorias. Las pruebas aportadas a estos efectos vienen determinadas por el documento núm. 8 y 11 y son insuficientes; no obstante, ello no excluye la posibilidad de infracción.

Tal y como paso a exponer, considero que existe una gran similitud entre los signos denominativos y los gráficos, así como una conexión o complemento en los servicios que identifican, que generan riesgo de confusión en los consumidores.

1.- En apreciación del elemento gráfico, las marcas del demandante y la marca del demandante son acrónimos y utilizan las mismas letras, si bien en orden inverso. El hecho de que se empleen las mismas letras favorece la confusión del consumidor, ya que es sencillo retener el acrónimo, pues además es coincidente con las siglas del ácido desoxiribonucleico, en español y en inglés, lo que es aceptable de recordar en la memoria por el consumidor medio. Pero el hecho de que sean las mismas letras conlleva que también sea fácilmente confundible su orden.

2.- El tipo de fuente de la letra empleada es prácticamente idéntico. Si bien en los signos del demandante las letras aparecen más unidas y anexas unas a otras y no en el caso de la marca del demandado, la forma de la rúbrica es muy semejante, con predominio de las formas redondeadas.

3.- También la estructura del signo, pues con carácter principal se refleja el acrónimo y de forma secundaria o accesoria el segundo elemento identificador que aparece en la parte inferior, en letra más pequeña - a excepción de la marca ADN Group-. Esta misma distribución idéntica favorece la confusión entre los signos.

4.- Si bien los colores empleados en el signo son diferentes, ello no evita el riesgo de confusión; precisamente la demandante emplea diversos colores, no un único color con el que identifica sus marcas, por lo que tampoco existe una plena identificación de los signos de éste con un color, lo que no impide que pudieran ser variados, como en el caso de la marca del demandado.

5.-En relación con los servicios identificados, la clase de las marcas es distinta, pero sin duda de trata de servicios conexos. Las marcas del demandante están registradas para la clase 42 - servicios de arquitectura- y la del demandado para la clase 36 - servicios inmobiliarios-. Ciertamente, las marcas del demandante tienen un objeto más específico por cuanto en principio quedarían limitadas a la prestación de los servicios de arquitectura del demandante y su equipo, frente a los servicios que identifican la marca de la demandada, que es más genérica al referirse a ' servicios inmobiliarios' pero que podría incluir el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios, y por tanto englobar servicios de arquitectura necesarios para la ejecución posterior. Por tanto, a pesar de que la clasificación sea distinta, lo cierto es que existe una evidente conexión y correlación entre los servicios que las marcas identifican, lo que contribuye al riesgo de confusión.

Por todo ello, se considera que la gran similitud entre el signo gráfico y denominativo, junto con la relación entre los servicios que identifican, determina que se produzca riesgo de confusión, entre los mismos, y por tanto una infracción marcaria.

La infracción marcaria se deriva del registro de la marca ADN Edifica. Sin embargo, la parte demandante además de aludir al registro, considera que la infracción de su marca era previa, pues no reconoce el consentimiento de sus marcas durante el último periodo de colaboración. Así se aduce que se produjo desde el año 2017, momento en el que se habría creado una ' red societaria paralela', se habían creado dos páginas webs, se incluyó su marca en unos paneles publicitarios. La vulneración de las marcas del demandante podría haberse realizado por actos como los descritos en la demanda, sin embargo no pueden admitirse por cuanto no se ha verificado que durante el año 2017 y parte del 2018, no continuaran las partes su colaboración y por tanto existiera una aquiescencia del demandante.

Como ya he manifestado, la parte demandante no ha acreditado que la relación profesional cesara en el año 2017- y respecto de este hecho ostenta la carga de la prueba- sino que no fue hasta el 2 de julio de 2018 momento en el cual queda evidencia de la ruptura de la relación profesional. No es suficiente la declaración del demandante. No hay constancia documental de que la ruptura fuera en la fecha manifestada por el demandante, por lo que prevalece lo establecido en el burofax. Asimismo el testigo D. Jose Ángel, arquitecto que trabajó para ADN Edifica, pero actualmente está jubilado por lo que no ostenta interés en la causa manifestó que las partes colaboran desde que ' empezó en 2015 hasta su jubilación - en 2018' y explicó que ' ADN Edifica trabajaba contratando a DNA'. El demandante realizaba los proyectos, el equipo de arquitectos estaba en su despacho y ellos lo supervisaban y los ejecutaban. El demandante era el responsable de DNA y mantenía la relación profesional con el, la dirección de obra. El demandante iba por las oficinas- de ADN Edifica- y el personal se encontraba allí.'

. Tampoco se explica que transcurriera un año desde que se dice que finalizó la relación hasta la remisión del citado burofax.

QUINTO.- Indemnización

(i) Marco legal y jurisprudencial

Y el art. 41 LM establece que:

'1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.(...)

f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.'

El apartado 2 del art. 43 LM , dispone:

'Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.'

(ii) Resolución de la controversia

Producida la infracción marcaria derivada del registro debo resolver sobre la procedencia de la indemnización. Y, tal y como se fundamentará, la pretensión debe desestimarse.

En el suplico de la demanda se pedía la condena a los demandados para que solidariamente indemnicen los daños y perjuicios causados al demandante por el uso indebido de su marca en el mercado, al 15% de las cantidades facturadas por los demandados desde el 1 de enero de 2015 hasta el cese efectivo del uso de la marca.

Sin embargo, posteriormente se limitó la pretensión indemnizatoria y se redujo el porcentaje de reclamación de un 15 a un 5%.

En primer lugar, como acabo de reseñar, la infracción se produce con el registro marcario y utilización de la marca desde el momento en que consta la negativa del demandante y oposición frente a las demandadas. No es posible que pueda defenderse ni admitirse un derecho indemnizatorio por la utilización del signo distintivo 'ADN Edifica', porque durante las relaciones profesionales de las partes, el demandante lo aceptó en todo momento; y de conformidad con la valoración de la prueba ya expuesta, se extrae que fue a mediados del año 2018 cuando se puso término a esta relación.

La indemnización reclamada y el informe pericial , que se ha aportado como documento núm.28, no es idóneo para probar la relación de causalidad y pertinencia de la indemnización, que en su caso correspondería desde el momento del registro. La reclamación toma como base un periodo que conforme el criterio expuesto, no tiene derecho a ser indemnizado.

Pero además no existe una correlación entre el contenido del informe, que analiza las licencias en el ámbito de la arquitectura y concluye que debe aplicar un porcentaje del 15%, y la petición contenida en el suplico, de forma que se opta por la opción del apartado a) del art. 43 LM , y el informe por la opción b), lo cual no resulta procedente.

A mayor abundamiento, el perito Sr. Luis Alberto, en el acto de la vista

Cabe traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo núm. 516/2019, de 3 de octubre, que en relación con la indemnización por infracción marcaria explicaba:

'El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con los dispuesto en los apartados anteriores'.

Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un 'perjuicio', para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar 'perjuicio' alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del 'perjuicio', con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

5. En un caso como el presente en el que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procedía aplicar la regla del apartado 5 del art. 43 LM . Por esta razón debemos estimar el motivo de casación y modificar la sentencia de apelación en el sentido de suprimir del fallo la condena a la indemnización de daños y perjuicios. '

En aplicación de esta doctrina, considero que no es admisible acordar una indemnización en favor del demandante. Debe descartarse que el registro tuviera por objeto el aprovechamiento de las marcas del demandante, que ya se ha expuesto que no son notarias, sino que el registro supone la continuación de la explotación del signo que ya se realizaba. Por otro lado, no se ha acreditado mínimamente el perjuicio que el registro habría ocasionado, especialmente teniendo en consideración que el demandante prestó sus servicios en el marco de colaboración con las demandadas que usaban el signo infractor, por lo que si durante este periodo no se apreció un perjuicio- no se trataba de una colaboración puntual, sino prolongada en el tiempo-, pues no se requirió hasta el momento de cese de las relaciones, no se justifica que venga determinado por el registro marcario.

SEXTO.- Publicación de la sentencia

Cabe traer a colación la sentencia núm. 1339/2019 de la Sección Décimo Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de julio, que explicaba :

'En este punto hemos de acoger los argumentos de la recurrente. Es cierto que la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas se prevé por el art. 41.1.e) de la LM como una pretensión autónoma, pues aparece desconectada del resarcimiento o de la remoción de los efectos dañosos. Pese a ello estimamos que no constituye un fin en sí misma ni un efecto automático de la estimación de la acción de violación de la marca, debiendo por ello justificarse, para su concesión, un interés digno de protección, bien como medida preordenada a la reparación o resarcimiento (reparación específica) o bien a la remoción de los efectos perjudiciales ocasionados por el acto infractor a los legítimos intereses del titular de la marca.

14. En este caso no vemos de qué manera la publicación de la sentencia en dos diarios puede contribuir a reparar la posición del titular de la marca o a remover los efectos de la infracción. La publicación es, por tanto, innecesaria, máxime si se tiene en cuenta la escasa trascendencia económica de la infracción, puesta en evidencia con la condena al pago de una indemnización muy moderada (1.000 euros) que ha sido consentida por la actora.'

La parte demandante solicitó la publicación de la sentencia en los mismos medios y formas en que han venido usando de forma confusoria la marca DNA. En aplicación de la doctrina expuesta, en relación con la valoración anteriormente expuesta respecto del perjuicio e indemnización, ante la petición genérica pues no se precisan ' ni los medios' ni las 'formas' en que debe publicarse la sentencia, debe rechazarse esta petición, por no estar justificada.

SÉPTIMO.- Propiedad intelectual

(i) Marco legal y contractual

De acuerdo con el art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia ' son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería'.

Así pues, los proyectos de obras arquitectónicas y diseños de obras arquitectónicas son susceptibles de protección, ostentando unos derechos morales y materiales los autores de dichas obras.

Dichas obras arquitectónicas también son objeto de regulación en el artículo 2 del Convenio de Berna. En el mismo se establece que son objeto de protección las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

Para que una obra sea considerada como tal por la Ley de Propiedad Intelectual y sea susceptible de protección debe gozar de los siguientes requisitos:

a) Por un lado la obra debe gozar de ser el resultado de una expresión de la creatividad humana y por otro debe de ostentar una originalidad. Además debe de gozar la misma de cierta altura creativa.

Con la expresión de la creatividad humana se quiere subrayar que la propiedad intelectual no retribuye el mero esfuerzo o trabajo, ni la habilidad o el mérito, ya que el esfuerzo y la competencia o habilidad técnica se retribuyen con un salario o, en su caso, con honorarios, no con derechos de propiedad intelectual.

En el artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor se establece que la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí (al igual que el artículo 9.2 ADPIC).

b) En cuanto a la originalidad, es un requisito constitutivo y esencial, ya que sin originalidad no hay obra protegible. El concepto de originalidad no es fácil de definir y deberá ponerse en relación con el tipo de obra.

La nota de originalidad concurriría cuando la forma elegida por el creador incorpore una cierta especificidad que permita considerarla una realidad singular o diferente por la percepción sensitiva que produce en el destinatario, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad.

En la sentencia de la Sección Décimo Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 764/2019, de 26 de abril explicaba que:

'En nuestra Sentencia de 1 de diciembre de 2016 (ECLI ES:APB:2016:9287 ) analizamos extensamente el concepto de originalidad y su evolución en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recordando la discusión doctrinal entre la acepción subjetiva (equivalente a singularidad, no haber copiado una obra ajena) y la objetiva (novedad, haber creado algo distinto a lo ya existente). Tal y como dijimos en dicha resolución, cuyas consideraciones reiteramos, si bien tradicionalmente imperó la concepción de la originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura...), ya que la creación implica cierta altura creativa, hoy día, sin embargo, debido a que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimo rastro de la personalidad de su autor) y unido al reconocimiento al autor de derechos de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea.'

La sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid núm.12, de fecha 13 de noviembre de 2017, exponía que : ' En cuanto a dicha originalidad, en relación concreta a una obra arquitectónica, la AP Madrid, Sección 28ª, de 16-6-2014 , estableció en su fundamento de derecho tercero que 'TERCERO.- Un segundo frente -este común a ambas apelantes- ha consistido en negar a la edificación objeto de controversia la originalidad exigida por el Art. 10-1 de la Ley de Propiedad Intelectual para que una creación literaria, artística o científica pueda disfrutar de la protección que confiere el derecho de autor.

Como hemos indicado, entre otras muchas, en sentencia de 21 de mayo de 2009 , 'Tradicionalmente se ha discutido, y así se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26 de octubre de 1992 , si esa originalidad ha de ser subjetiva (haber sido creada 'ex novo', sin copiar una obra preexistente) u objetiva ( novedad objetiva , creación novedosa, especificidad, singularidad, altura creativa).

Aunque en ciertas épocas prevaleció la concepción subjetiva de originalidad (y este mismo criterio pueda ser aplicable en principio a algunas obras de características muy especiales como es el caso de los programas de ordenador, art. 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual ), actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por el art. 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual exige un cierto grado de altura creativa (así lo ha entendido el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en su sentencia núm. 524/2004, de 24 de junio y esta Sección 28 ª de la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de 21 de Julio de 2006 ), especialmente en aquellos supuestos en que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor, como es el campo de la maquetación editorial.'

(ii) Posición de la parte demandante

La parte demandante ejercitó acción de infracción de propiedad intelectual al amparo del art. 10.1 f) LPI, por considerar que la parte demandada habría vulnerado sus derechos sobre diversos proyectos arquitectónicos que se publicitaron en las páginas web de ADN Edifica.

En concreto, se trataría de ocho proyectos y los diversos honorarios que se derivarían de los mismos, ascenderían a 193.118.81 euros, que son reclamados en concepto de indemnización.

A efectos probatorios se acompañan los documentos núm. 17 a 24, que son los contratos de los proyectos y como documento núm.25 acta notarial de fecha 5 de septiembre de 2018.

(iii) Posición de la parte demandada

La parte demandada manifiesta que la colaboración duró hasta mediados de 2018 y que durante la misma era habitual y conocido que se incluyeran fotografías de proyectos en material publicitario de ADN Edifica S.L.

No se ha especificado sobre qué elementos recaería la proyección de los derechos de autos y qué derechos han sido infringidos. No se acredita la originalidad y singularidad de las obras, pues son todo ellos edificios destinados a vivienda.

(iv) Resolución de la controversia

La acción de infracción debe ser desestimada.

La pretensión se basa en considerar la infracción de diversos proyectos arquitectónicos, como consecuencia de la publicación de varias fotografías en las que se muestran las edificaciones realizadas por el demandante, que serían el resultado de la ejecución de las obras.

La fundamentación de la acción es totalmente insuficiente, sin que se prueben mínimamente sus presupuestos. Tal y como sostiene la parte demandada no se ha probado la originalidad ni la singularidad de los proyectos, sino que la demandante se limita a aludir a los mismos ;y se aportan los contratos, dando por hecho su condición y la protección, así como la propia infracción. Un proyecto arquitectónico por el hecho de serlo no tiene necesariamente que tratarse de una obra de propiedad intelectual, sino que de conformidad con la doctrina expuesta debe probarse , no cabe que se presuma.

En segundo lugar, se alude a la infracción del proyecto, pero la equiparación entre una fotografía y proyecto no puede realizarse en términos absolutos como se pretende; así no sería lo mismo que parte de los planos del proyecto fueran publicitados que una fotografía que refleje los diseños ; de hecho difícilmente puede verificarse que una obra deba ser protegida por la ley de propiedad intelectual, cuando ni se identifica, pues tratándose de un proyecto arquitectónico es insuficiente amparar la protección del diseño en fotografías; y en todo caso la mera publicación de las fotografías tampoco justificaría la reclamación íntegra de los honorarios de cada proyecto, que resulta desproporcionado y no guarda relación de causalidad entre la causa y el daño que se haya podido producir. A pesar de la declaración pericial el Sr. Luis Alberto-que manifiesta que ' es razonable' que deba indemnizarse por el uso irregular, en tanto que se puedan reflejar ' detalles relevantes' en las fotografías, no pueden aceptarse tales manifestaciones.

Además, es importante tener en consideración, como ya he expuesto, que es un hecho controvertido la fecha de finalización de la colaboración profesional entre las partes. Ello es relevante respecto de esta supuesta infracción. A pesar de que la parte demandante lo fecha en el año 2017, lo cierto es que ninguna prueba de ello existe, más allá de la declaración del demandante, y el primer requerimiento que demostraría la extinción de la relación es de julio de 2018, fecha acorde con lo que defiende la parte demandada. Por lo tanto, la primera acta notarial - 4 de agosto de 2017es anterior al burofax de requerimiento de cese - julio de 2018- cuando no puede estimarse probado que no subsistiera la relación por lo que no puede tampoco considerarse vulneración; y la segunda acta notarial es emitida poco después del requerimiento.

En definitiva, debe desestimarse la acción de infracción intelectual por no haberse acreditado los presupuestos necesarios - ni la consideración de obra- ni la infracción, y sin que sea proporcional la indemnización solicitada con la supuesta vulneración.

OCTAVO.- Competencia desleal

(i) Marco legal y jurisprudencial

La parte demandante ejercitó acciones de competencia desleal en base a los arts. 6 LCD por confusión y art 25 LSC por explotación de la reputación ajena.

La STS de 15 de febrero de 2017, declara

La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas : '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal ; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal .

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

(iii) Resolución de la controversia

Esta juzgadora requirió en el acto de la audiencia previa la delimitación de los hechos que fundamentaban las distintas acciones ejercitadas. La parte demandante manifestó que todos los hechos alegados en la demanda fundamentaban todas las acciones, sin efectuar una mayor precisión que la que pudiera derivarse de la lectura de la demanda.

Así pues, en el supuesto de autos, la actora funda las acciones de competencia desleal ejercitadas en los mismos hechos en los que basa ejercicio de las acciones marcarias- confusión de las actividades y signos y aprovechamiento de la reputación y trabajo del demandante-, lo que impide la tutela de sus derechos por la vía alternativa implementada y conlleva necesariamente la desestimación de las acciones de competencia desleal.

NOVENO.- Costas

La estimación parcial de la demanda determina que no haya lugar hacer mención especial sobre la imposición de costas, de conformidad con el art. 394 LEC.

Vistos los preceptos citados y los restantes de general aplicación,

Fallo

ESTIMO PARCIALMENTEla demanda presentada por el procurador D. Jesús Miguel Acín Biota en nombre y representación de D. Roman contra Aci F1 Costa Brava S.L., Aci F2 Son Quint S.L., Adn Edifica Maiorica S.L., Adn Edifica S.L. y Salvador y dispongo:

DECLAROla infracción de las marcas del demandante derivada del registro y uso de la marca 'ADN Edifica 'mixta núm. M 3735822(7) ADN Edifica para la clase 36.

CONDENOa los demandados a cesar en el uso de la marca mixta núm. M 3735822(7) ADN Edifica, debiendo abstenerse de cualquier uso de la misma o de signos similares, aunque no estén registrados como marcas, ya sea en su denominación social, publicidad, a través de internet; debiendo usar una marca tanto descriptiva como gráfica.

CONDENOa los demandados a retirar dicha marca de cualquier medio en el que publiciten sus servicios, ya sea en internet o en cualquier otro soporte, de los proyectos realizados.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días cuyo conocimiento corresponde a la Sección Décimo Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Así lo acuerda, manda y firma, Sofía Gil García, Magistrada del Juzgado Mercantil núm.2 de Barcelona.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación sobrevenida con motivo del COVID-19:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y utilizar el gel desinfectante en las manos.

http://www.adnedifica.com/