Sentencia Civil Nº 78/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 15/2014 de 10 de Abril de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 15 (C-2 ) 14.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 20/13.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM.78/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a diez de abril del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por HENG LI COMPLEMENTOS, SL, apelante por tanto en esta alzada, representada por el Procurador D. IGNACIO BROTONS JOVER, con la dirección del Letrado D. JESÚS MONTE VILLÉN; siendo la parte apelada LUXOTTICA GROUP, SPA, representada por el Procurador D. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ MARTÍN, con la dirección de la Letrada D. EVA MARÍA OCHOA SANTAMARÍA.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 15 de octubre del 2013, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: ' Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de la mercantil LUXOTICA GROUP SpA contra la mercantil HENG LI COMPLEMENTOS, S.L. Y la persona física don Landelino y en consecuencia: A) Declaro: - La nulidad de las marcas española nº 2.938.531 y 2.938.532, por mala fe y por haber incurrido en causas de nulidad relativa por riesgo de confusión. - Que la demandada HENG LI COMPLEMENTOS, S.L. Con la fabricación y/o importación y/o comercialización de productos distinguidos con la denominación REY BERI ha realizado actos de violación de la Marca Comunitaria nº 4.934.618 así como las Marcas Nacionales 1.986.250, 797,875 y 772.875 y 772.964 titularidad de la mercantil LUXOTICA GROUP SpA B) Y en consecuencia, condeno a la mercantil HENG LI COMPLEMENTOS, S.L.: - A estar y pasar por las anteriores declaraciones. - A cesar en todo uso de la denominación REY BERY en los productos objeto del procedimiento que fabrican y/o importan y/o comercializan y/o distribuyen y a abstenerse en el futuro de estos actos con apercibimiento de indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600€) por día en caso de desobediencia.- A retirar del mercado y destruir a su costa todos y cada uno de los productos, folletos, carteles y demás medios de identificación que incorporen la denominación REY BERY. - A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al percio de una licencia hipotética en los términos del Fundamento Quinto de la presente. - A pagar las costas de la acción contra ella dirigida. C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas en la acción dirigida contra don Landelino .' Dicha sentencia fue aclarada mediante auto de 28 de octubre del 2013, cuya Parte Dispositiva establece: 'Que debo estimar y estimo la solicitud de subsanaciòn efectuada por don José Manuel Gutiérrez Martín, Procurador de los Tribunales y de la mercantil LUXOTICA GROUP SpA de tal manera que donde dice don Daniel Dabrowski Pernas debe decir don José Manuel Gutiérrez Martín y donde dice REY BERY debe decir REY BERI.'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 18 / 2 / 13, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.-

La sentencia dictada en primera instancia ha declarado la nulidad de dos marcas españolas por mala fe y por riesgo de confusión, y, a consecuencia de la comercialización que la mercantil demandada ha efectuado de productos distinguidos con dichas marcas (gafas), la infracción de las marcas nacionales y comunitaria titularidad de la demandante.

Frente a esta decisión se alza la mercantil condenada alegando, en primer lugar, que existe litispendencia, con infracción del art. 421 LEC , pues el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Alicante está tramitando unas diligencias previas (DP 739 / 2013). El segundo motivo de impugnación discute la existencia de riesgo de confusión y, el tercero, la indemnización de daños y perjuicios concedida.

De inmediato se advierte que, al no recurrirse la declaración de nulidad de las marcas nacionales por mala fe en el momento de presentación de la solicitud de registro, la declaración de nulidad de las mimas ha de ser mantenida. De cualquier modo, este Tribunal efectuará en un posterior fundamento de derecho algunas disquisiciones sobre la existencia del riesgo de confusión.

Tampoco es objeto de apelación la infracción de las marcas titularidad de la demandante, con lo que sólo analizaremos la pertinencia de la indemnización de daños y perjuicios.

SEGUNDO.-

El primer motivo de impugnación (que, con deficiente técnica procesal, se articula como subsidiario en el suplico del escrito de recurso) insiste en que existe litispendencia, alegando que se están tramitando unas diligencias penales en las que, a instancia de la demandante, se han retenido un contenedor de mercancías. Se dice que son coincidentes los hechos en la jurisdicción civil y penal, y que no debió admitirse a trámite la demanda. En el suplico del recurso, como pretensión subsidiaria a la de revocación de la sentencia por inexistencia de riesgo de confusión, se solicita que se estime la excepción de litispendencia y se ' revoque la condena a la indemnización por daños y perjuicios'.

Baste para desestimar el motivo (aún subsidiario) que se está pidiendo un efecto jurídico que no encuentra ligazón alguna con la excepción propuesta. La parte se ha apartado de los pedimentos deducidos al efecto en la contestación a la demanda (en que pedía nulidad de actuaciones o suspensión del procedimiento), obviándolos, para deducir una pretensión nueva, distinta, que, reiteramos, no encuentra nexo de unión alguno con la hipotética estimación de la litispendencia. Por último, la recurrente tampoco ha insistido en la cuestión prejudicial penal que también planteó en la primera instancia.

Litispendencia que, en cualquier caso, no existe. Según la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2012 nº 142/2012 la excepción de litispendencia coincide, en sus razones y fines, con la de cosa juzgada ya que su objetivo es 'i mpedir la simultánea tramitación de dos procesos' para evitar que puedan llegar a existir dos resoluciones judiciales contradictorias. De entrada, es harto discutible que pueda existir litispendencia entre un proceso penal y uno civil, pues si de lo que se trata es de la posible incidencia que el primer pudiera producir en el segundo, durante la tramitación simultánea de ambos, el instituto adecuado no sería el de la litispendencia sino el de la prejudicialidad penal.

De cualquier modo, la doctrina científica y la generalidad de la jurisprudencia relacionan directamente la excepción de litispendencia con el efecto negativo de la cosa juzgada material, exigiéndose la identidad sin variación alguna entre ambos procesos, en cuanto a los sujetos, las cosas en litigio y la causa de pedir, es decir, la mas perfecta identidad subjetiva, objetiva y causal entre el pleito pendiente y el promovido después; identidad entre los dos procesos que hacía nacer la excepción de litispendencia, que impide entrar en el fondo del asunto.

Claro es que ello no sucede en el caso que nos ocupa, en que muy poco tiene que ver el objeto del proceso penal (no se olvide, iniciado con posterioridad a la presentación de la demanda, a consecuencia de la importación por parte de una tercera sociedad, SUPER SPAGION, SL, de más de trescientas mil gafas con la marca REY BERI) con el complejo objeto que ha tenido el pleito que nos ocupa (acciones de nulidad marcarias acumuladas a acción por infracción de marcas comunitarias y de marcas nacionales). Falta también la identidad subjetiva, con independencia de que, en el curso de las diligencias penales, pudieran tener alguna intervención, por su alegada participación en los hechos, los demandados en el presente pleito.

Realmente, el alegato no merece mayores disquisiciones, razón por la que abordaremos el motivo impugnatorio formulado con carácter principal, relativo a la inexistencia de riesgo de confusión.

TERCERO.-

En lo que se refiere a la la inexistencia de riesgo de confusión, la apelante insiste en que los consumidores que adquieren sus gafas saben que son ' una alternativa económica' a las de la actora, no por confusión o falsificación mendaz.

Confrontemos, antes de seguir adelante, las marcas titularidad de la actora y la marca registrada por la demandada, y usada en el mercado para distinguir gafas.

Marca comunitaria n.º 4.934.618 de la actora (GAFAS PROTECTORAS, LENTES OFTALMICAS, GAFAS DE SOL, GAFAS DE CAZA): R86TJ021_001.png

Marca nacional n.º 1.986.250: R86TJ021_002.png

Marca nacional n.º 797.875: R86TJ021_003.png

Marcas nacionales de la demandada, n.º 2.938.531 y 2.938.532: R86TJ021_004.png

Realmente, en pocas ocasiones el Tribunal se ha tenido que enfrentar a una comparativa entre signos que arroje tantas semejanzas, máxime cuando, como se indica en la resolución recurrida, y no se discute, la marca de la actora es renombrada, extraordinariamente conocida.

En este punto, no podemos sino remitirnos a los razonamientos contenidos en el fundamento de derecho segundo de la resolución recurrida, que damos por reproducidos, a fin de evitar inútiles reiteraciones, en el que, partiendo de la identidad aplicativa de los signos enfrentados, se realiza un análisis comparativo entre los signos (análisis que no se discute en el recurso), que concluye con el extraordinario parecido entre ellos.

El argumento de la apelante parece girar en torno a que es evidente que las gafas signadas con su marca no pueden confundir al consumidor de gafas Ray Ban, puesto que aquéllas son mucho más econoómicas.

Pues bien, como ha establecido con reiteración este Tribunal, una de las consecuencias del carácter notorio o renombrado de las marcas (que tampoco se discute por la recurrente) es la elevación del riesgo de confusión porque es mayor su carácter distintivo. Así lo expresa la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd/Klijsen): ' Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor'.

La STJUE de 10 de abril de 2.008, asunto Convenio Colectivo de Empresa de PLAYA NEGRA, S.A./07 (Adidas AG-Marca Mode CV) también ha fijado con claridad cuál es el ámbito de protección que corresponde a una marca notoria y en particular, en relación al régimen de confundibilidad exigible, señalando que '... basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca' (ap. 41)', marcando la STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (LŽOreal) las diferencias de ' grado de similitud' que existen entre riesgo de confusión y vínculo al afirmar que '... no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca'. Finalmente la STJUE de 27 de noviembre de 2008 ('Intel-CPM') justifica la razón de la mayor protección de la marca notoria en que '... por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior'.

Como se evidencia, la jurisprudencia se pronuncia a favor de la mayor protección que se confiere a la marca notoria. En este sentido la STJUE de 18 de junio de 2009, C-487/07 (LŽOreal) reiteró que 'el artículo 5 apartado 2 de la Directiva 89/104 establece, a favor de las marcas de renombre, una protección más extensa que la regulada en el apartado 1 de dicho artículo 5.',concretando la STJUE de 23 de octubre de 2003, C-408/01 (Adidas) que 'la protección que confiere el artículo 5 apartado 2 de la Directiva, no está supeditada a que se constate un grado de similitud entre el signo y la marca de renombre(y) que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca'.

En conclusión, hay infracción de marca notoria cuando hay similitud, pero el grado de similitud exigida para que haya infracción es el que sea suficiente para generar en la mente del consumidor un mero vínculo entre marcas, no siendo necesario que se produzca un riesgo de confusión.

La notoriedad o renombre de las marcas, por tanto, no excluye o minimiza el riesgo de confusión, sin que incluso lo agrava, como hemos visto.

Si hemos destacado el grado de similitud entre las marcas de la actora y los signos utilizados por la demandada y la identidad de los productos que reivindican, la concurrencia del carácter notorio de las marcas de la actora va a acentuar aún más el riesgo de confusión.

Este motivo impugnatorio será, por tanto, igualmente desestimado.

CUARTO.-

Por último, no combatida la declaración de infracción marcaria, se discute la indemnización a que se ha condenado a la sociedad demandada, alegando que ésta ha sido titular de una marca española, que no hubo oposición al registro y que tampoco existió requerimiento para cesar en el uso de las marcas antes de la presentación de la demanda que ha dado lugar a los presentes autos.

No está de más recordar la posición que este Tribunal de Marca Comunitaria ha adoptado en los casos infracción de marca prioritaria por parte de una marca posteriormente registrada, expuestos en la Sentencia de 24 de julio del 2013 (asunto Labastida ):

'La sentencia recurrida, como se ha indicado, declara la nulidad de las marcas nacionales, estimando que existe riesgo de confusión. Ello habría de significar, aún cuando dicha resolución nada diga al respecto, que el registro no fue nunca válido. Así, una vez declarada la nulidad de las marcas españolas registradas, uno de los efectos de dicha nulidad, de conformidad con el art. 54.1 LM , es que el registro de las mismas no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la Ley; de ahí que la utilización de la marca registrada en la forma antedicha, ahora declarada judicialmente nula, haya producido infracción de las marcas anteriores.

Creemos interesante hacer referencia a la reciente sentencia dictada por este Tribunal (Asunto Converse, abril 2013), sobre las cuestiones que se plantean cuando la infracción de las marcas registradas viene de la mano del uso de otra marca posterior, también registrada. Decíamos en esta sentencia:

'El tema que se suscita es si existe infracción de la marca ajena cuando los actos infractores encontraban sustento en el registro de otra marca; es decir, si mientras no se declare la nulidad de un registro, su titular se halla facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico.

Este Tribunal Español de Marca Comunitaria venía resolviendo, dicho sea muy en síntesis, que no existía infracción marcaria cuando el infractor veía amparado el uso del signo por un registro marcario, siempre y cuando dicho uso se acomodara al registro, aún cuando, con posterioridad, en la propia sentencia, se declarara la nulidad del mismo (por todas, sentencia de 26 de febrero del 2012 , en que dijimos ' el derecho de uso exclusivo de la demandada a utilizar la marca en el mercado, reconocido en el artículo 34.1 de la Ley de Marcas , impide que pueda prosperar la acción de infracción de las marcas comunitarias de la actora, ni que tampoco puedan acogerse las consecuencias previstas en el artículo 41 de la Ley de Marcas , anudadas a la violación de la misma'). En evolución jurisprudencial, también resolvimos que sí que existía infracción marcaria cuando la nulidad provenía de haberse registrado el signo de mala fe (asunto Dunlop, sentencia de 17 de febrero del 2012 , en la que decíamos ' Es por eso que resulta preciso reconocer la existencia de infracción por el uso de la marca de quien actuaba bajo la formalidad o apariencia de un título cuando el mismo se había obtenido de mala fe ya que en estos casos, el reconocimiento de una situación de infracción deviene casi connatural al hecho de que el título generado ha sido en realidad una ficción contraria a la buena fe que en tanto tiene efectos retroactivos en la destrucción de los efectos, no puede amparar un uso cuando se conocía o debía conocerse ab initio, de la incompatibilidad entre el signo registrado y el de los terceros y se había acudido al Registro con la intención de amparar jurídicamente aquella incompatibilidad, conocimiento e intención que por ello particularizan de modo relevante la nulidad y sus efectos sobre la conducta intermedia entre el uso del signo y la nulidad de su registro').

La posición mantenida por este Tribunal ha de ser revisada, a la luz de dos resoluciones judiciales, una del TJUE (vinculante en su interpretación para este Tribunal) y otra del Tribunal Supremo. Ambas permiten considerar que el registro de una marca no impide la violación de otra marca prioritaria.

En primer término, la Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala primera, de 21 de febrero del 2013 , declara que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. En esta sentencia, el Tribunal efectúa los siguientes razonamientos de interés:

- El Reglamento no distingue según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria, ni limita el derecho exclusivo del mismo respecto del titular de una marca comunitaria posterior (art. 12, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria).

- El Reglamento permite que el titular de una marca comunitaria pueda solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior y/o oponerse a su uso (mediante el ejercicio de una acción por violación de la marca), si bien tendrá que hacerlo antes de que se produzca la caducidad por tolerancia, que sobrevendrá, art. 54, si el titular de la marca comunitaria anterior tolera, durante cinco años consecutivos, el uso de la marca comunitaria posterior.

De lo que se deduce que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella, sin que a ello se oponga el hecho de que éste último igualmente disfrute de un derecho exclusivo sobre la misma, ya que las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior (véase, por analogía, la sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional, antes citada, apartado 39): en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

- Tampoco se opone a esa conclusión que el registro de la marca posterior haya supuesto un examen de fondo, destinado a determinar, antes de proceder al registro, si la marca comunitaria cumple los requisitos exigidos para obtener protección, en el que incluso los titulares de las marcas anteriores tiene la posibilidad de oponerse al registro, invocando los motivos de denegación relativos que se contemplan en el artículo 8 del Reglamento. Y ello porque, a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca comunitaria un signo que pueda resultar lesivo para una marca comunitaria anterior.

- La función esencial de la marca es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto. La protección que confiere el Reglamento, en su art. 9.1, se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.

Como se ha anticipado, esta resolución, en cuanto interpretativa del Derecho de la Unión, tiene fuerza vinculante y se impone al órgano jurisdiccional que ha planteado la cuestión y al resto de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

Esa interpretación es perfectamente trasvasable al ámbito nacional, cuando el tercero sea titular de una marca española. La propia Exposición de Motivos de la Ley de Marcas contiene un razonamiento perfectamente aplicable al caso: ' La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento'.

Ciertamente, sería paradójico, y ocasionaría una grave distorsión en el sistema marcario, que se pudiera considerar como tercero, a los efectos de infracción, al titular de una marca comunitaria posterior y no al titular de una marca nacional posterior, cuando las normativas a tomar en consideración (RMC y LM) provienen de una misma fuente normativa europea (La Directiva antes citada) y cuando ambos títulos (la marca comunitaria y la marca española) producen idénticos efectos en España.

En segundo lugar, y como se anticipó al comienzo de este fundamento, también hemos de tomar en consideración la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril del 2012 , que indica: ' Con el fin de procurar la mayor coincidencia del mundo tabular con la realidad que el mismo ha de reflejar - finalidad de la que es expresión la norma del artículo 61 de la Ley 17/2001 y, en otros ámbitos registrales, la del 38 de la Ley hipotecaria - y ante la dificultad procesal de reconocer una excepción de nulidad a quien no es el demandado, la jurisprudencia española ha exigido a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca registrada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura, dado que éste no debía haberse practicado, por generar riesgo de confusión con la preferente.

En realidad esa doctrina responde a haberse entendido que la seguridad jurídica no ha de sufrir para subsanar lo que, propiamente, constituye un olvido del demandante perjudicado.

Las sentencias citadas por las recurrentes y las números 169/1995 , de 6 de marz , 74/2007, de 8 de febrero y 1230/2008, de 15 de enero de 2009 , son expresión de dicha doctrina - que no es la seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/10 , respecto de los dibujos y modelos comunitarios -.

No obstante, la mencionada exigencia ha de entenderse completada por la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra - pues la estimación de ambas ganará firmeza a la vez -, así como por la previsión contenida en el artículo 54 de la Ley 17/2001 , a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el registro anulado nunca fue válido, considerándose que el mismo - así como la solicitud de que se practique - no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley.

Pues bien, la eficacia retroactiva o ' ex tunc ' de la declaración de nulidad de las marcas números (...), registradas a nombre de (...) , la mencionada posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y violación y el éxito de esta última determinan la estimación del motivo que se examina, ya que los asientos practicados a favor de dicho titular, al ser anulados, no pueden justificar el uso de los signos a que se refieren, dado que nunca fueron válidos'.

En conclusión, el uso en el tráfico económico de una marca registrada posterior a otra no impide considerar la existencia de infracción de la prioritaria, cuando se den los presupuestos y requisitos precisos para ello. El registro de una marca, por tanto, y a salvo de que por el transcurso del tiempo se produzca un caso de caducidad por tolerancia, no es escudo protector de la infracción de marcas prioritarias'.

Desde el momento en que existe infracción marcaria, son dables las consecuencias legales que para tal caso establece la LM'.

Más recientemente, y sobre la cuestión relativa a la indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal, en Sentencia de 6 de marzo del 2014 , ha razonado que:

'...se alega por la apelante que la razón de combatir la condena indemnizatoria lo es porque se ha hecho uso de una marca registrada - art 34-1 LM -, importando al mercado español gafas que incorporaban una marca española registrada, con el consentimiento y autorización de quien era en ese momento su legítimo titular registral, no habiendo actuado en tal actuación más que de buena fe y de forma diligente.

El motivo se desestima.

Aunque es cierto que este Tribunal en diversas Sentencias (SSTMC de 5 de febrero de 2008 , 10 de marzo de 2008 y 23 de enero de 2009 ) ha entendido que el ejercicio acumulado de la acción de nulidad produce efectos ex tuncconforme a lo dispuesto en el artículo 54-1 LM , considerando que el uso mientras ha estado vigente el registro ha sido legítimo y que por tanto no ha podido haber infracción, con la excepción de los supuestos de concurrencia de mala fe en el momento de su solicitud - art 51-1-b) LM - en cuyo caso sí sería dable conceder al actor una indemnización de daños y perjuicios - art 54-2 LM -, criterio que modificó la SSTMC de 17 de febrero de 2012 en el sentido de estimar la acción de infracción cuando el registro de la marca nacional se ha obtenido de mala fe, es también lo cierto que el criterio del Tribunal Supremo ha sido contrario a las apreciaciones de este Tribunal, de lo que su mejor exponente es la Sentencia de 4 de abril de 2012 que, casando nuestra Sentencia de 23 de enero de 2009 -referenciada-, afirma que ' ...la eficacia retroactiva o 'ex tunc' de la declaración de nulidad de las marcas...determinan...que los asientos practicados a favor de dicho titular, al ser anulados, no pueden justificar el uso de los signos a que se refieren, dado que nunca fueron válidos.'. Y añade que ' Deben, en consecuencia, ser aplicadas las reglas contenidas en el artículos 42 de la Ley 17/2011 , las cuales obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados' en todo caso', añadiendo que el artículo 54-2 LM , que requiere una actuación de mala fe del titular de la marca, no está prevista para sustituir las reglas del artículo 42 sino para regular las consecuencias de la anulación de efectos retroactivos limitados a que expresamente se refiere.

Parece evidente que conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, la nulidad de la marca nacional promovida acumuladamente a una acción por violación de una marca anterior, determina, al margen de cualquier otra consideración, la responsabilidad civil de dicha infracción por cuanto que siendo la conducta infractora cometida por el recurrente la de importar - art 34-3-c) LM - productos con un signo -el registrado OEPM que es infractor de una marca notoria o renombrada - art 42-2 inciso final LM - como es el caso de la marca comunitaria gráfica (...) de que se trata, se da el presupuesto -conocido como de responsabilidad objetivada- para la exigencia de indemnizar daños y perjuicios'.

En el caso que nos ocupa, dada la declaración de nulidad de la marca nacional por mala fe en el momento de la presentación de la solicitud y dada la declaración de infracción de las marcas notorias o renombradas de la parte actora, la consecuencia indemnizatoria ha de ser mantenida, de conformidad con los razonamientos anteriormente transcritos.

QUINTO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho.

SEXTO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banco de Santander indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

SÉPTIMO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con desestimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de HENG LI COMPLEMENTOS, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 15 de octubre del 2013, y auto aclaratorio, en los autos de juicio ordinario n.º 20 / 2013, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.